被判賠1500萬(wàn)！冤不冤？“杜康“商標(biāo)非規(guī)范使用行為下的侵權(quán)認(rèn)定分析

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來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：王金華律師北京市品源律師事務(wù)所

原標(biāo)題：使用自己的注冊(cè)商標(biāo)，被判賠償1500萬(wàn)，冤？不冤？

近日，河南省高級(jí)人民法院判決白水杜康向洛陽(yáng)杜康支付包含合理開(kāi)支在內(nèi)的各項(xiàng)損失共計(jì)1500萬(wàn)元，并責(zé)令停止生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品。本案不同于常見(jiàn)的商標(biāo)侵權(quán)類(lèi)型，特殊之處在于“白水杜康”一方擁有相關(guān)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，且“白水杜康”一方使用的是自己的注冊(cè)商標(biāo)。由此，便折射出本案認(rèn)定侵權(quán)的關(guān)鍵所在，即“對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的非規(guī)范使用”。筆者試圖通過(guò)此案引入，對(duì)“非規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)”行為下的侵權(quán)認(rèn)定進(jìn)行探討分析，以促使企業(yè)更好的進(jìn)行商標(biāo)使用管理，降低自身侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

“何以解憂，唯有杜康”，“杜康”酒之美名自古就有，然而近日，有關(guān)“杜康”商標(biāo)的侵權(quán)糾紛再起波瀾，河南省高級(jí)人民法院二審判決陜西白水杜康酒業(yè)有限責(zé)任公司（以下稱(chēng)“白水杜康”）賠償洛陽(yáng)杜康控股有限公司（以下稱(chēng)“洛陽(yáng)杜康”）1500萬(wàn)元，判賠數(shù)額之高在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中十分罕見(jiàn)。

在這起訴訟中，除了判賠數(shù)額，筆者更為關(guān)注其中的法理分析。尤其是對(duì)于企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理者來(lái)說(shuō)，如何規(guī)避潛在的商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。本案不同于常見(jiàn)的商標(biāo)侵權(quán)類(lèi)型，特殊之處在于“白水杜康”一方擁有相關(guān)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，且“白水杜康”一方使用的是自己的注冊(cè)商標(biāo)。由此，便折射出本案認(rèn)定侵權(quán)的關(guān)鍵所在，即“對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的非規(guī)范使用”。

筆者試圖通過(guò)此案引入，對(duì)“非規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)”行為下的侵權(quán)認(rèn)定進(jìn)行探討分析，以促使企業(yè)更好的進(jìn)行商標(biāo)使用管理，降低自身侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

《商標(biāo)法》第五十六條規(guī)定：注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。所謂注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)，是指商標(biāo)注冊(cè)人在核定使用的商品上，享有專(zhuān)有使用核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)的權(quán)利。按照商標(biāo)法的規(guī)定，經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)為注冊(cè)商標(biāo)，包括商品商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、集體商標(biāo)、證明商標(biāo)；商標(biāo)注冊(cè)人享有商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，受法律保護(hù)。

注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)，包括兩個(gè)方面的含義：一是注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)，只能在特定的范圍有效，這個(gè)范圍就是核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品；二是在特定的范圍內(nèi)，商標(biāo)注冊(cè)人享有對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)屬使用權(quán)，即排除他人使用的權(quán)利。

所謂核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，也稱(chēng)注冊(cè)商標(biāo)，是指經(jīng)審查準(zhǔn)予注冊(cè)的商標(biāo)。所謂“核定使用的商品”，是指商標(biāo)注冊(cè)時(shí)核準(zhǔn)使用的指定商品類(lèi)別中的具體商品。核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品，是確定注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)保護(hù)范圍的兩個(gè)具體標(biāo)準(zhǔn)。這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)相互依存、缺一不可，共同構(gòu)成注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的保護(hù)范圍。反之，改變這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的任何一個(gè)，則有可能侵犯他人商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。

同時(shí)，商標(biāo)法第五十七條規(guī)定：有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)……（二）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的......

最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第九條、第十條規(guī)定：在商標(biāo)侵權(quán)案件中，認(rèn)定被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)與主張權(quán)利的注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成相同或者近似，應(yīng)當(dāng)視所涉商標(biāo)或者其構(gòu)成要素的顯著程度、市場(chǎng)知名度等具體情況，在考慮和對(duì)比文字的字形、讀音和含義，圖形的構(gòu)圖和顏色，或者各構(gòu)成要素的組合結(jié)構(gòu)等基礎(chǔ)上，對(duì)其整體或者主要部分是否具有市場(chǎng)混淆的可能性進(jìn)行綜合分析判斷。

在本案中，雙方商標(biāo)對(duì)比情況如下圖所示。

被判賠1500萬(wàn)！冤不冤？“杜康“商標(biāo)非規(guī)范使用行為下的侵權(quán)認(rèn)定分析

河南省高級(jí)人民法院認(rèn)為：上述商標(biāo)均使用在白酒上面，屬于同類(lèi)商品。被控侵權(quán)商品及外包裝上有商標(biāo)，在商品及外包裝的顯著位置同時(shí)標(biāo)注“白水杜康”文字，“白水杜康”四字起到標(biāo)識(shí)酒的商品名稱(chēng)的作用，應(yīng)視為商標(biāo)意義的使用。因?yàn)闅v史原因，洛陽(yáng)杜康公司和白水杜康公司的注冊(cè)商標(biāo)非常接近，雙方應(yīng)該嚴(yán)格按照各自的商標(biāo)進(jìn)行使用，以達(dá)到區(qū)別各自商品的目的，不能隨意變?cè)焐虡?biāo)，造成市場(chǎng)混亂。

但白水杜康公司在使用“白水杜康”標(biāo)識(shí)時(shí)，并沒(méi)有將“白水杜康”四個(gè)字作為一個(gè)整體使用，“杜康”兩字和“白水”兩字被拆分使用、左右排列，“杜康”兩個(gè)字被突出使用，“白水”中的“白”、“水”兩字上下排列，近似“泉”字。“白水”二字相對(duì)“杜康”二字明顯更小。在被控侵權(quán)商品盒體上，“杜康”兩字單獨(dú)用褐色顯著標(biāo)識(shí)，左上側(cè)方上下排列的“白水”兩字除字體更小外，顏色亦與底色相近，不易識(shí)別，使得“杜康”兩字更加醒目，這些都使普通消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)被控侵權(quán)商品時(shí)，只注意到“杜康”文字，容易引起消費(fèi)者將被控侵權(quán)商品與“杜康”酒混淆與誤認(rèn)。

洛陽(yáng)杜康公司的商標(biāo)為文字及圖形商標(biāo)，商標(biāo)的主體均為“杜康”文字，被控侵權(quán)商品在同類(lèi)白酒上顯著使用“杜康”兩字，構(gòu)成了對(duì)洛陽(yáng)杜康公司商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的侵害。

法院的認(rèn)定主要可以概括為，第一、承認(rèn)白水杜康方擁有“白水杜康”商標(biāo)權(quán)，第二、白水杜康方實(shí)際使用的商標(biāo)形式與其享有的注冊(cè)商標(biāo)差別明顯，第三、白水杜康方實(shí)際使用的商標(biāo)形式侵入了洛陽(yáng)杜康方商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)保護(hù)范圍，第四、白水杜康方的使用行為容易引起相關(guān)公眾的混淆。

由此可見(jiàn)，導(dǎo)致構(gòu)成侵權(quán)最根本的原因在于白水杜康一方“對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的非規(guī)范使用”，在實(shí)際商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，商標(biāo)權(quán)利人出于市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)推廣的需要，經(jīng)常會(huì)非規(guī)范地使用注冊(cè)商標(biāo)，改變了注冊(cè)商標(biāo)的使用形式。雖然商標(biāo)法第二十四條規(guī)定注冊(cè)商標(biāo)需要改變其標(biāo)志的，應(yīng)當(dāng)重新提出注冊(cè)申請(qǐng)，但是在實(shí)際使用中，商標(biāo)權(quán)利人大多數(shù)情況下改變使用并不會(huì)重新提出注冊(cè)申請(qǐng)。

筆者認(rèn)為，嚴(yán)格要求按照商標(biāo)注冊(cè)證的形式使用商標(biāo)未免過(guò)于苛刻，在合理范圍內(nèi)，可以允許適當(dāng)?shù)姆且?guī)范使用。

不過(guò)，允許商標(biāo)非規(guī)范使用，并不是給予商標(biāo)權(quán)利人自行改變注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利，更不能利用商標(biāo)使用的寬松條件進(jìn)行傍名牌、搭便車(chē)，謀取不正當(dāng)利益。商標(biāo)近似的審查主要采用整體比對(duì)與顯著性部分分別比對(duì)的方法，兩個(gè)商標(biāo)標(biāo)志整體可以區(qū)分，并不意味著將其中部分要素獨(dú)立出來(lái)進(jìn)行使用也可以區(qū)分。尤其是在先已注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)使用已具有一定知名度的情況下，在相同或類(lèi)似商品或服務(wù)上的在后商標(biāo)使用人，即使享有另外的注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，也應(yīng)盡量區(qū)分或避讓?zhuān)皇枪室飧淖兩虡?biāo)的使用形式，從而使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆。

注冊(cè)商標(biāo)非規(guī)范使用最容易出現(xiàn)在組合商標(biāo)的使用過(guò)程中，實(shí)踐中商標(biāo)權(quán)利人出于使用方便的需求，對(duì)于組合商標(biāo)，往往會(huì)對(duì)組合商標(biāo)進(jìn)行拆分，單獨(dú)使用其中的一部分。白水杜康一方的注冊(cè)商標(biāo)是組合形式，構(gòu)成要素有白水杜康文字、BAISHUIDUKANG拼音、圓狀圖形三部分，但在使用實(shí)際使用過(guò)程中，白水杜康一方重點(diǎn)突出使用了“杜康”文字標(biāo)識(shí)，而洛陽(yáng)杜康一方享有“杜康”文字商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，如此以來(lái)，白水杜康的使用行為自然侵入了洛陽(yáng)杜康的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)保護(hù)范圍。

雖然白水杜康一方強(qiáng)調(diào)使用“杜康”標(biāo)識(shí)具有歷史原因，但商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)作為一種強(qiáng)權(quán)，其法律效力必須予以彰顯。正是由于歷史原因的存在，白水杜康一方明知自己的商標(biāo)和洛陽(yáng)杜康方商標(biāo)高度相近的情況下，對(duì)于商標(biāo)的使用更應(yīng)該做到善意、謹(jǐn)慎、合理使用。商標(biāo)權(quán)的保護(hù)，在于劃清商業(yè)標(biāo)識(shí)之間的界限。鼓勵(lì)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

需要注意的是，法院在審理非規(guī)范使用商標(biāo)案件中，不能將被控侵權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)圖標(biāo)識(shí)，與他人的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)進(jìn)行比對(duì)，而應(yīng)將被控侵權(quán)行為人實(shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)，與他人的注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行比對(duì)。因?yàn)榘凑铡蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱(chēng)與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第一條第二款的規(guī)定，原告以他人使用在核定商品上的注冊(cè)商標(biāo)與其在先的注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。即，兩個(gè)注冊(cè)商標(biāo)之間的侵權(quán)糾紛，法院不予受理，而應(yīng)該由商標(biāo)行政管理機(jī)關(guān)解決，實(shí)務(wù)中涉及到的一般是商標(biāo)無(wú)效宣告等行政程序。

作為企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人員，需要注意，企業(yè)非規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

第一、非規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)，可能會(huì)導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)被商標(biāo)局依法撤銷(xiāo)。

《商標(biāo)法》第四十九規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人在使用注冊(cè)商標(biāo)的過(guò)程中，自行改變注冊(cè)商標(biāo)、注冊(cè)人名義、地址或者其他注冊(cè)事項(xiàng)的，由地方工商行政管理部門(mén)責(zé)令限期改正；期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷(xiāo)其注冊(cè)商標(biāo)。

注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱(chēng)或者沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)之日起九個(gè)月內(nèi)做出決定。有特殊情況需要延長(zhǎng)的，經(jīng)國(guó)務(wù)院工商行政管理部門(mén)批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)三個(gè)月?！?br/>

依據(jù)上述規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人在使用注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，如果對(duì)注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行拆分、組合、變形等不規(guī)范使用，地方工商部門(mén)可以責(zé)令其限期改正；拒不改正的，商標(biāo)局可以職權(quán)撤銷(xiāo)其注冊(cè)商標(biāo)。同時(shí)，如果商標(biāo)注冊(cè)人不規(guī)范使用商標(biāo)，可能會(huì)在商標(biāo)撤銷(xiāo)連續(xù)三年不使用程序中處于不利地位，一旦注冊(cè)商標(biāo)被提出撤銷(xiāo)連續(xù)三年不使用申請(qǐng)，商標(biāo)面臨被撤銷(xiāo)掉的風(fēng)險(xiǎn)非常大。

第二、非規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)，不能有效保護(hù)自己的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。

如前文所述，注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。如果商標(biāo)注冊(cè)人非規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)的情況下，以該注冊(cè)商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ)向法院提出商標(biāo)侵權(quán)訴訟，法院會(huì)對(duì)注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用情況進(jìn)行調(diào)查。如果法院認(rèn)為實(shí)際使用與注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)不相符，重則可能會(huì)直接判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。輕則可能會(huì)認(rèn)為注冊(cè)商標(biāo)并沒(méi)有實(shí)際使用，即使認(rèn)定被告構(gòu)成侵權(quán)，在判決賠償?shù)臄?shù)額上往往也會(huì)很低，甚至判決不予賠償。此時(shí)，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)保護(hù)力度就會(huì)非常的弱。

第三，非規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)，可能會(huì)侵犯他人商標(biāo)權(quán)。

“杜康”商標(biāo)侵權(quán)案并不是一個(gè)孤例，實(shí)務(wù)中存在很多因非規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)導(dǎo)致的商標(biāo)侵權(quán)案件，例如，貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)麒麟酒業(yè)有限公司、貴陽(yáng)順潮商貿(mào)有限公司與貴州貴酒有限責(zé)任公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案、北京聚品緣老城一鍋餐飲管理有限公司與老誠(chéng)一（北京）酒店管理有限公司商標(biāo)權(quán)侵權(quán)糾紛案、中糧西蜀豆花莊公司與中糧集團(tuán)公司及中糧西蜀豆花莊公司亞運(yùn)村分店侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案、廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司與黃友良商標(biāo)權(quán)侵權(quán)糾紛案等等。這些案件，均因?yàn)榉且?guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)導(dǎo)致侵權(quán)并賠償損失，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)得不償失。

商標(biāo)最基本的作用是區(qū)分商品或服務(wù)提供者的來(lái)源，一件商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)只是法律從形式上賦予了商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，商標(biāo)必須經(jīng)過(guò)實(shí)際使用才能發(fā)揮商標(biāo)應(yīng)有的作用，可以說(shuō)使用是商標(biāo)的靈魂所在，如何規(guī)范的使用注冊(cè)商標(biāo)是一項(xiàng)技術(shù)，對(duì)于企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理者來(lái)說(shuō)，完全可以通過(guò)規(guī)范使用來(lái)規(guī)避相應(yīng)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，否則，可能因非規(guī)范使用注冊(cè)商標(biāo)而侵入了他人商標(biāo)權(quán)的權(quán)利范圍，因此受到商標(biāo)法的調(diào)整與規(guī)制，使企業(yè)在商業(yè)活動(dòng)中處于不利地位。

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作者：王金華律師北京市品源律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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