被判賠1500萬！冤不冤？“杜康“商標(biāo)非規(guī)范使用行為下的侵權(quán)認(rèn)定分析

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：王金華律師北京市品源律師事務(wù)所

原標(biāo)題：使用自己的注冊商標(biāo)，被判賠償1500萬，冤？不冤？

近日，河南省高級人民法院判決白水杜康向洛陽杜康支付包含合理開支在內(nèi)的各項(xiàng)損失共計(jì)1500萬元，并責(zé)令停止生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品。本案不同于常見的商標(biāo)侵權(quán)類型，特殊之處在于“白水杜康”一方擁有相關(guān)商標(biāo)專用權(quán)，且“白水杜康”一方使用的是自己的注冊商標(biāo)。由此，便折射出本案認(rèn)定侵權(quán)的關(guān)鍵所在，即“對注冊商標(biāo)的非規(guī)范使用”。筆者試圖通過此案引入，對“非規(guī)范使用注冊商標(biāo)”行為下的侵權(quán)認(rèn)定進(jìn)行探討分析，以促使企業(yè)更好的進(jìn)行商標(biāo)使用管理，降低自身侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

“何以解憂，唯有杜康”，“杜康”酒之美名自古就有，然而近日，有關(guān)“杜康”商標(biāo)的侵權(quán)糾紛再起波瀾，河南省高級人民法院二審判決陜西白水杜康酒業(yè)有限責(zé)任公司（以下稱“白水杜康”）賠償洛陽杜康控股有限公司（以下稱“洛陽杜康”）1500萬元，判賠數(shù)額之高在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中十分罕見。

在這起訴訟中，除了判賠數(shù)額，筆者更為關(guān)注其中的法理分析。尤其是對于企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理者來說，如何規(guī)避潛在的商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。本案不同于常見的商標(biāo)侵權(quán)類型，特殊之處在于“白水杜康”一方擁有相關(guān)商標(biāo)專用權(quán)，且“白水杜康”一方使用的是自己的注冊商標(biāo)。由此，便折射出本案認(rèn)定侵權(quán)的關(guān)鍵所在，即“對注冊商標(biāo)的非規(guī)范使用”。

筆者試圖通過此案引入，對“非規(guī)范使用注冊商標(biāo)”行為下的侵權(quán)認(rèn)定進(jìn)行探討分析，以促使企業(yè)更好的進(jìn)行商標(biāo)使用管理，降低自身侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

《商標(biāo)法》第五十六條規(guī)定：注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。所謂注冊商標(biāo)的專用權(quán)，是指商標(biāo)注冊人在核定使用的商品上，享有專有使用核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)的權(quán)利。按照商標(biāo)法的規(guī)定，經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)為注冊商標(biāo)，包括商品商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、集體商標(biāo)、證明商標(biāo)；商標(biāo)注冊人享有商標(biāo)專用權(quán)，受法律保護(hù)。

注冊商標(biāo)的專用權(quán)，包括兩個(gè)方面的含義：一是注冊商標(biāo)的專用權(quán)，只能在特定的范圍有效，這個(gè)范圍就是核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品；二是在特定的范圍內(nèi)，商標(biāo)注冊人享有對其注冊商標(biāo)的專屬使用權(quán)，即排除他人使用的權(quán)利。

所謂核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，也稱注冊商標(biāo)，是指經(jīng)審查準(zhǔn)予注冊的商標(biāo)。所謂“核定使用的商品”，是指商標(biāo)注冊時(shí)核準(zhǔn)使用的指定商品類別中的具體商品。核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品，是確定注冊商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)范圍的兩個(gè)具體標(biāo)準(zhǔn)。這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)相互依存、缺一不可，共同構(gòu)成注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)范圍。反之，改變這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的任何一個(gè)，則有可能侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)。

同時(shí)，商標(biāo)法第五十七條規(guī)定：有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)……（二）未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的......

最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條、第十條規(guī)定：在商標(biāo)侵權(quán)案件中，認(rèn)定被控侵權(quán)標(biāo)識與主張權(quán)利的注冊商標(biāo)是否構(gòu)成相同或者近似，應(yīng)當(dāng)視所涉商標(biāo)或者其構(gòu)成要素的顯著程度、市場知名度等具體情況，在考慮和對比文字的字形、讀音和含義，圖形的構(gòu)圖和顏色，或者各構(gòu)成要素的組合結(jié)構(gòu)等基礎(chǔ)上，對其整體或者主要部分是否具有市場混淆的可能性進(jìn)行綜合分析判斷。

在本案中，雙方商標(biāo)對比情況如下圖所示。

被判賠1500萬！冤不冤？“杜康“商標(biāo)非規(guī)范使用行為下的侵權(quán)認(rèn)定分析

河南省高級人民法院認(rèn)為：上述商標(biāo)均使用在白酒上面，屬于同類商品。被控侵權(quán)商品及外包裝上有商標(biāo)，在商品及外包裝的顯著位置同時(shí)標(biāo)注“白水杜康”文字，“白水杜康”四字起到標(biāo)識酒的商品名稱的作用，應(yīng)視為商標(biāo)意義的使用。因?yàn)闅v史原因，洛陽杜康公司和白水杜康公司的注冊商標(biāo)非常接近，雙方應(yīng)該嚴(yán)格按照各自的商標(biāo)進(jìn)行使用，以達(dá)到區(qū)別各自商品的目的，不能隨意變造商標(biāo)，造成市場混亂。

但白水杜康公司在使用“白水杜康”標(biāo)識時(shí)，并沒有將“白水杜康”四個(gè)字作為一個(gè)整體使用，“杜康”兩字和“白水”兩字被拆分使用、左右排列，“杜康”兩個(gè)字被突出使用，“白水”中的“白”、“水”兩字上下排列，近似“泉”字。“白水”二字相對“杜康”二字明顯更小。在被控侵權(quán)商品盒體上，“杜康”兩字單獨(dú)用褐色顯著標(biāo)識，左上側(cè)方上下排列的“白水”兩字除字體更小外，顏色亦與底色相近，不易識別，使得“杜康”兩字更加醒目，這些都使普通消費(fèi)者在購買被控侵權(quán)商品時(shí)，只注意到“杜康”文字，容易引起消費(fèi)者將被控侵權(quán)商品與“杜康”酒混淆與誤認(rèn)。

洛陽杜康公司的商標(biāo)為文字及圖形商標(biāo)，商標(biāo)的主體均為“杜康”文字，被控侵權(quán)商品在同類白酒上顯著使用“杜康”兩字，構(gòu)成了對洛陽杜康公司商標(biāo)專用權(quán)的侵害。

法院的認(rèn)定主要可以概括為，第一、承認(rèn)白水杜康方擁有“白水杜康”商標(biāo)權(quán)，第二、白水杜康方實(shí)際使用的商標(biāo)形式與其享有的注冊商標(biāo)差別明顯，第三、白水杜康方實(shí)際使用的商標(biāo)形式侵入了洛陽杜康方商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)范圍，第四、白水杜康方的使用行為容易引起相關(guān)公眾的混淆。

由此可見，導(dǎo)致構(gòu)成侵權(quán)最根本的原因在于白水杜康一方“對注冊商標(biāo)的非規(guī)范使用”，在實(shí)際商業(yè)經(jīng)營活動中，商標(biāo)權(quán)利人出于市場、營銷推廣的需要，經(jīng)常會非規(guī)范地使用注冊商標(biāo)，改變了注冊商標(biāo)的使用形式。雖然商標(biāo)法第二十四條規(guī)定注冊商標(biāo)需要改變其標(biāo)志的，應(yīng)當(dāng)重新提出注冊申請，但是在實(shí)際使用中，商標(biāo)權(quán)利人大多數(shù)情況下改變使用并不會重新提出注冊申請。

筆者認(rèn)為，嚴(yán)格要求按照商標(biāo)注冊證的形式使用商標(biāo)未免過于苛刻，在合理范圍內(nèi)，可以允許適當(dāng)?shù)姆且?guī)范使用。

不過，允許商標(biāo)非規(guī)范使用，并不是給予商標(biāo)權(quán)利人自行改變注冊商標(biāo)的權(quán)利，更不能利用商標(biāo)使用的寬松條件進(jìn)行傍名牌、搭便車，謀取不正當(dāng)利益。商標(biāo)近似的審查主要采用整體比對與顯著性部分分別比對的方法，兩個(gè)商標(biāo)標(biāo)志整體可以區(qū)分，并不意味著將其中部分要素獨(dú)立出來進(jìn)行使用也可以區(qū)分。尤其是在先已注冊商標(biāo)經(jīng)使用已具有一定知名度的情況下，在相同或類似商品或服務(wù)上的在后商標(biāo)使用人，即使享有另外的注冊商標(biāo)專用權(quán)，也應(yīng)盡量區(qū)分或避讓，而不是故意改變商標(biāo)的使用形式，從而使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆。

注冊商標(biāo)非規(guī)范使用最容易出現(xiàn)在組合商標(biāo)的使用過程中，實(shí)踐中商標(biāo)權(quán)利人出于使用方便的需求，對于組合商標(biāo)，往往會對組合商標(biāo)進(jìn)行拆分，單獨(dú)使用其中的一部分。白水杜康一方的注冊商標(biāo)是組合形式，構(gòu)成要素有白水杜康文字、BAISHUIDUKANG拼音、圓狀圖形三部分，但在使用實(shí)際使用過程中，白水杜康一方重點(diǎn)突出使用了“杜康”文字標(biāo)識，而洛陽杜康一方享有“杜康”文字商標(biāo)專用權(quán)，如此以來，白水杜康的使用行為自然侵入了洛陽杜康的商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)范圍。

雖然白水杜康一方強(qiáng)調(diào)使用“杜康”標(biāo)識具有歷史原因，但商標(biāo)專用權(quán)作為一種強(qiáng)權(quán)，其法律效力必須予以彰顯。正是由于歷史原因的存在，白水杜康一方明知自己的商標(biāo)和洛陽杜康方商標(biāo)高度相近的情況下，對于商標(biāo)的使用更應(yīng)該做到善意、謹(jǐn)慎、合理使用。商標(biāo)權(quán)的保護(hù)，在于劃清商業(yè)標(biāo)識之間的界限。鼓勵正當(dāng)競爭。

需要注意的是，法院在審理非規(guī)范使用商標(biāo)案件中，不能將被控侵權(quán)人的注冊商標(biāo)圖標(biāo)識，與他人的注冊商標(biāo)標(biāo)識進(jìn)行比對，而應(yīng)將被控侵權(quán)行為人實(shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)識，與他人的注冊商標(biāo)進(jìn)行比對。因?yàn)榘凑铡蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第二款的規(guī)定，原告以他人使用在核定商品上的注冊商標(biāo)與其在先的注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請解決。即，兩個(gè)注冊商標(biāo)之間的侵權(quán)糾紛，法院不予受理，而應(yīng)該由商標(biāo)行政管理機(jī)關(guān)解決，實(shí)務(wù)中涉及到的一般是商標(biāo)無效宣告等行政程序。

作為企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理人員，需要注意，企業(yè)非規(guī)范使用注冊商標(biāo)主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

第一、非規(guī)范使用注冊商標(biāo)，可能會導(dǎo)致注冊商標(biāo)被商標(biāo)局依法撤銷。

《商標(biāo)法》第四十九規(guī)定：“商標(biāo)注冊人在使用注冊商標(biāo)的過程中，自行改變注冊商標(biāo)、注冊人名義、地址或者其他注冊事項(xiàng)的，由地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正；期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)。

注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)自收到申請之日起九個(gè)月內(nèi)做出決定。有特殊情況需要延長的，經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門批準(zhǔn)，可以延長三個(gè)月?！?br/>

依據(jù)上述規(guī)定，商標(biāo)注冊人在使用注冊商標(biāo)時(shí)，如果對注冊商標(biāo)進(jìn)行拆分、組合、變形等不規(guī)范使用，地方工商部門可以責(zé)令其限期改正；拒不改正的，商標(biāo)局可以職權(quán)撤銷其注冊商標(biāo)。同時(shí)，如果商標(biāo)注冊人不規(guī)范使用商標(biāo)，可能會在商標(biāo)撤銷連續(xù)三年不使用程序中處于不利地位，一旦注冊商標(biāo)被提出撤銷連續(xù)三年不使用申請，商標(biāo)面臨被撤銷掉的風(fēng)險(xiǎn)非常大。

第二、非規(guī)范使用注冊商標(biāo)，不能有效保護(hù)自己的商標(biāo)專用權(quán)。

如前文所述，注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。如果商標(biāo)注冊人非規(guī)范使用注冊商標(biāo)的情況下，以該注冊商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ)向法院提出商標(biāo)侵權(quán)訴訟，法院會對注冊商標(biāo)實(shí)際使用情況進(jìn)行調(diào)查。如果法院認(rèn)為實(shí)際使用與注冊商標(biāo)標(biāo)識不相符，重則可能會直接判決駁回原告的訴訟請求。輕則可能會認(rèn)為注冊商標(biāo)并沒有實(shí)際使用，即使認(rèn)定被告構(gòu)成侵權(quán)，在判決賠償?shù)臄?shù)額上往往也會很低，甚至判決不予賠償。此時(shí)，注冊商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)力度就會非常的弱。

第三，非規(guī)范使用注冊商標(biāo)，可能會侵犯他人商標(biāo)權(quán)。

“杜康”商標(biāo)侵權(quán)案并不是一個(gè)孤例，實(shí)務(wù)中存在很多因非規(guī)范使用注冊商標(biāo)導(dǎo)致的商標(biāo)侵權(quán)案件，例如，貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)麒麟酒業(yè)有限公司、貴陽順潮商貿(mào)有限公司與貴州貴酒有限責(zé)任公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案、北京聚品緣老城一鍋餐飲管理有限公司與老誠一（北京）酒店管理有限公司商標(biāo)權(quán)侵權(quán)糾紛案、中糧西蜀豆花莊公司與中糧集團(tuán)公司及中糧西蜀豆花莊公司亞運(yùn)村分店侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案、廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司與黃友良商標(biāo)權(quán)侵權(quán)糾紛案等等。這些案件，均因?yàn)榉且?guī)范使用注冊商標(biāo)導(dǎo)致侵權(quán)并賠償損失，對于企業(yè)來說得不償失。

商標(biāo)最基本的作用是區(qū)分商品或服務(wù)提供者的來源，一件商標(biāo)核準(zhǔn)注冊只是法律從形式上賦予了商標(biāo)專用權(quán)，商標(biāo)必須經(jīng)過實(shí)際使用才能發(fā)揮商標(biāo)應(yīng)有的作用，可以說使用是商標(biāo)的靈魂所在，如何規(guī)范的使用注冊商標(biāo)是一項(xiàng)技術(shù)，對于企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理者來說，完全可以通過規(guī)范使用來規(guī)避相應(yīng)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，否則，可能因非規(guī)范使用注冊商標(biāo)而侵入了他人商標(biāo)權(quán)的權(quán)利范圍，因此受到商標(biāo)法的調(diào)整與規(guī)制，使企業(yè)在商業(yè)活動中處于不利地位。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：王金華律師北京市品源律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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