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“自定義術(shù)語”的創(chuàng)造性判斷及應(yīng)對(duì)方法

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“自定義術(shù)語”的創(chuàng)造性判斷及應(yīng)對(duì)方法

“自定義術(shù)語”的創(chuàng)造性判斷及應(yīng)對(duì)方法

#本文由作者授權(quán)發(fā)布,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,文章不代表IPRdaily立場(chǎng)#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:田君露 蘭臺(tái)所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

原標(biāo)題:“自定義術(shù)語”的創(chuàng)造性判斷及應(yīng)對(duì)方法


在專利申請(qǐng)文件中,規(guī)范的術(shù)語表達(dá)對(duì)于說明書技術(shù)內(nèi)容的充分公開以及權(quán)利要求保護(hù)范圍的準(zhǔn)確確定具有重要的影響。尤其是當(dāng)該術(shù)語是用于表達(dá)發(fā)明的必要技術(shù)特征時(shí),不規(guī)范的術(shù)語表達(dá)將會(huì)導(dǎo)致發(fā)明的技術(shù)手段含糊不清、進(jìn)而導(dǎo)致所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無法實(shí)施其技術(shù)方案。[1]


因此,專利申請(qǐng)文件中術(shù)語的嚴(yán)謹(jǐn)表達(dá)對(duì)于專利的授權(quán)與確權(quán)具有重要的意義。


然而,在專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中,仍然存在各種造成術(shù)語表達(dá)不清楚的現(xiàn)象,包括使用不規(guī)范的書寫、多義詞、功能性術(shù)語、自定義術(shù)語等情形。


本文將著眼于“自定義術(shù)語”的使用問題,從其產(chǎn)生的動(dòng)因、創(chuàng)造性判斷、對(duì)其應(yīng)對(duì)方法三個(gè)方面進(jìn)行闡述:


專利申請(qǐng)中“自定義術(shù)語”產(chǎn)生的動(dòng)因


自定義術(shù)語是指由申請(qǐng)人自己創(chuàng)造產(chǎn)生的用語,其在現(xiàn)有技術(shù)中沒有記載,并且在所屬領(lǐng)域中沒有通用的含義。當(dāng)使用自定義術(shù)語時(shí),必須在申請(qǐng)文件中對(duì)該術(shù)語進(jìn)行明確的定義,否則,在專利審查過程中,申請(qǐng)人不得將其對(duì)該術(shù)語的解釋補(bǔ)充進(jìn)申請(qǐng)文件中。


因此,在專利申請(qǐng)文件中使用自定義術(shù)語必須采取審慎的態(tài)度,如非必要,應(yīng)盡可能地避免使用自定義術(shù)語。但是,現(xiàn)實(shí)卻正好相反,在專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中存在大量使用自定義術(shù)語的現(xiàn)象。


其實(shí),自定義術(shù)語的使用,有其存在的合法性基礎(chǔ)。


在審查指南(2010)第二部分第二章第2.2.7節(jié)有如下規(guī)定:“說明書應(yīng)當(dāng)使用發(fā)明或者實(shí)用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)術(shù)語。對(duì)于自然科學(xué)名詞,國家有規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)采用統(tǒng)一的術(shù)語,國家沒有規(guī)定的,可以采用所屬技術(shù)領(lǐng)域約定俗成的術(shù)語,也可以采用鮮為人知或者最新出現(xiàn)的科技術(shù)語,或者直接使用外來語(中文音譯或意譯詞),但是其含義對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說必須是清楚的,不會(huì)造成理解錯(cuò)誤;必要時(shí)可以采用自定義詞,在這種情況下,應(yīng)當(dāng)給出明確的定義或者說明。”[2]


由此可見,上述規(guī)定為自定義術(shù)語的使用提供了合法化的途徑。當(dāng)申請(qǐng)文件中確實(shí)提供了一種現(xiàn)有技術(shù)中尚未出現(xiàn)的新的技術(shù)手段或新的材料,或現(xiàn)有詞匯無法準(zhǔn)確表達(dá)技術(shù)特征等情形,使用自定義術(shù)語自然無可厚非。


然而,在我國現(xiàn)有的專利實(shí)務(wù)中,申請(qǐng)人使用自定義術(shù)語卻并非出于上述原因,很多是為了一些“不可告人”的目的,即通過在專利文件中撰寫一些自定義術(shù)語作為區(qū)別技術(shù)特征,并杜撰出貌似合理的該區(qū)別技術(shù)特征所產(chǎn)生的技術(shù)效果,從而騙取專利的授權(quán)。


之所以產(chǎn)生這種現(xiàn)象,是由我國的國情所決定的。對(duì)個(gè)人來講,有專利在手,方便其評(píng)職稱、拿項(xiàng)目,或者在一線城市落戶等;對(duì)代理機(jī)構(gòu)而言,能夠?qū)ξ腥说母顿M(fèi)給予一個(gè)應(yīng)有的交代;對(duì)企業(yè)來講,很多企業(yè)在乎的并不是技術(shù)的創(chuàng)新,而是通過專利獲得高新企業(yè)認(rèn)證,拿到政府補(bǔ)貼;更有甚者,一些個(gè)人或企業(yè)故意創(chuàng)造出一些垃圾專利,給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手制造障礙,以牟取不正當(dāng)?shù)睦妗?br/>


“自定義術(shù)語”類專利的創(chuàng)造性判斷


判斷創(chuàng)造性通常按照“三步法”來進(jìn)行,首先,確定最接近的現(xiàn)有技術(shù),然后,確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題,最后,判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見,如果區(qū)別技術(shù)特征為現(xiàn)有技術(shù)所公開,或?yàn)楣WR(shí),則被認(rèn)為是顯而易見的。


涉及“自定義術(shù)語”的專利更容易獲得授權(quán),其原因在于,通過在專利申請(qǐng)文件中撰寫一些自定義術(shù)語作為區(qū)別技術(shù)特征,并杜撰出貌似合理的該區(qū)別技術(shù)特征所產(chǎn)生的技術(shù)效果,在一定程度上,能夠應(yīng)對(duì)“創(chuàng)造性”審查的要求。


這是因?yàn)椋谧罱咏F(xiàn)有技術(shù)和區(qū)別技術(shù)特征已確定的前提下,技術(shù)問題、區(qū)別技術(shù)特征公開與否,是創(chuàng)造性判斷的關(guān)鍵點(diǎn)。對(duì)自定義術(shù)語類專利來講,其增加了專利檢索的難度,在未窮盡檢索的前提下,很難確定所謂的“區(qū)別技術(shù)特征”和“技術(shù)問題”已被公開,從而產(chǎn)生具有創(chuàng)造性的判斷結(jié)論。


這種判斷方法,實(shí)則容易忽視專利技術(shù)方案背后的技術(shù)原理。


在“一種冷再生催化劑的循環(huán)方法”的發(fā)明專利中,“催化劑冷卻器下游設(shè)有催化劑混合緩沖空間”是區(qū)別最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征,在專利無效程序中,專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為,本專利混合緩沖的處理能力應(yīng)當(dāng)更有利于對(duì)再生催化劑溫度的穩(wěn)定性調(diào)節(jié),而請(qǐng)求人提供的證據(jù),未能證明催化劑冷卻器中設(shè)置混合緩沖空間是本領(lǐng)域的公知常識(shí),也不存在于現(xiàn)有技術(shù)中。因此,不具備創(chuàng)造性的無效理由不能成立。在本案中,申請(qǐng)人正是通過使用自定義術(shù)語的方法獲得了專利的授權(quán)與確權(quán)。


然而,專利復(fù)審委看似正確的理由卻經(jīng)不起推敲,實(shí)際上,其忽視了該技術(shù)方案背后的技術(shù)原理。本案中,專利復(fù)審委認(rèn)定“混合緩沖空間”所解決的技術(shù)問題是“更有利于對(duì)再生催化劑溫度的穩(wěn)定性調(diào)節(jié)”,而事實(shí)上,氣固流態(tài)化過程中,催化劑在流化風(fēng)作用下劇烈混合,冷卻器內(nèi)部基本是等溫的,因此,不存在復(fù)審委所確定的技術(shù)問題。在無效宣告行政訴訟階段,請(qǐng)求人的上述觀點(diǎn)得到了知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的認(rèn)可。雖然北京高院撤銷了一審判決,但是本案已向最高院申請(qǐng)了再審。


因此,在“自定義術(shù)語”技術(shù)特征的創(chuàng)造性判斷中,除了遵循“三步法”原則外,還需要關(guān)注技術(shù)方案背后的技術(shù)原理、實(shí)現(xiàn)方法、步驟等。


對(duì)涉及“自定義術(shù)語”專利的應(yīng)對(duì)方法


對(duì)通過“自定義術(shù)語”創(chuàng)造區(qū)別技術(shù)特征獲取專利授權(quán)的案件,無效請(qǐng)求人并非毫無辦法。


一方面,無效請(qǐng)求人可以主張說明書公開不充分。


根據(jù)專利法第二十六條第三款規(guī)定:說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn);必要的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)有附圖。


關(guān)于說明書是否公開充分,其判斷主體是“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”,判斷標(biāo)準(zhǔn)是“清楚、完整”到所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員“能夠?qū)崿F(xiàn)”。這就要求對(duì)說明書技術(shù)方案的理解應(yīng)當(dāng)從所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)并進(jìn)行分析。[3]


對(duì)自定義術(shù)語類技術(shù)特征來講,其含義在說明書中必須是明確的,對(duì)于所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員來說,不會(huì)因?yàn)樵撟远x特征的使用而對(duì)包含該自定義特征的權(quán)利要求的保護(hù)范圍造成理解困難和理解錯(cuò)誤。[4]


對(duì)于申請(qǐng)人杜撰出來的技術(shù)特征,由于其本身如同于“無源之水”,即便在說明書中描述了其所解決的技術(shù)問題,但是事實(shí)上,申請(qǐng)人無法詳細(xì)說明其工作原理及具體步驟等,導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無法實(shí)現(xiàn)。


另一方面,無效請(qǐng)求人可以主張缺乏創(chuàng)造性。


對(duì)于“自定義術(shù)語”的創(chuàng)造性問題,應(yīng)采取全面檢索、查找工具書等手段結(jié)合說明書實(shí)際公開的內(nèi)容進(jìn)行綜合判斷。如果“自定義術(shù)語”與對(duì)比文件公開的技術(shù)內(nèi)容僅僅在表述上存在差異,但是技術(shù)實(shí)質(zhì)相同或等同,那么該技術(shù)特征就屬于缺乏創(chuàng)造性的情形。


同時(shí),在無效請(qǐng)求人主張說明書公開不充分的情況下,專利申請(qǐng)人容易答辯未公開的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員所知曉的內(nèi)容,這樣就更進(jìn)一步印證了其缺乏創(chuàng)造性的問題。


我們?cè)诮庾x涉及“自定義術(shù)語”的區(qū)別技術(shù)特征時(shí),除了從文字本身的含義進(jìn)行解讀以外,更加需要關(guān)注的是其是否能夠適應(yīng)發(fā)明的整體技術(shù)構(gòu)思,從而了解該技術(shù)方案背后的技術(shù)原理,以及其是否能夠真正的解決相應(yīng)的技術(shù)問題,切忌片面、機(jī)械的看待某一技術(shù)特征,導(dǎo)致評(píng)判上的偏差。



參考文獻(xiàn):

[1]李鳳云,董麗雯:《淺析如何克服由術(shù)語不清楚所引起的申請(qǐng)文件撰寫缺陷》,2010年中華全國專利代理人協(xié)會(huì)年會(huì)暨首屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇,2010年3月1日

[2]專利審查指南(2010)第二部分第二章第2.2.7節(jié)

[3]薛飛:《從“蝕刻廢液再生裝置”案看說明書是否公開充分的判斷標(biāo)準(zhǔn)》,中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào),2012年3月28日,第005版

[4]尹新天:《中國專利法詳解》,知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2011年3月



來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)

作者:田君露 蘭臺(tái)所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

編輯:IPRdaily趙珍          校對(duì):IPRdaily縱橫君

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