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作者:田君露 蘭臺所知產(chǎn)團隊律師
原標題:“自定義術(shù)語”的創(chuàng)造性判斷及應(yīng)對方法
在專利申請文件中,規(guī)范的術(shù)語表達對于說明書技術(shù)內(nèi)容的充分公開以及權(quán)利要求保護范圍的準確確定具有重要的影響。尤其是當該術(shù)語是用于表達發(fā)明的必要技術(shù)特征時,不規(guī)范的術(shù)語表達將會導(dǎo)致發(fā)明的技術(shù)手段含糊不清、進而導(dǎo)致所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無法實施其技術(shù)方案。[1]
因此,專利申請文件中術(shù)語的嚴謹表達對于專利的授權(quán)與確權(quán)具有重要的意義。
然而,在專利申請實務(wù)中,仍然存在各種造成術(shù)語表達不清楚的現(xiàn)象,包括使用不規(guī)范的書寫、多義詞、功能性術(shù)語、自定義術(shù)語等情形。
本文將著眼于“自定義術(shù)語”的使用問題,從其產(chǎn)生的動因、創(chuàng)造性判斷、對其應(yīng)對方法三個方面進行闡述:
專利申請中“自定義術(shù)語”產(chǎn)生的動因
自定義術(shù)語是指由申請人自己創(chuàng)造產(chǎn)生的用語,其在現(xiàn)有技術(shù)中沒有記載,并且在所屬領(lǐng)域中沒有通用的含義。當使用自定義術(shù)語時,必須在申請文件中對該術(shù)語進行明確的定義,否則,在專利審查過程中,申請人不得將其對該術(shù)語的解釋補充進申請文件中。
因此,在專利申請文件中使用自定義術(shù)語必須采取審慎的態(tài)度,如非必要,應(yīng)盡可能地避免使用自定義術(shù)語。但是,現(xiàn)實卻正好相反,在專利申請實務(wù)中存在大量使用自定義術(shù)語的現(xiàn)象。
其實,自定義術(shù)語的使用,有其存在的合法性基礎(chǔ)。
在審查指南(2010)第二部分第二章第2.2.7節(jié)有如下規(guī)定:“說明書應(yīng)當使用發(fā)明或者實用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)術(shù)語。對于自然科學(xué)名詞,國家有規(guī)定的,應(yīng)當采用統(tǒng)一的術(shù)語,國家沒有規(guī)定的,可以采用所屬技術(shù)領(lǐng)域約定俗成的術(shù)語,也可以采用鮮為人知或者最新出現(xiàn)的科技術(shù)語,或者直接使用外來語(中文音譯或意譯詞),但是其含義對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說必須是清楚的,不會造成理解錯誤;必要時可以采用自定義詞,在這種情況下,應(yīng)當給出明確的定義或者說明?!?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[2]
由此可見,上述規(guī)定為自定義術(shù)語的使用提供了合法化的途徑。當申請文件中確實提供了一種現(xiàn)有技術(shù)中尚未出現(xiàn)的新的技術(shù)手段或新的材料,或現(xiàn)有詞匯無法準確表達技術(shù)特征等情形,使用自定義術(shù)語自然無可厚非。
然而,在我國現(xiàn)有的專利實務(wù)中,申請人使用自定義術(shù)語卻并非出于上述原因,很多是為了一些“不可告人”的目的,即通過在專利文件中撰寫一些自定義術(shù)語作為區(qū)別技術(shù)特征,并杜撰出貌似合理的該區(qū)別技術(shù)特征所產(chǎn)生的技術(shù)效果,從而騙取專利的授權(quán)。
之所以產(chǎn)生這種現(xiàn)象,是由我國的國情所決定的。對個人來講,有專利在手,方便其評職稱、拿項目,或者在一線城市落戶等;對代理機構(gòu)而言,能夠?qū)ξ腥说母顿M給予一個應(yīng)有的交代;對企業(yè)來講,很多企業(yè)在乎的并不是技術(shù)的創(chuàng)新,而是通過專利獲得高新企業(yè)認證,拿到政府補貼;更有甚者,一些個人或企業(yè)故意創(chuàng)造出一些垃圾專利,給競爭對手制造障礙,以牟取不正當?shù)睦妗?br/>
“自定義術(shù)語”類專利的創(chuàng)造性判斷
判斷創(chuàng)造性通常按照“三步法”來進行,首先,確定最接近的現(xiàn)有技術(shù),然后,確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,最后,判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見,如果區(qū)別技術(shù)特征為現(xiàn)有技術(shù)所公開,或為公知常識,則被認為是顯而易見的。
涉及“自定義術(shù)語”的專利更容易獲得授權(quán),其原因在于,通過在專利申請文件中撰寫一些自定義術(shù)語作為區(qū)別技術(shù)特征,并杜撰出貌似合理的該區(qū)別技術(shù)特征所產(chǎn)生的技術(shù)效果,在一定程度上,能夠應(yīng)對“創(chuàng)造性”審查的要求。
這是因為,在最接近現(xiàn)有技術(shù)和區(qū)別技術(shù)特征已確定的前提下,技術(shù)問題、區(qū)別技術(shù)特征公開與否,是創(chuàng)造性判斷的關(guān)鍵點。對自定義術(shù)語類專利來講,其增加了專利檢索的難度,在未窮盡檢索的前提下,很難確定所謂的“區(qū)別技術(shù)特征”和“技術(shù)問題”已被公開,從而產(chǎn)生具有創(chuàng)造性的判斷結(jié)論。
這種判斷方法,實則容易忽視專利技術(shù)方案背后的技術(shù)原理。
在“一種冷再生催化劑的循環(huán)方法”的發(fā)明專利中,“催化劑冷卻器下游設(shè)有催化劑混合緩沖空間”是區(qū)別最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征,在專利無效程序中,專利復(fù)審委員會認為,本專利混合緩沖的處理能力應(yīng)當更有利于對再生催化劑溫度的穩(wěn)定性調(diào)節(jié),而請求人提供的證據(jù),未能證明催化劑冷卻器中設(shè)置混合緩沖空間是本領(lǐng)域的公知常識,也不存在于現(xiàn)有技術(shù)中。因此,不具備創(chuàng)造性的無效理由不能成立。在本案中,申請人正是通過使用自定義術(shù)語的方法獲得了專利的授權(quán)與確權(quán)。
然而,專利復(fù)審委看似正確的理由卻經(jīng)不起推敲,實際上,其忽視了該技術(shù)方案背后的技術(shù)原理。本案中,專利復(fù)審委認定“混合緩沖空間”所解決的技術(shù)問題是“更有利于對再生催化劑溫度的穩(wěn)定性調(diào)節(jié)”,而事實上,氣固流態(tài)化過程中,催化劑在流化風(fēng)作用下劇烈混合,冷卻器內(nèi)部基本是等溫的,因此,不存在復(fù)審委所確定的技術(shù)問題。在無效宣告行政訴訟階段,請求人的上述觀點得到了知識產(chǎn)權(quán)法院的認可。雖然北京高院撤銷了一審判決,但是本案已向最高院申請了再審。
因此,在“自定義術(shù)語”技術(shù)特征的創(chuàng)造性判斷中,除了遵循“三步法”原則外,還需要關(guān)注技術(shù)方案背后的技術(shù)原理、實現(xiàn)方法、步驟等。
對涉及“自定義術(shù)語”專利的應(yīng)對方法
對通過“自定義術(shù)語”創(chuàng)造區(qū)別技術(shù)特征獲取專利授權(quán)的案件,無效請求人并非毫無辦法。
一方面,無效請求人可以主張說明書公開不充分。
根據(jù)專利法第二十六條第三款規(guī)定:說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準;必要的時候,應(yīng)當有附圖。
關(guān)于說明書是否公開充分,其判斷主體是“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”,判斷標準是“清楚、完整”到所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員“能夠?qū)崿F(xiàn)”。這就要求對說明書技術(shù)方案的理解應(yīng)當從所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)并進行分析。[3]
對自定義術(shù)語類技術(shù)特征來講,其含義在說明書中必須是明確的,對于所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員來說,不會因為該自定義特征的使用而對包含該自定義特征的權(quán)利要求的保護范圍造成理解困難和理解錯誤。[4]
對于申請人杜撰出來的技術(shù)特征,由于其本身如同于“無源之水”,即便在說明書中描述了其所解決的技術(shù)問題,但是事實上,申請人無法詳細說明其工作原理及具體步驟等,導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無法實現(xiàn)。
另一方面,無效請求人可以主張缺乏創(chuàng)造性。
對于“自定義術(shù)語”的創(chuàng)造性問題,應(yīng)采取全面檢索、查找工具書等手段結(jié)合說明書實際公開的內(nèi)容進行綜合判斷。如果“自定義術(shù)語”與對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容僅僅在表述上存在差異,但是技術(shù)實質(zhì)相同或等同,那么該技術(shù)特征就屬于缺乏創(chuàng)造性的情形。
同時,在無效請求人主張說明書公開不充分的情況下,專利申請人容易答辯未公開的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員所知曉的內(nèi)容,這樣就更進一步印證了其缺乏創(chuàng)造性的問題。
我們在解讀涉及“自定義術(shù)語”的區(qū)別技術(shù)特征時,除了從文字本身的含義進行解讀以外,更加需要關(guān)注的是其是否能夠適應(yīng)發(fā)明的整體技術(shù)構(gòu)思,從而了解該技術(shù)方案背后的技術(shù)原理,以及其是否能夠真正的解決相應(yīng)的技術(shù)問題,切忌片面、機械的看待某一技術(shù)特征,導(dǎo)致評判上的偏差。
參考文獻:
[1]李鳳云,董麗雯:《淺析如何克服由術(shù)語不清楚所引起的申請文件撰寫缺陷》,2010年中華全國專利代理人協(xié)會年會暨首屆知識產(chǎn)權(quán)論壇,2010年3月1日
[2]專利審查指南(2010)第二部分第二章第2.2.7節(jié)
[3]薛飛:《從“蝕刻廢液再生裝置”案看說明書是否公開充分的判斷標準》,中國知識產(chǎn)權(quán)報,2012年3月28日,第005版
[4]尹新天:《中國專利法詳解》,知識產(chǎn)權(quán)出版社,2011年3月
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作者:田君露 蘭臺所知產(chǎn)團隊律師
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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