將與他人商標近似的標識作為商品裝潢使用的侵權(quán)判斷

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原標題：果林微案丨將與他人商標近似的標識作為商品裝潢使用的侵權(quán)判斷

案號：（2017）最高法民再273號

關(guān)鍵詞：注冊商標、知名度、商標專用權(quán)、包裝裝潢、 混淆

案情簡介

涉案商標：第5492697號注冊商標

再審申請人（一審原告、二審被上訴人）：曹曉冬

被申請人（一審被告、二審上訴人）：云南下關(guān)沱茶（集團）股份有限公司

再審申請人2006年7月21日申請注冊第5492697號商標，2009年6月14日獲得核準，核定商品包括第30類“茶”。被申請人2010年1月21日、2014年9月7日取得第6209882號、第12201774號注冊商標，兩商標分別為文字“松鶴延年”+圓形+鶴的圖案組成的組合商標和“下關(guān)沱茶”文字商標，兩商標核定使用商品均包括“茶”，“下關(guān)沱茶”被商務(wù)部認定為“中華老字號”。2014年，被申請人在其生產(chǎn)的金印系列產(chǎn)品包裝上使用了“甲午金戈鐵馬鐵餅”字樣，字體為簡體字，“金戈鐵馬”四字旁邊還配有一匹呈現(xiàn)奔跑狀態(tài)馬的圖案，被申請人在生產(chǎn)的上述茶餅的內(nèi)、外包裝上標有“松鶴延年”注冊商標和“下關(guān)沱茶”字樣，以及被申請人公司名稱。再審申請人認為，被申請人未經(jīng)許可，在生產(chǎn)、銷售的“茶”產(chǎn)品上使用“甲午?金戈鐵馬?鐵餅”標志侵犯其注冊商標專用權(quán)，要求停止侵權(quán)。

裁判結(jié)果

一審法院認為，被申請人對“金戈鐵馬”的使用是作為商品裝潢使用，不屬于商標性使用，一審法院根據(jù)《中華人民共和國商標法實施條例》第七十六條，在同種商品或者類似商品上將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾，認定被申請人構(gòu)成商標侵權(quán)。

二審法院則認為，從被控侵權(quán)商品的包裝裝潢整體來看，包裝上的“金戈鐵馬”在裝潢中比較顯著，但該標志只是用在包裝正面，外包裝側(cè)面和后面明確標注了被申請人公司名稱、地址，而且正面左上角用顯著的紅色印有“下關(guān)沱茶”商標，整體而言，相關(guān)公眾從被控侵權(quán)商品包裝裝潢上，不會將被控侵權(quán)商品誤認為是涉案商標的商品或者與該商品有特定聯(lián)系，故撤銷一審判決。

最高人民法院經(jīng)審理，最終認定被申請人構(gòu)成商標侵權(quán)。

法律評析

涉案商標與“金戈鐵馬”是否近似。從構(gòu)成要素看，前者為“金戈鐵馬+圖形”組合商標，繁體中文，橫向排列，文字下面有樹葉圖案，后者為簡體中文，沒有樹葉圖案，兩商標雖然不完全相同，但“金戈鐵馬”與涉案商標的顯著性部分“金戈鐵馬”讀音、含義上完全相同，兩標識構(gòu)成近似。

商品裝潢能否阻卻商標侵權(quán)。從在案證據(jù)看，被申請人對“金戈鐵馬”進行書法體書寫并配以一匹奔跑狀態(tài)馬的設(shè)計，具有一定的獨特性，但是該設(shè)計并不足以形成具有顯著性、可以據(jù)以識別商品來源的整體形象。被申請人以對“甲午金戈鐵馬鐵餅”系整體使用，抗辯與涉案商標不近似，事實上，被申請人“甲午”及“鐵餅”字號較小，“金戈鐵馬”四字字號較大，且“金戈鐵馬”位于茶餅外包裝及內(nèi)包裝的顯著位置。其次，再審申請人“金戈鐵馬”注冊商標早于被申請人“松鶴延年”和“下關(guān)沱茶”商標，對“金戈鐵馬”的使用時間也早于被申請人，因此被申請人未經(jīng)許可，在商品包裝上使用“金戈鐵馬”構(gòu)成商標侵權(quán)。

商標權(quán)PK中華老字號。二審法院以“下關(guān)沱茶”是中華老字號，知名度遠高于涉案商標知名度，推斷被申請人沒有必要攀附涉案商標，相關(guān)公眾亦不會產(chǎn)生混淆。事實上，商標的基本功能是識別商品來源，防止發(fā)生混淆誤認，而相關(guān)公眾是否會混淆誤認，并不僅限于商品來源的混淆，還包括關(guān)聯(lián)關(guān)系的混淆，關(guān)聯(lián)關(guān)系的混淆并不要求誤認為兩個商品來源于同一個生產(chǎn)者，只要誤認為兩者的生產(chǎn)者之間存在商標許可、關(guān)聯(lián)企業(yè)等關(guān)系即可。如果以“下關(guān)沱茶”為中華老字號，以被訴侵權(quán)人享有更高知名度為由，無視權(quán)利人在先注冊商標，勢必損害該注冊商標發(fā)揮識別商品來源的基本功能，對該注冊商標專用權(quán)造成損害。

律師點晴

有一定影響的商品包裝裝潢受《反不正當競爭法》保護。商品包裝，是指為識別商品以及方便攜帶、儲運而使用在商品上的輔助物和容器，商品裝潢是指為識別與美化商品而在商品或者其包裝上附加的文字、圖案、色彩及其排列組合。商品包裝裝潢與商標同為商業(yè)標識，卻存在一定的差異：1、功能不同。商標的功能在于識別商品來源，商品包裝裝潢功能在于便于攜帶，美化商品；2、受保護前提不同。目前我國商標采用注冊核準制，一旦核準即享有商標專用權(quán)，而商品包裝裝潢則需要經(jīng)過在市場積累，具備“一定影響”才受保護，而“一定影響”需要根據(jù)商品銷售區(qū)域、銷售時間、消費者認知度等因素綜合評判。實務(wù)中，有一定影響的商品包裝裝潢與商標權(quán)發(fā)生沖突時，多以保護在先權(quán)利為出發(fā)點，兼顧公平競爭。

如何避免商標撞臉，顯著性是王道。雖說世界上沒有兩片相同的葉子，但如何設(shè)計一款易識別、醒目有特點的商標，的確需要做足功課。就文字商標而言，文字相同，僅字體或設(shè)計、注音、排列順序不同，易使相關(guān)公眾對商品（服務(wù)）來源產(chǎn)生誤認的，通常不會取得商標權(quán)，如：斯波帝卡&波斯卡帝，東方雪&東方雪狼，都是因為欠缺顯著性未予公告或核準；如果商標由外文、字母或數(shù)字組成，應(yīng)避免字體或設(shè)計與在先商標近似，如，ARNEGI & AIGNER；如果申請人想用圖形作商標，自己創(chuàng)作一副易于識別的美術(shù)作品也是不錯的選擇。司法實踐中，近似商標的評判原則通常有三，一是要以相關(guān)公眾的一般注意力為標準；二是既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應(yīng)當在比對對象隔離的狀態(tài)下分別進行；三是判斷商標是否近似，應(yīng)當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度。

打造高顏值商標，持續(xù)使用是根本。商標的生命力在于使用，只有使用才可以發(fā)揮商標的識別作用，使用時間越久、范圍越廣，知名度越高，相應(yīng)受保護力度就越大。

來源：江蘇省專利信息服務(wù)中心

作者：趙苗

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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