外觀設(shè)計專利侵權(quán)認定要點簡析

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作者：百一君 上海百一慧智律師事務所

原標題：外觀設(shè)計專利侵權(quán)認定要點簡析

羅姆尼光電系統(tǒng)技術(shù)（廣東）有限公司、廣州旌露貿(mào)易有限公司與廣東三雄極光照明股份有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案。一審法院判決旌露公司停止銷售侵犯羅姆尼公司外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品，并銷毀庫存侵權(quán)產(chǎn)品，賠償羅姆尼公司合理開支合計人民幣25000元。本案評析要點如下。

裁判要旨

1、被訴侵權(quán)設(shè)計落入涉案專利權(quán)的保護范圍是指在與外觀設(shè)計相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與外觀設(shè)計相同或近似的外觀設(shè)計。應根據(jù)外觀設(shè)計產(chǎn)品的用途，認定產(chǎn)品種類是否相同或者相近。認定外觀設(shè)計是否相同或近似時，應當以一般消費者的知識水平和認知能力，根據(jù)專利設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進行綜合判斷；產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響。

2、對于外觀設(shè)計而言，生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品不僅包括直接的生產(chǎn)行為，還包括間接生產(chǎn)行為。即在委托加工專利產(chǎn)品的情況下，二者均為專利法意義上的制造者。制造的方式并不影響制造的認定，制造的本義是產(chǎn)品的形成與其存在因果關(guān)系。

3、為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔賠償責任。合法抗辯成立時，侵權(quán)產(chǎn)品善意的銷售者，對權(quán)利人因維權(quán)產(chǎn)生的合理開支亦不應承擔賠償責任。合法來源制度通過規(guī)范商品的流通渠道，使合法的市場交易行為得以避免因他人侵權(quán)遭受牽連而承擔賠償責任，以維護交易的安全，幫助權(quán)利人尋找侵權(quán)源頭。

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案情簡介

本案為上訴人羅姆尼光電系統(tǒng)技術(shù)（廣東）有限公司（以下簡稱羅姆尼公司）、廣州旌露貿(mào)易有限公司（以下簡稱旌露公司）與被上訴人廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱三雄極光公司）侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案。

羅姆尼公司是名稱為“燈具（云海）”外觀設(shè)計專利的專利權(quán)人，該外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的用途為照明，設(shè)計要點為所附視圖表達的形狀，指定主視圖為代表圖片。三雄極光公司是一家照明器材生產(chǎn)廠家，為“三雄·極光”等注冊商標的專用權(quán)人，網(wǎng)站域名為pak.com.cn。

羅姆尼公司經(jīng)公證購買由旌露公司銷售的兩款燈具（型號分別為PAK417130的LED壁燈、PAK417160的LED吸頂燈），被訴侵權(quán)產(chǎn)品外包裝箱上、產(chǎn)品正面等均記載三雄極光公司的名稱和商標。其指控該上述兩款燈具產(chǎn)品均侵犯其涉案外觀設(shè)計專利權(quán)，認為兩款被訴侵權(quán)產(chǎn)品的單個燈頭的外觀設(shè)計與其享有權(quán)利的外觀設(shè)計完全一樣，其中任何一個燈頭外觀設(shè)計與涉案專利構(gòu)成近似。據(jù)三雄極光公司官網(wǎng)新聞報道，三雄極光公司在光亞展上展示了涉案星享吸頂燈。

由此羅姆尼公司訴請三雄極光公司停止生產(chǎn)、銷售、許諾銷售，旌露公司停止銷售、許諾銷售侵犯其專利權(quán)的燈具，并銷毀庫存侵權(quán)產(chǎn)品；二公司銷毀用于生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的專用模具，共同賠償經(jīng)濟損失及合理開支200萬元。

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一審判決結(jié)果及理由

一審法院判決旌露公司停止銷售侵犯羅姆尼公司外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品，并銷毀庫存侵權(quán)產(chǎn)品，賠償羅姆尼公司合理開支合計人民幣25000元，主要基于以下理由:

1、被訴侵權(quán)設(shè)計落入涉案專利權(quán)的保護范圍。被訴侵權(quán)設(shè)計落入涉案專利權(quán)的保護范圍是指在與外觀設(shè)計相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與外觀設(shè)計相同或近似的外觀設(shè)計。

應根據(jù)外觀設(shè)計產(chǎn)品的用途，認定產(chǎn)品種類是否相同或者相近。認定外觀設(shè)計是否相同或近似時，應當以一般消費者的知識水平和認知能力，根據(jù)專利設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進行綜合判斷；產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響。

本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品為燈，涉案專利產(chǎn)品為燈具，兩者用途相同，屬相同類的產(chǎn)品。對比時由于燈的內(nèi)部構(gòu)件無法直接觀察，故被訴侵權(quán)產(chǎn)品中單個燈頭的外觀由其外殼確定，經(jīng)對比相同點如下:（1）產(chǎn)品整體均包括頂蓋、底盤、邊框和外周面；（2）頂蓋為凸起斧形蓋體，其長邊為對稱內(nèi)凹弧邊，其短邊為對稱外凸弧邊，頂蓋外圍邊框的四邊向外向下延伸，與外周面相交形成倒角；（3）底盤底部為弧邊對稱的平面四邊形，其盤體四面向上向外傾斜豎起，盤體的長邊為內(nèi)凹弧形板，短邊為外凸弧形板，長邊高度略大于短邊高度，底盤整體呈斧形，斧形底盤的四邊向上向外凸起與外周面相交形成一定坡度。

由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品在實際使用時，底盤被貼頂掛起，故底盤凹面坡度及凹面上的圓孔不易被直接觀察，未對產(chǎn)品整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響；產(chǎn)品整體的長寬、弧度、厚度以及倒角，作為容易直接觀察到的部位，相對于其他部位對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具影響。經(jīng)整體觀察、綜合比對，應認定被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計專利在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異，兩者構(gòu)成近似，被訴侵權(quán)設(shè)計落入涉案專利權(quán)的保護范圍。

2、旌露公司、三雄極光公司沒有實施被訴侵權(quán)行為。首先三雄極光公司提供的證據(jù)形成證據(jù)鏈證實三雄極光公司關(guān)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品來源于鑫凱盛公司。羅姆尼公司僅以被訴侵權(quán)產(chǎn)品已經(jīng)在市場上流通為由，推定三雄極光公司銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的意見依據(jù)不足。僅以三雄極光公司的網(wǎng)頁有一張名為“星享吸頂燈”的圖片，主張其許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品亦依據(jù)不足。其次旌露公司亦確認其銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品，對于許諾銷售行為，羅姆尼公司并未提交證據(jù)證實。

3、旌露公司提交的《廣州銘億照明有限公司銷售出庫單》所記載的內(nèi)容可認定該出庫單中的產(chǎn)品即被訴侵權(quán)產(chǎn)品，由此應認定旌露公司銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品來自“廣州銘億照明有限公司”，其合法來源抗辯意見成立。

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爭議焦點

本案爭議焦點主要圍繞以下幾方面展開：

1.涉案專利權(quán)保護范圍是否明確？

2.三雄極光公司應否承擔制造、銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的侵權(quán)責任，應否承擔銷毀專用模具的侵權(quán)責任？

3.旌露公司合法來源抗辯是否成立應否承擔賠償合理開支的民事責任？

4.旌露公司和三雄極光公司應否承擔30萬元的連帶賠償責任？

羅姆尼公司主張：

1、據(jù)羅姆尼公司在旌露公司購得被訴侵權(quán)產(chǎn)品顯示的信息及三雄極光公司在自己的官網(wǎng)和其他媒體上廣泛宣傳本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為，二者均侵犯涉案專利權(quán)，均應當承擔賠償責任。

2、旌露公司和三雄極光公司的合法來源抗辯明顯缺乏事實依據(jù)，不應采信。

3、旌露公司和三雄極光公司銷售規(guī)模較大，且在明知侵權(quán)的情況下仍持續(xù)實施侵權(quán)行為，一審判賠數(shù)額偏低。

由此主張判令旌露公司和三雄極光公司停止生產(chǎn)、銷售、許諾銷售侵犯羅姆尼公司專利權(quán)的燈具，并銷毀其庫存侵權(quán)產(chǎn)品；判令銷毀用于生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的專用模具；共同賠償羅姆尼公司經(jīng)濟損失30萬元。

旌露公司主張：

1、涉案專利在不同視圖顯示的外觀形狀上存在矛盾，不能確定側(cè)面是封閉狀態(tài)還是開放狀態(tài)，因此涉案專利的保護范圍不明確，權(quán)利基礎(chǔ)不確定。

2、涉案專利所對應的產(chǎn)品只是一個燈殼，被訴侵權(quán)產(chǎn)品是可以發(fā)光的燈具，兩者既不相同也不近似。

3、鑒于被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)保護范圍且被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有合法來源，旌露公司不應賠償羅姆尼公司因維權(quán)產(chǎn)生的合理開支。

由此訴請撤銷原判，改判旌露公司未實施專利侵權(quán)行為。

三雄極光公司認為其并非被訴產(chǎn)品的采購者，也不是被訴產(chǎn)品的銷售者，亦不是專利法意義上的產(chǎn)品制造者，依法不承擔相應的法律責任。同意旌露公司的上訴主張。

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二審法律意義

二審法院維持一審判決第一項，并改判三雄極光公司立即停止制造、銷售和許諾銷售侵害羅姆尼公司外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品，銷毀庫存侵權(quán)產(chǎn)品，賠償經(jīng)濟損失及合理開支合計150000元，具有如下法律意義：

1、本案《外觀設(shè)計專利證書》記載有六面視圖，已經(jīng)示產(chǎn)品的外觀設(shè)計，能清楚顯示本案專利的保護范圍。再者據(jù)另案專利復審委員會第32007號《無效宣告請求審查決定書》記載，認為本案專利各視圖能清楚顯示要求保護的外觀設(shè)計，符合專利法第27條第2款的規(guī)定，維持本案專利權(quán)有效。

經(jīng)公證的兩款被訴侵權(quán)產(chǎn)品中，三雄極光公司不僅在其官網(wǎng)上許諾銷售，還以制造商的身份對兩款產(chǎn)品申請了3C認證。其中型號為PAK417130的LED壁燈產(chǎn)品為單頭產(chǎn)品，其外觀與本案專利近似；型號為PAK417160的LED吸頂燈產(chǎn)品為15頭產(chǎn)品，即將單頭產(chǎn)品按3*5的方式排列組合形成的產(chǎn)品，為單頭產(chǎn)品的常規(guī)排列方式作重復排列，整體外觀設(shè)計特征以單頭產(chǎn)品的外觀為表征。以上產(chǎn)品的外觀與本案專利外觀均實質(zhì)相同，為近似外觀設(shè)計。故此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成對本案專利權(quán)的侵害。

2、對于侵權(quán)責任承擔問題，分析如下：

對于外觀設(shè)計而言，生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品不僅包括直接的生產(chǎn)行為，還包括間接生產(chǎn)行為。即在委托加工專利產(chǎn)品的情況下，如果委托方要求加工方根據(jù)其提供的設(shè)計方案制造專利產(chǎn)品，或者專利產(chǎn)品的形成中體現(xiàn)了委托方提出的設(shè)計要求，或者專利產(chǎn)品的形成是委托方參與的結(jié)果，體現(xiàn)了委托方的意志，則可以二者均為專利法意義上的制造者。因此，制造的方式并不影響制造的認定，制造的本義是產(chǎn)品的形成與其存在因果關(guān)系。

具體到本案，首先以上被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的商標為三雄極光公司所有，標注的3C認證、廠名、廠址等信息均為三雄極光公司所有。被訴侵權(quán)產(chǎn)品所有的產(chǎn)品標注信息均明確一致表明產(chǎn)品制造者為三雄極光公司，并未指向其他任何市場主體。

其次綜合三雄極光公司和旌露公司提交的證據(jù)，可以證明重慶三雄公司（全資子公司）與鑫凱盛公司之間存在過委托加工與本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品型號相同的同類產(chǎn)品的關(guān)系，銘億公司是2016年度三雄·極光照明產(chǎn)品的經(jīng)銷商，但不足以證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品是重慶三雄公司委托鑫凱盛公司加工制造而來。

再次產(chǎn)品的制造是市場流通之源，并不受專利法規(guī)定的合法來源抗辯制度的保護。在委托制造產(chǎn)品的情況下，應當認定委托方為產(chǎn)品制造者而非單純的賺取流通利潤的銷售者。

最后法人權(quán)利獨立，不代表法人責任排他。對于其子公司以其名義委托他人制造的產(chǎn)品，其亦應當承擔相應的審查義務，如果任由產(chǎn)品專業(yè)制造商的關(guān)聯(lián)公司不分彼此，在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上使用自己的所有商業(yè)標記而無須承擔任何責任，標識的識別功能將無法發(fā)揮，市場將陷入混亂，制造者的侵權(quán)責任將很容易就被規(guī)避，法律重點打擊侵權(quán)源頭的初衷也會落空.

另結(jié)合三雄極光公司許諾銷售行為，及羅姆尼公司公證購買兩款被訴侵權(quán)產(chǎn)品的情況，可以認定三雄極光公司還實施了銷售、許諾銷售行為。

3、為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔賠償責任。合法來源，是指通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業(yè)方式取得產(chǎn)品。對于合法來源，使用者、許諾銷售者或者銷售者應當提供符合交易習慣的相關(guān)證據(jù)。

合法來源制度通過規(guī)范商品的流通渠道，使合法的市場交易行為得以避免因他人侵權(quán)遭受牽連而承擔賠償責任，以維護交易的安全，幫助權(quán)利人尋找侵權(quán)源頭。該制度具有鮮明的個案色彩，需在規(guī)則之下，具體案情具體判斷。

本案中，旌露公司提交了銘億公司的銷售出庫單，結(jié)合旌露公司的銷售人員出庭作證，以及銘億公司又是三雄·極光照明產(chǎn)品的經(jīng)銷商的事實，本案證據(jù)可以形成被訴侵權(quán)產(chǎn)品合法來源于銘億公司的優(yōu)勢證明力。鑒于權(quán)利人羅姆尼公司起訴了產(chǎn)品的制造者三雄極光公司，通過本案訴訟權(quán)利人已可找到侵權(quán)的源頭，合法來源抗辯制度的功能已經(jīng)發(fā)揮，沒有必要再苛求終端的銷售者承擔過重的舉證責任。

4、對于合法抗辯成立時，侵權(quán)產(chǎn)品善意的銷售者，其不應賠償羅姆尼公司因維權(quán)產(chǎn)生的合理開支。首先銷售或許諾銷售者主觀沒有過錯且能證明合法來源的，不承擔賠償責任。其次已認定三雄極光公司為被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者的情況下，制造者應當是維權(quán)費用的最終承擔者。最后在現(xiàn)代市場經(jīng)濟下，銷售或許諾銷售者對商品是否侵犯知識產(chǎn)權(quán)，若已根據(jù)其能力盡到了注意義務，且面對權(quán)利人維權(quán)時提供了合法來源，應維護交易的安全，不宜再加重其責任，否則有礙市場經(jīng)濟下商品的正常流通。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：百一君 上海百一慧智律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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