同時(shí)申請(qǐng)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，這點(diǎn)千萬別忽視

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原標(biāo)題：案件快報(bào) | 同時(shí)申請(qǐng)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，這點(diǎn)千萬別忽視

蘇某在同一天向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出了發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)。但是就其限定的技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)來看，兩者的權(quán)利要求中都具有相同的技術(shù)方案，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，且該實(shí)用新型專利申請(qǐng)已經(jīng)被授予專利權(quán)。由于蘇某未對(duì)發(fā)明的權(quán)利要求進(jìn)行修改也未在申請(qǐng)時(shí)對(duì)已經(jīng)就同樣的技術(shù)方案已申請(qǐng)了實(shí)用新型的情況做出相關(guān)說明，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和專利復(fù)審委員會(huì)均駁回了該申請(qǐng)。蘇某不服被訴決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為：

（一）本案中，蘇某主張，專利法第九條第一款并未要求“作出說明”，專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條第二款與上述規(guī)定相矛盾，本案應(yīng)當(dāng)適用上位法（即專利法）的規(guī)定。

專利法第九條第一款規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)?！贝藶楸苊忉槍?duì)同一發(fā)明創(chuàng)造出現(xiàn)重復(fù)授權(quán)的實(shí)體規(guī)定。

專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條第二款規(guī)定：“同一申請(qǐng)人在同日（指申請(qǐng)日）對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)時(shí)分別說明對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請(qǐng)了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)的規(guī)定處理?！贝藶榫唧w適用專利法第九條第一款規(guī)定的進(jìn)一步程序性要求，屬于對(duì)專利法第九條第一款規(guī)定的細(xì)化規(guī)定。二者并不存在沖突之處。

本案中，由于本申請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)時(shí)未對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請(qǐng)了實(shí)用新型專利作出說明，不符合專利法第九條第一款及專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條第二款關(guān)于通過聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)，以獲得授予發(fā)明專利權(quán)的規(guī)定。因此，蘇某不能通過放棄該實(shí)用新型專利權(quán)而獲得本發(fā)明申請(qǐng)的專利權(quán)。

（二）本案中，蘇某主張，其在提交申請(qǐng)時(shí)，由于不知道《發(fā)明專利請(qǐng)求書》的表格已更換，使用了舊的請(qǐng)求書表格（在該表格中沒有“作出說明”這一欄），因而沒有在舊的請(qǐng)求書中聲明本申請(qǐng)?jiān)谕丈暾?qǐng)了相同內(nèi)容的實(shí)用新型專利。

申請(qǐng)人即使使用舊表格提交發(fā)明申請(qǐng)，也需要單獨(dú)采用一份表格聲明本申請(qǐng)?jiān)谕丈暾?qǐng)了相同內(nèi)容的實(shí)用新型申請(qǐng)；無論相關(guān)的表格是否存在“作出說明”的提示或者提供了“另外單獨(dú)的一份表格”以供填寫，申請(qǐng)人在同日(指申請(qǐng)日) 對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利均應(yīng)當(dāng)履行該“作出聲明”的義務(wù)。否則，不符合專利法第九條第一款及專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條第二款關(guān)于通過聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)，以獲得授予發(fā)明專利權(quán)的規(guī)定。

（三）本案中，蘇某主張，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)作出《發(fā)明專利申請(qǐng)初步審查合格通知書》，說明蘇某的相關(guān)申請(qǐng)已經(jīng)滿足初審要求。在后續(xù)實(shí)質(zhì)審查程序中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原實(shí)審部門以及專利復(fù)審委員會(huì)作為實(shí)審機(jī)關(guān)無權(quán)就初審是否合格再次作出認(rèn)定，其相關(guān)認(rèn)定超越了其職權(quán)范圍。

一項(xiàng)發(fā)明是否屬于《專利法》第九條規(guī)定的針對(duì)同一發(fā)明創(chuàng)造的重復(fù)申請(qǐng)，屬于專利授權(quán)的實(shí)體要件；而《發(fā)明專利申請(qǐng)初步審查合格通知書》與一項(xiàng)發(fā)明是否屬于《專利法》第九條規(guī)定的情形或者申請(qǐng)人是否針對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造“作出說明”，并無法律上的必然聯(lián)系。

綜上，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決：駁回蘇某的訴訟請(qǐng)求。

蘇某不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。

北京市高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：被訴決定及一審判決認(rèn)定蘇某不能通過放棄相應(yīng)的實(shí)用新型專利權(quán)而獲得本發(fā)明申請(qǐng)的專利權(quán)，并無不當(dāng)。故判決：駁回上訴，維持原判。

來源：知產(chǎn)北京

作者：卓銳 張忠濤

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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