含通用名稱的域名作為商標注冊的考量因素——以美國最高法院關(guān)于Booking.com商標權(quán)為例

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張碧薇中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標事務(wù)所

原標題：含通用名稱的域名作為商標注冊的考量因素——以美國最高法院關(guān)于Booking.com商標權(quán)為例

IPRdaily消息：近日，美國最高法院就美國專利商標局訴“Booking.com”商標權(quán)一案【1】作出了終審判決，確認“Booking.com”依法具有可注冊性。從而為全世界最大網(wǎng)上住宿預(yù)定公司BOOKING.COM B.V.（以下簡稱“BOOKING.COM”）公司獲得“Booking.com”商標權(quán)掃清了道路。

一、案情回顧

◆ BOOKING.COM分別于2011及2012年，向美國專利商標局（以下簡稱“USPTO”）申請注冊四件以“Booking.com”為主體的商標，均被USPTO以“Booking.com”為線上注冊預(yù)定服務(wù)的通用名稱為由予以駁回。經(jīng)過美國商標審理及上訴委員會（以下簡稱 “TTAB”）復(fù)審，TTAB維持了原判，并且認為“Booking.com”即便不屬于通用名稱，該標識也屬于具有描述性的標識，且尚未取得“第二含義”，不具有商標注冊的顯著性。

◆ BOOKING.COM B.V.向美國聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟，并提交了大量消費者問卷調(diào)查證據(jù)。地區(qū)法院依據(jù)BOOKING.COM提交的證據(jù)，認為消費者對“Booking.com”的普遍理解并不是指一類服務(wù)，而是在特定網(wǎng)站，描述“預(yù)定”服務(wù)的標識，而該標識已經(jīng)取得了“第二含義”，因此“Booking.com”具有顯著性，可以獲準注冊。（也就是說，地區(qū)法院首先認定“Booking.com”不屬于通用名稱，進而認為其屬于描述性標識，通過獲得“第二含義”取得顯著性而符合注冊條件的商標。）

◆ 2018年10月31日，USPTO僅針對地區(qū)法院認為“Booking.com”不屬于通用名稱的觀點提起上訴。2019年2月4日，聯(lián)邦第四巡回法院維持了地區(qū)法院的一審判決，駁回了USPTO上訴理由中關(guān)于“通用名稱”與 “.com”結(jié)合仍然屬于通用名稱的觀點。但上訴法院對一審法院匯總關(guān)于“通用名稱.com”雖不屬于通用名稱，但卻具有描述性的觀點存在異議。

◆ 2019年7月5日USPTO向美國最高法院申請再審。

◆ 2019年11月8日，該案件獲得美國最高法院的再審許可。

◆ 2020年5月4日，美國最高法院以電話形式審理案件，聽取口頭答辯。（受新冠疫情影響，這是美國最高法院首次進行口頭答辯審理案件）

◆ 2020年6月30日，美國最高法院作出終審判決，確認“Booking.com”注冊商標具有合法性。

二、再審中各方的觀點闡述

USPTO主要主張以下觀點：

首先，本案應(yīng)當適用1888年最高法院在Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598案中的判決，這是《蘭哈姆法》（Lanham Act，美國現(xiàn)行商標法）頒布之前的案例。根據(jù)Goodyear案，在通用名稱中添加公司后綴（如 “Inc”、“Co.”）不能夠使商標整體具有可注冊性。同樣，在通用名稱后加上“ .com”也僅是表示該公司的服務(wù)是在線提供的標識，因此不能作為商標注冊。

其次，如果允許“Booking.com”或其他類似的標識注冊，將是對這些標識的過度保護從而可能造成行業(yè)內(nèi)的壟斷，使這些商家利用商標權(quán)阻止其他競爭對手使用通用名稱來宣傳他們的產(chǎn)品及服務(wù)【2】。

再次，對于“Booking.com”注冊商標是否具有必要性?！癇ooking.com”域名已經(jīng)注冊，域名的注冊和使用也是排他的，消費者也能夠輕松將其與服務(wù)連接。同時，反不正當競爭法也能防止他人假冒BOOKING.COM提供服務(wù)。

BOOKING.COM的主要觀點：

首先，Goodyear的判決已在1946年被《蘭哈姆法》所取代。經(jīng)1984年修訂的《蘭哈姆法》，其要求法院和USPTO以公眾對商標的主要認識來分析該商標是否已成為通用名稱。消費者調(diào)查（consumer surveys）是評估公眾對商標的識別的最佳方法。因此，根據(jù)BOOKING.COM在先的調(diào)查證據(jù)表明，公眾將“BOOKING.COM”視為商標而非服務(wù)通用名稱，因此該標識應(yīng)被視為描述性商標，而非通用名稱。

其次，BOOKING.COM已經(jīng)獲得第二含義，具有可注冊性，因此法院應(yīng)維持第四巡回法院做出的裁決。

最高法院中以金斯伯格大法官為代表的八位大法官觀點如下：

1. 首先，通用名稱指代的是某一“類別”的商品/服務(wù)，而不是這一類別中特定的商品/服務(wù)的特定或范例。其次，一個合成詞的顯著性在于其整體，而不是每一個獨立的部分。再次，相關(guān)含義是指消費者所認識的含義。也就是說《蘭哈姆法》主要從消費者的角度出發(fā)認定一個標識是否成為通用名稱。如“Booking.com”這樣的標識，只有在消費者認為其代表的是某一類商品或服務(wù)時，才會被視為是通用名稱，但證據(jù)顯示，消費者并未將“Booking.com”視為在線酒店預(yù)定服務(wù)類別的代名詞。

2. USPTO認為將通用名稱后面添加頂級域名，如.com，該標識也屬于通用名稱屬于本質(zhì)上的認定。但USPTO已經(jīng)準予ART.COM在線上零售服務(wù)上注冊，“DATING.COM”作為副簿注冊在“交友服務(wù)”上。如果支持USPTO的觀點，已經(jīng)獲準注冊的商標將會有被撤銷的風險。

3. “通用名稱.com”的標識可以向消費者傳達識別來源的某種特征，域名只能由特定的人群注冊，因此，消費者往往看到“通用名稱.com”的形式的標識時，會與某一特定的商業(yè)主體聯(lián)系起來，而這與“Wine Inc.,” 和 “The Wine Company”不同。

4. 對于過度保護的問題，商標法對于侵權(quán)的判定是基于是否“可能造成消費者混淆”的，在判定混淆時，法院會考慮商標的顯著性，當商標中包含通用名稱或極具描述性的部分時，消費者往往不會認為對于這一部分的其他使用方式是來源于商標權(quán)人。因此，“Booking.com”的注冊，不會導(dǎo)致商標權(quán)人對于“booking”一詞的壟斷使用。

5. 盡管BOOKING.COM擁有“Booking.com”的域名注冊，這與“Booking.com”作為商標注冊并不為悖。另外，“Booking.com”作為商標權(quán)保護的范圍更為廣泛。反不正當競爭法將最多迫使競爭對手“付出更多的努力”以減少混淆，而不是停止使用某一標識來宣傳和銷售其產(chǎn)品。相反，商標權(quán)則允許商標所有人通過私下解決爭議的方式制止域名濫用，而無需訴諸訴訟。

6. 索托馬約爾大法官與金斯伯格大法官意見一致，但提出了消費者調(diào)查問卷可能并不是判斷商標是否屬于通用名稱的可靠方法。USPTO可以通過詞典釋義或使用證據(jù)證明“Booking.com”屬于通用名稱，但是并沒有在庭審中提出。

最高法院中唯一持異議的布雷耶大法官的觀點如下：

1. 將“ .com”附加到通用名稱后通常不會超出主要部分的含義。在其看來，“ Booking.com”一詞就是這樣一個普通的“ 通用名稱.com”一詞，因此不符合商標注冊的條件。

2. 如果任由“通用名稱.com”這類域名注冊商標，那么將會出現(xiàn)如pizza.com, flower.com等商標。隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展壯大，很多主體都會使用互聯(lián)網(wǎng)銷售商品，這使得反競爭后果的風險加大，不利于在在線商業(yè)的自由競爭和發(fā)展。

三、我國對通用名稱作為商標注冊的考量因素

在美國，商標的可注冊性被分為五個等級：最強——臆造詞商標（Fanciful Marks）；強——任意型商標（Arbitrary Marks）；中——暗示型商標（Suggestive Marks）；弱——描述型商標（Descriptive Marks）；最弱——通用名稱（Generic Marks）。其中描述型商標需要取得“第二含義”才可以獲準注冊，而通用名稱是屬于絕對不可以注冊商標的類型。但是，在“Booking.com”案中，金斯伯格大法官也指出區(qū)分通用名稱和描述型商標并不簡單，尤其，在一些公司想要將兩個或以上通用名稱連結(jié)在一起成為一個復(fù)合詞時。但是，盡管商標的各個部分屬于通用名稱，復(fù)合詞整體并不當然屬于通用名稱。

我國《商標法》在第十一條中對通用名稱和描述型商標都進行了規(guī)定：“下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的。前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊?！痹谖覈?，無論是通用名稱還是描述型商標，經(jīng)過使用取得顯著特征，且便于識別均可以作為商標注冊。

我國將通用名稱分為法定的或者約定俗成的商品名稱?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十條規(guī)定，依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應(yīng)當認定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當認定為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典等列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。

我國實踐中，一般從相關(guān)公眾認識、廣泛性、及規(guī)范性幾個方面考慮某一標志是否構(gòu)成通用名稱。

約定俗成的通用名稱沒有像法定通用名稱那樣存在明確的規(guī)定或標準作為依據(jù)，判定約定俗稱的通用名稱實際上是認定一種社會事實狀態(tài)和認知。【3】能夠接觸到特定商品或服務(wù)的生產(chǎn)者、經(jīng)營者、消費者等各個環(huán)節(jié)的人群都屬于相關(guān)公眾，在判斷是否構(gòu)成通用名稱時須綜合考慮特定商標/標志在全部相關(guān)公眾中的認識和使用情況?？梢姡覈鴮νㄓ妹Q的判定與美國《蘭哈姆法》的規(guī)定相同，都是以某一商品及服務(wù)所在領(lǐng)域的相關(guān)公眾的認知作為考量因素。

關(guān)于舉證責任，我國實踐中，主張相關(guān)標志屬于通用名稱的一方負有舉證責任。美國商標法也有相關(guān)的規(guī)定，但是，在“booking.com”一案中，USPTO唯一的論據(jù)就是基于美國最高法院之前類似案件的判例，而BOOKING.COM一方卻提出了具有說明力的調(diào)查問卷（雖然索托馬約爾大法官對調(diào)查問卷的可靠性提出了疑問），但是USPTO也確實沒有提出更有力的證據(jù)，這也是其主張沒有最終被支持的主要原因之一。

在范圍上，實踐中對相關(guān)公眾的范圍一般以全國范圍為準，由于歷史傳統(tǒng)、風土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，人民法院可以認定為通用名稱。即“以全國通用為原則，以特定情形下的通用為例外”。那么類似于“通用名稱.com”這類域名形式的認定，商標在使用時大部分都是通過互聯(lián)網(wǎng)瀏覽，與使用人群所在城市、年齡、職業(yè)等特點具有一定的聯(lián)系，在認定這類商標是否為通用名稱時是否應(yīng)當比照“相關(guān)市場內(nèi)”進行范圍上的認定，筆者認為還需要通過具體的案件具體分析【4】。

在規(guī)范性上，通用名稱的規(guī)范性要求其指代明確，能夠反映一類商品與其他商品之間的根本區(qū)別。在實踐中，一般涉及通用名稱主要有兩種情形：一種是該商標標識在注冊時已經(jīng)是通用名稱，一種是該標識申請時不屬于通用名稱，而隨著商標使用不當、權(quán)利人保護不當?shù)仍蛑饾u通用化。

針對第一種情形，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》“訴爭商標申請人明知或者應(yīng)知其申請注冊的商標為部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱的，人民法院可以視其申請注冊的商標為通用名稱”，此時主要考量的因素是申請人的惡意，目的是維護市場的公平。如“蘭貴人”案【5】中，法院認定“雖然不同地區(qū)的‘蘭貴人’茶在原料構(gòu)成上有一定差異，但均為擺脫以主要茶葉品種為主料，添加香料物質(zhì)組成的特點，在目前多家企業(yè)在其生產(chǎn)的添香加味拼配茶上不約而同使用‘蘭貴人’名稱的情況下，將‘蘭貴人’用來指代添香加味拼配茶基本符合規(guī)范性的要求…因此“蘭貴人”是一種拼配茶的通用名稱?！笨梢?，對于這類案件，實踐中對于規(guī)范性的要求較為寬松。

而在第二種情形中，即注冊商標通用化的審理中，法院又傾向于保護商標權(quán)人，對于商標是否構(gòu)成通用名稱則的審查標準較為嚴格。如在POWERPOINT案【6】中，法院審理認為約定俗成的通用名稱一般應(yīng)當以全國范圍內(nèi)的相關(guān)公眾通常認知為判斷標準。商標法之所以規(guī)定商品的通用名稱不得作為商標注冊,一方面因為通用名稱反映了商品的屬性,無法起到識別商品來源的作用；另一方面,若由某一特定主體將通用名稱注冊商標獲得專用權(quán),將會造成公共資源被壟斷、同行業(yè)其他經(jīng)營者利益受到損害的后果。2000年至今,雖然相關(guān)公眾對于“powerpoint”演示文稿軟件的知曉程度越來越高,但并未切斷“powerpoint”在演示文稿軟件商品上與微軟公司的唯一對應(yīng)關(guān)系,使其進入公有領(lǐng)域,相反地,二者之間的聯(lián)系更為緊密。

可以看出，我國實踐中對通用名稱規(guī)范性要求及范圍上的審查上，在保護商標所有權(quán)的同時，對促進市場的公平發(fā)展，防止壟斷方面進行了考量。這與“booking.com”案例中USPTO和唯一持異議的布雷耶大法官的觀點類似，都是從市場發(fā)展，促進資源平衡的角度出發(fā)進行通用名稱的判定。

最后，值得一提的是，“Booking.com”商標在中國申請注冊曾被駁回，原因并不是該商標中包含通用名稱“booking”，而是因其屬于違反了《商標法》第十一條第（三）款的“其他缺乏顯著性的”的情形，該商標經(jīng)過復(fù)審也未能獲準注冊。因此，筆者認為，在主張以通用名稱駁回商標注冊時，可能還需要適當考慮語言因素。“booking”雖然具有“預(yù)定”的含義，但中國消費者是否普遍能立刻聯(lián)系到其含義從而認為“Booking.com”代表預(yù)定這一類服務(wù)，可能與美國的情況有所不同。但是，因為域名還可以有拼音及中文的形式，“Booking.com”商標注冊一案對于包含通用名稱的域名在我國是否能夠作為商標注冊還是會產(chǎn)生重要的影響。

四、結(jié)語

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，域名已成為企業(yè)必備的重要資源，也是品牌文化的重要組成部分，頂級域名更是可遇而不可求。如果“通用名稱+頂級域名”可以作為商標保護，將給予通用名稱域名商標極大的商業(yè)價值。含有通用名稱的域名是否能夠作為商標注冊，說到底還是對商標顯著性的考察，即含有通用名稱的域名作為商標是否能起到區(qū)分商品及服務(wù)來源的作用。隨著“Booking.com”商標授權(quán)案件在美國最高法院的落槌，似乎是給含有通用名稱的域名成功注冊開了一扇門。但是，這類商標是否能夠獲準注冊還要看其在實際使用中是否能夠足以使消費者區(qū)分商品及服務(wù)的來源。筆者認為，含有通用名稱的域名商標若要獲準注冊，在使用時，應(yīng)當尤其注意其使用形式，如在其后添加“TM”標識、使用時注意商標表現(xiàn)形式的統(tǒng)一化以及將其以形容詞的方式修飾其指定商品或服務(wù)，如“booking.com住宿預(yù)訂”。同時，也要重視調(diào)查問卷的設(shè)計及調(diào)查樣本的收集，在證據(jù)上做好充分的準備。

注釋：

【1】 Supreme Court of The United States No. 19-46 United States Patent and Trademark Office, et al., Petitioners v. Booking..com.B.V..

【2】 Josh H. Escovedo, SCOTUS Considers Whether Adding a Top-Level Domain Makes a Generic Term a Protectable Trademark. https://www.theiplawblog.com/2020/05/articles/ip/scotus-considers-whether-adding-a-top-level-domain-makes-a-generic-term-a-protectable-trademark/?utm_source=Weintraub+Tobin+-+The+IP+Law+Blog&utm_medium=email&utm_campaign=685d235d98-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_efdeebe812-685d235d98-78796453. 2020/07/12

【3】周云川，《商標授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》，法律出版社，第110頁。

【4】張清，《約定俗成的通用名稱的司法判定》，銅表律師事務(wù)所微信公眾號，2019年8月9日。

【5】參見（2009）高行終字第330號判決。

【6】參見（2016）亰行終字第2609號判決。

含通用名稱的域名作為商標注冊的考量因素——以美國最高法院關(guān)于Booking.com商標權(quán)為例

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張碧薇中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：含通用名稱的域名作為商標注冊的考量因素——以美國最高法院關(guān)于Booking.com商標權(quán)為例（點擊標題查看原文）

如有想看文章主題內(nèi)容，歡迎留言評論~

點擊圖片，查看專題詳情！

含通用名稱的域名作為商標注冊的考量因素——以美國最高法院關(guān)于Booking.com商標權(quán)為例

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負責人，還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://jupyterflow.com/”