優(yōu)先審查可能帶來的這些不利后果一定要了解！

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原標(biāo)題：優(yōu)先審查可能帶來的這些不利后果一定要了解！

自從國家知識產(chǎn)權(quán)局于2017年8月1日起施行第76號局令《專利優(yōu)先審查管理辦法》以來，申請人便多了一種能夠使專利申請快速地進(jìn)行審查的方式。對于實(shí)審階段的發(fā)明案件，該辦法更是將通常需要在2-3年才能結(jié)束的審查周期縮短到了1年的時間。然而，在享受優(yōu)先審查帶給申請人的利好的同時，申請人也應(yīng)該考慮到優(yōu)先審查可能帶來的不利后果。

一直以來，能夠快速獲得專利權(quán)并行使專利權(quán)是所有申請人以及發(fā)明人所期望的。在日常操作中，申請人會通過提前公開專利申請或提出PPH申請等方式加快案件的審查進(jìn)程。

自從國家知識產(chǎn)權(quán)局于2017年8月1日起施行第76號局令《專利優(yōu)先審查管理辦法》以來，申請人便多了一種能夠使專利申請快速地進(jìn)行審查的方式。在該辦法中明確規(guī)定了：

第十條國家知識產(chǎn)權(quán)局同意進(jìn)行優(yōu)先審查的，應(yīng)當(dāng)自同意之日起，在以下期限內(nèi)結(jié)案：

（一）發(fā)明專利申請在四十五日內(nèi)發(fā)出第一次審查意見通知書，并在一年內(nèi)結(jié)案；

（二）實(shí)用新型和外觀設(shè)計專利申請在兩個月內(nèi)結(jié)案；

（三）專利復(fù)審案件在七個月內(nèi)結(jié)案；

（四）發(fā)明和實(shí)用新型專利無效宣告案件在五個月內(nèi)結(jié)案，外觀設(shè)計專利無效宣告案件在四個月內(nèi)結(jié)案”。

可以看出，對于實(shí)審階段的發(fā)明案件，該辦法更是將通常需要在2-3年才能結(jié)束的審查周期縮短到了1年的時間。然而，在享受優(yōu)先審查帶給申請人的利好的同時，申請人也應(yīng)該考慮到優(yōu)先審查可能帶來的不利后果。

1、可能喪失主動修改的機(jī)會

在《專利優(yōu)先審查管理辦法》中規(guī)定了：

第十二條 對于優(yōu)先審查的專利申請，有下列情形之一的，國家知識產(chǎn)權(quán)局可以停止優(yōu)先審查程序，按普通程序處理，并及時通知優(yōu)先審查請求人：

（一）優(yōu)先審查請求獲得同意后，申請人根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第一、二款對申請文件提出修改；

…

發(fā)明申請需要在提出優(yōu)先審查請求的同時提交案件的“發(fā)明專利申請公布進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書”以及“實(shí)審繳費(fèi)收據(jù)”。因此，發(fā)明申請的優(yōu)先審查請求只能在進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段之后提出。

眾所周知，在進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查之后的三個月內(nèi)，申請人可以依照專利法實(shí)施細(xì)則第51條進(jìn)行主動修改。然而，由于在提出優(yōu)先審查請求后，2-4周內(nèi)就可能得到案件予以進(jìn)行優(yōu)先審查的通知書，并且進(jìn)入優(yōu)先審查程序后，申請將在45天內(nèi)下發(fā)第一次審查意見通知書。

因此，如果申請人在提出優(yōu)先審查請求后希望進(jìn)行主動修改，則可能會因違反《專利優(yōu)先審查管理辦法》第十二條第一款的規(guī)定而喪失已經(jīng)獲得的優(yōu)先審查的資格。而當(dāng)申請人想保留優(yōu)先審查的資格的情況下，則會完全喪失進(jìn)實(shí)審主動修改的機(jī)會。因此，在申請人希望提出優(yōu)先審查請求同時又希望對案件進(jìn)行主動修改的情況下，建議申請人可先提出主動修改，然后再提出優(yōu)先審查請求。

2、OA的答復(fù)準(zhǔn)備時間縮短

在《專利優(yōu)先審查管理辦法》中規(guī)定了：

第十一條對于優(yōu)先審查的專利申請，申請人應(yīng)當(dāng)盡快作出答復(fù)或者補(bǔ)正。申請人答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書的期限為通知書發(fā)文日起兩個月，申請人答復(fù)實(shí)用新型和外觀設(shè)計專利審查意見通知書的期限為通知書發(fā)文日起十五日。

對于申請人而言，針對審查意見通知書對專利申請文件做出適當(dāng)修改或者做出充分且適當(dāng)?shù)臓庌q，對于專利授權(quán)而言起到至關(guān)重要的作用。然而，由于在進(jìn)行優(yōu)先審查過程中，答復(fù)審查意見通知書的時間被大大縮短。針對發(fā)明類案件，在審查意見通知書下發(fā)之后必須在發(fā)文日起2個月內(nèi)進(jìn)行答復(fù)，這與普通申請的第一次審查意見通知書的15天加4個月的答復(fù)時間相比，申請人少了一半的時間進(jìn)行準(zhǔn)備。因此，建議申請人針對優(yōu)先審查案件，合理安排時間，在答復(fù)期限內(nèi)做出最佳的策略選擇以及準(zhǔn)備出最充分的答復(fù)意見。

針對一些化學(xué)類案件，2017年修改的《專利審查指南》中新增第3.5節(jié)關(guān)于補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的規(guī)定，其中規(guī)定了：

“對于申請日后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查，補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。

因此，在實(shí)際工作中，如果化學(xué)類案件的申請人希望在答復(fù)審查意見通知書時針對審查員檢索出的對比文件補(bǔ)充比較性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，那么對于復(fù)雜的實(shí)驗(yàn)而言，兩個月的答復(fù)時間顯然不足以完成實(shí)驗(yàn)。

因此，在提出優(yōu)先申請的同時，申請人還應(yīng)該充分考慮案件的實(shí)際情況（例如所涉及的技術(shù)領(lǐng)域等），以做出合理的規(guī)劃。比如，對于化學(xué)、生物領(lǐng)域的案件，申請人可以基于自身?xiàng)l件，提前進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)檢索，基于檢索結(jié)果提前準(zhǔn)備比較性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，以備答復(fù)審查意見時使用。

3、可能加速案件的駁回

由于《專利優(yōu)先審查管理辦法》規(guī)定了發(fā)明案件需要在一年內(nèi)結(jié)案，因此如果審查員在發(fā)出多次審查意見通知書后，仍認(rèn)為該申請不具備授權(quán)條件，通常會直接駁回案件以保證在一年的時間內(nèi)結(jié)案。而對于非優(yōu)先審查的普通案件，由于沒有明確的結(jié)案時間限制，審查員會有更充裕的時間通過多次審查意見通知書或電話溝通的形式與申請人就案件中的問題進(jìn)行討論，并給申請人更長的時間予以考慮和修改。

因此，相比于一般申請，對于優(yōu)先審查案件而言，申請人對于答復(fù)策略的選擇尤應(yīng)謹(jǐn)慎。如果申請人未能在答復(fù)審查意見時做出充分的論述或恰當(dāng)?shù)男薷氖沟蒙暾埼募墒跈?quán)，則審查員很可能會限于結(jié)案時長而駁回申請。

建議申請人對于優(yōu)先審查案件，優(yōu)先予以關(guān)注，在收到審查意見后對審查意見中指出的缺陷做出全面研究，爭取在答復(fù)期限內(nèi)做出最恰當(dāng)?shù)男薷暮妥畛浞值臓庌q，盡可能使審查員接受該申請。

此外，對于一些申請人希望長時間保持案件存活，并在一個申請的基礎(chǔ)上，通過提出分案的形式以保護(hù)最合適的權(quán)利范圍或最大化權(quán)利范圍的情況，采用優(yōu)先審查的方式顯然也是不合適的。

綜上，在申請人希望通過優(yōu)先審查的途徑來快速進(jìn)行專利審批時，還是應(yīng)該結(jié)合自身情況，從案件的具體情況出發(fā)來權(quán)衡利弊，不能僅考慮縮短審查周期所帶來的便利，還應(yīng)該對案件在審理中可能遇到的具體問題有清楚的認(rèn)識和了解，從而選擇最合適的申請策略。

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：李海霞 殷爽

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：優(yōu)先審查可能帶來的這些不利后果一定要了解！（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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