#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:李科峰律師 北京允天律師事務(wù)所
原標(biāo)題:判解商標(biāo)確權(quán)中認定通用名稱的三大考量因素——以2015年至2019年最高法行政判決為樣本
經(jīng)查閱從2015年至今,中國裁判文書網(wǎng)收錄最高人民法院涉及“通用名稱”商標(biāo)確權(quán)案件的行政裁判文書共計12份,包括11份行政裁定書和1份行政判決書,裁判作出的時間是2015年至2019年。筆者以這些文書為研究樣本,分析商標(biāo)確權(quán)中法院認定通用名稱的考量因素和裁判標(biāo)準(zhǔn)。
以訴爭商標(biāo)構(gòu)成通用名稱為由,啟動商標(biāo)確權(quán)糾紛案件,是提起商標(biāo)無效還是商標(biāo)撤銷?證據(jù)形成的時間節(jié)點、相關(guān)公眾的認知和申請人是否具有惡意等因素對案件結(jié)果有何影響?上述問題是以商標(biāo)構(gòu)成通用名稱為由提起的商標(biāo)確權(quán)案件中的焦點問題。
經(jīng)查閱從2015年至今,中國裁判文書網(wǎng)收錄最高人民法院涉及“通用名稱”商標(biāo)確權(quán)案件的行政裁判文書共計12份,包括11份行政裁定書和1份行政判決書,裁判作出的時間是2015年至2019年。筆者以這些文書為研究樣本,分析商標(biāo)確權(quán)中法院認定通用名稱的考量因素和裁判標(biāo)準(zhǔn)。
一、案件基本情況梳理
二、特別程序條款梳理
“通用名稱”不具有顯著性,商標(biāo)法將其列為不得作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志。根據(jù)法不溯及既往的原則,目前在商標(biāo)確權(quán)案件中,相關(guān)程序問題應(yīng)適用現(xiàn)行商標(biāo)法,即2019年修正《商標(biāo)法》。梳理涉及通用名稱確權(quán)案件的特別程序條款,筆者發(fā)現(xiàn):1、依據(jù)2019年修正《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定,對于已經(jīng)注冊的商標(biāo),在核準(zhǔn)注冊之前,任何人認為該商標(biāo)構(gòu)成商品“通用名稱”的,可以向商標(biāo)評審委員會提起商標(biāo)無效宣告程序。2、依據(jù)2019年修正《商標(biāo)法》第四十九條第二款規(guī)定對于已經(jīng)注冊的商標(biāo),在核準(zhǔn)注冊后,任何人認為該商標(biāo)變成為商品“通用名稱”的,可以向商標(biāo)局提起商標(biāo)撤銷程序。
三、通用名稱的司法認定
商標(biāo)法之所以規(guī)定商品的通用名稱不得作為商標(biāo)注冊,一方面因為通用名稱反映商品的屬性,無法起到識別商品來源的作用;另一方面,若由某一特定主體將通用名稱注冊為商標(biāo)獲得專用權(quán),將會造成公共資源被私人占用,行業(yè)其他經(jīng)營者利益受損。在商標(biāo)確權(quán)案件中,對于通用名稱認定,法院通常會重點審查三個因素:一是區(qū)分案件不同程序(無效宣告和撤銷程序),審查相應(yīng)時間節(jié)點的客觀事實狀態(tài);二是審查相關(guān)公眾的認知情況;三是審查商標(biāo)申請人是否具有惡意。
(一)時間節(jié)點
訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成通用名稱,應(yīng)以客觀事實狀態(tài)為準(zhǔn)。然而客觀事實狀態(tài)是不斷發(fā)展變化的。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》(簡稱《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》)第十條第四款規(guī)定,法院在審查判斷訴爭商標(biāo)是否屬于通用名稱,一般以商標(biāo)申請時的事實狀態(tài)為準(zhǔn)。商標(biāo)核準(zhǔn)注冊時,事實狀態(tài)發(fā)生變化的,以核準(zhǔn)注冊時的事實狀態(tài)判斷其是否屬于通用名稱。
1、已注冊的商標(biāo)被提出無效宣告的,以商標(biāo)申請時或者核準(zhǔn)注冊時的客觀事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn)
《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第四款規(guī)定,判斷訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成通用名稱一般以商標(biāo)申請時的事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn),特殊情況下以核準(zhǔn)注冊時的客觀狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。
筆者查詢到2015年至2019年最高人民法院案件,均為對已注冊的商標(biāo)提出的無效宣告,法院均以商標(biāo)申請時的客觀事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。如最高人民法院審理的“席夢思”商標(biāo)案件中,法院認定以商標(biāo)申請日時的事實狀態(tài)為準(zhǔn),相關(guān)公眾普遍認為席夢思能夠指代床墊商品。最高人民法院審理的“千葉”商標(biāo)案件中,裁定書也有類似的記載“清美公司明確主張,訴爭商標(biāo)在申請注冊時即構(gòu)成一種特定豆腐制品的通用名稱”。
2、已注冊的商標(biāo)被提出撤銷的,以審查撤銷申請時的客觀事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn)
已注冊的商標(biāo),在申請時或者核準(zhǔn)注冊時并不構(gòu)成核定商品的“通用名稱”,但是隨著后續(xù)不當(dāng)使用成為核定商品的通用名稱。此類情況,任何人可以向商標(biāo)局提出商標(biāo)撤銷程序。目前對于此類案件,法律規(guī)定注冊商標(biāo)變成商品通用名稱的,任何人可以向商標(biāo)局提出撤銷。
如上所述,客觀事實狀態(tài)是一個動態(tài)發(fā)展過程。商標(biāo)在被核準(zhǔn)注冊后,某個時間段可能變?yōu)橥ㄓ妹Q,也可能后續(xù)經(jīng)過使用再次獲得顯著性。因此已注冊的商標(biāo)被提出撤銷的,以審查撤銷申請時的客觀事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn),體現(xiàn)依據(jù)動態(tài)事實變化進行司法判定的標(biāo)準(zhǔn)。筆者尚未查詢到最高人民法院對此類案件涉及的“時間節(jié)點”問題作出明確的認定。但在最高人民法院審理的“英山云霧”商標(biāo)無效宣告案件中,認定“英山云霧”曾經(jīng)是英山縣“茶”商品的名稱,在訴爭商標(biāo)申請時,經(jīng)過使用取得了顯著性,不構(gòu)成“茶”商標(biāo)通用名稱。盡管該案件不是對已注冊商標(biāo)的撤銷案件,但是所體現(xiàn)的以審查時的客觀事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn),尊重動態(tài)變化標(biāo)準(zhǔn)的裁判標(biāo)準(zhǔn)是可以類推適用在撤銷案件中的。
(二)相關(guān)公眾的認知
1、相關(guān)公眾的組成范圍
《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第一款規(guī)定,相關(guān)公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的,應(yīng)當(dāng)認定為約定俗成的通用名稱。由此可見,在判斷某名稱是否是某類商品的約定俗稱的通用名稱,應(yīng)以某類商品的相關(guān)公眾為判斷為基準(zhǔn)。某類商品的相關(guān)公眾包括該類商品的消費者、生產(chǎn)者、經(jīng)營者、管理者、研究者等。
在司法實踐中,通常提供消費者的評論、媒體報道、生產(chǎn)者和經(jīng)營者發(fā)布的信息、行業(yè)協(xié)會發(fā)布的文件、研究人員發(fā)布的專業(yè)文獻等材料中記載的內(nèi)容作為證據(jù),予以證明相關(guān)公眾的認知情況。在最高人民法院審理的“馬卡龍”商標(biāo)案件中,最高人民法院以消費者的評論和媒體報道作為判斷依據(jù),認定百度、淘寶等有關(guān)網(wǎng)站的搜索結(jié)果可以證明“馬卡龍”屬于“糕點、甜點”商品上通用名稱。在最高人民法院審理的“玉露”商標(biāo)案件中,最高人民法院以專業(yè)文獻作為判斷依據(jù),認定1979年全國高等農(nóng)業(yè)院校教材《制茶學(xué)》《名優(yōu)茶加工技術(shù)》、1979年版《中國名茶》、1988年版《中國茶史散論》等證明“玉露”是產(chǎn)于湖北恩施五峰山一帶的針性蒸青綠茶名稱。
2、相關(guān)公眾的地域范圍
《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第二款規(guī)定,約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認識為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品,在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂,人民法院可以認定為通用名稱。由此可知,在判斷是否構(gòu)成通用名稱時,以“全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾認知”為一般原則,以“相關(guān)市場內(nèi)相關(guān)公眾認知”為例外情形。
研究樣本均以“全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾認知”作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對于“相關(guān)市場內(nèi)相關(guān)公眾認知”這一例外情況,并未涉及。在商標(biāo)民事侵權(quán)案件中,最高人民法院公布的指導(dǎo)案例“魯錦”案以“相關(guān)市場內(nèi)相關(guān)公眾認知”作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。該判決認定:對于具有地域性特點的商品通用名稱,判斷其廣泛性應(yīng)以特定產(chǎn)區(qū)內(nèi)相關(guān)公眾認知為標(biāo)準(zhǔn),而不應(yīng)以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾認知為標(biāo)準(zhǔn)。我國其他省份的手工棉紡織品不叫“魯錦”,并不影響“魯錦”專指山東地區(qū)特有的民間手工棉紡織品這一事實。因此在山東特定的市場中,被告在手工棉紡品上使用“魯錦”標(biāo)識不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。上述裁判思路可在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中予以參考適用。
3、不考量“相關(guān)公眾認知”的例外
《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第一款規(guī)定,法律認定的通用名稱分為法定通用名稱和約定俗成通用名稱兩種。如法律或國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定訴爭商標(biāo)屬于商品通用名稱的,應(yīng)當(dāng)認定為法定通用名稱,不再考量相關(guān)公眾認知的情況。筆者理解,法律之所以這么規(guī)定是因為法律、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定需要經(jīng)過復(fù)雜的程序;如果上述文件認定一個名稱屬于某類商品的通用名稱,法院推定制定機關(guān)已經(jīng)考察了該商品相關(guān)公眾的認知情況?;趯ι鲜鑫募贫ǔ绦蚝徒Y(jié)論的信賴,法院在審理案件中就不再單獨考察相關(guān)公眾的認知情況。
(三)商標(biāo)申請人惡意
《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第三款規(guī)定,訴爭商標(biāo)申請人明知或者應(yīng)知其申請注冊的商標(biāo)為部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱的,人民法院可以視其申請注冊的商標(biāo)為通用名稱。該條規(guī)定是《中華人民共和國商標(biāo)法》第七條誠實信用原則的具體體現(xiàn)。當(dāng)訴爭商標(biāo)在部分區(qū)域內(nèi)成為某商品約定俗成的商品名稱,即便依據(jù)全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的認識,訴爭商標(biāo)達不到通用名稱的認定標(biāo)準(zhǔn),但是作為訴爭商標(biāo)的申請人在申請商標(biāo)之前,已經(jīng)知曉訴爭商標(biāo)在部分區(qū)域內(nèi)成為某商品約定俗成的商品名稱的話,法院可直接認定訴爭商標(biāo)構(gòu)成通用名稱。
從目前公開的途徑,筆者尚未檢索到適用該條的案例。筆者認為適用該條規(guī)定,主要是判斷商標(biāo)申請人是否具有申請惡意。在具體案件中,爭議焦點主要有兩個:一是訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱;二是商標(biāo)申請人明知或應(yīng)知這一情況。案件當(dāng)事人應(yīng)圍繞上述爭議焦點進行舉證、質(zhì)證和說理。
四、結(jié)論
綜上所述,以商標(biāo)構(gòu)成通用名稱為由提起商標(biāo)確權(quán)爭議,首先,在程序上,要分析商標(biāo)在何時構(gòu)成“通用名稱”。如在核準(zhǔn)注冊之前構(gòu)成的,應(yīng)提出商標(biāo)無效宣告;如在核準(zhǔn)注冊之后構(gòu)成的,應(yīng)提出商標(biāo)撤銷。其次,在實體上,應(yīng)圍繞是否已有法律、國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認定商標(biāo)構(gòu)成通用名稱、相關(guān)公眾認知狀態(tài)和申請人是否具有惡意等因素,展開主訴或應(yīng)訴工作。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:李科峰律師 北京允天律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:判解商標(biāo)確權(quán)中認定通用名稱的三大考量因素——以2015年至2019年最高法行政裁決為樣本(點擊標(biāo)題查看原文)
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