淺談企業(yè)專利工作的重點(diǎn)

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作者：廖青松 法學(xué)碩士 擁有法律職業(yè)資格和專利代理人資格

孔德超 工學(xué)碩士 資深執(zhí)業(yè)專利代理師 廣州智斧知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所合伙人

原標(biāo)題：淺談企業(yè)專利工作的重點(diǎn)

現(xiàn)行專利法從1984年通過至今，已先后通過1992年修改、2000年修改、2008年修改，以及2020年修改四次修改。2020年的第四次修改中，引入了懲罰性賠償、提高了法定賠償額、完善了有關(guān)賠償額確定的證據(jù)規(guī)則等涉及到專利侵權(quán)賠償?shù)南嚓P(guān)制度，這似乎都預(yù)示著專利強(qiáng)保護(hù)的時(shí)代即將到來。

作為企業(yè)，如何開展專利工作以適應(yīng)專利強(qiáng)保護(hù)時(shí)代的來臨？本文試圖通過對法律的理解以及結(jié)合筆者12年+的專利行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對企業(yè)專利工作的重點(diǎn)發(fā)表一些淺見。

一、什么是專利

要談企業(yè)專利工作的開展，首先得弄清楚專利到底是什么。

關(guān)于專利的定義，不同的學(xué)者給出了不同的表達(dá)，筆者比較中意的定義為：專利，即專利權(quán)的簡稱，指由政府機(jī)關(guān)或者代表若干國家的地區(qū)性機(jī)構(gòu)根據(jù)申請所頒發(fā)的一種文件，這種文件記載了發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，并且在一定的時(shí)間期間內(nèi)產(chǎn)生這樣一種法律狀況，即獲得專利的發(fā)明創(chuàng)造在一般情況下只有經(jīng)專利權(quán)人的許可才能予以實(shí)施。

從上述定義，我們可以看到專利有以下幾大特性：

第一，獨(dú)占性，也叫排他性，即一般情況下，非經(jīng)專利權(quán)人許可，不得實(shí)施專利技術(shù)，其實(shí)質(zhì)就是給與專利權(quán)人合法的壟斷權(quán)。為什么要給與專利權(quán)人合法的壟斷權(quán)？專利法的立法宗旨之一是：提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，要實(shí)現(xiàn)此目的的前提是將好的發(fā)明創(chuàng)造公布于眾，讓公眾得以在公開的發(fā)明創(chuàng)造的基礎(chǔ)上繼續(xù)創(chuàng)新?？砂l(fā)明創(chuàng)造人為啥要將自己好的發(fā)明創(chuàng)造告訴別人而不是獨(dú)自知曉？因此，必須給予其一定的好處，即給予其合法壟斷權(quán)，用合法壟斷權(quán)來交換其好的發(fā)明創(chuàng)造的公開，以實(shí)現(xiàn)專利法的前述立法宗旨。

第二，時(shí)間性，即在一定時(shí)間范圍內(nèi)擁有專利權(quán)。我們試想，如果對專利權(quán)沒有時(shí)間的限制，那么在此基礎(chǔ)上的創(chuàng)新由于依賴于在先的專利權(quán)，其在未獲得在先權(quán)利人的許可的情況下，勢必很難實(shí)施。那么，即使一項(xiàng)好的發(fā)明創(chuàng)造公布于眾，公眾即使改進(jìn)后形成新的發(fā)明創(chuàng)造，但仍然難以實(shí)施，其仍然沒有繼續(xù)創(chuàng)新的動(dòng)力，會(huì)對實(shí)現(xiàn)“提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展”的立法宗旨形成障礙。由于專利權(quán)具有時(shí)間性，在后的發(fā)明創(chuàng)造在一段時(shí)間后可自由實(shí)施，則公眾在知曉相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造后，才有在此基礎(chǔ)上繼續(xù)創(chuàng)新的動(dòng)力。

第三，主動(dòng)獲取與審核。與著作權(quán)自作品完成之日而自動(dòng)產(chǎn)生不同，專利權(quán)非發(fā)明創(chuàng)造完成之日而自動(dòng)產(chǎn)生。專利權(quán)必須由申請人提出申請，即申請人必須主動(dòng)提出想要獲取什么樣的權(quán)利，獲取多大范圍的權(quán)利，經(jīng)過相關(guān)機(jī)構(gòu)審核，并代表公眾和申請人進(jìn)行“利益博弈”后才能正式獲得專利權(quán)。因?yàn)閷＠麢?quán)屬于壟斷性質(zhì)的權(quán)利，給予專利權(quán)人的權(quán)利越大，對公眾的束縛也就越大，因此必須在申請人想要的權(quán)利范圍基礎(chǔ)上經(jīng)過公正審核之后方能給出一個(gè)合適的權(quán)利范圍，否則就會(huì)對公眾不公平。

二、市場保護(hù)

對于企業(yè)來說，市場決定著企業(yè)的發(fā)展，市場保護(hù)對企業(yè)來說尤為重要。從專利定義可以看出，專利權(quán)的排他性恰恰可以幫助企業(yè)獲得市場保護(hù)，但想獲得市場保護(hù)，則必須先擁有市場保護(hù)的武器，即專利權(quán)，從而享受專利權(quán)的排他權(quán)，進(jìn)而占領(lǐng)更多市場。因此，專利權(quán)的獲取是企業(yè)專利工作的基礎(chǔ)，也是企業(yè)專利工作的重中之重。那么，專利權(quán)的獲取主要從哪些方面開展工作了？從表面上看是申請，而其實(shí)質(zhì)內(nèi)容可以包括：專利挖掘布局、申請文件撰寫、查新檢索分析、審查意見答復(fù)、駁回復(fù)審等。

專利挖掘布局，即從創(chuàng)新中找到可專利點(diǎn)，并結(jié)合技術(shù)、行業(yè)、市場和地域等多個(gè)維度對這些專利點(diǎn)進(jìn)行合理的排列組合，以期獲得權(quán)利的最大化。

申請文件撰寫，需要從授權(quán)、無效、訴訟等多個(gè)維度考慮，隨著知識產(chǎn)權(quán)意識的加強(qiáng)及知識產(chǎn)權(quán)水平的提高，從立法的趨勢來看，對申請文件的要求越來越高。申請文件的撰寫不僅要考慮權(quán)利要求的布局，還要考慮說明書對權(quán)利要求的解釋，即專利的申請不僅僅是為了獲得授權(quán)，還需經(jīng)得起無效，以及便于侵權(quán)發(fā)現(xiàn)和侵權(quán)判定。

想要撰寫出高水平的專利申請文件，專利申請前的查新檢索尤為重要。所謂知己知彼，百戰(zhàn)不殆，如果欲申請專利的技術(shù)是己，那么通過查新檢索找到在先公開文獻(xiàn)則是彼，只有將二者結(jié)合分析，方能明白真正的創(chuàng)新點(diǎn)在哪，創(chuàng)新程度有多高，便于為是否申請專利、申請何種類型的專利、意欲獲得多大保護(hù)范圍提供決策支撐。

審查意見的答復(fù)和駁回復(fù)審其實(shí)質(zhì)就是申請人一方和代表公眾的審查員一方之間進(jìn)行的直接的利益博弈。申請人提交的申請文件類似申請人一方的訴求，而代表公眾一方的審查員必須在此基礎(chǔ)上和申請人討價(jià)還價(jià)，直到雙發(fā)達(dá)成一致條件方可獲得授權(quán)。所以，審查意見答復(fù)和駁回復(fù)審過程中，申請人必須要明白哪些利益是關(guān)鍵的且必須堅(jiān)持的，哪些利益是為了獲得授權(quán)可適當(dāng)讓步的，哪些利益是站得住腳的，只有懂得取舍方能使己方利益最大化，因此，申請文件的撰寫是基礎(chǔ)，審查意見的答復(fù)和駁回復(fù)審也是關(guān)鍵。

當(dāng)然，市場保護(hù)僅僅獲得專利權(quán)還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需通過專利運(yùn)用將專利的價(jià)值有形化，譬如，通過專利宣傳來提高自身產(chǎn)品的附加值，同時(shí)對同行起到一定的警示作用，通過專利維權(quán)來獲得的更大的市場，通過專利許可來實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的另一途徑的收益……。

三、侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制

專利是對創(chuàng)新最好的保護(hù)方式之一。從專利定義的排他性來看，我們自己在做創(chuàng)新和創(chuàng)新保護(hù)的同時(shí)，我們的同行也在做創(chuàng)新和創(chuàng)新保護(hù)，鑒于此，即使我們完全沒有參考同行的技術(shù)，我們的創(chuàng)新也有可能侵害他人專利權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。如何減少由于專利侵權(quán)而被告，即降低相關(guān)技術(shù)的實(shí)施侵害他人專利權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，從而做好專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制，筆者以為提前開展專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)排查工作意義重大。

專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)排查在行業(yè)類有一個(gè)高大上的叫法：FTO。FTO是“Freedom To Operate”的英文縮寫（英文也有叫“Right to Use”），中文一般稱為自由運(yùn)作分析或自由實(shí)施分析。在一項(xiàng)技術(shù)在實(shí)施應(yīng)用前，即商業(yè)化前一般應(yīng)進(jìn)行FTO檢索，尋找可能遇到的專利壁壘，并識別侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，保障技術(shù)能夠自由地運(yùn)作。簡而言之，即在一項(xiàng)技術(shù)在實(shí)施應(yīng)用前，對相關(guān)區(qū)域內(nèi)的專利文獻(xiàn)進(jìn)行檢索分析，確認(rèn)是否存在可能侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)專利以及如何進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。

談到風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對，則有以下幾項(xiàng)工作可以開展：

第一，規(guī)避設(shè)計(jì)。即針對可能侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)專利，詳細(xì)分析后另辟蹊徑，繞開其保護(hù)范圍，從而降低侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

第二，無效分析。眾所周知，專利授權(quán)后存在一個(gè)無效程序，這也是對權(quán)利人相對方利益的進(jìn)一步保障，任何專利獲得授權(quán)后都有可能因其不符合專利法相關(guān)規(guī)定而被宣告無效，即使是發(fā)明專利通過了實(shí)質(zhì)審查，也有可能存在某些瑕疵。因此，對可能侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)專利進(jìn)行無效分析，若分析結(jié)果為風(fēng)險(xiǎn)專利被無效的可能性極大，則繼續(xù)實(shí)施相關(guān)技術(shù)的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)屬于可控范圍內(nèi)。無效分析完成后，是否申請無效宣告，則可視具體情況而定，貿(mào)然的無效宣告可能會(huì)過早暴露自己，也有可能激怒風(fēng)險(xiǎn)專利的權(quán)利人，反而起到不好的效果。當(dāng)然，對權(quán)利要求保護(hù)范圍存在疑惑時(shí)，也可以通過無效宣告來明確保護(hù)范圍，甚至讓對方對權(quán)利要求進(jìn)行解釋時(shí)縮小保護(hù)范圍，從而達(dá)到不侵權(quán)的目的。

第三，價(jià)值專利轉(zhuǎn)讓獲取。在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的時(shí)候，存在一類專利，我們意欲實(shí)施的技術(shù)落入其保護(hù)范圍，且規(guī)避設(shè)計(jì)存在較大難度，且通過無效分析發(fā)現(xiàn)其被無效的可能性也不大，那么我們可以得到初步結(jié)論：這個(gè)專利是比較有價(jià)值的專利，不僅是我們的痛點(diǎn)，也有可能是整個(gè)行業(yè)的痛點(diǎn)。若，可以通過轉(zhuǎn)讓獲取相關(guān)專利權(quán)，則不僅解決了自己的痛點(diǎn)，還會(huì)讓行業(yè)的痛點(diǎn)緊握在自己手中，對其他同行形成障礙。

誠然，即使專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)排查工作做的再好，也不能確保實(shí)施相關(guān)技術(shù)就一定不侵權(quán)，因?yàn)闄z索庫的限制、專利申請公開的周期、不同檢索分析人的實(shí)際操作、對保護(hù)范圍的不同理解、對侵權(quán)的各種抗辯的不同理解、實(shí)際作業(yè)的時(shí)間要求等等都會(huì)影響到風(fēng)險(xiǎn)控制的最終效果。但，毋庸置疑，專利侵權(quán)排查工作的開展肯定能降低侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，尤其隨著懲罰性賠償?shù)囊?，專利侵?quán)風(fēng)險(xiǎn)排查作為非故意侵權(quán)的有力證據(jù)，勢必逐漸成為企業(yè)專利工作的日常工作之一。

四、專利情報(bào)收集

隨著知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的加強(qiáng)以及知識產(chǎn)權(quán)意識的逐漸提高，越來越多的發(fā)明創(chuàng)造熱衷于選擇專利作為創(chuàng)新保護(hù)的方式，因此，專利文獻(xiàn)的數(shù)量越來越大，越來越多的科技信息通過專利文獻(xiàn)而公開。我們可以通過各種專利分析，來獲取我們需要的信息，為企業(yè)的各種決策提供參考建議：

第一，主要同行分析及監(jiān)控。筆者認(rèn)為，主要同行分析及監(jiān)控，是最有效也最便于操作的專利分析的一種。一個(gè)行業(yè)，假設(shè)能做好創(chuàng)新的有10家同行，那么可能對創(chuàng)新做好保護(hù)（專利布局）的就只有5家，而這5家中有能力通過專利侵權(quán)訴訟維權(quán)的可能就只有那么一到兩家。因此，我們做好主要同行分析及監(jiān)控工作，不僅能為我們的研發(fā)提供技術(shù)借鑒，還有利于更早的做好侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制，而且還能通過技術(shù)分析得知主要同行的發(fā)展趨勢。

第二，技術(shù)主題檢索分析。通過技術(shù)主題檢索分析，我們可以得知某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)脈絡(luò)及發(fā)展趨勢，以及收集到哪些專利由于失效而可以直接實(shí)施相關(guān)技術(shù)，從而減少研發(fā)投入、縮短研發(fā)周期。通過技術(shù)主題檢索分析，還可以得知技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利布局狀況，從而為產(chǎn)品開發(fā)提供路徑。通過技術(shù)主題檢索分析，還可以發(fā)現(xiàn)潛在的競爭者和合作者，為企業(yè)更好地認(rèn)清自己在行業(yè)內(nèi)的地位提供參考。

當(dāng)然，以上兩種檢索分析只是運(yùn)用的比較多的兩種情況，企業(yè)還可以根據(jù)不同目的出發(fā)開展各種專利情報(bào)收集工作，通過專利情報(bào)收集為企業(yè)帶來實(shí)際價(jià)值。

五、專利體系的搭建

企業(yè)專利工作有條不紊的開展，不是一個(gè)人一個(gè)部門可以做到的，需要有一個(gè)適合企業(yè)本身的體系來支撐，將專利工作納入到企業(yè)運(yùn)營過程中各個(gè)節(jié)點(diǎn)，從而保證專利工作順暢地開展。

我們可以以項(xiàng)目的形式開展專利工作，主要可以包括以下幾個(gè)節(jié)點(diǎn)：

第一，立項(xiàng)前，根據(jù)對產(chǎn)品開發(fā)的一些想法，進(jìn)行專利情報(bào)收集。譬如，欲開發(fā)的產(chǎn)品要實(shí)現(xiàn)什么功能，是否存在對標(biāo)的競品，甚至可以是模仿哪個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)等，進(jìn)行相關(guān)的專利情報(bào)收集，提供給研發(fā)人員作為借鑒；

第二，開發(fā)過程中，針對創(chuàng)新進(jìn)行挖掘布局和專利申請。挖掘布局不是簡單的做技術(shù)拆解，需要針對具體的技術(shù)方案進(jìn)行檢索分析，在了解前案和市場的基礎(chǔ)上，將技術(shù)方案與市場所在、市場宣傳、同行混淆、同行障礙等多個(gè)維度相結(jié)合，爭取使布局做到權(quán)利最大化；

第三，產(chǎn)品上市前，根據(jù)即將實(shí)施的具體技術(shù)方案完成專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)排查，以降低產(chǎn)品上市后被訴侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，很多時(shí)候，完全做到零風(fēng)險(xiǎn)可能性不大，或者付出的代價(jià)太大，但至少在這個(gè)階段需要做到風(fēng)險(xiǎn)可控；

第四，產(chǎn)品上市后，需對市場進(jìn)行走訪和調(diào)研，一方面可以對產(chǎn)品的改進(jìn)提供建議，另一方面也有可能發(fā)現(xiàn)涉嫌侵害自己專利權(quán)的同行。

同時(shí)，由于專利工作是一個(gè)跨多部門的工作，需要有不同的人員扮演不通的角色，因此，要對各角色做好定位和分工，主要涉及的角色和分工如下：

研發(fā)人員，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)創(chuàng)新，包括產(chǎn)品開發(fā)、專利的簡單檢索分析以及提供技術(shù)交底材料等；

Ipr，其主要職責(zé)是企業(yè)專利管理過程中決策和資源協(xié)調(diào)，包括挖掘布局、查新檢索分析、專利點(diǎn)確認(rèn)、專利申請決策、初步侵權(quán)判定、外部文件審核、費(fèi)用預(yù)算、內(nèi)部培訓(xùn)等；

外部代理人，其主要職責(zé)是ipr的決策執(zhí)行及給出專業(yè)建議，包括技術(shù)方案理解、便于撰寫和理解技術(shù)方案的檢索、申請文件撰寫、審查意見答復(fù)等，以及其他企業(yè)委托的專業(yè)事項(xiàng)，如專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)排查、無效檢索分析等；

審查員，其主要職責(zé)是專利授權(quán)及無效決定，包括專利性檢索評估、其他是否符合專利法規(guī)定的審查、下發(fā)審查意見、授權(quán)或者駁回、復(fù)審決定、無效決定、專利可授權(quán)保護(hù)范圍大小等等；

法官，其主要職責(zé)是糾紛解決，包括實(shí)際保護(hù)范圍大小認(rèn)定、是否侵權(quán)認(rèn)定、侵權(quán)賠償額認(rèn)定、權(quán)屬認(rèn)定等等。

我們從上述角色和分工可以看到，一個(gè)專利的從無到有，再到運(yùn)作，涉及到企業(yè)內(nèi)部、外部多個(gè)不同部門和人員，想做好專利工作，企業(yè)ipr不僅要專業(yè)功底過硬，還得有能充分協(xié)調(diào)內(nèi)外資源的能力。企業(yè)的專利體系搭建之時(shí)，就應(yīng)該充分考慮到專利工作的多元化及復(fù)雜性，才能使得搭建的專利體系能助力企業(yè)專利工作有條不紊地開展。

專利，是對創(chuàng)新的保護(hù)方式之一，其本質(zhì)仍然離不開創(chuàng)新，只有企業(yè)重視創(chuàng)新，才會(huì)有創(chuàng)新保護(hù)的一席之地，而為了做好創(chuàng)新保護(hù)，將專利工作引入每一個(gè)創(chuàng)新節(jié)點(diǎn)來搭建專利體系的重要性也毋庸多言?？傊?，我們要清楚地認(rèn)識到，專利工作不是一個(gè)純技術(shù)的工作，其本質(zhì)還是一個(gè)商業(yè)行為，所以專利工作開展需跳出技術(shù)的圈子，更多的運(yùn)用商業(yè)思維，更多的考慮市場實(shí)際情況，合理借助內(nèi)外部力量，方能使得企業(yè)專利工作有條不紊地開展。

注：廖青松，男，工學(xué)學(xué)士，法學(xué)碩士，同時(shí)具有法律職業(yè)資格和專利代理人資格，12年+專利行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，先后就職于國內(nèi)知名大型企業(yè)和國內(nèi)知名大型事務(wù)所，曾在行業(yè)內(nèi)知名新媒體上發(fā)表《產(chǎn)品上市前如何進(jìn)行專利侵權(quán)掃雷 》、《從侵權(quán)訴訟探討發(fā)明、實(shí)用新型專利申請文件的撰寫》、《從實(shí)務(wù)操作對專利法第四次修改草案的幾點(diǎn)思考》 等多篇文章，有豐富的專利申請文件撰寫及審核、專利侵權(quán)排查與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、專利無效及訴訟、專利挖掘與布局經(jīng)驗(yàn)，一直執(zhí)著于為企業(yè)提供更好的專利服務(wù)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：廖青松 法學(xué)碩士 擁有法律職業(yè)資格和專利代理人資格

孔德超 工學(xué)碩士 資深執(zhí)業(yè)專利代理師 廣州智斧知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所合伙人

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談企業(yè)專利工作的重點(diǎn)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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