淺談企業(yè)專利工作的重點

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作者：廖青松 法學(xué)碩士 擁有法律職業(yè)資格和專利代理人資格

孔德超 工學(xué)碩士 資深執(zhí)業(yè)專利代理師 廣州智斧知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所合伙人

原標(biāo)題：淺談企業(yè)專利工作的重點

現(xiàn)行專利法從1984年通過至今，已先后通過1992年修改、2000年修改、2008年修改，以及2020年修改四次修改。2020年的第四次修改中，引入了懲罰性賠償、提高了法定賠償額、完善了有關(guān)賠償額確定的證據(jù)規(guī)則等涉及到專利侵權(quán)賠償?shù)南嚓P(guān)制度，這似乎都預(yù)示著專利強保護的時代即將到來。

作為企業(yè)，如何開展專利工作以適應(yīng)專利強保護時代的來臨？本文試圖通過對法律的理解以及結(jié)合筆者12年+的專利行業(yè)實踐經(jīng)驗，對企業(yè)專利工作的重點發(fā)表一些淺見。

一、什么是專利

要談企業(yè)專利工作的開展，首先得弄清楚專利到底是什么。

關(guān)于專利的定義，不同的學(xué)者給出了不同的表達，筆者比較中意的定義為：專利，即專利權(quán)的簡稱，指由政府機關(guān)或者代表若干國家的地區(qū)性機構(gòu)根據(jù)申請所頒發(fā)的一種文件，這種文件記載了發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，并且在一定的時間期間內(nèi)產(chǎn)生這樣一種法律狀況，即獲得專利的發(fā)明創(chuàng)造在一般情況下只有經(jīng)專利權(quán)人的許可才能予以實施。

從上述定義，我們可以看到專利有以下幾大特性：

第一，獨占性，也叫排他性，即一般情況下，非經(jīng)專利權(quán)人許可，不得實施專利技術(shù)，其實質(zhì)就是給與專利權(quán)人合法的壟斷權(quán)。為什么要給與專利權(quán)人合法的壟斷權(quán)？專利法的立法宗旨之一是：提高創(chuàng)新能力，促進科學(xué)技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展，要實現(xiàn)此目的的前提是將好的發(fā)明創(chuàng)造公布于眾，讓公眾得以在公開的發(fā)明創(chuàng)造的基礎(chǔ)上繼續(xù)創(chuàng)新?？砂l(fā)明創(chuàng)造人為啥要將自己好的發(fā)明創(chuàng)造告訴別人而不是獨自知曉？因此，必須給予其一定的好處，即給予其合法壟斷權(quán)，用合法壟斷權(quán)來交換其好的發(fā)明創(chuàng)造的公開，以實現(xiàn)專利法的前述立法宗旨。

第二，時間性，即在一定時間范圍內(nèi)擁有專利權(quán)。我們試想，如果對專利權(quán)沒有時間的限制，那么在此基礎(chǔ)上的創(chuàng)新由于依賴于在先的專利權(quán)，其在未獲得在先權(quán)利人的許可的情況下，勢必很難實施。那么，即使一項好的發(fā)明創(chuàng)造公布于眾，公眾即使改進后形成新的發(fā)明創(chuàng)造，但仍然難以實施，其仍然沒有繼續(xù)創(chuàng)新的動力，會對實現(xiàn)“提高創(chuàng)新能力，促進科學(xué)技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展”的立法宗旨形成障礙。由于專利權(quán)具有時間性，在后的發(fā)明創(chuàng)造在一段時間后可自由實施，則公眾在知曉相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造后，才有在此基礎(chǔ)上繼續(xù)創(chuàng)新的動力。

第三，主動獲取與審核。與著作權(quán)自作品完成之日而自動產(chǎn)生不同，專利權(quán)非發(fā)明創(chuàng)造完成之日而自動產(chǎn)生。專利權(quán)必須由申請人提出申請，即申請人必須主動提出想要獲取什么樣的權(quán)利，獲取多大范圍的權(quán)利，經(jīng)過相關(guān)機構(gòu)審核，并代表公眾和申請人進行“利益博弈”后才能正式獲得專利權(quán)。因為專利權(quán)屬于壟斷性質(zhì)的權(quán)利，給予專利權(quán)人的權(quán)利越大，對公眾的束縛也就越大，因此必須在申請人想要的權(quán)利范圍基礎(chǔ)上經(jīng)過公正審核之后方能給出一個合適的權(quán)利范圍，否則就會對公眾不公平。

二、市場保護

對于企業(yè)來說，市場決定著企業(yè)的發(fā)展，市場保護對企業(yè)來說尤為重要。從專利定義可以看出，專利權(quán)的排他性恰恰可以幫助企業(yè)獲得市場保護，但想獲得市場保護，則必須先擁有市場保護的武器，即專利權(quán)，從而享受專利權(quán)的排他權(quán)，進而占領(lǐng)更多市場。因此，專利權(quán)的獲取是企業(yè)專利工作的基礎(chǔ)，也是企業(yè)專利工作的重中之重。那么，專利權(quán)的獲取主要從哪些方面開展工作了？從表面上看是申請，而其實質(zhì)內(nèi)容可以包括：專利挖掘布局、申請文件撰寫、查新檢索分析、審查意見答復(fù)、駁回復(fù)審等。

專利挖掘布局，即從創(chuàng)新中找到可專利點，并結(jié)合技術(shù)、行業(yè)、市場和地域等多個維度對這些專利點進行合理的排列組合，以期獲得權(quán)利的最大化。

申請文件撰寫，需要從授權(quán)、無效、訴訟等多個維度考慮，隨著知識產(chǎn)權(quán)意識的加強及知識產(chǎn)權(quán)水平的提高，從立法的趨勢來看，對申請文件的要求越來越高。申請文件的撰寫不僅要考慮權(quán)利要求的布局，還要考慮說明書對權(quán)利要求的解釋，即專利的申請不僅僅是為了獲得授權(quán)，還需經(jīng)得起無效，以及便于侵權(quán)發(fā)現(xiàn)和侵權(quán)判定。

想要撰寫出高水平的專利申請文件，專利申請前的查新檢索尤為重要。所謂知己知彼，百戰(zhàn)不殆，如果欲申請專利的技術(shù)是己，那么通過查新檢索找到在先公開文獻則是彼，只有將二者結(jié)合分析，方能明白真正的創(chuàng)新點在哪，創(chuàng)新程度有多高，便于為是否申請專利、申請何種類型的專利、意欲獲得多大保護范圍提供決策支撐。

審查意見的答復(fù)和駁回復(fù)審其實質(zhì)就是申請人一方和代表公眾的審查員一方之間進行的直接的利益博弈。申請人提交的申請文件類似申請人一方的訴求，而代表公眾一方的審查員必須在此基礎(chǔ)上和申請人討價還價，直到雙發(fā)達成一致條件方可獲得授權(quán)。所以，審查意見答復(fù)和駁回復(fù)審過程中，申請人必須要明白哪些利益是關(guān)鍵的且必須堅持的，哪些利益是為了獲得授權(quán)可適當(dāng)讓步的，哪些利益是站得住腳的，只有懂得取舍方能使己方利益最大化，因此，申請文件的撰寫是基礎(chǔ)，審查意見的答復(fù)和駁回復(fù)審也是關(guān)鍵。

當(dāng)然，市場保護僅僅獲得專利權(quán)還是遠遠不夠的，還需通過專利運用將專利的價值有形化，譬如，通過專利宣傳來提高自身產(chǎn)品的附加值，同時對同行起到一定的警示作用，通過專利維權(quán)來獲得的更大的市場，通過專利許可來實現(xiàn)創(chuàng)新的另一途徑的收益……。

三、侵權(quán)風(fēng)險控制

專利是對創(chuàng)新最好的保護方式之一。從專利定義的排他性來看，我們自己在做創(chuàng)新和創(chuàng)新保護的同時，我們的同行也在做創(chuàng)新和創(chuàng)新保護，鑒于此，即使我們完全沒有參考同行的技術(shù)，我們的創(chuàng)新也有可能侵害他人專利權(quán)的風(fēng)險。如何減少由于專利侵權(quán)而被告，即降低相關(guān)技術(shù)的實施侵害他人專利權(quán)的風(fēng)險，從而做好專利侵權(quán)風(fēng)險控制，筆者以為提前開展專利侵權(quán)風(fēng)險排查工作意義重大。

專利侵權(quán)風(fēng)險排查在行業(yè)類有一個高大上的叫法：FTO。FTO是“Freedom To Operate”的英文縮寫（英文也有叫“Right to Use”），中文一般稱為自由運作分析或自由實施分析。在一項技術(shù)在實施應(yīng)用前，即商業(yè)化前一般應(yīng)進行FTO檢索，尋找可能遇到的專利壁壘，并識別侵權(quán)風(fēng)險，保障技術(shù)能夠自由地運作。簡而言之，即在一項技術(shù)在實施應(yīng)用前，對相關(guān)區(qū)域內(nèi)的專利文獻進行檢索分析，確認是否存在可能侵權(quán)的風(fēng)險專利以及如何進行有效的風(fēng)險應(yīng)對。

談到風(fēng)險應(yīng)對，則有以下幾項工作可以開展：

第一，規(guī)避設(shè)計。即針對可能侵權(quán)的風(fēng)險專利，詳細分析后另辟蹊徑，繞開其保護范圍，從而降低侵權(quán)風(fēng)險。

第二，無效分析。眾所周知，專利授權(quán)后存在一個無效程序，這也是對權(quán)利人相對方利益的進一步保障，任何專利獲得授權(quán)后都有可能因其不符合專利法相關(guān)規(guī)定而被宣告無效，即使是發(fā)明專利通過了實質(zhì)審查，也有可能存在某些瑕疵。因此，對可能侵權(quán)的風(fēng)險專利進行無效分析，若分析結(jié)果為風(fēng)險專利被無效的可能性極大，則繼續(xù)實施相關(guān)技術(shù)的侵權(quán)風(fēng)險屬于可控范圍內(nèi)。無效分析完成后，是否申請無效宣告，則可視具體情況而定，貿(mào)然的無效宣告可能會過早暴露自己，也有可能激怒風(fēng)險專利的權(quán)利人，反而起到不好的效果。當(dāng)然，對權(quán)利要求保護范圍存在疑惑時，也可以通過無效宣告來明確保護范圍，甚至讓對方對權(quán)利要求進行解釋時縮小保護范圍，從而達到不侵權(quán)的目的。

第三，價值專利轉(zhuǎn)讓獲取。在風(fēng)險應(yīng)對的時候，存在一類專利，我們意欲實施的技術(shù)落入其保護范圍，且規(guī)避設(shè)計存在較大難度，且通過無效分析發(fā)現(xiàn)其被無效的可能性也不大，那么我們可以得到初步結(jié)論：這個專利是比較有價值的專利，不僅是我們的痛點，也有可能是整個行業(yè)的痛點。若，可以通過轉(zhuǎn)讓獲取相關(guān)專利權(quán)，則不僅解決了自己的痛點，還會讓行業(yè)的痛點緊握在自己手中，對其他同行形成障礙。

誠然，即使專利侵權(quán)風(fēng)險排查工作做的再好，也不能確保實施相關(guān)技術(shù)就一定不侵權(quán)，因為檢索庫的限制、專利申請公開的周期、不同檢索分析人的實際操作、對保護范圍的不同理解、對侵權(quán)的各種抗辯的不同理解、實際作業(yè)的時間要求等等都會影響到風(fēng)險控制的最終效果。但，毋庸置疑，專利侵權(quán)排查工作的開展肯定能降低侵權(quán)風(fēng)險，尤其隨著懲罰性賠償?shù)囊?，專利侵?quán)風(fēng)險排查作為非故意侵權(quán)的有力證據(jù)，勢必逐漸成為企業(yè)專利工作的日常工作之一。

四、專利情報收集

隨著知識產(chǎn)權(quán)保護的加強以及知識產(chǎn)權(quán)意識的逐漸提高，越來越多的發(fā)明創(chuàng)造熱衷于選擇專利作為創(chuàng)新保護的方式，因此，專利文獻的數(shù)量越來越大，越來越多的科技信息通過專利文獻而公開。我們可以通過各種專利分析，來獲取我們需要的信息，為企業(yè)的各種決策提供參考建議：

第一，主要同行分析及監(jiān)控。筆者認為，主要同行分析及監(jiān)控，是最有效也最便于操作的專利分析的一種。一個行業(yè)，假設(shè)能做好創(chuàng)新的有10家同行，那么可能對創(chuàng)新做好保護（專利布局）的就只有5家，而這5家中有能力通過專利侵權(quán)訴訟維權(quán)的可能就只有那么一到兩家。因此，我們做好主要同行分析及監(jiān)控工作，不僅能為我們的研發(fā)提供技術(shù)借鑒，還有利于更早的做好侵權(quán)風(fēng)險控制，而且還能通過技術(shù)分析得知主要同行的發(fā)展趨勢。

第二，技術(shù)主題檢索分析。通過技術(shù)主題檢索分析，我們可以得知某個技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)脈絡(luò)及發(fā)展趨勢，以及收集到哪些專利由于失效而可以直接實施相關(guān)技術(shù)，從而減少研發(fā)投入、縮短研發(fā)周期。通過技術(shù)主題檢索分析，還可以得知技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利布局狀況，從而為產(chǎn)品開發(fā)提供路徑。通過技術(shù)主題檢索分析，還可以發(fā)現(xiàn)潛在的競爭者和合作者，為企業(yè)更好地認清自己在行業(yè)內(nèi)的地位提供參考。

當(dāng)然，以上兩種檢索分析只是運用的比較多的兩種情況，企業(yè)還可以根據(jù)不同目的出發(fā)開展各種專利情報收集工作，通過專利情報收集為企業(yè)帶來實際價值。

五、專利體系的搭建

企業(yè)專利工作有條不紊的開展，不是一個人一個部門可以做到的，需要有一個適合企業(yè)本身的體系來支撐，將專利工作納入到企業(yè)運營過程中各個節(jié)點，從而保證專利工作順暢地開展。

我們可以以項目的形式開展專利工作，主要可以包括以下幾個節(jié)點：

第一，立項前，根據(jù)對產(chǎn)品開發(fā)的一些想法，進行專利情報收集。譬如，欲開發(fā)的產(chǎn)品要實現(xiàn)什么功能，是否存在對標(biāo)的競品，甚至可以是模仿哪個產(chǎn)品進行開發(fā)等，進行相關(guān)的專利情報收集，提供給研發(fā)人員作為借鑒；

第二，開發(fā)過程中，針對創(chuàng)新進行挖掘布局和專利申請。挖掘布局不是簡單的做技術(shù)拆解，需要針對具體的技術(shù)方案進行檢索分析，在了解前案和市場的基礎(chǔ)上，將技術(shù)方案與市場所在、市場宣傳、同行混淆、同行障礙等多個維度相結(jié)合，爭取使布局做到權(quán)利最大化；

第三，產(chǎn)品上市前，根據(jù)即將實施的具體技術(shù)方案完成專利侵權(quán)風(fēng)險排查，以降低產(chǎn)品上市后被訴侵權(quán)的風(fēng)險。當(dāng)然，很多時候，完全做到零風(fēng)險可能性不大，或者付出的代價太大，但至少在這個階段需要做到風(fēng)險可控；

第四，產(chǎn)品上市后，需對市場進行走訪和調(diào)研，一方面可以對產(chǎn)品的改進提供建議，另一方面也有可能發(fā)現(xiàn)涉嫌侵害自己專利權(quán)的同行。

同時，由于專利工作是一個跨多部門的工作，需要有不同的人員扮演不通的角色，因此，要對各角色做好定位和分工，主要涉及的角色和分工如下：

研發(fā)人員，其主要職責(zé)是負責(zé)創(chuàng)新，包括產(chǎn)品開發(fā)、專利的簡單檢索分析以及提供技術(shù)交底材料等；

Ipr，其主要職責(zé)是企業(yè)專利管理過程中決策和資源協(xié)調(diào)，包括挖掘布局、查新檢索分析、專利點確認、專利申請決策、初步侵權(quán)判定、外部文件審核、費用預(yù)算、內(nèi)部培訓(xùn)等；

外部代理人，其主要職責(zé)是ipr的決策執(zhí)行及給出專業(yè)建議，包括技術(shù)方案理解、便于撰寫和理解技術(shù)方案的檢索、申請文件撰寫、審查意見答復(fù)等，以及其他企業(yè)委托的專業(yè)事項，如專利侵權(quán)風(fēng)險排查、無效檢索分析等；

審查員，其主要職責(zé)是專利授權(quán)及無效決定，包括專利性檢索評估、其他是否符合專利法規(guī)定的審查、下發(fā)審查意見、授權(quán)或者駁回、復(fù)審決定、無效決定、專利可授權(quán)保護范圍大小等等；

法官，其主要職責(zé)是糾紛解決，包括實際保護范圍大小認定、是否侵權(quán)認定、侵權(quán)賠償額認定、權(quán)屬認定等等。

我們從上述角色和分工可以看到，一個專利的從無到有，再到運作，涉及到企業(yè)內(nèi)部、外部多個不同部門和人員，想做好專利工作，企業(yè)ipr不僅要專業(yè)功底過硬，還得有能充分協(xié)調(diào)內(nèi)外資源的能力。企業(yè)的專利體系搭建之時，就應(yīng)該充分考慮到專利工作的多元化及復(fù)雜性，才能使得搭建的專利體系能助力企業(yè)專利工作有條不紊地開展。

專利，是對創(chuàng)新的保護方式之一，其本質(zhì)仍然離不開創(chuàng)新，只有企業(yè)重視創(chuàng)新，才會有創(chuàng)新保護的一席之地，而為了做好創(chuàng)新保護，將專利工作引入每一個創(chuàng)新節(jié)點來搭建專利體系的重要性也毋庸多言?？傊?，我們要清楚地認識到，專利工作不是一個純技術(shù)的工作，其本質(zhì)還是一個商業(yè)行為，所以專利工作開展需跳出技術(shù)的圈子，更多的運用商業(yè)思維，更多的考慮市場實際情況，合理借助內(nèi)外部力量，方能使得企業(yè)專利工作有條不紊地開展。

注：廖青松，男，工學(xué)學(xué)士，法學(xué)碩士，同時具有法律職業(yè)資格和專利代理人資格，12年+專利行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，先后就職于國內(nèi)知名大型企業(yè)和國內(nèi)知名大型事務(wù)所，曾在行業(yè)內(nèi)知名新媒體上發(fā)表《產(chǎn)品上市前如何進行專利侵權(quán)掃雷 》、《從侵權(quán)訴訟探討發(fā)明、實用新型專利申請文件的撰寫》、《從實務(wù)操作對專利法第四次修改草案的幾點思考》 等多篇文章，有豐富的專利申請文件撰寫及審核、專利侵權(quán)排查與風(fēng)險應(yīng)對、專利無效及訴訟、專利挖掘與布局經(jīng)驗，一直執(zhí)著于為企業(yè)提供更好的專利服務(wù)。

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作者：廖青松 法學(xué)碩士 擁有法律職業(yè)資格和專利代理人資格

孔德超 工學(xué)碩士 資深執(zhí)業(yè)專利代理師 廣州智斧知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所合伙人

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談企業(yè)專利工作的重點（點擊標(biāo)題查看原文）

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