功能性特征侵權司法解釋及案例判旨淺析（二）

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：高任 北京博思佳知識產權代理有限公司

原標題：功能性特征侵權司法解釋及案例判旨淺析（二）

功能性特征是一類特殊技術特征。普通技術特征涉及的問題在功能性特征這里可能變得更加復雜。研究功能性特征相關問題可以有效地幫助理解技術特征、技術方案乃至專利的實質，這對于專利撰寫、專利無效和專利侵權等實務問題具有一定的指導意義。

筆者在上一篇文章《權利要求中功能性特征侵權司法解釋及案例判旨淺析》中討論了關于功能性特征定義與等同認定的六個最高院案例。本次進一步討論與功能性特征相關的三個最高院案例，這三個案例的特別之處在于其涉及功能性特征與其他內容的混合問題。

一、功能性特征侵權案例判旨

1、功能性特征與發(fā)明點

最高院在溫州錢峰科技有限公司溫州寧泰機械有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[1]（以下簡稱“裁剪機案”）中指出： 

在專利侵權比對中，不應區(qū)分發(fā)明點與非發(fā)明點。

在對某項功能性技術特征進行比對時，由于該項技術特征已經在前期劃分專利權利要求記載的技術特征時被作為一個相對獨立的技術單元對待，不應再次對實現該項功能的手段進行技術特征的分解，而應將之作為一個整體與被訴侵權技術方案中的相應技術特征進行比對，從而避免因過度拆分技術特征導致不當限縮專利權保護范圍的后果。

功能性特征相同或等同的“基本相同的手段”判斷規(guī)則之一是，二者都是所屬技術領域慣常的技術手段。

在該案中，涉案專利權利要求1存在三個功能性特征：可上下升降的上切刀安裝板，上切刀可沿與上切削面相垂直方向移動的設置在上切刀安裝板上，向上延伸的上支撐部。以“可上下升降的上切刀安裝板”為例，浙江高院和最高院在以下兩個方面存在分歧：（1）在侵權比對中，特別是界定技術特征的等同范圍時，是否應當區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點；（2）功能性特征的不可缺少的技術特征的認定。

（1）功能性特征是否應當區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點

功能性特征是一類性質較為特殊的技術特征。要討論功能性特征是否應當區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點，可以先討論技術特征的侵權比對是否應當區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點，而這正是浙江高院和最高院的第一個分歧所在。

浙江高院認為，知識產權保護范圍和強度應與其創(chuàng)新和貢獻程度相協(xié)調，故在界定技術特征的等同范圍時，應當區(qū)分不同的專利類型，創(chuàng)新程度較高的發(fā)明專利與創(chuàng)新程度較低的實用新型專利相比，其等同范圍應相對較大，此外，還應當考慮到技術特征與專利發(fā)明點之間的關系。對非發(fā)明點技術特征的等同范圍應適當從寬把握，以保護涉案發(fā)明專利真正的創(chuàng)新點所在。

最高院認為，在專利侵權比對中，不應區(qū)分發(fā)明點與非發(fā)明點。一方面，在判定是否侵犯發(fā)明、實用新型專利時，適用全面覆蓋原則，并沒有區(qū)分發(fā)明點與非發(fā)明點。另一方面，所謂發(fā)明點與非發(fā)明點，是相對于最接近的現有技術而言的，最接近的現有技術不同，可能導致發(fā)明點的不同。發(fā)明點的相對性決定了在專利侵權比對中不宜區(qū)分發(fā)明點與非發(fā)明點。

關于浙江高院認為的“知識產權（專利）保護范圍和強度應與其創(chuàng)新和貢獻程度相協(xié)調”，筆者覺得有必要進行詳細討論。首先專利權保護范圍和專利權保護強度是兩個概念，應當分別予以討論。

關于專利權保護范圍，筆者認為專利權保護范圍與專利創(chuàng)新程度相協(xié)調不是通過區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點來實現。首先，該協(xié)調是專利制度的運行結果而非運用手段；其次，區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點進行技術特征的區(qū)別對待，相當于確立了“重要指定原則”，與當前的法律規(guī)定相沖突。專利創(chuàng)新程度是一個復雜的概念，無法準確衡量?？晒﹨⒖嫉模绿煸谟懻撽P于“開拓性發(fā)明”和“變劣發(fā)明”相對于“普通發(fā)明”是否應當享有不同寬窄的等同范圍時，進行了以下論述[2]：“開拓性發(fā)明”的最大特點在于幾乎找不到相關現有技術或者相關現有技術很少。此時，可謂“海闊憑魚躍，天高任鳥飛”，專利申請人可以縱橫馳騁，撰寫出保護范圍很寬的權利要求。發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)新程度越高，專利權人所能獲得的保護范圍就越廣闊，專利制度正是通過這種機制“自動”地為做出開拓性發(fā)明的人提供更為豐厚的回報?！鲝垺案牧影l(fā)明”構成侵犯專利權的行為，其實質仍是忽略權利要求記載的技術特征。依照這種理論，一旦認定為“改劣”，不但可以忽略非必要技術特征，甚至還可以名正言順地忽略必要技術特征，其偏離“發(fā)明和實用新型專利權地保護范圍以其權利要求地內容為準”的程度比依據“多余指定原則”忽略非必要技術特征更大。

關于專利權保護強度，筆者認為專利權保護強度與專利貢獻程度并不一定協(xié)調。專利權保護強度是從經濟學角度而非貢獻論角度進行制度設計的。專利制度的設計基本理念是，通過具體制度的設立激勵產生更多有價值的專利，并最終達到專利所投入的社會總成本與其所帶來的社會總收益的最優(yōu)配置。因此，專利權保護強度并不直接考慮專利貢獻程度而是考慮是否實現最優(yōu)配置。另外，專利貢獻程度是一個主觀的概念，也無法準確衡量。再者，專利貢獻程度一般是考慮整體技術方案，而非僅僅考慮所謂的發(fā)明點。

筆者認為，雖然在侵權判定階段不宜區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點，但是在授權確權階段可以或應當予以區(qū)分。這是因為兩個階段的任務不同。前者涉及專利權的保護，類似于“法律的適用”，應當更多地考量“法律的可預測性”，而區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點則會削弱這種“可預測性”；后者涉及專利權的確立，類似于“法律的制定”，應當更多地考量“法律的合理性”，而區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點則會增強這種“合理性”。當前的司法實踐也證明了這點。

最高院在上海智臻智能網絡科技股份有限公司蘋果電腦貿易上海有限公司專利行政管理專利再審行政判決書【（2017）最高法行再34號】中指出：根據2001年版《審查指南》第二部分第二章第2.2.6節(jié)規(guī)定，“在具體實施方式部分，對最接近的現有技術或者與最接近的現有技術共有的技術特征，一般來說可以不作詳細描述，但對發(fā)明或者實用新型區(qū)別于現有技術的技術特征以及從屬權利要求中的附加技術特征應當足夠詳細地描述，以所屬技術領域的技術人員能夠實現該技術方案為準?！鄙鲜鲆?guī)定對于本專利與現有技術的共有技術特征和區(qū)別技術特征的公開提出不同的要求，是因為公開是以本領域技術人員能夠實現為準，對于本領域技術人員知識和能力范圍以內的技術特征要求較低，而對于本領域技術人員知識和能力范圍以外的、區(qū)別于現有技術的技術特征要求較高。由此可見，公開充分認定標準是區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點的。

另外，最高院在再審申請人株式會社島野與被申請人中華人民共和國國家知識產權局專利復審委員會及一審第三人寧波賽冠車業(yè)有限公司發(fā)明專利權無效行政糾紛案【(2013)最高法行提字第21號】中指出：專利法第三十三條對專利申請文件的修改沒有區(qū)分“發(fā)明點”和“非發(fā)明點”而采取不同的標準，但是該條款的立法本意之一是盡可能保證確有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造取得專利權，實現專利申請人所獲得的權利與其技術貢獻相匹配。如果僅僅因為專利申請文件中“非發(fā)明點”的修改超出原說明書和權利要求書記載的范圍而無視整個發(fā)明創(chuàng)造對現有技術的貢獻，最終使得確有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造難以取得專利權，專利申請人獲得的利益與其對社會做出的貢獻明顯不相適應，不僅有違實質公平，也有悖于專利法第三十三條的立法本意，不利于創(chuàng)新激勵和科技發(fā)展。由此可見，修改超范圍認定標準也是區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點的。

那么功能性特征的侵權比對是否應當區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點。筆者認為，功能性特征與普通特征的不同體現在二者在保護范圍解釋方式的不同，而不是體現在二者對現有技術的貢獻不同。結合上文的討論，筆者認為，功能性特征的侵權比對也不應當區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點。

當然，在功能性特征的侵權比對之前，還存在功能性特征的認定問題。功能性特征的認定是否應當區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點也需要進一步討論。不少學者認為在功能性特征的認定尺度上應當考慮區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點。章建勤等認為[3]：當然現實案例中，還有一些是屬于臨界狀態(tài)的，即介于功能性技術特征和非功能性技術特征之間，怎么認定都為對或者都為錯。對于屬于臨界狀態(tài)的情況，如果專利權利要求限定的技術方案或者說明書公開的技術方案，對社會技術進步貢獻大，此時就應該給予較大的保護范圍，相應的就應該認定為不屬于功能性技術特征；如果對技術進步貢獻小，就應該給予較小的保護范圍，相應的就應該認定為屬于功能性技術特征。王梨華認為[4]：在認定是否為功能性技術特征時的尺度把握上，對于發(fā)明點和非發(fā)明點是否需要區(qū)別對待，是在認定上尺度有差異還是在認定后的等同判定上有差異？從遵循貢獻度與保護度相匹配原則，應區(qū)別對待，對于發(fā)明點的功能性技術特征的保護范圍為“具體實施方式加等同”，而對于非發(fā)明點的功能性技術特征的保護范圍為“覆蓋全部”。

筆者認為，功能性特征的認定是否需要區(qū)分發(fā)明點和非發(fā)明點，需要考慮功能性特征的定義。根據功能性特征的定義，其認定標準與其屬于發(fā)明點還是非發(fā)明點并沒有必然聯系。最高院在SMC株式會社樂清市博日氣動器材有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案【（2019）最高法民申5477號】中也指出，判定爭議技術特征是否屬于功能性特征，主要看現有證據是否足以證明本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現該功能或者效果的具體實施方式，至于被訴侵權產品實現該功能或者效果的具體實施方式有無創(chuàng)新性，對上述爭議技術特征是否屬于功能性特征的判定并無影響。

（2）“不可缺少的技術特征”如何確定和比對

浙江高院和最高院的第二個分歧在于，功能性特征“可上下升降的上切刀安裝板”的不可缺少的技術特征應該確定為哪些。

浙江高院認為，不可缺少的技術特征是：豎直氣缸的活塞桿穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端，通過支撐連桿作用于上切刀。

最高院認為，不可缺少的技術特征是：上切刀與上切刀安裝板之間設有連接上切刀中部與上切刀安裝板中部的支撐連桿，機架上設置有豎直氣缸，豎直氣缸的活塞桿往下延伸穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端，豎直氣缸驅動上切刀作上下往復運動。

從上可知，對于“不可缺少的技術特征”的確定，浙江高院對說明書的具體實施方式進行了歸納總結，而最高院則是直接引用說明書中的表述。筆者由此想到自己在剛開始從事專利審查工作運用“三步法”時，經常對本申請相對于最接近的現有技術的區(qū)別技術特征進行歸納總結，因此有時在第一步就會和代理人有異議。究其原因，是因為人們總是習慣于進行歸納總結。歸納總結可以將他人的表述轉換成自己的表述，從而方便自己的進一步論證和說理，然而歸納總結難免具有主觀性。無論是三步法還是功能性特征等同認定，都是由一系列的步驟組成，不同步驟的客觀程度不同。在前步驟的結論是在后步驟的起點，因此保障在前步驟的客觀性非常重要，這樣可以避免錯上加錯。而在三步法中確定區(qū)別技術特征和在功能性特征等同認定中確定不可缺少的技術特征中，直接引用權利要求書或說明書的表述可以在形式和內容上提高客觀程度，減少不必要的爭議。因此筆者贊同最高院的確定方式。

另外，關于不可缺少的技術特征的等同比對方式，溫州中院和浙江高院存在分歧。

溫州中院認為，在具體實施例及其等同方式的比對，應根據該領域技術的公開程度決定采用相對上位的比對方式，否則撰寫具體實施例專利申請人就需要對可簡單替換技術方案進行窮盡，顯失合理?！驹赫J為具體實施例中為完成上下升降功能的不可缺少的技術特征包括“豎直氣缸”（驅動機構）、“與豎直導桿相配合的豎直導向套”（限定上切刀架升降軌跡機構）、“豎直氣缸的活塞桿固定在上切刀上，優(yōu)選為活塞桿往下延伸穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端”（驅動機構位于上切刀上方驅動上切刀上下升降）。

浙江高院認為，在對某項功能性技術特征進行比對時，由于該項技術特征已經在前期劃分專利權利要求記載的技術特征時被作為一個相對獨立的技術單元對待，因此不應適用《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定的全部技術特征原則，再次對實現該項功能的手段進行技術特征的分解，而應將之作為一個整體與被訴侵權技術方案中的相應技術特征進行比對，從而避免因過度拆分技術特征導致不當限縮專利權保護范圍的后果。

這兩種比對方式各有優(yōu)缺點。

溫州中院的比對方式是對技術特征進行拆分和上位后分別比對。這種拆分比對方式的優(yōu)點是保障比對的可操作性和判斷的客觀性，缺點是可能導致保護范圍不當限縮；這種上位比對方式的優(yōu)點是容易確定比對方向，缺點是帶入主觀性或不確定性，因為上位到何種程度不僅因人而異并且容易受到被訴侵權方案的影響。

浙江高院的比對方式是將不可缺少的技術特征作為一個整體與被訴侵權技術方案中的相應技術特征進行比對。筆者將該規(guī)則稱為“整體比對規(guī)則”。這種方式的優(yōu)點是符合技術特征定義，并且鼓勵專利權人公開更多技術細節(jié)，缺點是比對過程具有較強的主觀性，甚至可能進入“整體等同”的誤區(qū)。

筆者贊同適用“整體比對規(guī)則”。一個原因是這種比對方式符合技術特征的基本定義，另一個原因是可以保障專利保護范圍體系的協(xié)調性。設想存在這種情況，當從權的附加技術特征是其引用的獨權中的功能性特征的“不可缺少的技術特征”，例如本案中的權6，如果不適用“整體比對規(guī)則”，那么獨權的等同判定標準是“一基本兩相同”，而從權則是“三基本”，此時獨權保護范圍小于其從權，這顯然不合理。當然確實存在從權保護范圍比其引用的獨權大的情況，這時的從權其實是偽從權真獨權，一般不屬于上述情況。

（3）“基本相同的手段”如何判斷

浙江高院和最高院在本案中的“基本相同的手段”判斷標準上并無分歧。

最高院認為：……從手段而言，前者系以氣缸的豎直往復直線運動帶動上切刀及上切刀安裝板上下升降，后者系由偏心輪在伺服電機的驅動下作圓周運動，再通過傳動機構將圓周運動轉化為上切刀安裝板的上下運動。雖然二者在手段上存在一定差異，但無論是通過豎直氣缸還是通過偏心輪的方式驅動某一部件作上下運動，都是所屬技術領域慣常的技術手段，對本領域普通技術人員而言，將本專利權利要求1的相應技術特征替換為被訴侵權技術方案中以偏心輪帶動拉桿的手段是顯而易見的。因此，二者構成等同技術特征。

從上述表述可以看出，“基本相同的手段”的判斷方式之一即同屬于所屬技術領域慣常手段。這里具有一定的爭議。首先，“基本相同”的判斷標準不在于上述手段是否同屬于慣常手段，而是在于手段之間的差異有多大。因此，《專利侵權判定指南（2017）》的第46條規(guī)定：基本相同的手段，是指被訴侵權技術方案中的技術特征與權利要求對應技術特征在技術內容上并無實質性差異。其次，這里的慣常手段是指新穎性判斷中的“慣用手段的直接置換”中的“慣用手段”還是指創(chuàng)造性判斷中的“常規(guī)手段”呢？如果是前者，考慮到“慣用手段”一般認定為公知中的公知，彼此之間一般無實質性差異，一般能夠判斷為“基本相同”。如果是后者，“常規(guī)手段”本身雖然是公知，但是彼此之間的差異有時較大，則并不一定能夠判斷為“基本相同”。而這需要更多的案例加以分析。

2、功能性特征與特征劃分

最高院在深圳街電科技有限公司深圳來電科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛案[5]（以下簡稱“吸納式充電裝置案”）中指出：

劃分權利要求的技術特征時，一般應把能夠實現一種相對獨立的技術功能的技術單元作為一個技術特征，不宜把實現不同技術功能的多個技術單元劃定為一個技術特征。

在該案中，北京高院和最高院均認定爭議技術特征“傳動組件”是功能性特征。北京高院和最高院主要存在以下分歧：被訴侵權產品的減速電機中的減速機構是否與權利要求1中的“傳動組件”相同或等同。而這個判斷又涉及到被訴侵權方案的技術特征該如何劃分的問題。

（1）功能性特征對應的被訴侵權方案技術特征該如何劃分

功能性特征是一類性質較為特殊的技術特征，要討論功能性特征對應的被訴侵權方案技術特征該如何劃分，可以先討論技術特征對應的被訴侵權方案技術特征該如何劃分。

技術特征劃分涉及到權利要求技術特征劃分和被訴侵權方案技術特征劃分兩種情況。關于權利要求技術特征如何劃分，最高院在張強與煙臺市棲霞大易工貿有限公司魏二有侵犯專利權糾紛案【(2012)最高法民申字第137號】中確立了標準：劃分權利要求的技術特征時，一般應把能夠實現一種相對獨立的技術功能的技術單元作為一個技術特征，不宜把實現不同技術功能的多個技術單元劃定為一個技術特征。即本案引用了該判旨。然而關于被訴侵權方案技術特征如何劃分，本案未進行闡釋，也尚未發(fā)現有相關案例進行闡釋。

筆者認為，被訴侵權方案技術特征劃分相當于事實認定，權利要求技術特征劃分相當于法律解釋，二者的特征比對相當于法律適用，判斷是否侵權的整個過程相當于涵攝（subsumption）。所謂涵攝，就是指確定生活事實與法律規(guī)范之間的關系的思維過程，將事實涵攝于法律規(guī)范，就是檢驗事實是否滿足法律規(guī)范的事實構成并因此產生該規(guī)范所規(guī)定的法律后果。涵攝的過程，即“目光往返于規(guī)范與生活事實之間”。目光往返的結果將在一定程度上影響規(guī)范解讀和事實認定。規(guī)范解讀具有穩(wěn)定性，而事實認定具有客觀性，因此涵攝結果具有可預測性。然而現實中法律問題和事實問題常常并非涇渭分明，而這正是造成爭議的根源所在。

關于被訴侵權方案技術特征劃分，最高院認為，減速電機是一種將電機和減速機構集成在一起的一體化電機，本領域技術人員通常將減速電機看作電機與減速機構的組合，認為屬于一個整體。而減速機構作為減速電機的一部分，其主要功能為減速動力輸出。被訴侵權產品的電機軸通過齒輪組件與有凸點的軸相連在一起，上述組件均應當屬于減速電機的組成部分。被訴侵權產品通過將減速電機軸插入滾軸組件的凹槽中以實現動力傳遞，其傳動方式是通過直接連接實現的。

上述的認定是基本符合事實的，但是以下兩點內容仍然需要討論：（1）被訴侵權方案中的“減速機構”和權利要求中的“傳動組件”在功能上是否有區(qū)別。從字面上來理解，一個是“減速”功能，一個是“傳動”功能，但是在本領域中，由于電機轉速較大，一般需要通過齒輪等裝置進行減速，而電機減速動力輸出的過程就是電機動力傳動輸出的過程，因此雖然二者名字不同，但是其體現的功能本質是相同的。（2）被訴侵權方案是否具備傳動組件?？梢詮姆疵鎭砜紤]，如果被訴侵權方案不具備傳動組件，其動力是直接從電機到滾軸組件，那么此時被訴侵權方案的“減速電機”是否與權利要求中的“電機”相對應呢？答案顯然是否定的，因為被訴侵權方案的減速電機實現了兩個功能，即產生動力和減速后輸出，而權利要求中的電機只實現了一個功能，即產生動力。

因此問題的關鍵在于，被訴侵權方案的減速電機是否應當根據其實現了兩個功能而劃分為兩個技術特征呢？參考最高院在呂相軍與朱炳生、魏永紅侵害實用新型專利權糾紛案【（2015）最高法民申字第1319號】中的觀點：就產品專利而言，技術特征不等同于產品的組成部件，不能根據產品部件簡單劃分技術特征。如果由一個以上部件組合形成特定工作關系以實現某一相對獨立功能的技術單元，應當作為一項技術特征予以認定。最高院再一次強調了是按照功能而非部件來劃分技術特征。因此，筆者認為，如果被訴侵權方案的一個部件可以實現多個功能，并且這多個功能由其多個子部件分別實現，并且本領域技術人員認為該多個子部件一般可以拆分，難么該部件應當根據實現的多個功能劃分為多個技術特征。

由于權利要求技術特征劃分粗細將影響保護范圍，被訴侵權方案技術特征劃分粗細將影響特征比對，二者相互關聯并最終共同影響侵權認定。因此為了減少爭議，應當按照相同的標準即功能標準進行劃分。另外，在應用功能標準的時候也存在功能劃分粗細的問題，此時應當站位權利要求整體技術方案的角度，避免保護范圍和事實認定出現錯誤。

那么權利要求功能性特征對應的被訴侵權方案技術特征該如何劃分呢？這個問題反而比較簡單。根據功能標準，只需要確定被訴侵權方案中是否有能夠實現該功能的結構，如有，即可將其劃分為技術特征。至于二者是否屬于“基本相同的手段”，則屬于另一個問題。

另外，本案還涉及功能性特征等同判斷標準“一基本兩相同”如何適用。最高院認為，被訴侵權產品通過將減速電機軸插入滾軸組件的凹槽中以實現動力傳遞，其傳動方式是通過直接連接實現的。而涉案專利權利要求1所述“傳動組件”獨立于電機之外，不屬于電機的組成部分，其功能是將電機的力傳導給滾軸，從而實現將電機一同封裝在機械結構內還能實現驅動滾軸?？梢?，被訴侵權產品的減速機構和涉案專利的“傳動組件”二者技術手段、功能和效果既不相同亦不等同，被訴侵權產品缺少“傳動組件”。

如前所述，權利要求功能性特征“傳動組件”的功能與被訴侵權方案中的“減速機構”相同。那么“傳動組件”的效果是否也與“減速機構”相同呢？值得注意的是，“傳動組件”的效果并未在本專利說明書中明確記載。對于這種情況，該如何認定效果呢？最高院在再審申請人埃意（廊坊）電子工程有限公司與被申請人王賀、姚鵬、國家知識產權局專利復審委員會實用新型專利無效行政糾紛案【（2018）最高法行再33號】中指出：技術效果是確定技術問題的依據，技術效果的來源有二，一是說明書的明確記載，根據專利法“公開換保護”的基本原理，未記載在說明書中的技術效果不能視為發(fā)明人的技術貢獻，不能作為評價專利創(chuàng)造性的依據。這種情況下往往屬于主觀技術問題與客觀技術問題一致的情形。二是說明書雖未明確記載，但本領域技術人員通過閱讀說明書后得出的技術效果，也就是主觀技術問題與客觀技術問題不一致時，應以審查員或法官認定的客觀技術問題為準。確定客觀技術問題時，應避免將區(qū)別技術特征本身的基本屬性直接認定為其在技術方案中的作用，應考查其與其他技術特征的關聯，并根據其所在的技術單元給整個技術方案帶來的技術效果來認定。尤其是當區(qū)別技術特征為所屬技術領域的公知常識時，如果不考慮與技術方案其他特征的配合、協(xié)同作用，僅以其公知的屬性認定技術效果，往往會割裂單個區(qū)別技術特征與整個技術方案的內在聯系。

由此可見，當技術特征的技術效果未在說明中明確記載時，本領域技術人員可以進行歸納總結。如前所述，歸納總結容易引起爭議。最高院在浙江波速爾運動器械有限公司杭州騎客智能科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛案【（2018）最高法民申2345號】中指出：對于功能性特征的侵權比對，在認定被訴侵權產品的相應技術特征是否能夠“實現相同的功能”“達到相同的效果”時，應當以權利要求中記載的功能性特征限定的功能和效果為依據，而不是以說明書及附圖記載的實現該功能和效果所不可缺少的技術特征分別具有的功能和效果為依據。即不應當考慮說明書的記載的功能性特征的不可缺少的技術特征。對應到本案，最高院歸納的“傳動組件”的效果是實現將電機一同封裝在機械結構內還能實現驅動滾軸，而這是否屬于考慮說明書中記載的“傳動組件”的不可缺少的技術特征的情況呢？值得進一步思考。

（2）功能性特征的除外

最高院認為，涉案專利權利要求1所記載的“該吸納滾輪機構包括第一電機、與第一電機動力連接的傳動組件、與傳動組件連接的一級滾軸組件”，可以將傳動組件理解為將第一電機動力傳遞給一級滾軸組件的一個或多個零部件的組合。同時，根據涉案專利說明書的記載，該傳動組件包括皮帶輪組傳動、齒輪傳動等多種實施方式。根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《解釋二》）第八條規(guī)定，二審判決認定涉案專利權利要求1所述“傳動組件”并非本領域通用技術術語，應屬功能性特征。上述認定事實清楚，適用法律正確，本院予以確認?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）第四條規(guī)定：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容?！币虼?，涉案專利權利要求1所記載的傳動組件應當包括皮帶輪組傳動、齒輪傳動等實施方式及其等同的實施方式。

從上述最高院的論證過程，可以間接得出以下兩個結論：（1）說明書的發(fā)明內容部分和具體實施方式部分記載的實施方式，均屬于《規(guī)定》第四條規(guī)定的“說明書的具體實施方式”。（2）如果以功能表述的技術特征不屬于本領域通用技術術語，那么其應屬于《解釋二》第八條規(guī)定的“功能性特征”。

針對結論（1），代理人可以在發(fā)明內容部分即可構造功能性特征的多個層次內容，以使得功能性特征的解釋范圍盡量增大。

針對結論（2），本領域通用技術術語的含義是指本領域技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定其具體實施方式。需要注意的是，這里的具體實施方式并不限于一種具體實施方式。

那么本案中的“傳動組件”是否應當被認定為功能性特征呢？本領域技術人員普遍知曉，電機產生的動力需要通過傳動組件傳遞給滾軸，而傳動組件的最常見形式就是齒輪、皮帶輪等機構，這屬于本領域的公知常識，且容易通過舉證證明。最高院在SMC株式會社樂清市博日氣動器材有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案【（2019）最高法民申5477號】中指出：基于專利申請日前本領域普通技術人員的知識水平和認知能力，如果實現爭議技術特征所述功能或者效果的具體實施方式屬于本領域普通技術人員的公知常識，應認定該爭議技術特征屬于本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現該功能或者效果的具體實施方式的情形，不屬于功能性特征。

因此筆者認為，本案的“傳動組件”屬于功能性特征的除外。另外，“在被訴侵權行為發(fā)生時”，減速電機作為“電機+傳動組件”的簡單等同替換手段也容易通過舉證證明。在此基礎上，筆者認為被訴侵權方案具有一定的相同侵權或等同侵權風險。

3、功能性特征與主題名稱

最高院在孫希賢湖南景怡生態(tài)科技股份有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[6]（以下簡稱“綠化磚案”）中指出：

如果權利要求主題名稱記載的效果、功能，是對該權利要求特征部分記載的產品結構、組分等能夠達到的效果、功能的描述，則其實際限定作用通過特征部分記載的技術特征得以實現；

如果權利要求主題名稱記載的效果、功能，不是該權利要求特征部分記載的結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等能夠實現的效果、功能，卻是專利技術方案與現有技術方案的區(qū)別之所在，那么權利要求主題名稱所記載的效果、功能對該權利要求的保護范圍具有實質限定作用。

在該案中，權利要求1中的“水位高度調節(jié)功能”記載在前序部分的主題名稱中，采用了功能表述的方式，權利要求1的特征部分通過兩個技術特征記載了實現水位高度調節(jié)功能的具體方式，即：土壤容納空腔的斜面上至少有一個或一組水位高度調節(jié)溢水孔，水位高度調節(jié)溢水孔是底部即將貫通的盲孔；“水位高度調節(jié)功能”實際是對特征部分所記載的結構能夠實現的功能的描述。因此，“水位高度調節(jié)功能”是對權利要求1要求保護的產品的結構能夠實現的功能的概括，其對權利要求1保護范圍的限定實質上通過后兩個具體技術特征實現。

權利要求10中的“水位高度調節(jié)功能”記載在前序部分的主題名稱中，采用了功能表述的方式，權利要求10的特征部分沒有記載實現水位高度調節(jié)功能的方式，“水位高度調節(jié)功能”因此不是對特征部分記載的技術特征構成的技術方案的抽象和概括。此外，從說明書的內容看，實現水位高度調節(jié)功能的方式是涉案專利對現有技術的實質貢獻，被用于區(qū)別于現有技術。因此，雖然“水位高度調節(jié)功能”形式上記載在權利要求10前序部分的主題名稱中，其仍屬于具體技術特征?！八桓叨日{節(jié)功能”是通過功能表述限定的技術特征，沒有直接限定相應結構，且權利要求10沒有記載實現該功能的具體方式，本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求無法直接確定實現該功能的具體實施方式，故“水位高度調節(jié)功能”是功能性技術特征。

（1）功能表述和功能性特征的關系

功能表述一般可以分為兩類，一類是純功能表述；另一類是“功能性術語＋裝置”。這兩類功能表述是否被認定為功能性特征需要具體考量。

純功能表述可能記載在權利要求主題名稱中，也可能記載在其他部分（指不包括主題名稱的前序部分和特征部分）。如果純功能表述記載在主題名稱中，那么其他部分可能記載了也可能未記載對應的結構類特征，例如本案權利要求1和10。根據本案判旨，如果其他部分記載了對應的結構類特征，那么該純功能性表述不認定為功能性特征，因為本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式，即對應的結構類特征；如果其他部分未記載對應的結構類特征，那么該純功能性表述應當被認定為功能性特征，因為本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求不能直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式。如果純功能表述記載在其他部分，那么一般是作為某一結構類特征的進一步限定，此時一般不認定為功能性特征。這種情況與筆者上一篇文章《功能性特征侵權司法解釋及案例判旨淺析》中總結的“結構實現功能”這種情況類似。

“功能性術語＋裝置”這一類功能表述更為常見，這種表述是否被認定為功能性特征需要具體考量這個“裝置”的表述方式。如果這個裝置用“裝置”、“器”、“部”、“件”等不能體現具體結構的詞來表述，那么一般被認定為功能性特征；如果這個裝置用“軌”、“槽”等能夠體現具體結構的詞來表述，那么一般不認定為功能性特征。當然，判斷依據還是本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求是否能夠直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式。

（2）主題名稱功能性特征的特殊性

如果記載在主題名稱中的純功能表述被認定為功能性特征，那么這種功能性特征可以被稱為主題名稱功能性特征。值得注意的是，主題名稱功能性特征與普通功能性特征的認定方式有所不同。具體在于主題名稱功能性特征的認定多了一個條件，即主題名稱記載的效果、功能是專利技術方案與現有技術方案的區(qū)別之所在，或者說主題名稱記載的效果、功能是對現有技術的實質貢獻。筆者稱之為“區(qū)別條件”。

最高院在判決書中說理如下：主題名稱中包含的對全部技術特征所構成的技術方案的抽象和概括是主題名稱的核心部分，是對專利技術方案的命名，用來確定專利技術方案所屬領域。產品專利的主題名稱的結構可能不是單一的，其中包含的用途限定內容以及以效果、功能方式表述的限定內容，其實際限定作用取決于該內容對權利要求所要保護的產品產生了何種影響。

但是最高院沒有明確設置“區(qū)別條件”的原因，筆者在此推測：主題名稱和技術特征是不同的。主題名稱是概括的，其對權利要求保護范圍的限定作用是間接的；技術特征是具體的，其限定作用是直接的。在主題名稱中記載效果、功能而在特征部分未記載相應的結構類特征，這表明專利權人的本意并非通過功能表述來限定保護范圍，而是為了進一步細化專利技術方案所述領域。當然，當該功能表述被用以區(qū)別于現有技術，為技術方案的新創(chuàng)性提供依據，那么該功能表述就會具體化，成為（區(qū)別）技術特征。功能表述構成具體的技術特征后，結合功能性特征的定義，從而被認定為功能性特征。

二、功能性特征侵權司法解釋的完善建議

1、功能性特征的定義

關于功能性特征的定義，《解釋二》第八條第一款規(guī)定：功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。

這樣規(guī)定的邏輯是，原則上以“功能表述”的技術特征就是功能性特征，但有除外情況。一般而言，在定義中設置除外情況是出于考慮非本質性因素或者避免與其他規(guī)定相沖突。然而功能性特征定義中的除外情況卻是功能性特征的本質性考慮因素，因為正是由于本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求不能直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式，才需要將該技術特征認定為功能性特征。因此認定功能性特征的必要條件其實有兩個：（1）“功能表述”；（2）“本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求不能直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式”。而將必要條件的反面規(guī)定為除外情況容易造成邏輯混亂。

從舉證責任的角度來考慮，也應當設置必要條件而非除外情況。容易理解的是，被訴侵權人一般會主張某項技術特征為功能性特征，因此需要對此進行舉證。功能性特征的必要條件（1）容易證明，必要條件（2）則屬于否定事實。被訴侵權人一般無法就一項否定事實進行舉證，那么該否定事實則無需舉證。因此針對該否定事實的反駁自然由專利權人來承擔。即相當于必要條件（2）的反面即“本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式”這一肯定事實的舉證責任由專利權人承擔，而這樣設置更加自然和合理。

另外，針對功能性特征定義中的除外情況或者必要條件（2），需要設置判斷時間點。這是由于隨著技術的發(fā)展，部分“功能表述”的特征將由功能性特征轉變?yōu)榉枪δ苄蕴卣?，或者相反。此時保護范圍會隨著時間發(fā)生較為復雜的變化，因而增加了權利要求保護范圍的不確定性。功能性特征的認定是一件相對客觀的事情，設置判斷時間點是增加確定性的必要手段。筆者認為，功能性特征的判斷時間點設置在專利申請日前比較合理。

綜上所述，可以嘗試對《解釋二》第八條第1款中的功能性特征的定義做如下修改：

功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，（僅）通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定，（且）本領域普通技術人員（在專利申請日前）僅通過閱讀權利要求（不能）直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的技術特征。

2、功能性特征的等同認定

最高院在評述“裁剪機案”時，說理如下：對二者進行比對，從功能來看，二者均能實現上切刀安裝板的上下升降，至于上切刀安裝板是否在上切刀的帶動下上下升降，并不影響該功能的發(fā)揮，二者功能顯然相同；從效果來看，雖然有寧泰公司所主張的涉案專利的活塞桿在運行中是在兩個極限位置換向、被訴侵權產品則換向流暢的客觀情況，但由于上切刀徑向水平位移距離很短，并不會對二者效果產生明顯的影響，二者效果相同。

由此可見，手段基本相同必然決定了功能和效果不可能完全相同。即功能和效果相同是指特定角度或特定范圍的相同，而非完全相同。因此，為了避免“相同”一詞引起的爭議，參考“基本相同”在北高院《專利侵權判定指南（2017）》 中的解釋，即無實質性差異，可以嘗試對《解釋二》第八條第2款做如下修改：

與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以（相同或）基本相同的手段，實現相同（或實質相同）的功能，達到相同（或實質相同）的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯想到的，人民法院應當認定該相應技術特征與功能性特征相同或等同。

三、結語

綜上所述，功能性特征是一類特殊技術特征。普通技術特征涉及的問題在功能性特征這里可能變得更加復雜。研究功能性特征相關問題可以有效地幫助理解技術特征、技術方案乃至專利的實質，這對于專利撰寫、專利無效和專利侵權等實務問題具有一定的指導意義。

注釋：

[1]（2017）最高法民申2073號

[2]《中國專利法詳解》（縮編版），尹新天著，第473-477頁

[3]章建勤，張小娟.《淺析包含功能性技術特征的專利權的保護范圍判定》

[4]王梨華. 《功能性技術特征保護范圍確定的三步法和九大注意點》

[5]（2019）最高法民再348號

[6]（2019）最高法知民終657號

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權利要求中功能性特征侵權司法解釋及案例判旨淺析

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：高任 北京博思佳知識產權代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：功能性特征侵權司法解釋及案例判旨淺析（二）（點擊標題查看原文）

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