功能性特征侵權(quán)司法解釋及案例判旨淺析（二）

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作者：高任 北京博思佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：功能性特征侵權(quán)司法解釋及案例判旨淺析（二）

功能性特征是一類特殊技術(shù)特征。普通技術(shù)特征涉及的問題在功能性特征這里可能變得更加復(fù)雜。研究功能性特征相關(guān)問題可以有效地幫助理解技術(shù)特征、技術(shù)方案乃至專利的實(shí)質(zhì)，這對于專利撰寫、專利無效和專利侵權(quán)等實(shí)務(wù)問題具有一定的指導(dǎo)意義。

筆者在上一篇文章《權(quán)利要求中功能性特征侵權(quán)司法解釋及案例判旨淺析》中討論了關(guān)于功能性特征定義與等同認(rèn)定的六個最高院案例。本次進(jìn)一步討論與功能性特征相關(guān)的三個最高院案例，這三個案例的特別之處在于其涉及功能性特征與其他內(nèi)容的混合問題。

一、功能性特征侵權(quán)案例判旨

1、功能性特征與發(fā)明點(diǎn)

最高院在溫州錢峰科技有限公司溫州寧泰機(jī)械有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[1]（以下簡稱“裁剪機(jī)案”）中指出： 

在專利侵權(quán)比對中，不應(yīng)區(qū)分發(fā)明點(diǎn)與非發(fā)明點(diǎn)。

在對某項(xiàng)功能性技術(shù)特征進(jìn)行比對時，由于該項(xiàng)技術(shù)特征已經(jīng)在前期劃分專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征時被作為一個相對獨(dú)立的技術(shù)單元對待，不應(yīng)再次對實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)功能的手段進(jìn)行技術(shù)特征的分解，而應(yīng)將之作為一個整體與被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征進(jìn)行比對，從而避免因過度拆分技術(shù)特征導(dǎo)致不當(dāng)限縮專利權(quán)保護(hù)范圍的后果。

功能性特征相同或等同的“基本相同的手段”判斷規(guī)則之一是，二者都是所屬技術(shù)領(lǐng)域慣常的技術(shù)手段。

在該案中，涉案專利權(quán)利要求1存在三個功能性特征：可上下升降的上切刀安裝板，上切刀可沿與上切削面相垂直方向移動的設(shè)置在上切刀安裝板上，向上延伸的上支撐部。以“可上下升降的上切刀安裝板”為例，浙江高院和最高院在以下兩個方面存在分歧：（1）在侵權(quán)比對中，特別是界定技術(shù)特征的等同范圍時，是否應(yīng)當(dāng)區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)；（2）功能性特征的不可缺少的技術(shù)特征的認(rèn)定。

（1）功能性特征是否應(yīng)當(dāng)區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)

功能性特征是一類性質(zhì)較為特殊的技術(shù)特征。要討論功能性特征是否應(yīng)當(dāng)區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)，可以先討論技術(shù)特征的侵權(quán)比對是否應(yīng)當(dāng)區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)，而這正是浙江高院和最高院的第一個分歧所在。

浙江高院認(rèn)為，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)范圍和強(qiáng)度應(yīng)與其創(chuàng)新和貢獻(xiàn)程度相協(xié)調(diào)，故在界定技術(shù)特征的等同范圍時，應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同的專利類型，創(chuàng)新程度較高的發(fā)明專利與創(chuàng)新程度較低的實(shí)用新型專利相比，其等同范圍應(yīng)相對較大，此外，還應(yīng)當(dāng)考慮到技術(shù)特征與專利發(fā)明點(diǎn)之間的關(guān)系。對非發(fā)明點(diǎn)技術(shù)特征的等同范圍應(yīng)適當(dāng)從寬把握，以保護(hù)涉案發(fā)明專利真正的創(chuàng)新點(diǎn)所在。

最高院認(rèn)為，在專利侵權(quán)比對中，不應(yīng)區(qū)分發(fā)明點(diǎn)與非發(fā)明點(diǎn)。一方面，在判定是否侵犯發(fā)明、實(shí)用新型專利時，適用全面覆蓋原則，并沒有區(qū)分發(fā)明點(diǎn)與非發(fā)明點(diǎn)。另一方面，所謂發(fā)明點(diǎn)與非發(fā)明點(diǎn)，是相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)而言的，最接近的現(xiàn)有技術(shù)不同，可能導(dǎo)致發(fā)明點(diǎn)的不同。發(fā)明點(diǎn)的相對性決定了在專利侵權(quán)比對中不宜區(qū)分發(fā)明點(diǎn)與非發(fā)明點(diǎn)。

關(guān)于浙江高院認(rèn)為的“知識產(chǎn)權(quán)（專利）保護(hù)范圍和強(qiáng)度應(yīng)與其創(chuàng)新和貢獻(xiàn)程度相協(xié)調(diào)”，筆者覺得有必要進(jìn)行詳細(xì)討論。首先專利權(quán)保護(hù)范圍和專利權(quán)保護(hù)強(qiáng)度是兩個概念，應(yīng)當(dāng)分別予以討論。

關(guān)于專利權(quán)保護(hù)范圍，筆者認(rèn)為專利權(quán)保護(hù)范圍與專利創(chuàng)新程度相協(xié)調(diào)不是通過區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)。首先，該協(xié)調(diào)是專利制度的運(yùn)行結(jié)果而非運(yùn)用手段；其次，區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)特征的區(qū)別對待，相當(dāng)于確立了“重要指定原則”，與當(dāng)前的法律規(guī)定相沖突。專利創(chuàng)新程度是一個復(fù)雜的概念，無法準(zhǔn)確衡量。可供參考的，尹新天在討論關(guān)于“開拓性發(fā)明”和“變劣發(fā)明”相對于“普通發(fā)明”是否應(yīng)當(dāng)享有不同寬窄的等同范圍時，進(jìn)行了以下論述[2]：“開拓性發(fā)明”的最大特點(diǎn)在于幾乎找不到相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)或者相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)很少。此時，可謂“海闊憑魚躍，天高任鳥飛”，專利申請人可以縱橫馳騁，撰寫出保護(hù)范圍很寬的權(quán)利要求。發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)新程度越高，專利權(quán)人所能獲得的保護(hù)范圍就越廣闊，專利制度正是通過這種機(jī)制“自動”地為做出開拓性發(fā)明的人提供更為豐厚的回報?！鲝垺案牧影l(fā)明”構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為，其實(shí)質(zhì)仍是忽略權(quán)利要求記載的技術(shù)特征。依照這種理論，一旦認(rèn)定為“改劣”，不但可以忽略非必要技術(shù)特征，甚至還可以名正言順地忽略必要技術(shù)特征，其偏離“發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)地保護(hù)范圍以其權(quán)利要求地內(nèi)容為準(zhǔn)”的程度比依據(jù)“多余指定原則”忽略非必要技術(shù)特征更大。

關(guān)于專利權(quán)保護(hù)強(qiáng)度，筆者認(rèn)為專利權(quán)保護(hù)強(qiáng)度與專利貢獻(xiàn)程度并不一定協(xié)調(diào)。專利權(quán)保護(hù)強(qiáng)度是從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度而非貢獻(xiàn)論角度進(jìn)行制度設(shè)計的。專利制度的設(shè)計基本理念是，通過具體制度的設(shè)立激勵產(chǎn)生更多有價值的專利，并最終達(dá)到專利所投入的社會總成本與其所帶來的社會總收益的最優(yōu)配置。因此，專利權(quán)保護(hù)強(qiáng)度并不直接考慮專利貢獻(xiàn)程度而是考慮是否實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置。另外，專利貢獻(xiàn)程度是一個主觀的概念，也無法準(zhǔn)確衡量。再者，專利貢獻(xiàn)程度一般是考慮整體技術(shù)方案，而非僅僅考慮所謂的發(fā)明點(diǎn)。

筆者認(rèn)為，雖然在侵權(quán)判定階段不宜區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)，但是在授權(quán)確權(quán)階段可以或應(yīng)當(dāng)予以區(qū)分。這是因?yàn)閮蓚€階段的任務(wù)不同。前者涉及專利權(quán)的保護(hù)，類似于“法律的適用”，應(yīng)當(dāng)更多地考量“法律的可預(yù)測性”，而區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)則會削弱這種“可預(yù)測性”；后者涉及專利權(quán)的確立，類似于“法律的制定”，應(yīng)當(dāng)更多地考量“法律的合理性”，而區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)則會增強(qiáng)這種“合理性”。當(dāng)前的司法實(shí)踐也證明了這點(diǎn)。

最高院在上海智臻智能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司蘋果電腦貿(mào)易上海有限公司專利行政管理專利再審行政判決書【（2017）最高法行再34號】中指出：根據(jù)2001年版《審查指南》第二部分第二章第2.2.6節(jié)規(guī)定，“在具體實(shí)施方式部分，對最接近的現(xiàn)有技術(shù)或者與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的技術(shù)特征，一般來說可以不作詳細(xì)描述，但對發(fā)明或者實(shí)用新型區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征以及從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)足夠詳細(xì)地描述，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案為準(zhǔn)?！鄙鲜鲆?guī)定對于本專利與現(xiàn)有技術(shù)的共有技術(shù)特征和區(qū)別技術(shù)特征的公開提出不同的要求，是因?yàn)楣_是以本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員知識和能力范圍以內(nèi)的技術(shù)特征要求較低，而對于本領(lǐng)域技術(shù)人員知識和能力范圍以外的、區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征要求較高。由此可見，公開充分認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)的。

另外，最高院在再審申請人株式會社島野與被申請人中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會及一審第三人寧波賽冠車業(yè)有限公司發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案【(2013)最高法行提字第21號】中指出：專利法第三十三條對專利申請文件的修改沒有區(qū)分“發(fā)明點(diǎn)”和“非發(fā)明點(diǎn)”而采取不同的標(biāo)準(zhǔn)，但是該條款的立法本意之一是盡可能保證確有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造取得專利權(quán)，實(shí)現(xiàn)專利申請人所獲得的權(quán)利與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配。如果僅僅因?yàn)閷＠暾埼募小胺前l(fā)明點(diǎn)”的修改超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍而無視整個發(fā)明創(chuàng)造對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)，最終使得確有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造難以取得專利權(quán)，專利申請人獲得的利益與其對社會做出的貢獻(xiàn)明顯不相適應(yīng)，不僅有違實(shí)質(zhì)公平，也有悖于專利法第三十三條的立法本意，不利于創(chuàng)新激勵和科技發(fā)展。由此可見，修改超范圍認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)也是區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)的。

那么功能性特征的侵權(quán)比對是否應(yīng)當(dāng)區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)。筆者認(rèn)為，功能性特征與普通特征的不同體現(xiàn)在二者在保護(hù)范圍解釋方式的不同，而不是體現(xiàn)在二者對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)不同。結(jié)合上文的討論，筆者認(rèn)為，功能性特征的侵權(quán)比對也不應(yīng)當(dāng)區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)。

當(dāng)然，在功能性特征的侵權(quán)比對之前，還存在功能性特征的認(rèn)定問題。功能性特征的認(rèn)定是否應(yīng)當(dāng)區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)也需要進(jìn)一步討論。不少學(xué)者認(rèn)為在功能性特征的認(rèn)定尺度上應(yīng)當(dāng)考慮區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)。章建勤等認(rèn)為[3]：當(dāng)然現(xiàn)實(shí)案例中，還有一些是屬于臨界狀態(tài)的，即介于功能性技術(shù)特征和非功能性技術(shù)特征之間，怎么認(rèn)定都為對或者都為錯。對于屬于臨界狀態(tài)的情況，如果專利權(quán)利要求限定的技術(shù)方案或者說明書公開的技術(shù)方案，對社會技術(shù)進(jìn)步貢獻(xiàn)大，此時就應(yīng)該給予較大的保護(hù)范圍，相應(yīng)的就應(yīng)該認(rèn)定為不屬于功能性技術(shù)特征；如果對技術(shù)進(jìn)步貢獻(xiàn)小，就應(yīng)該給予較小的保護(hù)范圍，相應(yīng)的就應(yīng)該認(rèn)定為屬于功能性技術(shù)特征。王梨華認(rèn)為[4]：在認(rèn)定是否為功能性技術(shù)特征時的尺度把握上，對于發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)是否需要區(qū)別對待，是在認(rèn)定上尺度有差異還是在認(rèn)定后的等同判定上有差異？從遵循貢獻(xiàn)度與保護(hù)度相匹配原則，應(yīng)區(qū)別對待，對于發(fā)明點(diǎn)的功能性技術(shù)特征的保護(hù)范圍為“具體實(shí)施方式加等同”，而對于非發(fā)明點(diǎn)的功能性技術(shù)特征的保護(hù)范圍為“覆蓋全部”。

筆者認(rèn)為，功能性特征的認(rèn)定是否需要區(qū)分發(fā)明點(diǎn)和非發(fā)明點(diǎn)，需要考慮功能性特征的定義。根據(jù)功能性特征的定義，其認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與其屬于發(fā)明點(diǎn)還是非發(fā)明點(diǎn)并沒有必然聯(lián)系。最高院在SMC株式會社樂清市博日氣動器材有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案【（2019）最高法民申5477號】中也指出，判定爭議技術(shù)特征是否屬于功能性特征，主要看現(xiàn)有證據(jù)是否足以證明本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式，至于被訴侵權(quán)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式有無創(chuàng)新性，對上述爭議技術(shù)特征是否屬于功能性特征的判定并無影響。

（2）“不可缺少的技術(shù)特征”如何確定和比對

浙江高院和最高院的第二個分歧在于，功能性特征“可上下升降的上切刀安裝板”的不可缺少的技術(shù)特征應(yīng)該確定為哪些。

浙江高院認(rèn)為，不可缺少的技術(shù)特征是：豎直氣缸的活塞桿穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端，通過支撐連桿作用于上切刀。

最高院認(rèn)為，不可缺少的技術(shù)特征是：上切刀與上切刀安裝板之間設(shè)有連接上切刀中部與上切刀安裝板中部的支撐連桿，機(jī)架上設(shè)置有豎直氣缸，豎直氣缸的活塞桿往下延伸穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端，豎直氣缸驅(qū)動上切刀作上下往復(fù)運(yùn)動。

從上可知，對于“不可缺少的技術(shù)特征”的確定，浙江高院對說明書的具體實(shí)施方式進(jìn)行了歸納總結(jié)，而最高院則是直接引用說明書中的表述。筆者由此想到自己在剛開始從事專利審查工作運(yùn)用“三步法”時，經(jīng)常對本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行歸納總結(jié)，因此有時在第一步就會和代理人有異議。究其原因，是因?yàn)槿藗兛偸橇?xí)慣于進(jìn)行歸納總結(jié)。歸納總結(jié)可以將他人的表述轉(zhuǎn)換成自己的表述，從而方便自己的進(jìn)一步論證和說理，然而歸納總結(jié)難免具有主觀性。無論是三步法還是功能性特征等同認(rèn)定，都是由一系列的步驟組成，不同步驟的客觀程度不同。在前步驟的結(jié)論是在后步驟的起點(diǎn)，因此保障在前步驟的客觀性非常重要，這樣可以避免錯上加錯。而在三步法中確定區(qū)別技術(shù)特征和在功能性特征等同認(rèn)定中確定不可缺少的技術(shù)特征中，直接引用權(quán)利要求書或說明書的表述可以在形式和內(nèi)容上提高客觀程度，減少不必要的爭議。因此筆者贊同最高院的確定方式。

另外，關(guān)于不可缺少的技術(shù)特征的等同比對方式，溫州中院和浙江高院存在分歧。

溫州中院認(rèn)為，在具體實(shí)施例及其等同方式的比對，應(yīng)根據(jù)該領(lǐng)域技術(shù)的公開程度決定采用相對上位的比對方式，否則撰寫具體實(shí)施例專利申請人就需要對可簡單替換技術(shù)方案進(jìn)行窮盡，顯失合理?！驹赫J(rèn)為具體實(shí)施例中為完成上下升降功能的不可缺少的技術(shù)特征包括“豎直氣缸”（驅(qū)動機(jī)構(gòu)）、“與豎直導(dǎo)桿相配合的豎直導(dǎo)向套”（限定上切刀架升降軌跡機(jī)構(gòu)）、“豎直氣缸的活塞桿固定在上切刀上，優(yōu)選為活塞桿往下延伸穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端”（驅(qū)動機(jī)構(gòu)位于上切刀上方驅(qū)動上切刀上下升降）。

浙江高院認(rèn)為，在對某項(xiàng)功能性技術(shù)特征進(jìn)行比對時，由于該項(xiàng)技術(shù)特征已經(jīng)在前期劃分專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征時被作為一個相對獨(dú)立的技術(shù)單元對待，因此不應(yīng)適用《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定的全部技術(shù)特征原則，再次對實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)功能的手段進(jìn)行技術(shù)特征的分解，而應(yīng)將之作為一個整體與被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征進(jìn)行比對，從而避免因過度拆分技術(shù)特征導(dǎo)致不當(dāng)限縮專利權(quán)保護(hù)范圍的后果。

這兩種比對方式各有優(yōu)缺點(diǎn)。

溫州中院的比對方式是對技術(shù)特征進(jìn)行拆分和上位后分別比對。這種拆分比對方式的優(yōu)點(diǎn)是保障比對的可操作性和判斷的客觀性，缺點(diǎn)是可能導(dǎo)致保護(hù)范圍不當(dāng)限縮；這種上位比對方式的優(yōu)點(diǎn)是容易確定比對方向，缺點(diǎn)是帶入主觀性或不確定性，因?yàn)樯衔坏胶畏N程度不僅因人而異并且容易受到被訴侵權(quán)方案的影響。

浙江高院的比對方式是將不可缺少的技術(shù)特征作為一個整體與被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征進(jìn)行比對。筆者將該規(guī)則稱為“整體比對規(guī)則”。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是符合技術(shù)特征定義，并且鼓勵專利權(quán)人公開更多技術(shù)細(xì)節(jié)，缺點(diǎn)是比對過程具有較強(qiáng)的主觀性，甚至可能進(jìn)入“整體等同”的誤區(qū)。

筆者贊同適用“整體比對規(guī)則”。一個原因是這種比對方式符合技術(shù)特征的基本定義，另一個原因是可以保障專利保護(hù)范圍體系的協(xié)調(diào)性。設(shè)想存在這種情況，當(dāng)從權(quán)的附加技術(shù)特征是其引用的獨(dú)權(quán)中的功能性特征的“不可缺少的技術(shù)特征”，例如本案中的權(quán)6，如果不適用“整體比對規(guī)則”，那么獨(dú)權(quán)的等同判定標(biāo)準(zhǔn)是“一基本兩相同”，而從權(quán)則是“三基本”，此時獨(dú)權(quán)保護(hù)范圍小于其從權(quán)，這顯然不合理。當(dāng)然確實(shí)存在從權(quán)保護(hù)范圍比其引用的獨(dú)權(quán)大的情況，這時的從權(quán)其實(shí)是偽從權(quán)真獨(dú)權(quán)，一般不屬于上述情況。

（3）“基本相同的手段”如何判斷

浙江高院和最高院在本案中的“基本相同的手段”判斷標(biāo)準(zhǔn)上并無分歧。

最高院認(rèn)為：……從手段而言，前者系以氣缸的豎直往復(fù)直線運(yùn)動帶動上切刀及上切刀安裝板上下升降，后者系由偏心輪在伺服電機(jī)的驅(qū)動下作圓周運(yùn)動，再通過傳動機(jī)構(gòu)將圓周運(yùn)動轉(zhuǎn)化為上切刀安裝板的上下運(yùn)動。雖然二者在手段上存在一定差異，但無論是通過豎直氣缸還是通過偏心輪的方式驅(qū)動某一部件作上下運(yùn)動，都是所屬技術(shù)領(lǐng)域慣常的技術(shù)手段，對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，將本專利權(quán)利要求1的相應(yīng)技術(shù)特征替換為被訴侵權(quán)技術(shù)方案中以偏心輪帶動拉桿的手段是顯而易見的。因此，二者構(gòu)成等同技術(shù)特征。

從上述表述可以看出，“基本相同的手段”的判斷方式之一即同屬于所屬技術(shù)領(lǐng)域慣常手段。這里具有一定的爭議。首先，“基本相同”的判斷標(biāo)準(zhǔn)不在于上述手段是否同屬于慣常手段，而是在于手段之間的差異有多大。因此，《專利侵權(quán)判定指南（2017）》的第46條規(guī)定：基本相同的手段，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在技術(shù)內(nèi)容上并無實(shí)質(zhì)性差異。其次，這里的慣常手段是指新穎性判斷中的“慣用手段的直接置換”中的“慣用手段”還是指創(chuàng)造性判斷中的“常規(guī)手段”呢？如果是前者，考慮到“慣用手段”一般認(rèn)定為公知中的公知，彼此之間一般無實(shí)質(zhì)性差異，一般能夠判斷為“基本相同”。如果是后者，“常規(guī)手段”本身雖然是公知，但是彼此之間的差異有時較大，則并不一定能夠判斷為“基本相同”。而這需要更多的案例加以分析。

2、功能性特征與特征劃分

最高院在深圳街電科技有限公司深圳來電科技有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案[5]（以下簡稱“吸納式充電裝置案”）中指出：

劃分權(quán)利要求的技術(shù)特征時，一般應(yīng)把能夠?qū)崿F(xiàn)一種相對獨(dú)立的技術(shù)功能的技術(shù)單元作為一個技術(shù)特征，不宜把實(shí)現(xiàn)不同技術(shù)功能的多個技術(shù)單元劃定為一個技術(shù)特征。

在該案中，北京高院和最高院均認(rèn)定爭議技術(shù)特征“傳動組件”是功能性特征。北京高院和最高院主要存在以下分歧：被訴侵權(quán)產(chǎn)品的減速電機(jī)中的減速機(jī)構(gòu)是否與權(quán)利要求1中的“傳動組件”相同或等同。而這個判斷又涉及到被訴侵權(quán)方案的技術(shù)特征該如何劃分的問題。

（1）功能性特征對應(yīng)的被訴侵權(quán)方案技術(shù)特征該如何劃分

功能性特征是一類性質(zhì)較為特殊的技術(shù)特征，要討論功能性特征對應(yīng)的被訴侵權(quán)方案技術(shù)特征該如何劃分，可以先討論技術(shù)特征對應(yīng)的被訴侵權(quán)方案技術(shù)特征該如何劃分。

技術(shù)特征劃分涉及到權(quán)利要求技術(shù)特征劃分和被訴侵權(quán)方案技術(shù)特征劃分兩種情況。關(guān)于權(quán)利要求技術(shù)特征如何劃分，最高院在張強(qiáng)與煙臺市棲霞大易工貿(mào)有限公司魏二有侵犯專利權(quán)糾紛案【(2012)最高法民申字第137號】中確立了標(biāo)準(zhǔn)：劃分權(quán)利要求的技術(shù)特征時，一般應(yīng)把能夠?qū)崿F(xiàn)一種相對獨(dú)立的技術(shù)功能的技術(shù)單元作為一個技術(shù)特征，不宜把實(shí)現(xiàn)不同技術(shù)功能的多個技術(shù)單元劃定為一個技術(shù)特征。即本案引用了該判旨。然而關(guān)于被訴侵權(quán)方案技術(shù)特征如何劃分，本案未進(jìn)行闡釋，也尚未發(fā)現(xiàn)有相關(guān)案例進(jìn)行闡釋。

筆者認(rèn)為，被訴侵權(quán)方案技術(shù)特征劃分相當(dāng)于事實(shí)認(rèn)定，權(quán)利要求技術(shù)特征劃分相當(dāng)于法律解釋，二者的特征比對相當(dāng)于法律適用，判斷是否侵權(quán)的整個過程相當(dāng)于涵攝（subsumption）。所謂涵攝，就是指確定生活事實(shí)與法律規(guī)范之間的關(guān)系的思維過程，將事實(shí)涵攝于法律規(guī)范，就是檢驗(yàn)事實(shí)是否滿足法律規(guī)范的事實(shí)構(gòu)成并因此產(chǎn)生該規(guī)范所規(guī)定的法律后果。涵攝的過程，即“目光往返于規(guī)范與生活事實(shí)之間”。目光往返的結(jié)果將在一定程度上影響規(guī)范解讀和事實(shí)認(rèn)定。規(guī)范解讀具有穩(wěn)定性，而事實(shí)認(rèn)定具有客觀性，因此涵攝結(jié)果具有可預(yù)測性。然而現(xiàn)實(shí)中法律問題和事實(shí)問題常常并非涇渭分明，而這正是造成爭議的根源所在。

關(guān)于被訴侵權(quán)方案技術(shù)特征劃分，最高院認(rèn)為，減速電機(jī)是一種將電機(jī)和減速機(jī)構(gòu)集成在一起的一體化電機(jī)，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常將減速電機(jī)看作電機(jī)與減速機(jī)構(gòu)的組合，認(rèn)為屬于一個整體。而減速機(jī)構(gòu)作為減速電機(jī)的一部分，其主要功能為減速動力輸出。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的電機(jī)軸通過齒輪組件與有凸點(diǎn)的軸相連在一起，上述組件均應(yīng)當(dāng)屬于減速電機(jī)的組成部分。被訴侵權(quán)產(chǎn)品通過將減速電機(jī)軸插入滾軸組件的凹槽中以實(shí)現(xiàn)動力傳遞，其傳動方式是通過直接連接實(shí)現(xiàn)的。

上述的認(rèn)定是基本符合事實(shí)的，但是以下兩點(diǎn)內(nèi)容仍然需要討論：（1）被訴侵權(quán)方案中的“減速機(jī)構(gòu)”和權(quán)利要求中的“傳動組件”在功能上是否有區(qū)別。從字面上來理解，一個是“減速”功能，一個是“傳動”功能，但是在本領(lǐng)域中，由于電機(jī)轉(zhuǎn)速較大，一般需要通過齒輪等裝置進(jìn)行減速，而電機(jī)減速動力輸出的過程就是電機(jī)動力傳動輸出的過程，因此雖然二者名字不同，但是其體現(xiàn)的功能本質(zhì)是相同的。（2）被訴侵權(quán)方案是否具備傳動組件?？梢詮姆疵鎭砜紤]，如果被訴侵權(quán)方案不具備傳動組件，其動力是直接從電機(jī)到滾軸組件，那么此時被訴侵權(quán)方案的“減速電機(jī)”是否與權(quán)利要求中的“電機(jī)”相對應(yīng)呢？答案顯然是否定的，因?yàn)楸辉V侵權(quán)方案的減速電機(jī)實(shí)現(xiàn)了兩個功能，即產(chǎn)生動力和減速后輸出，而權(quán)利要求中的電機(jī)只實(shí)現(xiàn)了一個功能，即產(chǎn)生動力。

因此問題的關(guān)鍵在于，被訴侵權(quán)方案的減速電機(jī)是否應(yīng)當(dāng)根據(jù)其實(shí)現(xiàn)了兩個功能而劃分為兩個技術(shù)特征呢？參考最高院在呂相軍與朱炳生、魏永紅侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案【（2015）最高法民申字第1319號】中的觀點(diǎn)：就產(chǎn)品專利而言，技術(shù)特征不等同于產(chǎn)品的組成部件，不能根據(jù)產(chǎn)品部件簡單劃分技術(shù)特征。如果由一個以上部件組合形成特定工作關(guān)系以實(shí)現(xiàn)某一相對獨(dú)立功能的技術(shù)單元，應(yīng)當(dāng)作為一項(xiàng)技術(shù)特征予以認(rèn)定。最高院再一次強(qiáng)調(diào)了是按照功能而非部件來劃分技術(shù)特征。因此，筆者認(rèn)為，如果被訴侵權(quán)方案的一個部件可以實(shí)現(xiàn)多個功能，并且這多個功能由其多個子部件分別實(shí)現(xiàn)，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)為該多個子部件一般可以拆分，難么該部件應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)現(xiàn)的多個功能劃分為多個技術(shù)特征。

由于權(quán)利要求技術(shù)特征劃分粗細(xì)將影響保護(hù)范圍，被訴侵權(quán)方案技術(shù)特征劃分粗細(xì)將影響特征比對，二者相互關(guān)聯(lián)并最終共同影響侵權(quán)認(rèn)定。因此為了減少爭議，應(yīng)當(dāng)按照相同的標(biāo)準(zhǔn)即功能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。另外，在應(yīng)用功能標(biāo)準(zhǔn)的時候也存在功能劃分粗細(xì)的問題，此時應(yīng)當(dāng)站位權(quán)利要求整體技術(shù)方案的角度，避免保護(hù)范圍和事實(shí)認(rèn)定出現(xiàn)錯誤。

那么權(quán)利要求功能性特征對應(yīng)的被訴侵權(quán)方案技術(shù)特征該如何劃分呢？這個問題反而比較簡單。根據(jù)功能標(biāo)準(zhǔn)，只需要確定被訴侵權(quán)方案中是否有能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的結(jié)構(gòu)，如有，即可將其劃分為技術(shù)特征。至于二者是否屬于“基本相同的手段”，則屬于另一個問題。

另外，本案還涉及功能性特征等同判斷標(biāo)準(zhǔn)“一基本兩相同”如何適用。最高院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品通過將減速電機(jī)軸插入滾軸組件的凹槽中以實(shí)現(xiàn)動力傳遞，其傳動方式是通過直接連接實(shí)現(xiàn)的。而涉案專利權(quán)利要求1所述“傳動組件”獨(dú)立于電機(jī)之外，不屬于電機(jī)的組成部分，其功能是將電機(jī)的力傳導(dǎo)給滾軸，從而實(shí)現(xiàn)將電機(jī)一同封裝在機(jī)械結(jié)構(gòu)內(nèi)還能實(shí)現(xiàn)驅(qū)動滾軸。可見，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的減速機(jī)構(gòu)和涉案專利的“傳動組件”二者技術(shù)手段、功能和效果既不相同亦不等同，被訴侵權(quán)產(chǎn)品缺少“傳動組件”。

如前所述，權(quán)利要求功能性特征“傳動組件”的功能與被訴侵權(quán)方案中的“減速機(jī)構(gòu)”相同。那么“傳動組件”的效果是否也與“減速機(jī)構(gòu)”相同呢？值得注意的是，“傳動組件”的效果并未在本專利說明書中明確記載。對于這種情況，該如何認(rèn)定效果呢？最高院在再審申請人埃意（廊坊）電子工程有限公司與被申請人王賀、姚鵬、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會實(shí)用新型專利無效行政糾紛案【（2018）最高法行再33號】中指出：技術(shù)效果是確定技術(shù)問題的依據(jù)，技術(shù)效果的來源有二，一是說明書的明確記載，根據(jù)專利法“公開換保護(hù)”的基本原理，未記載在說明書中的技術(shù)效果不能視為發(fā)明人的技術(shù)貢獻(xiàn)，不能作為評價專利創(chuàng)造性的依據(jù)。這種情況下往往屬于主觀技術(shù)問題與客觀技術(shù)問題一致的情形。二是說明書雖未明確記載，但本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書后得出的技術(shù)效果，也就是主觀技術(shù)問題與客觀技術(shù)問題不一致時，應(yīng)以審查員或法官認(rèn)定的客觀技術(shù)問題為準(zhǔn)。確定客觀技術(shù)問題時，應(yīng)避免將區(qū)別技術(shù)特征本身的基本屬性直接認(rèn)定為其在技術(shù)方案中的作用，應(yīng)考查其與其他技術(shù)特征的關(guān)聯(lián)，并根據(jù)其所在的技術(shù)單元給整個技術(shù)方案帶來的技術(shù)效果來認(rèn)定。尤其是當(dāng)區(qū)別技術(shù)特征為所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識時，如果不考慮與技術(shù)方案其他特征的配合、協(xié)同作用，僅以其公知的屬性認(rèn)定技術(shù)效果，往往會割裂單個區(qū)別技術(shù)特征與整個技術(shù)方案的內(nèi)在聯(lián)系。

由此可見，當(dāng)技術(shù)特征的技術(shù)效果未在說明中明確記載時，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以進(jìn)行歸納總結(jié)。如前所述，歸納總結(jié)容易引起爭議。最高院在浙江波速爾運(yùn)動器械有限公司杭州騎客智能科技有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案【（2018）最高法民申2345號】中指出：對于功能性特征的侵權(quán)比對，在認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征是否能夠“實(shí)現(xiàn)相同的功能”“達(dá)到相同的效果”時，應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求中記載的功能性特征限定的功能和效果為依據(jù)，而不是以說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)該功能和效果所不可缺少的技術(shù)特征分別具有的功能和效果為依據(jù)。即不應(yīng)當(dāng)考慮說明書的記載的功能性特征的不可缺少的技術(shù)特征。對應(yīng)到本案，最高院歸納的“傳動組件”的效果是實(shí)現(xiàn)將電機(jī)一同封裝在機(jī)械結(jié)構(gòu)內(nèi)還能實(shí)現(xiàn)驅(qū)動滾軸，而這是否屬于考慮說明書中記載的“傳動組件”的不可缺少的技術(shù)特征的情況呢？值得進(jìn)一步思考。

（2）功能性特征的除外

最高院認(rèn)為，涉案專利權(quán)利要求1所記載的“該吸納滾輪機(jī)構(gòu)包括第一電機(jī)、與第一電機(jī)動力連接的傳動組件、與傳動組件連接的一級滾軸組件”，可以將傳動組件理解為將第一電機(jī)動力傳遞給一級滾軸組件的一個或多個零部件的組合。同時，根據(jù)涉案專利說明書的記載，該傳動組件包括皮帶輪組傳動、齒輪傳動等多種實(shí)施方式。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《解釋二》）第八條規(guī)定，二審判決認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1所述“傳動組件”并非本領(lǐng)域通用技術(shù)術(shù)語，應(yīng)屬功能性特征。上述認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，本院予以確認(rèn)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）第四條規(guī)定：“對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。”因此，涉案專利權(quán)利要求1所記載的傳動組件應(yīng)當(dāng)包括皮帶輪組傳動、齒輪傳動等實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式。

從上述最高院的論證過程，可以間接得出以下兩個結(jié)論：（1）說明書的發(fā)明內(nèi)容部分和具體實(shí)施方式部分記載的實(shí)施方式，均屬于《規(guī)定》第四條規(guī)定的“說明書的具體實(shí)施方式”。（2）如果以功能表述的技術(shù)特征不屬于本領(lǐng)域通用技術(shù)術(shù)語，那么其應(yīng)屬于《解釋二》第八條規(guī)定的“功能性特征”。

針對結(jié)論（1），代理人可以在發(fā)明內(nèi)容部分即可構(gòu)造功能性特征的多個層次內(nèi)容，以使得功能性特征的解釋范圍盡量增大。

針對結(jié)論（2），本領(lǐng)域通用技術(shù)術(shù)語的含義是指本領(lǐng)域技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定其具體實(shí)施方式。需要注意的是，這里的具體實(shí)施方式并不限于一種具體實(shí)施方式。

那么本案中的“傳動組件”是否應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為功能性特征呢？本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉，電機(jī)產(chǎn)生的動力需要通過傳動組件傳遞給滾軸，而傳動組件的最常見形式就是齒輪、皮帶輪等機(jī)構(gòu)，這屬于本領(lǐng)域的公知常識，且容易通過舉證證明。最高院在SMC株式會社樂清市博日氣動器材有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案【（2019）最高法民申5477號】中指出：基于專利申請日前本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的知識水平和認(rèn)知能力，如果實(shí)現(xiàn)爭議技術(shù)特征所述功能或者效果的具體實(shí)施方式屬于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的公知常識，應(yīng)認(rèn)定該爭議技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式的情形，不屬于功能性特征。

因此筆者認(rèn)為，本案的“傳動組件”屬于功能性特征的除外。另外，“在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時”，減速電機(jī)作為“電機(jī)+傳動組件”的簡單等同替換手段也容易通過舉證證明。在此基礎(chǔ)上，筆者認(rèn)為被訴侵權(quán)方案具有一定的相同侵權(quán)或等同侵權(quán)風(fēng)險。

3、功能性特征與主題名稱

最高院在孫希賢湖南景怡生態(tài)科技股份有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案[6]（以下簡稱“綠化磚案”）中指出：

如果權(quán)利要求主題名稱記載的效果、功能，是對該權(quán)利要求特征部分記載的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組分等能夠達(dá)到的效果、功能的描述，則其實(shí)際限定作用通過特征部分記載的技術(shù)特征得以實(shí)現(xiàn)；

如果權(quán)利要求主題名稱記載的效果、功能，不是該權(quán)利要求特征部分記載的結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等能夠?qū)崿F(xiàn)的效果、功能，卻是專利技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)方案的區(qū)別之所在，那么權(quán)利要求主題名稱所記載的效果、功能對該權(quán)利要求的保護(hù)范圍具有實(shí)質(zhì)限定作用。

在該案中，權(quán)利要求1中的“水位高度調(diào)節(jié)功能”記載在前序部分的主題名稱中，采用了功能表述的方式，權(quán)利要求1的特征部分通過兩個技術(shù)特征記載了實(shí)現(xiàn)水位高度調(diào)節(jié)功能的具體方式，即：土壤容納空腔的斜面上至少有一個或一組水位高度調(diào)節(jié)溢水孔，水位高度調(diào)節(jié)溢水孔是底部即將貫通的盲孔；“水位高度調(diào)節(jié)功能”實(shí)際是對特征部分所記載的結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)的功能的描述。因此，“水位高度調(diào)節(jié)功能”是對權(quán)利要求1要求保護(hù)的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)的功能的概括，其對權(quán)利要求1保護(hù)范圍的限定實(shí)質(zhì)上通過后兩個具體技術(shù)特征實(shí)現(xiàn)。

權(quán)利要求10中的“水位高度調(diào)節(jié)功能”記載在前序部分的主題名稱中，采用了功能表述的方式，權(quán)利要求10的特征部分沒有記載實(shí)現(xiàn)水位高度調(diào)節(jié)功能的方式，“水位高度調(diào)節(jié)功能”因此不是對特征部分記載的技術(shù)特征構(gòu)成的技術(shù)方案的抽象和概括。此外，從說明書的內(nèi)容看，實(shí)現(xiàn)水位高度調(diào)節(jié)功能的方式是涉案專利對現(xiàn)有技術(shù)的實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)，被用于區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)。因此，雖然“水位高度調(diào)節(jié)功能”形式上記載在權(quán)利要求10前序部分的主題名稱中，其仍屬于具體技術(shù)特征?！八桓叨日{(diào)節(jié)功能”是通過功能表述限定的技術(shù)特征，沒有直接限定相應(yīng)結(jié)構(gòu)，且權(quán)利要求10沒有記載實(shí)現(xiàn)該功能的具體方式，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求無法直接確定實(shí)現(xiàn)該功能的具體實(shí)施方式，故“水位高度調(diào)節(jié)功能”是功能性技術(shù)特征。

（1）功能表述和功能性特征的關(guān)系

功能表述一般可以分為兩類，一類是純功能表述；另一類是“功能性術(shù)語＋裝置”。這兩類功能表述是否被認(rèn)定為功能性特征需要具體考量。

純功能表述可能記載在權(quán)利要求主題名稱中，也可能記載在其他部分（指不包括主題名稱的前序部分和特征部分）。如果純功能表述記載在主題名稱中，那么其他部分可能記載了也可能未記載對應(yīng)的結(jié)構(gòu)類特征，例如本案權(quán)利要求1和10。根據(jù)本案判旨，如果其他部分記載了對應(yīng)的結(jié)構(gòu)類特征，那么該純功能性表述不認(rèn)定為功能性特征，因?yàn)楸绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式，即對應(yīng)的結(jié)構(gòu)類特征；如果其他部分未記載對應(yīng)的結(jié)構(gòu)類特征，那么該純功能性表述應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為功能性特征，因?yàn)楸绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求不能直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式。如果純功能表述記載在其他部分，那么一般是作為某一結(jié)構(gòu)類特征的進(jìn)一步限定，此時一般不認(rèn)定為功能性特征。這種情況與筆者上一篇文章《功能性特征侵權(quán)司法解釋及案例判旨淺析》中總結(jié)的“結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)功能”這種情況類似。

“功能性術(shù)語＋裝置”這一類功能表述更為常見，這種表述是否被認(rèn)定為功能性特征需要具體考量這個“裝置”的表述方式。如果這個裝置用“裝置”、“器”、“部”、“件”等不能體現(xiàn)具體結(jié)構(gòu)的詞來表述，那么一般被認(rèn)定為功能性特征；如果這個裝置用“軌”、“槽”等能夠體現(xiàn)具體結(jié)構(gòu)的詞來表述，那么一般不認(rèn)定為功能性特征。當(dāng)然，判斷依據(jù)還是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求是否能夠直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式。

（2）主題名稱功能性特征的特殊性

如果記載在主題名稱中的純功能表述被認(rèn)定為功能性特征，那么這種功能性特征可以被稱為主題名稱功能性特征。值得注意的是，主題名稱功能性特征與普通功能性特征的認(rèn)定方式有所不同。具體在于主題名稱功能性特征的認(rèn)定多了一個條件，即主題名稱記載的效果、功能是專利技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)方案的區(qū)別之所在，或者說主題名稱記載的效果、功能是對現(xiàn)有技術(shù)的實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)。筆者稱之為“區(qū)別條件”。

最高院在判決書中說理如下：主題名稱中包含的對全部技術(shù)特征所構(gòu)成的技術(shù)方案的抽象和概括是主題名稱的核心部分，是對專利技術(shù)方案的命名，用來確定專利技術(shù)方案所屬領(lǐng)域。產(chǎn)品專利的主題名稱的結(jié)構(gòu)可能不是單一的，其中包含的用途限定內(nèi)容以及以效果、功能方式表述的限定內(nèi)容，其實(shí)際限定作用取決于該內(nèi)容對權(quán)利要求所要保護(hù)的產(chǎn)品產(chǎn)生了何種影響。

但是最高院沒有明確設(shè)置“區(qū)別條件”的原因，筆者在此推測：主題名稱和技術(shù)特征是不同的。主題名稱是概括的，其對權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定作用是間接的；技術(shù)特征是具體的，其限定作用是直接的。在主題名稱中記載效果、功能而在特征部分未記載相應(yīng)的結(jié)構(gòu)類特征，這表明專利權(quán)人的本意并非通過功能表述來限定保護(hù)范圍，而是為了進(jìn)一步細(xì)化專利技術(shù)方案所述領(lǐng)域。當(dāng)然，當(dāng)該功能表述被用以區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)，為技術(shù)方案的新創(chuàng)性提供依據(jù)，那么該功能表述就會具體化，成為（區(qū)別）技術(shù)特征。功能表述構(gòu)成具體的技術(shù)特征后，結(jié)合功能性特征的定義，從而被認(rèn)定為功能性特征。

二、功能性特征侵權(quán)司法解釋的完善建議

1、功能性特征的定義

關(guān)于功能性特征的定義，《解釋二》第八條第一款規(guī)定：功能性特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。

這樣規(guī)定的邏輯是，原則上以“功能表述”的技術(shù)特征就是功能性特征，但有除外情況。一般而言，在定義中設(shè)置除外情況是出于考慮非本質(zhì)性因素或者避免與其他規(guī)定相沖突。然而功能性特征定義中的除外情況卻是功能性特征的本質(zhì)性考慮因素，因?yàn)檎怯捎诒绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求不能直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式，才需要將該技術(shù)特征認(rèn)定為功能性特征。因此認(rèn)定功能性特征的必要條件其實(shí)有兩個：（1）“功能表述”；（2）“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求不能直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式”。而將必要條件的反面規(guī)定為除外情況容易造成邏輯混亂。

從舉證責(zé)任的角度來考慮，也應(yīng)當(dāng)設(shè)置必要條件而非除外情況。容易理解的是，被訴侵權(quán)人一般會主張某項(xiàng)技術(shù)特征為功能性特征，因此需要對此進(jìn)行舉證。功能性特征的必要條件（1）容易證明，必要條件（2）則屬于否定事實(shí)。被訴侵權(quán)人一般無法就一項(xiàng)否定事實(shí)進(jìn)行舉證，那么該否定事實(shí)則無需舉證。因此針對該否定事實(shí)的反駁自然由專利權(quán)人來承擔(dān)。即相當(dāng)于必要條件（2）的反面即“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式”這一肯定事實(shí)的舉證責(zé)任由專利權(quán)人承擔(dān)，而這樣設(shè)置更加自然和合理。

另外，針對功能性特征定義中的除外情況或者必要條件（2），需要設(shè)置判斷時間點(diǎn)。這是由于隨著技術(shù)的發(fā)展，部分“功能表述”的特征將由功能性特征轉(zhuǎn)變?yōu)榉枪δ苄蕴卣?，或者相反。此時保護(hù)范圍會隨著時間發(fā)生較為復(fù)雜的變化，因而增加了權(quán)利要求保護(hù)范圍的不確定性。功能性特征的認(rèn)定是一件相對客觀的事情，設(shè)置判斷時間點(diǎn)是增加確定性的必要手段。筆者認(rèn)為，功能性特征的判斷時間點(diǎn)設(shè)置在專利申請日前比較合理。

綜上所述，可以嘗試對《解釋二》第八條第1款中的功能性特征的定義做如下修改：

功能性特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，（僅）通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定，（且）本領(lǐng)域普通技術(shù)人員（在專利申請日前）僅通過閱讀權(quán)利要求（不能）直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的技術(shù)特征。

2、功能性特征的等同認(rèn)定

最高院在評述“裁剪機(jī)案”時，說理如下：對二者進(jìn)行比對，從功能來看，二者均能實(shí)現(xiàn)上切刀安裝板的上下升降，至于上切刀安裝板是否在上切刀的帶動下上下升降，并不影響該功能的發(fā)揮，二者功能顯然相同；從效果來看，雖然有寧泰公司所主張的涉案專利的活塞桿在運(yùn)行中是在兩個極限位置換向、被訴侵權(quán)產(chǎn)品則換向流暢的客觀情況，但由于上切刀徑向水平位移距離很短，并不會對二者效果產(chǎn)生明顯的影響，二者效果相同。

由此可見，手段基本相同必然決定了功能和效果不可能完全相同。即功能和效果相同是指特定角度或特定范圍的相同，而非完全相同。因此，為了避免“相同”一詞引起的爭議，參考“基本相同”在北高院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》 中的解釋，即無實(shí)質(zhì)性差異，可以嘗試對《解釋二》第八條第2款做如下修改：

與說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以（相同或）基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同（或?qū)嵸|(zhì)相同）的功能，達(dá)到相同（或?qū)嵸|(zhì)相同）的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或等同。

三、結(jié)語

綜上所述，功能性特征是一類特殊技術(shù)特征。普通技術(shù)特征涉及的問題在功能性特征這里可能變得更加復(fù)雜。研究功能性特征相關(guān)問題可以有效地幫助理解技術(shù)特征、技術(shù)方案乃至專利的實(shí)質(zhì)，這對于專利撰寫、專利無效和專利侵權(quán)等實(shí)務(wù)問題具有一定的指導(dǎo)意義。

注釋：

[1]（2017）最高法民申2073號

[2]《中國專利法詳解》（縮編版），尹新天著，第473-477頁

[3]章建勤，張小娟.《淺析包含功能性技術(shù)特征的專利權(quán)的保護(hù)范圍判定》

[4]王梨華. 《功能性技術(shù)特征保護(hù)范圍確定的三步法和九大注意點(diǎn)》

[5]（2019）最高法民再348號

[6]（2019）最高法知民終657號

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權(quán)利要求中功能性特征侵權(quán)司法解釋及案例判旨淺析

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：高任 北京博思佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：功能性特征侵權(quán)司法解釋及案例判旨淺析（二）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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