企業(yè)IPR管理經驗（八）｜從0到N搭建海外商標保護體系

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：陳易華

原標題：從0到N搭建海外商標保護體系

近年來，越來越多的中國企業(yè)走出國門，品牌商標的海外糾紛頻頻涌現(xiàn)。企業(yè)品牌商標的海外布局與保護策略不力影響產品出口、品牌商標在海外被搶注、海外產品銷售存在品牌商標侵權風險等。企業(yè)品牌商標在海外沒有注冊保護或注冊保護缺乏布局規(guī)劃，以及不知道如何選擇更合適的海外商標注冊保護模式等問題，給企業(yè)海外經營帶來了越來越多的品牌商標風險。那么，企業(yè)該怎樣搭建海外商標保護體系以盡可能降低海外經營過程中的品牌商標風險？

一、關于企業(yè)品牌商標在海外布局與保護需求的理解

（一）對企業(yè)品牌商標所需覆蓋的業(yè)務項目的理解

基于企業(yè)現(xiàn)有核心業(yè)務及規(guī)劃業(yè)務，企業(yè)可以按照現(xiàn)有核心業(yè)務及規(guī)劃業(yè)務的多個商業(yè)維度例如使用領域及規(guī)模等級兩個維度將企業(yè)品牌商標劃分為多級品牌等級例如1級、2級、3級共3級品牌商標等級進行品牌商標在海外布局與保護需求的管理。

同時，又基于企業(yè)在中國大陸建立起的品牌商標布局與保護體系，企業(yè)可以依照品牌商標海外布局和注冊類別與主營項目關聯(lián)密切程度，及品牌商標標樣在海外布局與保護必要程度兩個維度進行品牌商標在海外布局與保護的劃分與配置。

例如1級品牌商標可以為企業(yè)目前主要推廣、經營的上位品牌，其市場知名度、影響力較之另兩級別品牌更高，故此，企業(yè)可以首先進行關注和海外布局與注冊保護相應品牌商標。

例如2級品牌可以為企業(yè)目前所經營的除卻1級品牌以外的品牌，如相應品牌目前仍在市場中使用，企業(yè)可以按照實際經營、保護需求，對相應品牌進行有針對性的海外布局與注冊保護。

例如3級品牌為與企業(yè)目前經營層面聯(lián)系不甚密切的品牌，目前列出，以備后期根據(jù)實際經營需要進行相應的海外布局與注冊保護。

 表1  以共3級品牌商標等級對企業(yè)品牌商標進行管理的示例

（二）對企業(yè)品牌商標在海外布局與保護需求層級的理解

1.依照注冊商標標樣

企業(yè)應考慮到品牌進入海外市場后，主要的識別方向為英文形式，但是在例如美國、馬來西亞、新加坡、澳大利亞以及我國香港、澳門等國家和地區(qū)，漢語是當?shù)氐耐ㄓ谜Z言或者當?shù)厝A人群體較大，消費者對漢字的認知程度整體上較高，故企業(yè)應在國內已布局的中文商標、英文商標、圖形商標中選擇適宜的商標標樣在海外布局與保護注冊及推廣。

針對中文商標標樣，應是企業(yè)品牌真實使用商標標樣，該商標權利更加契合企業(yè)品牌使用需求，同時，該商標的獲準注冊更加有利于企業(yè)品牌在海外當?shù)赜绕涫菍h字的認知程序整體上較高的海外區(qū)域進行落地及推廣，企業(yè)可以優(yōu)先以在國內已布局注冊和真實使用的中文商標標樣在海外布局與保護注冊及推廣。

針對英文商標標樣，應是企業(yè)品牌真實使用商標標樣，該商標權利更加契合企業(yè)品牌使用需求；同時企業(yè)在選擇真實使用的英文商標標樣時，建議選擇不包含任何非英文要素的英文商標標樣，因為不包含任何非英文要素的英文商標標樣，在審查時面臨的風險相對要低，在各個國家中一次性通過初審的概率相對要高，建議企業(yè)可以優(yōu)先以在國內已布局注冊和真實使用且不包含任何非英文要素的英文商標標樣在海外布局與保護注冊及推廣。

針對圖形商標標樣，應是企業(yè)品牌真實使用商標標樣，該商標權利更加契合企業(yè)品牌使用需求，同時，該商標的獲準注冊更加有利于企業(yè)品牌在海外當?shù)剡M行落地及推廣；但是，圖形商標標樣包括圖形要素，這將可能導致該標樣在各個國家中獲準注冊的難度相對要高，企業(yè)應優(yōu)先以在國內已布局注冊和真實使用的圖形商標標樣在海外布局與保護注冊及推廣。

 2.依照商標注冊類別

基于企業(yè)現(xiàn)有核心業(yè)務及規(guī)劃業(yè)務，企業(yè)可以按照現(xiàn)有核心業(yè)務及規(guī)劃業(yè)務的多個商業(yè)維度例如使用領域及規(guī)模等級兩個維度將企業(yè)品牌商標劃分為多級注冊類別等級例如核心類別、重要類別、關聯(lián)類別、防御類別共4級注冊類別等級進行管理，又例如核心類別、重要類別、關聯(lián)類別共3級注冊類別等級進行管理等。

例如針對1級品牌，考慮到其使用時間、市場影響力等元素，建議企業(yè)可以不僅在核心類別上爭取獲準注冊，同時應當關注在重要類別和/或關聯(lián)類別和/或防御類別甚至于商標全類別共45個類別上的注冊，即圍繞1級品牌所進行的商標注冊，一方面應考慮實際使用所必需，還應兼顧一定的防御功能，防止被他人在相關領域摹仿或者搶注。

 表2  以共3級注冊類別等級對企業(yè)品牌商標進行管理的示例

依照該表2示例，商標第7類、9類、11類和35類別等系企業(yè)主營項目，故商標第7類、9類、11類和35類等可以作為企業(yè)品牌核心類別存在。

依照該表2示例，商標第37類和42類別等，與企業(yè)主營項目類別關聯(lián)密切，在企業(yè)品牌商標推廣過程中極易涉及到相應商品及服務，容易在相關公眾心目中形成對應關系，故此，可以作為關聯(lián)類別存在。

依照該表2示例，其余商標類別例如商標第28類和41類別等，分別在不同程度上與企業(yè)經營產品具有關聯(lián)性，但關聯(lián)性較弱，可以作為防御性類別存在，避免他人搶注。

據(jù)此，建議企業(yè)可以優(yōu)先關注核心類別的海外商標保護注冊申請，在核心類別已經被授權保護的情況下，將海外商標權利延伸至重要類別及關聯(lián)類別等。

 （三）對企業(yè)品牌商標在海外布局與保護所需覆蓋的國家和地區(qū)的理解

企業(yè)可以通過以對于全球主要國家和地區(qū)主營項目的市場發(fā)展情況；對于企業(yè)主營項目行業(yè)關聯(lián)產品生產、加工廠商、企業(yè)是否密集；對于企業(yè)主營項目及關聯(lián)消費情況是否良好；對于企業(yè)主營項目的特定文化、風俗的情況；對于品牌商業(yè)運作的模式以及是否與企業(yè)品牌進行過接觸及合作六個維度進行考察，可以綜合評定出以下建議覆蓋品牌商標海外注冊的國家及地區(qū)，以供企業(yè)參考。

（1）企業(yè)在全球主要國家和地區(qū)主營項目的市場發(fā)展情況

例如，美國、歐洲、日本、韓國等發(fā)達國家具有較好的主營項目相關消費市場基礎，市場體量較大；并且，該些發(fā)達國家的人們對主營項目等方面十分重視，并具有相當?shù)南M能力。

例如，東南亞國家成為新興的主營項目市場國家，主營項目市場規(guī)模增長迅速，尤其主營項目分別在例如泰國、菲律賓、越南、新加坡、馬來西亞和印度尼西亞的占有率增長迅速，與企業(yè)主要的業(yè)務品類十分匹配，建議可以作為企業(yè)重點關注的國家。

（2）企業(yè)主營項目行業(yè)關聯(lián)產品的生產、加工場所的國家和地區(qū)

例如，企業(yè)可以通過相關渠道，了解到涉及澳大利亞、阿根廷、菲律賓、比利時、捷克、荷蘭、法國、加拿大、泰國、新加坡、馬來西亞等國家有超過上千個主營項目行業(yè)關聯(lián)產品的生產加工注冊企業(yè)；在以上國家及地區(qū)，及以相同邏輯篩查出的國家及地區(qū)中，建議可以作為企業(yè)進行品牌商標海外布局和保護的參考范圍。

（3）企業(yè)主營項目行業(yè)關聯(lián)產品/服務存在消費需求的國家和地區(qū)

例如，現(xiàn)階段，除卻中國大陸市場，歐美概念覆蓋的國家及地區(qū)仍舊是企業(yè)主營項目行業(yè)的消費首要地區(qū)，此外，發(fā)達國家如日本、韓國等非歐美國家亦存在多年的主營項目行業(yè)消費傳統(tǒng)。

例如，在企業(yè)主營項目行業(yè)的全球市場中，北美、歐洲和亞洲三分天下，其中北美是全球最大的主營項目的市場銷售終端，其次是歐洲，亞洲緊隨其后，各國人在主營項目行業(yè)的消費能力與人均GDP（國內生產總值）呈現(xiàn)相關性，人均GDP越高的國家，人均在主營項目行業(yè)的消費能力相對更大。

（4）企業(yè)品牌運作中會關聯(lián)、輻射到的國家和地區(qū)

例如，企業(yè)品牌發(fā)源地為中國大陸，以此考察，中國大陸密切關聯(lián)的貿易國家及地區(qū)，以及中國大陸周邊國家及地區(qū)，極有可能被企業(yè)品牌所輻射。故此，中國大陸周邊國家及地區(qū)如港澳臺地區(qū)、東亞及東南亞國家及俄羅斯等，均建議企業(yè)可以作為企業(yè)進行品牌商標海外布局和保護的覆蓋范圍。

（5）企業(yè)品牌存在過項目合作的國家和地區(qū)

例如，企業(yè)品牌存在過項目合作的國家和地區(qū)，在這些國家和地區(qū)中，由于明確存在項目中的合作往來，相應國家和地區(qū)對于企業(yè)品牌必然知悉、了解；有鑒于此，建議企業(yè)可以考慮在這些國家和地區(qū)進行品牌商標海外布局和保護。

（6）例外：排斥企業(yè)主營項目的特定文化，或當?shù)仫L俗、文化不利于企業(yè)品牌發(fā)展的國家和地區(qū)

例如，企業(yè)可以通過相關渠道，了解到某一或某些國家和地區(qū)基于當?shù)匚幕?，對于企業(yè)主營項目可能存在相應排斥、抗拒的可能，以此衍生企業(yè)主營項目文化可能會極為薄弱，對于企業(yè)主營項目存在相應消費需求的可能性較低。故此，建議企業(yè)可以對于當前列舉國家和地區(qū)中，進行一定的文化、民俗考察，確定當?shù)厥欠襁m宜發(fā)展企業(yè)主營項目行業(yè)的品牌。

二、關于企業(yè)品牌商標在海外布局與保護的注冊途徑說明

 （一）逐一國家注冊

逐一國家注冊（又稱單一國家注冊），是指直接向當?shù)氐闹R產權主管部門遞交注冊申請，通過聘請當?shù)芈蓭熯M行代理，注冊全程有當?shù)貙I(yè)的法律人士跟進，為涉外商標注冊的普通但最為穩(wěn)妥周到的途徑，也是對于不屬于馬德里、歐盟、非知等組織成員國的國家/地區(qū)而言，唯一的的途徑。

各國各地區(qū)的商標法律制度不一，商標注冊的要求和程序也有差異，最為簡單普遍的要求為提供商標注冊信息并簽署委托書，程序為申請-審查-公告-發(fā)證。常見的特殊要求包括公證認證委托書、提供商標使用情況說明、公證認證商標在本國或他國注冊證等；常見的特殊程序包括異議前置、不對絕對理由進行審查、提交使用聲明等。

（二）馬德里國際商標注冊

馬德里國際商標注冊（又稱馬德里延伸注冊），是指通過向世界知識產權組織國際局遞交注冊申請，由國際局審核后將申請直接轉發(fā)給各指定國知識產權主管部門進行注冊審查，為一種較經濟簡便的注冊途徑，也是原來最受中國申請人青睞的商標注冊途徑之一。

馬德里成員國各自都有自己的商標制度，對于希望在馬德里聯(lián)盟成員國得到保護的申請人，可以通過馬德里國際商標注冊得到保護，也可以向成員國進行逐一國家申請注冊得到保護。選擇馬德里國際商標注冊途徑的前提為必須在本國已有申請或注冊，且申請商品/服務、商標圖樣需要與本國基礎商標保持一致。

馬德里國際商標注冊有效期為10年（從國際注冊日起算），可續(xù)展10年/次。

馬德里成員國目前已有106個成員國，覆蓋122個國家/地區(qū)。

 （三）逐一國家注冊和馬德里國際商標注冊對比

表3  逐一國家注冊和馬德里國際商標注冊對比示例

基于企業(yè)品牌商標在海外布局與保護的注冊申請形式、費用、后期管理、注冊申請基礎、注冊國家、商標文件轉達和商標注冊證等綜合因素考慮，較多企業(yè)一般選擇結合逐一國家注冊、馬德里國際商標注冊的混合注冊模式來進行企業(yè)品牌商標的海外布局與保護注冊申請，因馬德里國際商標注冊模式需要以原屬國（中國）的商標權利狀態(tài)為基礎，建議企業(yè)可以以完善品牌國內商標注冊和海外商標布局注冊同步的方式進行，或結合品牌國內商標的在先注冊情況，進行企業(yè)品牌商標的海外布局與保護注冊申請。

三、同行業(yè)代表企業(yè)品牌商標的海外布局與保護情況分析

企業(yè)可以對同行業(yè)較有代表性的一些國內和/或國外企業(yè)品牌商標的海外布局與保護情況進行檢索與分析，以供企業(yè)進行品牌商標的海外布局與保護的參考。

表4  同行業(yè)代表企業(yè)品牌商標的海外布局與保護情況示例

企業(yè)可以結合對同行業(yè)較有代表性的一些企業(yè)品牌商標的海外布局與保護情況，整理出同行業(yè)較有代表性的一些企業(yè)品牌商標的海外布局與保護所覆蓋的國家和地區(qū)以及商標類別，以供企業(yè)進行品牌商標的海外布局與保護的參考。

 表5  同行業(yè)多個代表企業(yè)品牌商標的海外布局與保護情況匯總示例

四、同行業(yè)代表企業(yè)品牌商標在海外布局與保護的注冊途徑分析

企業(yè)可以選取全球范圍內包括國內和/或國外在同行業(yè)較有代表性的一些企業(yè)品牌商標在海外布局與保護的注冊途徑進行分析，分析結果可以作為企業(yè)的參照樣本。建議企業(yè)可以按照該參照樣本參照各企業(yè)品牌商標在海外布局與保護的注冊途徑、注冊的國家和地區(qū)以及注冊的商標類別等，以規(guī)劃企業(yè)品牌商標在海外布局與保護的規(guī)模及程度等。

（一）混合注冊模式分析

表6 同行業(yè)代表企業(yè)品牌在海外布局與保護的基礎信息分析示例

 表7  同行業(yè)代表企業(yè)品牌通過“逐一國家注冊模式”注冊保護所輻射國家和地區(qū)分析示例

表8  同行業(yè)代表企業(yè)品牌通過“馬德里國際商標注冊模式”注冊保護所輻射國家和地區(qū)分析示例

表9  同行業(yè)代表企業(yè)品牌通過“混合注冊模式”注冊保護所輻射輻射商品及服務的商標類別分析示例

（二）逐一國家注冊模式分析

企業(yè)可以選取全球范圍內包括國內和/或國外在同行業(yè)較有代表性的一些企業(yè)品牌通過“逐一國家注冊模式”注冊保護的注冊途徑進行分析，分析方式可以采用上述“混合注冊模式分析”模式，在此不作贅述，分析結果可以作為企業(yè)的參照樣本。

 （三）馬德里國際商標注冊模式分析

企業(yè)可以選取全球范圍內包括國內和/或國外在同行業(yè)較有代表性的一些企業(yè)品牌通過“馬德里國際商標注冊模式”注冊保護的注冊途徑進行分析，分析方式可以采用上述“混合注冊模式分析”模式，在此不作贅述，分析結果可以作為企業(yè)的參照樣本。

（四）注冊途徑共性分析

表10 同行業(yè)代表企業(yè)品牌在海外布局與保護的注冊途徑共性分析示例

五、關于企業(yè)品牌商標在海外布局與保護的商標檢索結果分析

基于上述對同行業(yè)代表企業(yè)品牌商標的海外布局與保護情況分析結果和對同行業(yè)代表企業(yè)品牌商標在海外布局與保護的注冊途徑分析結果，并結合企業(yè)海外經營情況，確定企業(yè)相應品牌商標在全球范圍進行商標檢索的商標標樣、國家和地區(qū)、商標類別等以及進行相應商標的商標檢索得到商標檢索結果和分析該商標檢索結果，以供企業(yè)參考進行布局與保護海外品牌商標以盡可能降低海外經營過程中的品牌商標風險。

 表11 企業(yè)品牌商標在海外布局與保護的商標檢索結果分析示例

六、影響企業(yè)品牌商標在海外布局與保護方案的可能要素

（一）企業(yè)原屬國（中國）基礎商標權利狀態(tài)（馬德里國際商標注冊模式考慮）

企業(yè)在考慮品牌商標在海外布局與保護方案時，需要考慮在目前的原屬國（中國）不持有核心商品/服務項目商標權利的商標，不可作為“馬德里國際商標注冊模式”的商標權利基礎。

表12 企業(yè)需在海外布局與保護的品牌商標在原屬國的商標權利狀態(tài)示例

（二）部分國家/地區(qū)商標使用的特別規(guī)定（提供使用宣誓或定期提交使用證據(jù)）

表13 部分國家/地區(qū)商標使用的特別規(guī)定示例

如上表部分國家/地區(qū)商標使用的特別規(guī)定示例所示，部分國家國/地區(qū)存在提供使用宣誓或證據(jù)的要求。此可以作為企業(yè)考慮選取何種海外商標注冊模式及注冊哪些商標類別的要素考慮，例如作為防御性商標注冊的商標類別在上述國家中不建議企業(yè)進行相應商標注冊申請。

七、企業(yè)品牌商標在海外布局與保護方案制訂

企業(yè)可以綜合考察以上六個部分的信息內容，為企業(yè)品牌商標在海外布局與保護注冊制訂下述建議方案，以供企業(yè)參考。

（一）第一階段

此階段中，建議企業(yè)將核心標樣，在核心類別（如企業(yè)條件允許，同步重要類別）中，注冊申請在與企業(yè)品牌商標存在過合作往來的國家及地區(qū)，以及注冊申請在發(fā)達國家，對于企業(yè)主營項目行業(yè)關聯(lián)產品需求較高的國家、地區(qū)及組織，以及注冊在與中國大陸經濟貿易往來頻繁，經濟合作密切，容易被中國大陸品牌覆蓋及輻射到的國家及地區(qū)。

考慮到注冊申請商標標樣之關鍵、項目類別之核心、注冊國家和地區(qū)之重要，此時的海外商標布局和注冊申請方式，建議企業(yè)可以選擇“逐一國家注冊模式”。

 （二）第二階段

當企業(yè)實現(xiàn)上市、或已經完成資源整合即將上市，企業(yè)品牌已經可以在一定程度上影響主營項目行業(yè)的國際市場時，建議企業(yè)可以將核心標樣，在已經進行過品牌商標在海外布局與保護注冊申請的國家、地區(qū)及組織中，延伸注冊申請至關聯(lián)類別及防御性類別。

同時，建議企業(yè)將核心標樣，在核心類別（如企業(yè)條件允許，同步重要類別）中，注冊申請在尚未實現(xiàn)注冊申請的國際主要經濟體及各個大洲較為重要、關鍵的國家、地區(qū)及組織中，以及注冊申請在其他中國大陸周邊的國家和地區(qū)。

考慮到此時加入了更多國家及地區(qū)，費用成本將更高，此時的注冊申請方式，建議企業(yè)可以選擇：“馬德里國際商標注冊模式”為主，“逐一國家注冊模式”及“馬德里國際商標注冊模式”結合制。

（三）第三階段

當企業(yè)品牌在海外已經初具規(guī)模，同時，企業(yè)也在積極、著重在以上國家和地區(qū)以外領域進行項目合作或跨境企業(yè)的建立時，建議企業(yè)可以機動、逐個、逐一實現(xiàn)針對某一、某些國家商標的注冊申請以補全及完善品牌商標在海外布局與保護的商標權利體系。

當然，企業(yè)也可以結合海外經營和海外市場變化等因素，適時調整企業(yè)品牌商標在海外布局與保護方案中的該三個階段的落地和推進時間，不斷完善企業(yè)品牌商標的無形資產的積累，以促使企業(yè)與海外市場終端產業(yè)鏈達到更深入的配合。

通過以上海外商標保護體系的搭建，以促使企業(yè)與海外市場終端產業(yè)鏈達到更深入的配合，從而獲得企業(yè)品牌商標在海外布局與保護體系的完善建立，能夠在很大程度上降低企業(yè)品牌商標在海外使用過程中的風險，能夠不斷完善企業(yè)品牌商標的無形資產的積累，提升公司品牌商標的價值。

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：陳易華

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)IPR管理經驗（八）｜從0到N搭建海外商標保護體系（點擊標題查看原文）

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