從“YILI伊利”歐盟商標(biāo)維權(quán)案，解構(gòu)歐盟商標(biāo)惡意搶注的判斷

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“一個(gè)華人搶注一件中國(guó)知名品牌，怎么可能異議不成立呢？”

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作者：杜燕霞 北京允天律師事務(wù)所

華僑李某于2015年2月5日，向歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局為其自制酸奶申請(qǐng)了第013714316號(hào)商標(biāo)，指定類(lèi)別為第29、30和32類(lèi)。早在2007年3月28日，伊利集團(tuán)便在歐盟申請(qǐng)了第5793443號(hào)商標(biāo)，指定類(lèi)別為第5、29、30和32類(lèi)；并在2011年6月6日注冊(cè)了第1097761號(hào)馬德里國(guó)際商標(biāo)，指定類(lèi)別同為第5、29、30和32類(lèi)，該商標(biāo)在歐盟受到保護(hù)。

在發(fā)現(xiàn)李某的在后申請(qǐng)后，伊利集團(tuán)第一時(shí)間基于上述兩件在先商標(biāo)提出了異議。異議是雙方的第一次交鋒。伊利集團(tuán)主張的異議理由是，李某在后申請(qǐng)商標(biāo)與伊利集團(tuán)的兩件在先商標(biāo)構(gòu)成類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)，若共存于市場(chǎng)，則將對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)?？紤]到搶注商標(biāo)完整包含了“伊利”的中、英文商標(biāo)，伊利集團(tuán)在異議階段并沒(méi)有提交在先商標(biāo)知名度的證據(jù)。遺憾的是，伊利集團(tuán)在2016年10月收到了異議不成立的裁定[1]。一個(gè)華人搶注一件中國(guó)知名品牌，怎么可能異議不成立呢？然而，歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在異議裁定中給出了充分的理由。對(duì)于主張混淆誤認(rèn)的異議理由，歐盟有明確的審理標(biāo)準(zhǔn)，即混淆誤認(rèn)判斷因素?；煜`認(rèn)判斷因素主要有：商品類(lèi)似程度、商標(biāo)近似程度、在先商標(biāo)顯著性程度、消費(fèi)者注意程度、在先商標(biāo)知名度、實(shí)際混淆等。在本案中，審查員對(duì)各要素依次進(jìn)行了分析、比較。對(duì)于商品類(lèi)似程度，審查員認(rèn)定商品相同。關(guān)于在先商標(biāo)的顯著性程度，由于異議人并未提交相關(guān)證據(jù)證明在先商標(biāo)通過(guò)使用增加了顯著性，因此僅考慮其固有顯著性。兩件在先商標(biāo)的固有顯著性程度為中等。關(guān)于消費(fèi)者注意程度，考慮到指定商品為消耗品，因此認(rèn)定相關(guān)消費(fèi)者的注意程度亦為中等。由于歐盟混淆誤認(rèn)的判斷結(jié)論，是綜合各要素的認(rèn)定結(jié)果得出的，因此商標(biāo)近似程度的認(rèn)定結(jié)論，是決定本案裁判的關(guān)鍵要素。對(duì)此，審查員也進(jìn)行了較多筆墨的論述。通過(guò)對(duì)雙方商標(biāo)的從音、形、義各角度逐一比較后，審查員認(rèn)為，與僅在讀音上構(gòu)成低程度的近似；而與不構(gòu)成近似。對(duì)于后者的判斷結(jié)論，審查員的主要觀點(diǎn)是，由于歐盟消費(fèi)者對(duì)中文不具有任何識(shí)別力，因此商標(biāo)中的中文要素被視為圖形。在判斷圖形商標(biāo)的近似程度時(shí)，主要查看圖形的線條、外形、設(shè)計(jì)等，并不會(huì)考慮漢字本身的含義和讀音。盡管兩件商標(biāo)均包含漢字“伊利”，但由于漢字的字體不同而致使兩件商標(biāo)外觀產(chǎn)生了較大差別。同時(shí)，考慮到兩件商標(biāo)中的其他顯著性要素，特別是被異議商標(biāo)中的英文要素起到了區(qū)分商品來(lái)源的主要識(shí)別作用，因此審查員認(rèn)為整體不近似。最終，在綜合考慮各因素的認(rèn)定結(jié)論后，歐盟知識(shí)產(chǎn)局做出了無(wú)混淆可能性的裁定。

收到異議失敗的裁定后，伊利集團(tuán)通過(guò)提出異議復(fù)審，展開(kāi)了與李某的第二次交鋒。歐盟異議復(fù)審將對(duì)異議裁定進(jìn)行全面審理，因此伊利集團(tuán)期望在異議復(fù)審階段，歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局糾正之前的不公裁判。然而，遺憾的是，歐盟知識(shí)產(chǎn)局做出了維持異議裁定的決定。

搶注商標(biāo)成功注冊(cè)？！伊利集團(tuán)只能提出無(wú)效宣告。無(wú)效宣告的理由是惡意搶注，并提供了大量證據(jù)證明搶注人李某的惡意。伊利集團(tuán)提交證據(jù)主要是圍繞：一、伊利商標(biāo)通過(guò)長(zhǎng)期大量使用，已經(jīng)積累了極高知名度，且在國(guó)、內(nèi)外均擁有較高的品牌價(jià)值；二、經(jīng)背景調(diào)查，李某在加入英國(guó)籍前，曾長(zhǎng)期在中國(guó)居住，推斷其接觸過(guò)伊利產(chǎn)品；三、李某入籍英國(guó)后，主要的商業(yè)對(duì)象都是華人，包括通過(guò)eBay向移居英國(guó)倫敦的華人銷(xiāo)售磁鐵、管道部件等產(chǎn)品，向移民英國(guó)或者在英國(guó)旅游的華人出租房屋等。此外，李某并不經(jīng)營(yíng)任何奶制品或相關(guān)的產(chǎn)品，因此認(rèn)為李某并無(wú)對(duì)注冊(cè)商標(biāo)投入商業(yè)使用的意圖。針對(duì)伊利集團(tuán)的主張及證據(jù)，李某指出：一、伊利主張惡意的證據(jù)，均為間接證據(jù)，并非直接證據(jù)；二、其幼年時(shí)在中國(guó)生活，并不代表一定是知道伊利品牌；三、盡管自己目前沒(méi)有開(kāi)展奶制品的業(yè)務(wù)，但曾在2008-2009年期間開(kāi)過(guò)餐廳；四、伊利申請(qǐng)的英文商標(biāo)為“Yeale”，并非“YILI”，說(shuō)明伊利集團(tuán)并沒(méi)有保護(hù)“YILI”商標(biāo)的意圖；五、其商標(biāo)的創(chuàng)意來(lái)源是“伊”含義為“新年伊始”，“利”含義為“順利、營(yíng)利”；六、否認(rèn)了伊利馳名主張的證據(jù)。此外，李某還主張，伊利的調(diào)查活動(dòng)，侵犯其的隱私權(quán)，對(duì)其正常的生活帶來(lái)的不利影響。

針對(duì)李某的答辯意見(jiàn)，伊利進(jìn)一步補(bǔ)充了證據(jù)，包括：1999年、2000年、2007年“伊利”商標(biāo)在中國(guó)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的證據(jù)；2018年第三方出具的伊利品牌價(jià)值報(bào)告；以及李某與公證員就其不動(dòng)產(chǎn)出租溝通的電話記錄，該記錄顯示李某中文流暢。針對(duì)伊利的證據(jù)補(bǔ)充，李某反駁到，其在申請(qǐng)歐盟商標(biāo)前，并不知曉伊利集團(tuán)的商標(biāo)，亦不知曉伊利商標(biāo)的知名度，其“YILI伊利”商標(biāo)權(quán)的取得，為合法注冊(cè)所得。2015年前，伊利申請(qǐng)的英文商標(biāo)為“Yeale”，并非“YILI”，伊利集團(tuán)并沒(méi)有保護(hù)“YILI”的意圖；此外，李某提供了2017年由會(huì)計(jì)審計(jì)公司出具的“YILI伊利”酸奶費(fèi)用估算報(bào)告。

針對(duì)雙方證據(jù)和觀點(diǎn)，歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局最后決定支持伊利集團(tuán)的無(wú)效宣告請(qǐng)求[2]。在裁定中，官方的主要觀點(diǎn)是：一、在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，“Yili”與漢字“伊利”一同作為一個(gè)整體被認(rèn)定為伊利集團(tuán)的品牌，且該品牌具有極高的商業(yè)價(jià)值；二、李某為在為其倫敦自制酸奶申請(qǐng)一件歐盟商標(biāo)，且該商標(biāo)與中國(guó)、甚至世界馳名的奶制品品牌相同，不符合商業(yè)邏輯；三、有足夠證據(jù)證明，李某注冊(cè)伊利商標(biāo)，目的是阻止伊利集團(tuán)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)；四、盡管惡意是對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)人主觀狀態(tài)的判斷，但仍可以有一系列的客觀標(biāo)準(zhǔn)所參考，本案證據(jù)證明爭(zhēng)議商標(biāo)系李某搶注，因此被宣告無(wú)效。

伊利集團(tuán)在無(wú)效宣告程序中成功主張了惡意搶注，那為何不在異議或異議復(fù)審時(shí)就主張惡意呢？答案是，惡意搶注并不是歐盟異議的法定理由，而是無(wú)效宣告或是侵權(quán)訴訟中反訴的法定理由[3]之一。那么，商標(biāo)在歐盟被惡意搶注后，權(quán)利人該怎么辦呢？首先，若權(quán)利人有在先權(quán)利的，那么在積極主張混淆可能性外，一定要提供歐盟及其他國(guó)家的使用證據(jù)，以證明據(jù)爭(zhēng)商標(biāo)存在較高聲譽(yù)，以便從心證的角度影響審查員決策。若權(quán)利人沒(méi)有在先權(quán)利，且并非代理人/代表人搶注情形的，則需要等訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)后，基于惡意提出無(wú)效宣告。根據(jù)《歐盟商標(biāo)審查指引》，歐盟商標(biāo)無(wú)效宣告的舉證責(zé)任由無(wú)效宣告申請(qǐng)人承擔(dān)。

那么，在主張惡意搶注的歐盟無(wú)效宣告案件中，惡意是如何認(rèn)定的呢？盡管，歐盟《商標(biāo)條例》及其他規(guī)則中并未對(duì)惡意進(jìn)行明確定義，但關(guān)于惡意的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，在先判例、以及《歐盟商標(biāo)審查指引》中都做出了明確規(guī)定。最早對(duì)歐盟商標(biāo)搶注惡意的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，是在歐盟第C-529/07號(hào)Lindt Goldhase商標(biāo)侵權(quán)及反訴案[4]中做出的。根據(jù)該案件，惡意搶注判斷因素有三個(gè)：其一，申請(qǐng)人明知或應(yīng)知他人在歐盟任一成員國(guó)內(nèi)，在相同或類(lèi)似商品上使用該商標(biāo)；其二，申請(qǐng)目的是為了阻止他人繼續(xù)使用該商標(biāo)；其三，考慮在先商標(biāo)/標(biāo)志受到保護(hù)的程度或是知名度的程度。其中，在判斷申請(qǐng)人“應(yīng)知”時(shí)，通常考慮他人商標(biāo)/標(biāo)志使用的時(shí)間長(zhǎng)度，若使用時(shí)間越長(zhǎng)的，則越容易被認(rèn)定為惡意。此外，在判斷申請(qǐng)人的申請(qǐng)目的是為了阻止他人繼續(xù)使用該商標(biāo)時(shí)，通常考慮申請(qǐng)人是否有實(shí)際使用商標(biāo)的意圖、申請(qǐng)人是否希望不當(dāng)利用他人商譽(yù)、申請(qǐng)商標(biāo)是否為產(chǎn)品或產(chǎn)品包裝整體注冊(cè)[5]。

在以上判例確定的認(rèn)定要素基礎(chǔ)上，最新《歐盟商標(biāo)審查指引》[6]對(duì)惡意搶注判斷要素做了一系列調(diào)整。首先，增加了商標(biāo)近似程度的判斷。若商標(biāo)近似程度越高的，則被認(rèn)定惡意可能性越大（難謂偶然）。其次，在申請(qǐng)目的方面，《指引》中增加了其他情形，例如，申請(qǐng)人為了獲取經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、雙方存在直接或間接的業(yè)務(wù)關(guān)系、申請(qǐng)人為了逃避商標(biāo)注冊(cè)后的使用義務(wù)[7]、申請(qǐng)人在其他案件中曾被認(rèn)定為惡意搶注等?！吨敢方Y(jié)合了最新的審查實(shí)踐，提供了較為明確、全面的惡意認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。此外，關(guān)于各認(rèn)定要素如何適用，在先判例和《指引》中也明確指出，各要素要個(gè)案、綜合考慮，僅滿足部分認(rèn)定要素的，并不必然被認(rèn)定為惡意搶注。

在“YILI伊利”歐盟無(wú)效案件中，惡意搶注判斷因素是如何適用的呢？首先，本案審理依據(jù)，主要是第C-529/07號(hào)Lindt Goldhase商標(biāo)案件中確立的判斷要素。其次，在認(rèn)定申請(qǐng)人明知或應(yīng)知的主觀狀態(tài)時(shí)，審查員指出，盡管惡意是對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)人主觀狀態(tài)的判斷，但仍可以有一系列的客觀標(biāo)準(zhǔn)所參考。審查員基于伊利商標(biāo)擁有極高的知名度，推斷出申請(qǐng)人知曉伊利商標(biāo)的存在。關(guān)于申請(qǐng)目的，審查員認(rèn)為，根據(jù)雙方提交的證據(jù)，申請(qǐng)人并無(wú)實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)的目的，而是為了阻止伊利集團(tuán)載有該商標(biāo)的產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，構(gòu)成惡意注冊(cè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。值得注意的是，申請(qǐng)人是否為了阻止伊利集團(tuán)產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，是基于申請(qǐng)人無(wú)使用“YILI伊利”商標(biāo)的商業(yè)邏輯做出的。盡管裁判中沒(méi)有對(duì)商業(yè)邏輯進(jìn)行分析，但筆者認(rèn)為商業(yè)邏輯主要指商業(yè)主體的經(jīng)營(yíng)能力、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)目的及“經(jīng)營(yíng)軌跡”等是否與注冊(cè)申請(qǐng)的需求相匹配來(lái)判斷的。本案中，審查員指出，李某申請(qǐng)商標(biāo)時(shí)的經(jīng)營(yíng)能力，僅限在倫敦生產(chǎn)和銷(xiāo)售自制酸奶。如此，將酸奶銷(xiāo)售至倫敦外的其他城市，甚至歐盟各國(guó)，具有一定難度。此外，李某目前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（磁鐵和管道進(jìn)口與銷(xiāo)售）與酸奶制作和銷(xiāo)售的渠道、網(wǎng)絡(luò)也沒(méi)有任何延續(xù)性可言，明顯沒(méi)有在歐盟使用申請(qǐng)商標(biāo)的能力和意圖。當(dāng)李某選擇注冊(cè)一件與中國(guó)一線奶制品品牌相同的商標(biāo)時(shí)，很難理解為是善意的，因此李某注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)的行為系出于惡意。

在惡意認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的適用方面，不難看出在先判例和審查指引均設(shè)置了較高的門(mén)檻。畢竟，商業(yè)道德與自由競(jìng)爭(zhēng)很難說(shuō)是邊界分明的，既要鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)、避免資源閑置，又要打擊惡意、排除不良競(jìng)爭(zhēng)行為。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)在歐盟進(jìn)行商標(biāo)保護(hù)、打擊惡意注冊(cè)時(shí)，仍要堅(jiān)持以注冊(cè)為原則，無(wú)效宣告為補(bǔ)充的維權(quán)之路，同時(shí)積極利用歐盟惡意搶注的認(rèn)定實(shí)踐。 

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[1]歐盟第B002531468號(hào)異議裁定。

[2]歐盟第 24442C號(hào)無(wú)效宣告決定。

[3]歐盟《商標(biāo)條例》第59條（1）（b）。

[4]參見(jiàn)https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7DBB4800BF09B3B08B8AB5722637FBFD?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2891759

[5]若是整體注冊(cè)的，則認(rèn)為申請(qǐng)人是在最大程度的排除競(jìng)爭(zhēng)，因此惡意認(rèn)定的可能性更大。

[6]2022年3月31日生效。

[7]歐盟《商標(biāo)條例》第58條（1）（a）規(guī)定，若商標(biāo)連續(xù)五年未使用的，他人可以基于該理由提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)。

（原標(biāo)題：從“YILI伊利”歐盟商標(biāo)維權(quán)案，解構(gòu)歐盟商標(biāo)惡意搶注的判斷標(biāo)準(zhǔn)）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：杜燕霞 北京允天律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接： 從“YILI伊利”歐盟商標(biāo)維權(quán)案，解構(gòu)歐盟商標(biāo)惡意搶注的判斷（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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