如何應對商標搶注及惡意訴訟？ ?

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“近年來，實務(wù)中出現(xiàn)多起惡意搶注商標并起訴侵權(quán)案，本文試從實務(wù)及法律角度分析權(quán)利人的應對策略?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳少蘭百一知識產(chǎn)權(quán)

概要

搶注商標并惡意訴訟于法無據(jù)，且被告可主張合理費用由原告承擔。建議對關(guān)聯(lián)商標提前布局并進行保護性注冊。權(quán)利人在無效被搶注的商標后可主動提起侵權(quán)或不正當競爭訴訟。

近年來，實務(wù)中出現(xiàn)多起惡意搶注商標并起訴侵權(quán)案，本文試從實務(wù)及法律角度分析權(quán)利人的應對策略。

一、多個在先判決不支持惡意訴訟

（一）王某與深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡稱歌力思公司）商標侵權(quán)糾紛案，經(jīng)最高人民法院再審【(2014)民提字第24號案】駁回原告王某訴訟請求。

歌力思公司在第25類注冊了第1348583號商標

但歌力思公司未在高度關(guān)聯(lián)的第18類上注冊。王某在第18類注冊了第4157840、第7925873號商標，并起訴歌力思公司侵權(quán)。

該案一審二審，法院判決侵權(quán)成立，且歌力思公司及銷售方需停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失及維權(quán)合理費用共計10萬元。

最高人民法院再審后認為：王某取得和行使歌力思商標行為難謂正當，其提起侵權(quán)之訴構(gòu)成權(quán)利濫用，不應得到法律支持。

（二）此外，在優(yōu)衣庫商貿(mào)有限公司與廣州市指南針會展服務(wù)有限公司(以下簡稱指南針公司)、廣州中唯企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱中唯公司）商標侵權(quán)案中，一二審法院均認定優(yōu)衣庫公司侵權(quán)成立。最高人民法院再審【（2018）最高法民再第394號】認為，指南針公司、中唯公司以不正當方式取得商標權(quán)后，目標明確指向優(yōu)衣庫公司等，意圖將該商標高價轉(zhuǎn)讓不成后提出系列訴訟主觀惡意明顯，其行為明顯違反誠實信用原則，法院依法不予保護。

上述兩案均來自最高人民法院，在“同案同判”的大環(huán)境下，對于搶注商標并惡意訴訟的，獲得支持可能性較低。

二、惡意訴訟中被告可主張合理費用由原告承擔

《最高人民法院關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中被告以原告濫用權(quán)利為由請求賠償合理開支問題的批復》明確指出：在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中，被告提交證據(jù)證明原告的起訴構(gòu)成法律規(guī)定的濫用權(quán)利損害其合法權(quán)益,依法請求原告賠償其因該訴訟所支付的合理的律師費、交通費、食宿費等開支的，人民法院依法予以支持。

三、主動對他人惡意注冊商標及侵權(quán)提起訴訟

最好的防守就是進攻，對于惡意搶注，也有不少成功的主動狙擊案例。

（2019）蘇民終1316號案，“小米”訴“小米生活”案就屬于典型的權(quán)利人主動發(fā)起的訴訟。

2010年4月21日，小米科技有限責任公司申請注冊第8228211 號“小米”商標，核定使用商品包括手提電話、可視電話等。

2011年11月起，中山奔騰公司申請注冊第10224020 號、22005182號“小米生活”（注冊后判決前被無效）、“Mi life”（被駁回）商標，核定使用商品包括電炊具、熱水器、電壓力鍋等。

此外，在中山奔騰公司注冊的90余件商標中，有多件與小米科技公司“小米”“智米”標識近似。

江蘇省高級人民法院最終認定侵權(quán)成立且惡意明顯，支持對中山奔騰公司的懲罰性賠償5000萬元，且麥大亮因幫助侵權(quán)而需承擔連帶責任。

法院主要基于以下事實與法律作出以上判決：

（一）搶注明顯。

（二）侵權(quán)惡意明顯且規(guī)模大：直到二審期間，中山奔騰公司仍在持續(xù)宣傳、銷售被訴侵權(quán)商品，侵權(quán)商品多，數(shù)量多，規(guī)模大。被訴侵權(quán)商品被上海市市場監(jiān)督管理局認定為不合格，導致原告良好聲譽受損。

（三）依法被宣告無效的注冊商標,專用權(quán)視為自始不存在,被告需承擔商標無效宣告前后的侵權(quán)賠償責任。