功能性限定在司法審判和行政審批中的適用標準沖突

【小D導讀】

如果將“能夠實現(xiàn)該功能的所有方式”的具體情形作出區(qū)分，那么在實體法律后果方面，就能很好地化解《專利審查指南》和司法解釋在功能性權利要求的解釋上的差異。

一、對權利要求的保護范圍的不同解讀 專利權是一種民事權利，其權利主體按照專利法的規(guī)定依法取得相關權利。由于并不像有形財產(chǎn)那樣為大眾所看得見、摸得著，專利權需要在法律上對其進行“顯形”，以明確其保護范圍。對該保護范圍進行明確界定后，才能夠判斷權利范圍是什么，以及他人的行為是否構成侵權行為。

我國專利法第五十九條規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。”我國專利法第二十六條第四款規(guī)定：“權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍?！比绻鶎偌夹g領域的技術人員可以合理預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變形方式都具備相同的性能和用途，則應當允許申請人將權利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代方式或明顯變形方式。對于含有功能性限定的特征的權利要求，應當審查該功能性限定是否得到說明書的支持。如果權利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術領域的技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或者所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，則權利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或實用新型技術問題的方式的功能性限定（參見《專利審查指南》第二部分第二章第3.2.1節(jié)）。由以上規(guī)定可知，功能性限定的技術特征，在行政審批階段要經(jīng)過所屬技術領域技術人員這一客觀標準的技術判定，應當符合所屬技術領域技術人員的技術預期才能夠成立。

由此可知，對于功能性限定的權利要求而言，《專利審查指南》作為規(guī)范專利授權和確權的部門規(guī)章，規(guī)定了“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現(xiàn)所述功能的實施方式”。然而，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容?！笨梢?，專利行政部門和最高人民法院在對功能性限定權利要求的保護范圍的選擇上體現(xiàn)出完全不同的態(tài)度，最終導致得到的權利要求的保護范圍也完全不同。比如，涉案權利要求表述為“一種煙草再加工設備，該設備包括……，還包括一個去除拉伸裝置表面水分的裝置”。如果按照《專利審查指南》的判斷規(guī)則，該“去除拉伸裝置表面水分的裝置”應當理解為所有能實現(xiàn)將拉伸裝置表面水分去除的裝置，但是按照最高人民法院的觀點，該“去除拉伸裝置表面水分的裝置”應當受到說明書中記載的實現(xiàn)該功能的具體方式的限制，不能解釋為覆蓋了能夠實現(xiàn)該功能的任何方式。事實上，在目前的專利侵權案件審理中，人民法院傾向于使用說明書對權利要求作出限制，以使得權利要求書得到說明書中實施例的“看得見”的支持。

目前在行政審批和司法審判領域對功能性限定權利要求的解釋上出現(xiàn)的兩種聲音，將不可避免地給從業(yè)人員帶來困惑，特別是同一案件在無效審查階段和侵權判定階段，權利要求的保護范圍面臨著不同的解讀，由此也將會帶來完全不同的后果。那么，沖突之下究竟應如何選擇？筆者試圖從立法法的角度給出一些拙見。 二、對最高人民法院司法解釋性質的認識 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》于2009年12月28日發(fā)布，自2010年1月1日起施行，該解釋共二十條，涉及當前專利侵權審判中的主要法律適用問題，包括發(fā)明、實用新型專利權保護范圍的確定以及侵權判定原則，外觀設計專利侵權的判定原則，現(xiàn)有技術抗辯以及先用權抗辯的適用，確認不侵權訴訟的受理等。

從目前的司法實踐來看，最高人民法院發(fā)布的司法解釋是一種抽象司法解釋，其作為一種具有中國特色的法律文件，已經(jīng)在審判中具有普遍效力，可以被裁判所引用，但其是否能被當作我國的法律淵源，是值得推敲的。

法學界對我國目前法的淵源的認識是比較一致的，代表性的觀點認為，法源主要指制定法淵源，包括憲法、法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章、地方性法規(guī)和地方政府規(guī)章、自治條例和單行條例、特別行政區(qū)法律和國際條約等。這些淵源也是行政機關執(zhí)法的法源?！安块T規(guī)章”是指《中華人民共和國立法法》第二條第二款指涉的“國務院部門規(guī)章”，它是國務院所屬部門在職權范圍內制定的規(guī)章，具有法律效力，是我國法律體系的一部分。我國立法法對法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)及規(guī)章的效力等級及沖突適用作出了明確規(guī)定，但其中并無關于“司法解釋”的任何說明，也沒有關于行政規(guī)章和司法解釋產(chǎn)生沖突時如何適用的相關規(guī)定，同時立法法第四十二條規(guī)定：“法律解釋權屬于全國人民代表大會常務委員會。法律有以下情況之一的，由全國人民代表大會常務委員會解釋：（一）法律的規(guī)定需要進一步明確具體含義的；（二）法律制定后出現(xiàn)新的情況，需要明確適用法律依據(jù)的?！绷⒎ǚǖ谒氖邨l規(guī)定：“全國人民代表大會常務委員會的法律解釋同法律具有同等效力?！币虼?，在法律層面，司法解釋并不能取得同法律相同的法律地位。

實際上，最高人民法院進行司法解釋的權力來自《全國人民代表大會常務委員會關于加強司法解釋工作的決議》和《中華人民共和國人民法院組織法》的規(guī)定?！度珖嗣翊泶髸瘴瘑T會關于加強司法解釋工作的決議》中規(guī)定：“凡關于法律、法令條文本身需要進一步明確界限或作補充規(guī)定的，由全國人民代表大會常務委員會進行解釋或用法令加以規(guī)定”；“凡屬于法院審判工作中具體應用法律、法令的問題，由最高人民法院進行解釋”。從我國人民法院組織法第三十二條的規(guī)定來看，最高人民法院的解釋也僅限于對于在審判過程中如何具體應用法律、法令的問題進行解釋，而并非在審判過程之外進行抽象性法律解釋。雖然全國人民代表大會常務委員會有憲法和法律解釋權，但這種權力從表面上看來并無太多實際意義。目前，數(shù)量龐大的由最高人民法院發(fā)布的各類司法解釋、司法解釋性文件在日常的司法活動中已然成為事實上法律解釋的最高權威。

“解釋”，在嚴格意義上講應該是在法律詞語的既有含義空間內確定其于當前案件中的具體含義，超出這一既有含義即進入了漏洞填補和司法性法律續(xù)造的領域。雖然現(xiàn)在西方主流法學理論普遍認為，在大陸法國家，法官可以在某些領域，主要在民事領域進行漏洞填補和法律續(xù)造，對法律發(fā)展作出貢獻，普通法國家法官更可以通過判例形成法律規(guī)則，但不管是前者還是后者，都受到原有法律的嚴格約束，只能在具體案件的審理中進行，并且需要嚴格的推理和推論過程。而最高人民法院的司法解釋并非在具體案件的審理過程中進行。雖然司法解釋通常也明確說明是以某部法律為依據(jù)，但并不區(qū)分嚴格意義上的“解釋”和“續(xù)造”，而是有很高的自由度，常常創(chuàng)設了在原有法律當中沒有出處的新的規(guī)則[1]。更何況，在司法解釋的實際起草過程中，起決定作用的是最高人民法院的法官，法官在進行司法解釋時更傾向于根據(jù)自己在司法場域中的位置，利用自己已有的資本或資源進行策略性選擇，以此盡可能獲得在這一權力關系中的有利地位，他們將法律解釋看作是一種策略性的機會選擇，從而使法官處在追求真理和追逐權力的矛盾之中，并在這一矛盾中擺動以達到社會利益和自身利益的平衡[2]。

雖然我國目前的司法解釋制度在歷史上對于彌補立法不足、保障法律的統(tǒng)一解釋和使用，乃至在總結審判經(jīng)驗的基礎上促進法律發(fā)展起到過十分重要的作用，但其終究不具備實質合法性。并且，隨著立法和社會的不斷發(fā)展，這種抽象解釋權在立法相對完善、司法制度相對專業(yè)化的社會背景下反而具有諸多弊端。 三、觀點分析與建議 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條與《專利審查指南》中關于功能性限定權利要求的相關規(guī)定產(chǎn)生了嚴重分歧，但就二者的沖突適用，我國立法法乃至現(xiàn)有其他法律法規(guī)均未給出解決之道，而在專利的實質審查、專利確權及專利侵權判定階段又要求對功能性限定的權利要求的保護范圍作出統(tǒng)一的認定和解釋。對此，筆者從合法與合理性兩個方面，提出自己的一些看法。

首先，司法解釋的內容不得離開個案裁判的需要。由于成文法本身所存在的局限性，司法解釋必須對社會變化作出及時回應。正因為如此，司法“造法”是各國司法實務中的一個普遍現(xiàn)象，但這并不意味著司法機關可以不斷地擴張其“造法”職能，侵入立法領域。司法權的性質決定了其基本的職責是裁判案件、解決法律糾紛，司法解釋過程中的“造法”現(xiàn)象不過是例外情況下的一種權宜之計。換句話說，司法解釋必須遵守合法性原則，這可以說是司法解釋應遵循的首要原則[3]。合法性中的“法”是實存的制定法，不是按自然法觀念、理性法則而預測的“將來的制定法”，或者是某個立法建議。合法性原則的要義就是：不管該實存的制定法合理與否，解釋都必須與之相合。司法解釋的制定必須要恪守現(xiàn)有法源的規(guī)范，不得違背專利法、專利法實施細則的規(guī)定。

其次，司法解釋的內容還必須堅持合理性原則。在《〈最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋〉的理解與適用》一文中，對《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條的由來作出了詳細說明，認為，專利保護的是技術方案，而不單單是功能或者效果，而且，目前的專利審查實踐，實際上也難以按照《專利審查指南》的規(guī)定，對所有實現(xiàn)所述功能的實施方式進行檢索和審查。至于對“等同實施方式”的把握，需要視個案的具體案情而定。[4]最高人民法院的上述理由顯然太過蒼白。就對功能性限定權利要求的審查而言，專利行政部門執(zhí)行目前的審查標準已有多年，并且審查員在進行判定時并不是簡單地依據(jù)檢索結果，對于年審查案件已近百萬件的審查單位來說，一個有多年豐富審查經(jīng)驗的審查員基于其多年積累的審查技能及技術直覺，完全可以對功能性限定權利要求是否得到說明書的支持作出較為準確的認定。

實際上，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條與美國專利審判實踐中的一些觀點有著諸多相似之處。美國聯(lián)邦巡回上訴法院對功能性限定的立場是：“無論是在專利申請的審查過程中，還是在專利侵權訴訟中，權利要求中記載的功能性限定特征都應當被解釋為僅僅覆蓋了說明書中記載的實現(xiàn)該功能的具體方式及其等同方式，而不應當被解釋為覆蓋了能夠實現(xiàn)該功能的所有方式。”[5]但是，美國對功能性限定權利要求的認定、審查與解釋已構成其法律邏輯的內在體系：必須具有特定的撰寫表征，對于該類權利要求是否得到說明書支持不加以審查，以及在專利侵權判定中根據(jù)說明書實施例重新確定保護范圍。其中撰寫符合功能性限定權利要求的要件包括：①該特征中是否包括對“means”所執(zhí)行功能的限定；②該特征中是否包含實現(xiàn)該功能的具體結構材料或步驟。如果“means”特征中僅具有具體結構、材料或動作的具體表述，而無任何功能性描述，或者，“means”中限定了需要實現(xiàn)的功能，同時進一步限定了為實現(xiàn)該功能而采用的具體結構、材料或動作，這兩種情況均應當以特征中限定的具體結構、材料或動作限定其保護范圍，而不再適用功能性限定的審查標準[6]。

反觀我國的專利審查制度從建立伊始，就已經(jīng)注意到審查與解釋的相互配合的自洽，通過對功能性限定權利要求保護范圍是否得到說明書支持的審查就能在前期獲得較為穩(wěn)定的解釋條件，采用“覆蓋所有實現(xiàn)所述功能的實施方式”的判斷標準，也能使其與前期審查標準前后呼應而具有實際意義。但是，目前的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條確定專利權是結合具體實施方式及其等同方式來確定保護范圍，這樣將使對權利要求得到說明書支持與否的審查缺乏實際意義。其次，即使在審查和確權階段都采用“結合具體實施方式及其等同方式”，由于在行政審批中已經(jīng)納入了自由裁量的因素，那么在侵權判定階段，同樣再次需要等同判定的自由裁量，而在目前各地、各級司法審判標準難以落實一致的現(xiàn)實情況下，專利權的保護范圍將越發(fā)變得難以確定和模糊。因此，基于專利權最重要的公示原則，在專利審查、確權、侵權判定階段限定權利保護范圍的一致將有利于公眾對功能性限定權利要求保護范圍形成合理預期。而目前行政審批中所采用的標準顯然有利于專利權公示作用的充分發(fā)揮，并且長期審查實踐也使公眾對目前的標準具有普遍的適應性。

筆者認為，現(xiàn)有的判斷標準，無論是《專利審查指南》中的相關規(guī)定還是《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條，它們發(fā)生沖突的原因主要是對功能性限定權利要求的情形規(guī)定得較為籠統(tǒng)，未能作出細化區(qū)分，以至于兩者的規(guī)定都有罅隙。功能性限定一定要排除掉具體材料、結構以及動作的介入，涉及這些特征和功能相結合的權利要求不能適用于權利要求得到說明書支持與否的判斷標準，而其他如模塊化特征和功能性特征組合的權利要求，則可在通過權利要求得到說明書支持的判定后，將其保護范圍涵蓋到“本領域技術人員所能想到的所有實現(xiàn)方式”。實際上，如果將“能夠實現(xiàn)該功能的所有方式”的具體情形作出區(qū)分，那么在實體法律后果方面，就能很好地化解《專利審查指南》和司法解釋在功能性權利要求的解釋上的差異。（作者：劉芳，國家知識產(chǎn)權局專利局電學發(fā)明審查部；王軍，國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會電學申訴一處。第二作者等同于第一作者）參考文獻： [1] 金振豹．論最高人民法院的抽象司法解釋權[J]．比較法研究，2010（2）． [2] 羅心心．完善中國法律解釋制度——建立專門法律解釋機關的思考[EB/OL]．[2013-05-01]．http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=art&Gid=335600699&EncodingName=． [3] 李奮飛．我國司法解釋體制的反思與重構（下）——以刑事訴訟法的司法解釋為范例[EB/OL]．[2013-05-01]．http://www.civillaw.com.cn/ article/default. asp?id=31694． [4] 孔祥?。罡呷嗣穹ㄔ褐R產(chǎn)權司法解釋理解與適用[M]．北京：中國法制出版社，2012． [5] 尹新天．中國專利法詳解[M]．北京：知識產(chǎn)權出版社，2011：159． [6] 國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會．專利行政訴訟概論與案例精解[M]．北京：知識產(chǎn)權出版社，2011：229．

作者：劉芳，國家知識產(chǎn)權局專利局電學發(fā)明審查部王軍，國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會電學申訴一處來源：《中國發(fā)明與專利》雜志整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：jupyterflow.com

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