功能性限定在司法審判和行政審批中的適用標(biāo)準(zhǔn)沖突

【小D導(dǎo)讀】

如果將“能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的所有方式”的具體情形作出區(qū)分，那么在實(shí)體法律后果方面，就能很好地化解《專利審查指南》和司法解釋在功能性權(quán)利要求的解釋上的差異。

一、對權(quán)利要求的保護(hù)范圍的不同解讀 專利權(quán)是一種民事權(quán)利，其權(quán)利主體按照專利法的規(guī)定依法取得相關(guān)權(quán)利。由于并不像有形財(cái)產(chǎn)那樣為大眾所看得見、摸得著，專利權(quán)需要在法律上對其進(jìn)行“顯形”，以明確其保護(hù)范圍。對該保護(hù)范圍進(jìn)行明確界定后，才能夠判斷權(quán)利范圍是什么，以及他人的行為是否構(gòu)成侵權(quán)行為。

我國專利法第五十九條規(guī)定：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。”我國專利法第二十六條第四款規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍?！比绻鶎偌夹g(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測說明書給出的實(shí)施方式的所有等同替代方式或明顯變形方式都具備相同的性能和用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請人將權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括至覆蓋其所有的等同替代方式或明顯變形方式。對于含有功能性限定的特征的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)審查該功能性限定是否得到說明書的支持。如果權(quán)利要求中限定的功能是以說明書實(shí)施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)問題的方式的功能性限定（參見《專利審查指南》第二部分第二章第3.2.1節(jié)）。由以上規(guī)定可知，功能性限定的技術(shù)特征，在行政審批階段要經(jīng)過所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員這一客觀標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)判定，應(yīng)當(dāng)符合所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)預(yù)期才能夠成立。

由此可知，對于功能性限定的權(quán)利要求而言，《專利審查指南》作為規(guī)范專利授權(quán)和確權(quán)的部門規(guī)章，規(guī)定了“對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”。然而，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定：“對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。”可見，專利行政部門和最高人民法院在對功能性限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍的選擇上體現(xiàn)出完全不同的態(tài)度，最終導(dǎo)致得到的權(quán)利要求的保護(hù)范圍也完全不同。比如，涉案權(quán)利要求表述為“一種煙草再加工設(shè)備，該設(shè)備包括……，還包括一個(gè)去除拉伸裝置表面水分的裝置”。如果按照《專利審查指南》的判斷規(guī)則，該“去除拉伸裝置表面水分的裝置”應(yīng)當(dāng)理解為所有能實(shí)現(xiàn)將拉伸裝置表面水分去除的裝置，但是按照最高人民法院的觀點(diǎn)，該“去除拉伸裝置表面水分的裝置”應(yīng)當(dāng)受到說明書中記載的實(shí)現(xiàn)該功能的具體方式的限制，不能解釋為覆蓋了能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的任何方式。事實(shí)上，在目前的專利侵權(quán)案件審理中，人民法院傾向于使用說明書對權(quán)利要求作出限制，以使得權(quán)利要求書得到說明書中實(shí)施例的“看得見”的支持。

目前在行政審批和司法審判領(lǐng)域?qū)δ苄韵薅?quán)利要求的解釋上出現(xiàn)的兩種聲音，將不可避免地給從業(yè)人員帶來困惑，特別是同一案件在無效審查階段和侵權(quán)判定階段，權(quán)利要求的保護(hù)范圍面臨著不同的解讀，由此也將會帶來完全不同的后果。那么，沖突之下究竟應(yīng)如何選擇？筆者試圖從立法法的角度給出一些拙見。 二、對最高人民法院司法解釋性質(zhì)的認(rèn)識 《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》于2009年12月28日發(fā)布，自2010年1月1日起施行，該解釋共二十條，涉及當(dāng)前專利侵權(quán)審判中的主要法律適用問題，包括發(fā)明、實(shí)用新型專利權(quán)保護(hù)范圍的確定以及侵權(quán)判定原則，外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)的判定原則，現(xiàn)有技術(shù)抗辯以及先用權(quán)抗辯的適用，確認(rèn)不侵權(quán)訴訟的受理等。

從目前的司法實(shí)踐來看，最高人民法院發(fā)布的司法解釋是一種抽象司法解釋，其作為一種具有中國特色的法律文件，已經(jīng)在審判中具有普遍效力，可以被裁判所引用，但其是否能被當(dāng)作我國的法律淵源，是值得推敲的。

法學(xué)界對我國目前法的淵源的認(rèn)識是比較一致的，代表性的觀點(diǎn)認(rèn)為，法源主要指制定法淵源，包括憲法、法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章、地方性法規(guī)和地方政府規(guī)章、自治條例和單行條例、特別行政區(qū)法律和國際條約等。這些淵源也是行政機(jī)關(guān)執(zhí)法的法源?！安块T規(guī)章”是指《中華人民共和國立法法》第二條第二款指涉的“國務(wù)院部門規(guī)章”，它是國務(wù)院所屬部門在職權(quán)范圍內(nèi)制定的規(guī)章，具有法律效力，是我國法律體系的一部分。我國立法法對法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)及規(guī)章的效力等級及沖突適用作出了明確規(guī)定，但其中并無關(guān)于“司法解釋”的任何說明，也沒有關(guān)于行政規(guī)章和司法解釋產(chǎn)生沖突時(shí)如何適用的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)立法法第四十二條規(guī)定：“法律解釋權(quán)屬于全國人民代表大會常務(wù)委員會。法律有以下情況之一的，由全國人民代表大會常務(wù)委員會解釋：（一）法律的規(guī)定需要進(jìn)一步明確具體含義的；（二）法律制定后出現(xiàn)新的情況，需要明確適用法律依據(jù)的?！绷⒎ǚǖ谒氖邨l規(guī)定：“全國人民代表大會常務(wù)委員會的法律解釋同法律具有同等效力?！币虼?，在法律層面，司法解釋并不能取得同法律相同的法律地位。

實(shí)際上，最高人民法院進(jìn)行司法解釋的權(quán)力來自《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強(qiáng)司法解釋工作的決議》和《中華人民共和國人民法院組織法》的規(guī)定?！度珖嗣翊泶髸?wù)委員會關(guān)于加強(qiáng)司法解釋工作的決議》中規(guī)定：“凡關(guān)于法律、法令條文本身需要進(jìn)一步明確界限或作補(bǔ)充規(guī)定的，由全國人民代表大會常務(wù)委員會進(jìn)行解釋或用法令加以規(guī)定”；“凡屬于法院審判工作中具體應(yīng)用法律、法令的問題，由最高人民法院進(jìn)行解釋”。從我國人民法院組織法第三十二條的規(guī)定來看，最高人民法院的解釋也僅限于對于在審判過程中如何具體應(yīng)用法律、法令的問題進(jìn)行解釋，而并非在審判過程之外進(jìn)行抽象性法律解釋。雖然全國人民代表大會常務(wù)委員會有憲法和法律解釋權(quán)，但這種權(quán)力從表面上看來并無太多實(shí)際意義。目前，數(shù)量龐大的由最高人民法院發(fā)布的各類司法解釋、司法解釋性文件在日常的司法活動中已然成為事實(shí)上法律解釋的最高權(quán)威。

“解釋”，在嚴(yán)格意義上講應(yīng)該是在法律詞語的既有含義空間內(nèi)確定其于當(dāng)前案件中的具體含義，超出這一既有含義即進(jìn)入了漏洞填補(bǔ)和司法性法律續(xù)造的領(lǐng)域。雖然現(xiàn)在西方主流法學(xué)理論普遍認(rèn)為，在大陸法國家，法官可以在某些領(lǐng)域，主要在民事領(lǐng)域進(jìn)行漏洞填補(bǔ)和法律續(xù)造，對法律發(fā)展作出貢獻(xiàn)，普通法國家法官更可以通過判例形成法律規(guī)則，但不管是前者還是后者，都受到原有法律的嚴(yán)格約束，只能在具體案件的審理中進(jìn)行，并且需要嚴(yán)格的推理和推論過程。而最高人民法院的司法解釋并非在具體案件的審理過程中進(jìn)行。雖然司法解釋通常也明確說明是以某部法律為依據(jù)，但并不區(qū)分嚴(yán)格意義上的“解釋”和“續(xù)造”，而是有很高的自由度，常常創(chuàng)設(shè)了在原有法律當(dāng)中沒有出處的新的規(guī)則[1]。更何況，在司法解釋的實(shí)際起草過程中，起決定作用的是最高人民法院的法官，法官在進(jìn)行司法解釋時(shí)更傾向于根據(jù)自己在司法場域中的位置，利用自己已有的資本或資源進(jìn)行策略性選擇，以此盡可能獲得在這一權(quán)力關(guān)系中的有利地位，他們將法律解釋看作是一種策略性的機(jī)會選擇，從而使法官處在追求真理和追逐權(quán)力的矛盾之中，并在這一矛盾中擺動以達(dá)到社會利益和自身利益的平衡[2]。

雖然我國目前的司法解釋制度在歷史上對于彌補(bǔ)立法不足、保障法律的統(tǒng)一解釋和使用，乃至在總結(jié)審判經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上促進(jìn)法律發(fā)展起到過十分重要的作用，但其終究不具備實(shí)質(zhì)合法性。并且，隨著立法和社會的不斷發(fā)展，這種抽象解釋權(quán)在立法相對完善、司法制度相對專業(yè)化的社會背景下反而具有諸多弊端。 三、觀點(diǎn)分析與建議 《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條與《專利審查指南》中關(guān)于功能性限定權(quán)利要求的相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生了嚴(yán)重分歧，但就二者的沖突適用，我國立法法乃至現(xiàn)有其他法律法規(guī)均未給出解決之道，而在專利的實(shí)質(zhì)審查、專利確權(quán)及專利侵權(quán)判定階段又要求對功能性限定的權(quán)利要求的保護(hù)范圍作出統(tǒng)一的認(rèn)定和解釋。對此，筆者從合法與合理性兩個(gè)方面，提出自己的一些看法。

首先，司法解釋的內(nèi)容不得離開個(gè)案裁判的需要。由于成文法本身所存在的局限性，司法解釋必須對社會變化作出及時(shí)回應(yīng)。正因?yàn)槿绱?，司法“造法”是各國司法?shí)務(wù)中的一個(gè)普遍現(xiàn)象，但這并不意味著司法機(jī)關(guān)可以不斷地?cái)U(kuò)張其“造法”職能，侵入立法領(lǐng)域。司法權(quán)的性質(zhì)決定了其基本的職責(zé)是裁判案件、解決法律糾紛，司法解釋過程中的“造法”現(xiàn)象不過是例外情況下的一種權(quán)宜之計(jì)。換句話說，司法解釋必須遵守合法性原則，這可以說是司法解釋應(yīng)遵循的首要原則[3]。合法性中的“法”是實(shí)存的制定法，不是按自然法觀念、理性法則而預(yù)測的“將來的制定法”，或者是某個(gè)立法建議。合法性原則的要義就是：不管該實(shí)存的制定法合理與否，解釋都必須與之相合。司法解釋的制定必須要恪守現(xiàn)有法源的規(guī)范，不得違背專利法、專利法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

其次，司法解釋的內(nèi)容還必須堅(jiān)持合理性原則。在《〈最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋〉的理解與適用》一文中，對《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條的由來作出了詳細(xì)說明，認(rèn)為，專利保護(hù)的是技術(shù)方案，而不單單是功能或者效果，而且，目前的專利審查實(shí)踐，實(shí)際上也難以按照《專利審查指南》的規(guī)定，對所有實(shí)現(xiàn)所述功能的實(shí)施方式進(jìn)行檢索和審查。至于對“等同實(shí)施方式”的把握，需要視個(gè)案的具體案情而定。[4]最高人民法院的上述理由顯然太過蒼白。就對功能性限定權(quán)利要求的審查而言，專利行政部門執(zhí)行目前的審查標(biāo)準(zhǔn)已有多年，并且審查員在進(jìn)行判定時(shí)并不是簡單地依據(jù)檢索結(jié)果，對于年審查案件已近百萬件的審查單位來說，一個(gè)有多年豐富審查經(jīng)驗(yàn)的審查員基于其多年積累的審查技能及技術(shù)直覺，完全可以對功能性限定權(quán)利要求是否得到說明書的支持作出較為準(zhǔn)確的認(rèn)定。

實(shí)際上，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條與美國專利審判實(shí)踐中的一些觀點(diǎn)有著諸多相似之處。美國聯(lián)邦巡回上訴法院對功能性限定的立場是：“無論是在專利申請的審查過程中，還是在專利侵權(quán)訴訟中，權(quán)利要求中記載的功能性限定特征都應(yīng)當(dāng)被解釋為僅僅覆蓋了說明書中記載的實(shí)現(xiàn)該功能的具體方式及其等同方式，而不應(yīng)當(dāng)被解釋為覆蓋了能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的所有方式?！盵5]但是，美國對功能性限定權(quán)利要求的認(rèn)定、審查與解釋已構(gòu)成其法律邏輯的內(nèi)在體系：必須具有特定的撰寫表征，對于該類權(quán)利要求是否得到說明書支持不加以審查，以及在專利侵權(quán)判定中根據(jù)說明書實(shí)施例重新確定保護(hù)范圍。其中撰寫符合功能性限定權(quán)利要求的要件包括：①該特征中是否包括對“means”所執(zhí)行功能的限定；②該特征中是否包含實(shí)現(xiàn)該功能的具體結(jié)構(gòu)材料或步驟。如果“means”特征中僅具有具體結(jié)構(gòu)、材料或動作的具體表述，而無任何功能性描述，或者，“means”中限定了需要實(shí)現(xiàn)的功能，同時(shí)進(jìn)一步限定了為實(shí)現(xiàn)該功能而采用的具體結(jié)構(gòu)、材料或動作，這兩種情況均應(yīng)當(dāng)以特征中限定的具體結(jié)構(gòu)、材料或動作限定其保護(hù)范圍，而不再適用功能性限定的審查標(biāo)準(zhǔn)[6]。

反觀我國的專利審查制度從建立伊始，就已經(jīng)注意到審查與解釋的相互配合的自洽，通過對功能性限定權(quán)利要求保護(hù)范圍是否得到說明書支持的審查就能在前期獲得較為穩(wěn)定的解釋條件，采用“覆蓋所有實(shí)現(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，也能使其與前期審查標(biāo)準(zhǔn)前后呼應(yīng)而具有實(shí)際意義。但是，目前的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條確定專利權(quán)是結(jié)合具體實(shí)施方式及其等同方式來確定保護(hù)范圍，這樣將使對權(quán)利要求得到說明書支持與否的審查缺乏實(shí)際意義。其次，即使在審查和確權(quán)階段都采用“結(jié)合具體實(shí)施方式及其等同方式”，由于在行政審批中已經(jīng)納入了自由裁量的因素，那么在侵權(quán)判定階段，同樣再次需要等同判定的自由裁量，而在目前各地、各級司法審判標(biāo)準(zhǔn)難以落實(shí)一致的現(xiàn)實(shí)情況下，專利權(quán)的保護(hù)范圍將越發(fā)變得難以確定和模糊。因此，基于專利權(quán)最重要的公示原則，在專利審查、確權(quán)、侵權(quán)判定階段限定權(quán)利保護(hù)范圍的一致將有利于公眾對功能性限定權(quán)利要求保護(hù)范圍形成合理預(yù)期。而目前行政審批中所采用的標(biāo)準(zhǔn)顯然有利于專利權(quán)公示作用的充分發(fā)揮，并且長期審查實(shí)踐也使公眾對目前的標(biāo)準(zhǔn)具有普遍的適應(yīng)性。

筆者認(rèn)為，現(xiàn)有的判斷標(biāo)準(zhǔn)，無論是《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定還是《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條，它們發(fā)生沖突的原因主要是對功能性限定權(quán)利要求的情形規(guī)定得較為籠統(tǒng)，未能作出細(xì)化區(qū)分，以至于兩者的規(guī)定都有罅隙。功能性限定一定要排除掉具體材料、結(jié)構(gòu)以及動作的介入，涉及這些特征和功能相結(jié)合的權(quán)利要求不能適用于權(quán)利要求得到說明書支持與否的判斷標(biāo)準(zhǔn)，而其他如模塊化特征和功能性特征組合的權(quán)利要求，則可在通過權(quán)利要求得到說明書支持的判定后，將其保護(hù)范圍涵蓋到“本領(lǐng)域技術(shù)人員所能想到的所有實(shí)現(xiàn)方式”。實(shí)際上，如果將“能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的所有方式”的具體情形作出區(qū)分，那么在實(shí)體法律后果方面，就能很好地化解《專利審查指南》和司法解釋在功能性權(quán)利要求的解釋上的差異。（作者：劉芳，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局電學(xué)發(fā)明審查部；王軍，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會電學(xué)申訴一處。第二作者等同于第一作者）參考文獻(xiàn)： [1] 金振豹．論最高人民法院的抽象司法解釋權(quán)[J]．比較法研究，2010（2）． [2] 羅心心．完善中國法律解釋制度——建立專門法律解釋機(jī)關(guān)的思考[EB/OL]．[2013-05-01]．http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=art&Gid=335600699&EncodingName=． [3] 李奮飛．我國司法解釋體制的反思與重構(gòu) （下）——以刑事訴訟法的司法解釋為范例[EB/OL]．[2013-05-01]．http://www.civillaw.com.cn/ article/default. asp?id=31694． [4] 孔祥?。罡呷嗣穹ㄔ褐R產(chǎn)權(quán)司法解釋理解與適用[M]．北京：中國法制出版社，2012． [5] 尹新天．中國專利法詳解[M]．北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011：159． [6] 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會．專利行政訴訟概論與案例精解[M]．北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011：229．

作者：劉芳，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局電學(xué)發(fā)明審查部王軍，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會電學(xué)申訴一處來源：《中國發(fā)明與專利》雜志整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：jupyterflow.com

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