專利無(wú)效后專利許可合同的效力判定

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引言

一、專利無(wú)效的追溯力

（一）追溯力的內(nèi)涵

1、一般意義

（二）區(qū)分兩種追溯力

1、必要性

在業(yè)界現(xiàn)有的研究中，把專利無(wú)效對(duì)專利效力的追溯力與專利無(wú)效對(duì)專利許可合同的追溯力混為一談已成常態(tài)，并把對(duì)專利效力的追溯視為原則，把對(duì)專利許可合同的追溯視為例外，但該種理解顯然是粗糙的。

一個(gè)方面，專利與專利許可合同系標(biāo)的與合同之關(guān)系，系兩個(gè)獨(dú)立的分析對(duì)象。專利無(wú)效對(duì)專利效力的追溯不能等同于專利無(wú)效對(duì)專利許可合同的追溯。另一個(gè)方面，基于《專利法》第四十七條第一款的規(guī)定，專利無(wú)效對(duì)專利效力的追溯系絕對(duì)的追溯；基于《專利法》第四十七條第二款的規(guī)定，專利無(wú)效對(duì)專利許可合同的追溯系有條件的追溯，即：相對(duì)的追溯。

因此，追溯行為的追溯主體系“宣告專利權(quán)無(wú)效的決定”，追溯對(duì)象系專利效力與專利許可合同。為充分厘清專利無(wú)效的追溯力的內(nèi)涵，并基于此分析和判定專利無(wú)效后專利許可合同的效力，區(qū)分兩種追溯力具有現(xiàn)實(shí)意義，亦更合乎立法的本意。

2、專利無(wú)效對(duì)專利效力的追溯力

關(guān)于專利無(wú)效對(duì)專利效力的追溯力，基于《專利法》第四十七條第一款的規(guī)定，通說(shuō)認(rèn)為，“專利權(quán)被宣告無(wú)效的，追朔至專利權(quán)授予時(shí)發(fā)生效力，也就是視為專利權(quán)自始即不存在，視同專利權(quán)根本就沒有授予一樣?！盵3] 即：專利無(wú)效對(duì)專利效力的追溯系絕對(duì)的追溯。

3、專利無(wú)效對(duì)專利許可合同的追溯力

（三）幾個(gè)重要概念

1、對(duì)“宣告無(wú)效的專利權(quán)”的理解

2、對(duì)“宣告專利權(quán)無(wú)效的決定”的理解

3、英美法系：合同有效但可解除

4、國(guó)際公約：標(biāo)的自始客觀不能之合同有效

（二）立法規(guī)制

1、合同法規(guī)制

2、專利法規(guī)制

3、沖突及解決

（三）判定規(guī)則

圖1 專利無(wú)效后專利許可合同效力的判定規(guī)則

三、司法實(shí)踐

（一）司法觀點(diǎn)Ⅰ：專利許可合同無(wú)效

[1] 專利無(wú)效對(duì)涉案專利許可合同具有追溯力，因?yàn)椋?/strong>

 

因?qū)＠麖?fù)審委于2009年4月21日作出無(wú)效決定后，專利權(quán)人并未就前述無(wú)效決定對(duì)專利復(fù)審委向北京市第一中級(jí)人民法院提起訴訟，前述無(wú)效決定生效，具備專利無(wú)效對(duì)涉案專利許可合同具有追溯力的前提條件。

 

本案于一審階段的案件受理日系2009年2月24日，本案涉及本訴和反訴兩個(gè)訴，本訴中，專利權(quán)人的訴訟請(qǐng)求系判令被許可人支付未予支付的專利許可使用費(fèi)及違約金；反訴中，被許可人的訴訟請(qǐng)求系判令解除涉案專利許可合同及專利權(quán)人返還被許可人已予支付的專利許可使用費(fèi)；專利權(quán)人對(duì)被許可人提起訴訟及被許可人對(duì)專利權(quán)人提取反訴時(shí)，涉案專利許可合同未予履行完畢。鑒于宣告涉案專利無(wú)效的無(wú)效決定的決定日系2009年4月21日，自案件受理日至無(wú)效決定的決定日，涉案專利許可合同未予履行完畢的狀態(tài)一直持續(xù)，即：前述決定日前涉案專利許可合同未予履行完畢。

 

[2] 法院未對(duì)專利無(wú)效對(duì)涉案專利許可合同有無(wú)追溯力作出認(rèn)定。

 

[3] 法院雖認(rèn)定涉案專利許可合同無(wú)效，但并未對(duì)無(wú)效的具體理由予以闡述和論證。

 

￠ 其它索引： [1] 在李玉振訴山西晉城國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)專利實(shí)施許可合同糾紛案 [16]中，太原市中級(jí)人民法院基于《合同法》第三百四十四條、第五十二條第（五）項(xiàng)認(rèn)定涉案專利許可協(xié)議無(wú)效；

 

[2] 在崔彪與柳州瓦軸軸承有限公司實(shí)用新型專利實(shí)施許可合同糾紛上訴案[17]中，廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院基于《合同法》第三百四十四條、第五十二條第（五）項(xiàng)認(rèn)定涉案專利許可協(xié)議無(wú)效。 ?

（二）司法觀點(diǎn)Ⅱ：專利許可合同有效

案例：黃仁義訴廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司發(fā)明專利實(shí)施許可合同糾紛案[18]

 

￠ 相關(guān)簡(jiǎn)稱： [1] 主體：廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司，簡(jiǎn)稱“萬(wàn)和新公司”； [2] 專利：專利號(hào)為“ZL97107337.6”的“防風(fēng)節(jié)能爐具”發(fā)明專利，簡(jiǎn)稱“涉案專利”； [3] 機(jī)構(gòu)：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)，簡(jiǎn)稱“專利復(fù)審委”； [4] 文書：無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，簡(jiǎn)稱“無(wú)效決定”； [5] 合同：《專利普通實(shí)施許可協(xié)議》，簡(jiǎn)稱“涉案專利許可合同”。

 

￠ 案情簡(jiǎn)介： ? 1997年1月23，黃仁義就涉案專利向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出發(fā)明專利申請(qǐng)。 ? 2001年2月14日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)涉案專利予以公告授權(quán)。 ? 2008年9月10日，萬(wàn)和新公司就涉案專利向?qū)＠麖?fù)審委提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。 ? 2009年1月22日，專利復(fù)審委就萬(wàn)和新公司于2008年9月10日提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求作出第12901號(hào)無(wú)效決定，宣告涉案專利授權(quán)公告文本中的權(quán)利要求1無(wú)效，即：宣告涉案專利部分無(wú)效。 ? 2009年4月21日，黃仁義就第12901號(hào)無(wú)效決定對(duì)專利復(fù)審委向北京市第一中級(jí)人民法院提起訴訟。 ? 2010年2月4日，北京市第一中級(jí)人民法院作出判決，維持第12901號(hào)無(wú)效決定。黃仁義未就該判決對(duì)專利復(fù)審委向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。 ? 2010年11月26日，黃仁義與萬(wàn)和新公司簽署涉案專利許可合同，雙方并約定：(a)專利許可方式：普通許可；(b)專利使用期間：專利有效期；(c)專利許可使用費(fèi)：2012年12月31日前，系人民幣300,000元（2011年1月10日前，支付專利許可使用費(fèi)150,000元；2011年6月30日前，支付專利許可使用費(fèi)150,000元）；2013年1月1日至2014年12月31日，系人民幣300,000元（2013年1月31日前一次性支付）；(d)違約責(zé)任：黃仁義違約的，按該時(shí)間段專利許可使用費(fèi)的15%向萬(wàn)和新公司支付違約金為；萬(wàn)和新公司違約的，按該時(shí)間段專利許可使用費(fèi)的15%向黃仁義支付違約金為，黃仁義并有權(quán)立即收回本專利實(shí)施許可。 ? 2011年4月29日，王平向?qū)＠麖?fù)審委提出無(wú)效宣告請(qǐng)求（案件編號(hào)為4W100900）。 ? 2011年5月11日，上海林內(nèi)有限公司向?qū)＠麖?fù)審委提出無(wú)效宣告請(qǐng)求（案件編號(hào)為4W100914）。 ? 2011年9月6日，黃仁義對(duì)萬(wàn)和新公司向四川省成都市中級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求：判令萬(wàn)和新公司支付未予支付的專利許可使用費(fèi)人民幣150,000元。 ? 2011年12月9日，專利復(fù)審委就王平于2011年4月29日提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求（案件編號(hào)為4W100900）及上海林內(nèi)有限公司于2011年5月11日提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求（案件編號(hào)為4W100914）作出第17713號(hào)無(wú)效決定，宣告涉案專利授權(quán)公告文本中的權(quán)利要求2-5無(wú)效，即：宣告涉案專利全部無(wú)效。 ? 2012年11月30日，四川省成都市中級(jí)人民法院作出(2011)成民初字第1056號(hào)一審判決，判決：駁回黃仁義的訴訟請(qǐng)求。 上訴期內(nèi)，黃仁義并未就(2011)成民初字第1056號(hào)一審判決對(duì)萬(wàn)和新公司向四川省高級(jí)人民法院提起上訴，(2011)成民初字第1056號(hào)一審判決生效。黃仁義亦未對(duì)四川省成都市中級(jí)人民法院作出的(2011)成民初字第1056號(hào)生效判決向四川省高級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙?

 

￠ 法院觀點(diǎn)： 法院認(rèn)為涉案專利許可合同有效，理由： “本院認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)專利法》第四十七條關(guān)于“宣告無(wú)效的專利權(quán)視為自始即不存在。宣告專利權(quán)無(wú)效的決定，對(duì)在宣告專利權(quán)無(wú)效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書，已經(jīng)履行或者強(qiáng)制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定，以及已經(jīng)履行的專利實(shí)施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。但是因?yàn)閷＠麢?quán)人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償。依照前款規(guī)定不返還專利侵權(quán)賠償金、專利使用費(fèi)、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，明顯違反公平原則的，應(yīng)當(dāng)全部或者部分返還。”之規(guī)定，原告享有的“防風(fēng)節(jié)能爐具”（專利號(hào)ZL97107337.6）發(fā)明專利權(quán)自始不存在，故原被告雙方所簽《專利普通實(shí)施許可協(xié)議》的合同標(biāo)的不是專利技術(shù)，而系技術(shù)。合同的效力應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第三章相關(guān)規(guī)定進(jìn)行判定，第ZL97107337.6號(hào)發(fā)明技術(shù)被宣告無(wú)效，并不直接導(dǎo)致《專利普通實(shí)施許可協(xié)議》無(wú)效。”

 

￠ 案例評(píng)析： [1] 專利無(wú)效對(duì)涉案專利許可合同具有追溯力，因?yàn)椋? 因?qū)＠麖?fù)審委分別于2009年1月22日作出宣告涉案專利部分無(wú)效的無(wú)效決定，于2011年12月9日作出宣告涉案專利全部無(wú)效的無(wú)效決定，專利權(quán)人并未就前述宣告涉案專利部分無(wú)效的無(wú)效決定及宣告涉案專利全部無(wú)效的無(wú)效決定對(duì)專利復(fù)審委向北京市第一中級(jí)人民法院提起訴訟，前述宣告涉案專利部分無(wú)效的無(wú)效決定及宣告涉案專利全部無(wú)效的無(wú)效決定生效，具備專利無(wú)效對(duì)涉案專利許可合同具有追溯力的前提條件。

 

本案于一審階段的案件受理日系2011年9月6日，專利權(quán)人的訴訟請(qǐng)求系判令被許可人支付未予支付的專利許可使用費(fèi)，專利權(quán)人對(duì)被許可人提起訴訟時(shí)，涉案專利許可合同未予履行完畢。鑒于宣告涉案專利部分無(wú)效的無(wú)效決定的決定日系2009年1月22日，宣告涉案專利全部無(wú)效的無(wú)效決定的決定日系2011年12月9日，自案件受理日至無(wú)效決定的決定日，涉案專利許可合同未予履行完畢的狀態(tài)一直持續(xù)，即：前述決定日前涉案專利許可合同未予履行完畢。

 

[2] 法院未對(duì)專利無(wú)效對(duì)涉案專利許可合同有無(wú)追溯力作出認(rèn)定。

 

[3] 法院雖認(rèn)定涉案專利許可合同有效，但鑒于除無(wú)效和有效的效力形態(tài)外，合同的效力形態(tài)尚包括可變更可撤銷等中間效力形態(tài)，法院非此即彼的論證邏輯不夠嚴(yán)謹(jǐn)。

 

案例：馮玉柱與湖南崇德工業(yè)科技有限公司專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛再審案[19]

 

￠ 相關(guān)簡(jiǎn)稱： [1] 主體：湖南崇德工業(yè)科技有限公司，簡(jiǎn)稱“崇德公司”； [2] 專利：專利號(hào)為“ZL03201189.X”的“齒形軸封”實(shí)用新型專利，簡(jiǎn)稱“涉案專利一”；專利號(hào)為“ZL200520020540.2”的“旋轉(zhuǎn)軸油封”實(shí)用新型專利，簡(jiǎn)稱“涉案專利二”； [3] 機(jī)構(gòu)：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)，簡(jiǎn)稱“專利復(fù)審委”； [4] 文書：無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定，簡(jiǎn)稱“無(wú)效決定”； [5] 合同：《專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《專利權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充合同》，合稱“涉案專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”。

 

￠ 案情簡(jiǎn)介： ? 2003年1月17日，馮玉柱就涉案專利一向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出實(shí)用新型專利申請(qǐng)。 ? 2003年12月24日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)涉案專利一予以公告授權(quán)。 ? 2005年4月2日，馮玉柱就涉案專利二向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出實(shí)用新型專利申請(qǐng)。 ? 2006年7月5日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)涉案專利二予以公告授權(quán)。 ? 2007年5月8日，馮玉柱與崇德公司簽署涉案《專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，雙方并約定：專利權(quán)轉(zhuǎn)讓初始費(fèi)用系人民幣100,000元。 ? 2007年6月3日，馮玉柱與崇德公司簽署涉案《專利權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充合同》，雙方并約定：(a) 專利權(quán)轉(zhuǎn)讓初始費(fèi)用：追加專利權(quán)初始轉(zhuǎn)讓費(fèi)人民幣80,000元，即：專利權(quán)初始轉(zhuǎn)讓費(fèi)共計(jì)人民幣180,000元；(b) 專利權(quán)轉(zhuǎn)讓后續(xù)費(fèi)用：2008年度：人民幣288,000元；2009年度：按專利產(chǎn)品銷售產(chǎn)值10%計(jì)算；2010年度：按9%計(jì)；2011年度：按8%計(jì)算；2012年1月1日起至該專利技術(shù)失效后一年內(nèi)，按6%計(jì)；(c) 違約金：人民幣1,000,000元。截至馮玉柱對(duì)崇德公司向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提起訴訟之日，崇德公司仍未向馮玉柱支付前述尚未支付的專利權(quán)初始轉(zhuǎn)讓費(fèi)人民幣80,000元及2008年度的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓后續(xù)費(fèi)用人民幣288,000元。 ? 2007年11月7日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就涉案專利二的著錄項(xiàng)目變更予以公告。 ? 2007年12月5日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就涉案專利一的著錄項(xiàng)目變更予以公告。 ? 2009年3月11日，因崇德公司未繳納年費(fèi)，涉案專利一被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公告終止。 ? 2009年4月13日，馮玉柱對(duì)崇德公司向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求：1、解除涉案專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；2、將200720063525.5號(hào)實(shí)用新型專利的專利權(quán)人變更為馮玉柱；3、將200710035127.7號(hào)發(fā)明專利申請(qǐng)的專利申請(qǐng)人變更為馮玉柱；4、崇德公司向馮玉柱支付其拖欠的專利權(quán)初始轉(zhuǎn)讓費(fèi)80,000元、2008年專利應(yīng)用收益288,000元、違約金1,000,000元、ZL200520020540.2號(hào)專利權(quán)失效損失賠償金4,000,000元和馮玉柱為維權(quán)支付的合理費(fèi)用200,000元，共計(jì)5,568,000元。 ? 2009年5月7日，湖南龍馳機(jī)械制造有限公司就涉案專利一和涉案專利二向?qū)＠麖?fù)審委提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。 ? 2009年5月27日，因崇德公司未繳納年費(fèi)，涉案專利二被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公告終止。 ? 2010年3月10日，專利復(fù)審委就崇德公司于2009年5月7日提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求作出無(wú)效決定，宣告涉案專利一全部無(wú)效。 ? 2010年3月11日，專利復(fù)審委就崇德公司于2009年5月7日提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求作出無(wú)效決定，維持涉案專利二有效。 ? 2011年4月6日，湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院作出(2009)長(zhǎng)中民三初字第0135號(hào)一審判決，判決：一、解除馮玉柱與崇德公司2007年5月8日簽訂的《專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》和2007年6月3日簽訂的《專利權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充合同》

 

二、200720063525.5實(shí)用新型專利的專利權(quán)人變更為馮玉柱；三、200710035127.7發(fā)明專利申請(qǐng)的專利申請(qǐng)人變更為馮玉柱；四、崇德公司在判決生效后十日內(nèi)支付馮玉柱違約金1,000,000元；五、駁回馮玉柱的其它訴訟請(qǐng)求。

 

上訴期內(nèi)，馮玉柱就(2009)長(zhǎng)中民三初字第0135號(hào)一審判決對(duì)崇德公司向湖南省高級(jí)人民法院提起上訴。湖南省高級(jí)人民法院作出(2011)湘高法民三終字第67號(hào)二審判決，駁回上訴，維持原判。馮玉柱以變更違約金數(shù)額沒有事實(shí)和法律依據(jù)為由就(2011)湘高法民三終字第67號(hào)生效判決對(duì)崇德公司向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙? ? 2012年3月9日，最高人民法院作出(2012)民申字第19號(hào)《民事裁定書》，裁定駁回再審申請(qǐng)。

 

￠ 法院觀點(diǎn)： 法院認(rèn)為涉案專利許可合同有效，理由： “不論是專利一被宣告無(wú)效，還是專利二終止都使得馮玉柱依據(jù)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同和補(bǔ)充合同獲得后續(xù)收益的合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)?！吨腥A人民共和國(guó)合同法》（以下簡(jiǎn)稱合同法）第九十四條第一款第四項(xiàng)規(guī)定：“有下列情形之一的，當(dāng)事人可以解除合同：……（四）當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約情形致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的”，二審法院支持馮玉柱要求解除專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及補(bǔ)充合同的訴訟請(qǐng)求，并無(wú)不當(dāng)。”因合同解除的前提條件系合同有效，法院認(rèn)定涉案專利許可合同可予解除，即：承認(rèn)涉案專利許可合同有效。

 

￠ 案例評(píng)析： [1] 該案的案由雖然系專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛，但專利無(wú)效對(duì)專利許可合同或?qū)＠麢?quán)轉(zhuǎn)讓合同有無(wú)追溯力的判定規(guī)則系同一的，二者具有同質(zhì)性，該案例可茲參考。

 

[2] 專利無(wú)效對(duì)涉案專利許可合同具有追溯力，因?yàn)椋? 因國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2009年3月11日公告涉案專利一終止，專利復(fù)審委分別于2010年3月11日作出宣告涉案專利一無(wú)效的無(wú)效決定，專利權(quán)人并未就前述宣告涉案專利一無(wú)效的無(wú)效決定對(duì)專利復(fù)審委向北京市第一中級(jí)人民法院提起訴訟，前述宣告涉案專利一無(wú)效的無(wú)效決定生效，具備專利無(wú)效對(duì)涉案專利許可合同具有追溯力的前提條件。

 

本案于一審階段的案件受理日系2009年4月13日，專利權(quán)人的訴訟請(qǐng)求系判令解除涉案專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、受讓人承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失，專利權(quán)人對(duì)受讓人提起訴訟時(shí)，涉案專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同未予履行完畢；鑒于宣告涉案專利一無(wú)效的無(wú)效決定的決定日系2010年3月11日，自案件受理日至無(wú)效決定的決定日，涉案專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同未予履行完畢的狀態(tài)一直持續(xù)，即：前述決定日前涉案專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同未予履行完畢。

 

[3] 法院未對(duì)專利無(wú)效對(duì)涉案專利許可合同有無(wú)追溯力作出認(rèn)定。

 

[4] 法院認(rèn)定涉案專利許可合同符合解除的法定條件，說(shuō)理細(xì)致，論證充分，承認(rèn)承認(rèn)涉案專利許可合同有效。

 

￠ 其它索引： 在威?？迫A照明工程有限公司訴吉林省超宇科工貿(mào)有限公司專利實(shí)施許可合同糾紛案[20]中，威海市中級(jí)人民法院基于涉案專利許可合同未違反《合同法》第五十二條第（五）項(xiàng)認(rèn)定涉案專利許可合同有效。

 

（三）司法觀點(diǎn)Ⅲ：專利許可合同可變更可撤銷

有觀點(diǎn)認(rèn)為，專利權(quán)人未對(duì)被許可人提供技術(shù)指導(dǎo)時(shí)，專利許可合同的效力形態(tài)應(yīng)認(rèn)定為可變更可撤銷合同。[21] 筆者認(rèn)為，利權(quán)人未對(duì)被許可人提供技術(shù)指導(dǎo)時(shí)，專利許可合同的效力形態(tài)不宜認(rèn)定為可變更可撤銷合同，理由如下：

 

(1) 專利許可合同不滿足可變更可撤銷合同的法定要件 《民法通則》第五十九條規(guī)定，“下列民事行為，一方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)關(guān)予以變更或者撤銷：（一）行為人對(duì)行為內(nèi)容有重大誤解的；（二）顯失公平的。被撤銷的民事行為從行為開始起無(wú)效?！?

 

《合同法》第五十四條規(guī)定，“下列合同，當(dāng)事人一方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷：（一）因重大誤解訂立的；（二）在訂立合同時(shí)顯失公平的。一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷。當(dāng)事人請(qǐng)求變更的，人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)不得撤銷?！?

 

基于前述規(guī)定，被許可人主張變更或撤銷專利許可合同的，應(yīng)滿足“顯失公平”、“重大誤解”、“欺詐”、“脅迫”、“乘人之危”五種情形之一。筆者認(rèn)為，被許可人主張變更或撤銷專利許可合同的理由難以成立，理由如下：

 

首先，認(rèn)定“顯失公平”、“重大誤解”、“欺詐”、“脅迫”、“乘人之危”的時(shí)間節(jié)點(diǎn)系訂立專利許可合同之時(shí)，并非履行專利許可合同之時(shí)。

 

其次，《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行<中華人民共和國(guó)民法通則>若干問(wèn)題的意見（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《民通意見》”）第七十一條規(guī)定，“行為人因?qū)π袨榈男再|(zhì)、對(duì)方當(dāng)事人、標(biāo)的物的品種、質(zhì)量、規(guī)格和 數(shù)量等的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，使行為的后果與自己的意思相悖，并造成較大損失的，可以認(rèn)定為重大誤解。”《民通意見》第七十二條規(guī)定，“一方當(dāng)事人利用優(yōu)勢(shì)或者利用對(duì)方?jīng)]有經(jīng)驗(yàn)，致使雙方的權(quán)利與義務(wù)明顯違反公平、等價(jià)有償原則的，可以認(rèn)定為顯失公平?！?

 

訂立專利許可合同之時(shí)，專利權(quán)有效，許可使用費(fèi)亦經(jīng)雙方磋商并達(dá)成一致，且涉案專利的被許可人往往是行業(yè)內(nèi)技術(shù)先進(jìn)的相關(guān)主體，具有實(shí)施專利的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，“顯失公平”或“重大誤解”難以成立。

 

再次，一般而言，在專利許可實(shí)務(wù)中，專利權(quán)人與被許可人達(dá)成專利許可合同，通常系兩種路徑：涉訴之前通過(guò)友好協(xié)商達(dá)成專利許可合同；涉訴之后被許可人基于訴訟角力與專利權(quán)人達(dá)成專利許可合同。但無(wú)論系基于何種情形，“欺詐”、“脅迫”、“乘人之危”均難以成立。

 

(2) 專利許可合同認(rèn)定為可變更可撤銷合同有違公平原則 《合同法》第五十八條規(guī)定，“合同無(wú)效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”

 

可變更可撤銷合同被撤銷后自始無(wú)效，合同被撤銷的法律后果以返還為原則以補(bǔ)償為例外，因被許可人已從專利實(shí)施中獲益，尤其是采獨(dú)占許可和/或排他許可的許可方式時(shí)，被許可人已基于專利實(shí)施設(shè)置了技術(shù)準(zhǔn)入，已在同行業(yè)中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先搶占市場(chǎng)，獲得相應(yīng)的商業(yè)利益，撤銷專利許可合同對(duì)專利權(quán)人顯然有失公平。 ?

（四）司法觀點(diǎn)Ⅳ：特定條件下變更為技術(shù)服務(wù)合同

《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱“《技術(shù)合同司法解釋》”）第三十四條規(guī)定，“當(dāng)事人一方以技術(shù)轉(zhuǎn)讓的名義提供已進(jìn)入公有領(lǐng)域的技術(shù)，或者在技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同履行過(guò)程中合同標(biāo)的技術(shù)進(jìn)入公有領(lǐng)域，但是技術(shù)提供方進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、傳授技術(shù)知識(shí)，為對(duì)方解決特定技術(shù)問(wèn)題符合約定條件的，按照技術(shù)服務(wù)合同處理，約定的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)可以視為提供技術(shù)服務(wù)的報(bào)酬和費(fèi)用，但是法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。”

 

基于該規(guī)定，對(duì)于專利無(wú)效后的專利許可合同變更為技術(shù)服務(wù)合同的前提條件系，專利權(quán)人與被許可人就專利權(quán)人為被許可人解決特定的技術(shù)問(wèn)題對(duì)被許可人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、傳授技術(shù)知識(shí)在專利許可合同中予以約定，且專利權(quán)人對(duì)被許可人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、傳授技術(shù)知識(shí)的行為符合專利許可合同的約定。

 

但筆者認(rèn)為，專利許可合同并非《技術(shù)合同司法解釋》第三十四條的主要規(guī)制對(duì)象，理由如下： 雖然《合同法》第三百四十五條規(guī)定，“專利實(shí)施許可合同的讓與人應(yīng)當(dāng)按照約定許可受讓人實(shí)施專利，交付實(shí)施專利有關(guān)的技術(shù)資料，提供必要的技術(shù)指導(dǎo)。”即：專利權(quán)人對(duì)被許可人負(fù)有提供技術(shù)指導(dǎo)的義務(wù)。

 

但事實(shí)上，在專利許可實(shí)務(wù)中，一個(gè)方面，專利以公開換保護(hù)為其制度本質(zhì)，權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案已經(jīng)公開，被許可人可以輕易獲得該技術(shù)方案；以獨(dú)占許可和排他許可的許可方式為例，被許可人之所以需要獲得專利權(quán)人的許可，系基于法律上防范侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)上獲得市場(chǎng)份額之目的。另一個(gè)方面，專利實(shí)施前，被許可人已就技術(shù)、設(shè)備、資金等進(jìn)行了全方位的準(zhǔn)備，且其往往是行業(yè)內(nèi)的技術(shù)專家，對(duì)行業(yè)技術(shù)及許可專利有充分的認(rèn)知和了解。

 

因此，一般而言，被許可人并不需要專利權(quán)人提供技術(shù)指導(dǎo)，亦不會(huì)在專利許可合同中約定由專利權(quán)人為被許可人解決特定的技術(shù)問(wèn)題對(duì)被許可人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、傳授技術(shù)知識(shí)。專利許可合同雖然理論上處于該條規(guī)定的規(guī)制范圍，但實(shí)際發(fā)生的可能性并不大。

 

相應(yīng)地，筆者認(rèn)為，技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同系《技術(shù)合同司法解釋》第三十四條的主要規(guī)制對(duì)象，理由如下：

 

基于《合同法》第三百四十二條第一款及《技術(shù)合同司法解釋》第二十二條第一款的規(guī)定，技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同和專利實(shí)施許可合同。”

 

同屬于專有技術(shù)，但與專利的公開特點(diǎn)不同，技術(shù)秘密處于保密狀態(tài)。在技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同中，技術(shù)秘密讓與人往往需要就擬轉(zhuǎn)讓的技術(shù)秘密對(duì)受讓人提供技術(shù)指導(dǎo)。因此，筆者認(rèn)為，《技術(shù)合同司法解釋》第三十四條的主要規(guī)制對(duì)象系技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，尤其系技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同。 ?

（五）司法政策

2001年6月19日，最高人民法院發(fā)布《全國(guó)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作會(huì)議關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件若干問(wèn)題的紀(jì)要》（以下簡(jiǎn)稱“《技術(shù)合同紀(jì)要》”），《技術(shù)合同紀(jì)要》在很大程度上體現(xiàn)了關(guān)于技術(shù)合同的司法政策，專利許可合同亦不例外。筆者認(rèn)為，關(guān)于專利無(wú)效后專利許可合同的效力判定，《技術(shù)合同紀(jì)要》至少體現(xiàn)了如下司法政策：

 

1、鼓勵(lì)交易并審慎確認(rèn)合同無(wú)效 鼓勵(lì)交易系《合同法》的立法宗旨。縮小無(wú)效合同的范圍，盡可能地促成合同生效，并保持合同的效力系鼓勵(lì)交易原則的具體體現(xiàn)。[22] 在涉及合同糾紛的司法實(shí)踐中，在涉及合同糾紛的司法實(shí)踐中，以鼓勵(lì)交易，審慎確認(rèn)合同無(wú)效為基本原則，已成為司法實(shí)踐的價(jià)值導(dǎo)向，專利許可合同糾紛亦不例外，這與《合同法》的立法宗旨是是一致的。

 

2、承認(rèn)專利無(wú)效后專利許可合同的效力 在筆者據(jù)以分析和研究的案例樣本中，觀點(diǎn)Ⅰ和觀點(diǎn)Ⅱ均有案例支持，但觀點(diǎn)Ⅲ和觀點(diǎn)Ⅳ暫無(wú)案例支持；且總體而言，以認(rèn)定專利許可合同有效的觀點(diǎn)Ⅱ?yàn)橹髁饔^點(diǎn)。

 

另，《技術(shù)合同紀(jì)要》第二十七條規(guī)定，“有下列情形之一，使技術(shù)合同的履行成為不必要或者不可能時(shí)，當(dāng)事人可以依據(jù)合同法第九十四條第（四）項(xiàng)的規(guī)定解除合同：(1) 因一方違約致使履行合同必備的物質(zhì)條件滅失或者嚴(yán)重破壞，無(wú)法替代或者修復(fù)的；(2) 技術(shù)合同標(biāo)的的項(xiàng)目或者技術(shù)因違背科學(xué)規(guī)律或者存在重大缺陷，無(wú)法達(dá)到約定的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的?！?

 

授予專利權(quán)的條件包括兩個(gè)方面：實(shí)體方面，客體應(yīng)符合《專利法》第二條、第五條、第二十二條、第二十三條、第二十五條等規(guī)定；程序方面，專利申請(qǐng)文件應(yīng)符合《專利法》第二十七條、第二十八條等規(guī)定，專利申請(qǐng)手續(xù)應(yīng)符合《專利法》第三十條、第三十一條、第三十二條、第三十三條等規(guī)定。

 

筆者認(rèn)為，若作為專利許可合同標(biāo)的的專利系因客體不符合《專利法》第二條、第五條、第二十二條、第二十三條、第二十五條等規(guī)定而被宣告無(wú)效，符合《技術(shù)合同紀(jì)要》第二十七條關(guān)于“技術(shù)合同標(biāo)的的技術(shù)存在重大缺陷”的規(guī)定。另，《技術(shù)合同司法解釋》第二十六條規(guī)定，“專利實(shí)施許可合同讓與人負(fù)有在合同有效期內(nèi)維持專利權(quán)有效的義務(wù)，包括依法繳納專利年費(fèi)和積極應(yīng)對(duì)他人提出宣告專利權(quán)無(wú)效的請(qǐng)求，但當(dāng)事人另有約定的除外?！笨梢姡瑢＠麢?quán)人負(fù)有在專利許可合同有效期內(nèi)維持專利權(quán)有效的義務(wù)，在專利許可合同有效期內(nèi)，專利無(wú)效的，專利權(quán)人構(gòu)成違約。

 

綜上，專利許可合同符合《技術(shù)合同紀(jì)要》第二十七條規(guī)定的解除條件，此系專利無(wú)效后專利許可合同雙方（更多情形下系被許可人）請(qǐng)求解除專利許可合同的直接依據(jù)。

 

另，《技術(shù)合同紀(jì)要》第六十一條規(guī)定，“專利實(shí)施許可合同讓與人應(yīng)當(dāng)在合同有效期內(nèi)維持專利權(quán)有效，但當(dāng)事人另有約定的除外。在合同有效期內(nèi)，由于讓與人的原因?qū)е聦＠麢?quán)被終止的，受讓人可以依據(jù)合同法第九十四條第（四）項(xiàng)的規(guī)定解除合同，讓與人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任；專利權(quán)被宣告無(wú)效的，合同終止履行，并依據(jù)專利法的有關(guān)規(guī)定處理?！?

 

該條規(guī)定，專利終止后，被許可人可依第九十四條第（四）項(xiàng)的規(guī)定解除專利許可合同，其處理規(guī)則與《技術(shù)合同紀(jì)要》第二十七條一致。該條雖然系關(guān)于專利終止情形下專利許可合同效力判定的規(guī)定，但其亦可作為專利無(wú)效情形下專利許可合同效力判定的補(bǔ)充和參照。

 

基于《技術(shù)合同紀(jì)要》第二十七條、第六十一條的規(guī)定，專利無(wú)效后的專利許可合同符合《技術(shù)合同紀(jì)要》第二十七條規(guī)定的解除條件。因合同解除以合同有效為前提，即：司法政策承認(rèn)專利無(wú)效后專利許可合同的效力。

 

四、域外經(jīng)驗(yàn)

 

筆者以日本、美國(guó)和歐洲為例，分別考察該三個(gè)國(guó)家或地區(qū)在專利無(wú)效后專利許可合同的效力判定問(wèn)題上的立法和/或司法態(tài)度。

 

（一）日本：專利無(wú)效后專利許可合同無(wú)效

日本《特許法》第一百二十五條就專利無(wú)效對(duì)專利效力的追溯力作出了明確規(guī)定，“特許已確定為無(wú)效判決時(shí)，特許權(quán)被視為最初即不存在。但特許符合第一百二十三條第一項(xiàng)第五號(hào)〔特許申請(qǐng)后屬無(wú)效理由〕之場(chǎng)合下，確定為無(wú)效判決時(shí)，則視為其特許權(quán)自與第五號(hào)內(nèi)容相符的時(shí)間起已不存在。”

 

但日本《特許法》未就專利無(wú)效對(duì)專利許可合同的追溯力作出明確規(guī)定。關(guān)于專利無(wú)效后已付專利許可使用費(fèi)的返還問(wèn)題，裁判所認(rèn)為應(yīng)遵從當(dāng)事人之約定處理；若無(wú)約定，則應(yīng)以不當(dāng)?shù)美颠€。豐崎光衛(wèi)對(duì)此持不同看法，其根據(jù)日本《民法典》第二百零五條關(guān)于善意占有人孳息取得權(quán)之規(guī)定予以類推，認(rèn)為特許無(wú)效審判確定前所取得的專利許可使用費(fèi)雖屬不當(dāng)?shù)美珶o(wú)須返還。[23]

 

（二）美國(guó)：專利無(wú)效后專利許可合同有效

關(guān)于專利無(wú)效對(duì)專利合同有無(wú)追溯力，《美國(guó)專利法》并無(wú)明文規(guī)定，其對(duì)專利無(wú)效對(duì)專利合同有無(wú)追溯力的法律評(píng)價(jià)主要體現(xiàn)在相關(guān)判例中，本文以Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc.一案予以闡釋。

 

￠ 基本事實(shí) 1975年末，Ted Geffner (Geffner) 發(fā)明“線性旋轉(zhuǎn)軸承”。該“線性旋轉(zhuǎn)軸承”發(fā)明能夠進(jìn)行旋轉(zhuǎn)并且沿著軸承的軸做線性運(yùn)動(dòng)。 1975年11月12日，Geffner就前述“線性旋轉(zhuǎn)軸承”發(fā)明申請(qǐng)專利；后，該發(fā)明被授予第4,025,128號(hào)專利（以下簡(jiǎn)稱“’128號(hào)專利”）。 1977年8月3日，許可人Geffner與被許可人Linear Rotary Bearings, Inc. (LRB) 簽署專利許可合同，雙方約定：(a)許可方式：排他許可（包括排他的分許可及侵權(quán)維權(quán)）；(b)許可期間：專利權(quán)有效期；(c)費(fèi)用支付：LRB根據(jù)約定的時(shí)間表向Geffner支付專利許可使用費(fèi)；(d)不保證：Geffner不保證專利的有效性。 1977年，LRB依約向Geffner支付第一筆專利許可使用費(fèi)。 1981年，Geffner就“線性旋轉(zhuǎn)軸承”發(fā)明向西德專利局申請(qǐng)’128號(hào)專利。 1983年2月22日，西德專利局基于Manby專利駁回專利申請(qǐng)。 1989年，LRB停止向Geffner支付專利許可使用費(fèi)；截至1989年7月31日，LRB未予支付的專利許可使用費(fèi)計(jì)162,790美元 1989年10月，由于LRB拒絕支付專利許可使用費(fèi)，Geffner終止專利許可合同并向LRB發(fā)出協(xié)議終止通知。 1989年末，LRB向Geffner發(fā)出通知，告知因’128號(hào)專利已無(wú)效并不可實(shí)施，LRB將停止向Geffner支付專利許可使用費(fèi)。 1990年1月，Garnett S. Teass就任LRB董事長(zhǎng)。

 

￠ 一審判決 1991年5月24日，Geffner對(duì)LRB及Garnett S. Teass提起訴訟，要求支付未予支付的專利許可使用費(fèi)及LRB代為收取的專利侵權(quán)賠償金。LRB及Garnett S. Teass對(duì)Geffner提起反訴，聲稱Geffner沒有披露與Manby專利有關(guān)的重要信息，欺詐、誘導(dǎo)LRB簽署專利許可合同，請(qǐng)求：(a) 宣告’128號(hào)專利無(wú)效并不可執(zhí)行；(b) 專利許可合同無(wú)效并不可履行；(c) 解除專利許可合同；(d) Geffner返還LRB已予支付的專利許可使用費(fèi)、因代表Geffner提起指控繳納的相關(guān)費(fèi)用及維護(hù)專利產(chǎn)生的費(fèi)用合計(jì)527,531美元。

 

1995年9月28日至1995年10月10日，一審法院美國(guó)紐約東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院(United States District Court for the Eastern District of New York, E.D.N.Y.) 進(jìn)行了為期12天的審理，并于1996年9月1日作出一審判決[24]：(a) 宣告’128號(hào)專利的權(quán)利要求1,3,5,9-14無(wú)效；(b) 解除專利許可合同；(c) Geffner向LRB返還專利許可使用費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用合計(jì)527,531美元。

 

￠ 二審判決 Geffner就一審法院E.D.N.Y. 作出的(b) 解除專利許可合同；(c) Geffner向LRB返還專利許可使用費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用合計(jì)527,531美元的兩項(xiàng)判決對(duì)LRB及Garnett S. Teass向美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Curcuit, C.A.F.C.）提起上訴（Geffner未就(a) 宣告’128號(hào)專利的權(quán)利要求1,3,5,9-14無(wú)效的判決提起上訴）。

 

C.A.F.C.審理后，認(rèn)為： 不同意E.D.N.Y.作出的(b) 解除專利許可合同；(c) Geffner向LRB返還專利許可使用費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用合計(jì)527,531美元的兩項(xiàng)判決，因?yàn)椋?

 

一個(gè)方面，LRB未舉證證明系受到Geffner的誘導(dǎo)而簽署專利許可合同。事實(shí)上，LRB希望Geffner盡可能地履行專利許可合同；該專利許可合同系雙方基于友好、公平協(xié)商達(dá)成的互惠購(gòu)買協(xié)議。LRB關(guān)于誘導(dǎo)的主張缺少證據(jù)支持。

 

另一個(gè)方面，欺詐必須由LRB以明確和令人信服的證據(jù)予以證明，但LRB未就此進(jìn)行成功舉證。

 

C.A.F.C.進(jìn)一步認(rèn)為，在專利許可使用費(fèi)的返還問(wèn)題上，公平和正義站在Geffner一邊。因?yàn)槭?b>Geffner，而不是LRB，發(fā)明了線性旋轉(zhuǎn)軸承；是Geffner，而不是LRB，擁有涉案專利；如果LRB被允許收回專利許可使用費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，無(wú)異于讓LRB實(shí)施專利而無(wú)需給予Geffner任何補(bǔ)償，LRB在17年的專利權(quán)有效期內(nèi)充分使用’128號(hào)專利，獲得了利潤(rùn)卻不與Geffner作任何分享，這是不被允許的不公允行為。一般的規(guī)則是，如果不能舉證證明被許可人受到欺詐，則先前已經(jīng)支付的專利許可使用費(fèi)不予返還，即使涉案專利已被宣告無(wú)效。LRB沒有通過(guò)明確和令人信服的證據(jù)證明Geffner欺詐性地誘導(dǎo)LRB簽署專利許可合同，現(xiàn)有證據(jù)不能支持一審法院的判決。

 

C.A.F.C.并于1997年9月17日作出二審判決[25]：撤銷一審法院E.D.N.Y. 作出的(b) 解除專利許可合同；(c) Geffner向LRB返還專利許可使用費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用合計(jì)527,531美元的兩項(xiàng)判決。

 

Geffner、LRB及Garnett S. Teass均未就C.A.F.C.作出的二審判決向美國(guó)聯(lián)邦最高法院(Supreme Court of the United States)提起上訴。 即：在美國(guó)法上，專利無(wú)效后專利許可合同有效。

 

（三）歐洲：專利無(wú)效后專利許可合同有效

《歐洲專利公約》(The European Patent Convention, EPC) 第六十八條就專利無(wú)效對(duì)專利效力的追溯力作出了明確規(guī)定，“撤銷歐洲專利的效力歐洲專利申請(qǐng)及根據(jù)該申請(qǐng)而授予的歐洲專利在其于異議程序被撤回的限度內(nèi)，視為自始即不具有第六十四條和第六十七條所規(guī)定的效力。” 但未就專利無(wú)效對(duì)專利許可合同的追溯力作出明確規(guī)定。

 

《歐洲共同體專利公約》(The European Community Patent Convention, CPC) 第三十五條第二款規(guī)定：“專利無(wú)效的追溯效力將不溯及:(a)在無(wú)效宣告以前，已經(jīng)做出的發(fā)生法律效力的任何專利侵權(quán)終審判決；(b)在無(wú)效宣告以前，已經(jīng)訂立的任何專利許可合同?！?b>CPC由歐洲共同體成員國(guó)于1975年12月15日簽署于盧森堡。CPC雖然最終未生效，但第三十五條第二款之規(guī)定至少反映了西歐各國(guó)均以明確限定專利無(wú)效對(duì)專利許可合同的追溯力為基本傾向。 ?

五、結(jié)論及建議

 

（一）結(jié)論

基于前述分析，專利無(wú)效后專利許可合同的效力作如下判定： (1) 判定專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有無(wú)追溯力； (2) 專利無(wú)效對(duì)專利許可合同無(wú)追溯力的，專利許可合同有效； (3) 專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有追溯力的，專利許可合同有效。 總體而言，專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有無(wú)追溯力對(duì)專利許可合同的效力形態(tài)并無(wú)根本性的影響。進(jìn)而言之，專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有無(wú)追溯力對(duì)專利許可合同的影響主要體現(xiàn)在：專利無(wú)效對(duì)專利許可合同無(wú)追溯力的，專利許可合同有效，不可請(qǐng)求撤銷，不可請(qǐng)求解除；專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有追溯力的，專利許可合同有效，不可請(qǐng)求撤銷，但可請(qǐng)求解除，即：利無(wú)效對(duì)專利許可合同有無(wú)追溯力對(duì)專利許可合同的影響主要體現(xiàn)在是否可請(qǐng)求解除專利許可合同（關(guān)于專利無(wú)效后專利許可合同的救濟(jì)，筆者另撰專文予以論述）。

 

（二）建議

1、立法

￠ 鑒于： 基于《專利法》和《合同法》關(guān)于專利無(wú)效后專利許可合同的效力判定，專利無(wú)效對(duì)專利許可合同無(wú)追溯力的，專利許可合同有效；專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有追溯力的，專利許可合同無(wú)效。但：

 

(1)《專利法》和《合同法》關(guān)于專利無(wú)效后專利許可合同效力的規(guī)制已與國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)不符：一個(gè)方面，大陸法系、英美法系及國(guó)際公約均規(guī)定標(biāo)的自始客觀不能之合同有效；另一個(gè)方面，因考慮到專利無(wú)效對(duì)專利許可合同的追溯力不利于權(quán)利義務(wù)關(guān)系的穩(wěn)定，追溯的社會(huì)成本較高，美國(guó)、歐洲等知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度和政策較為先進(jìn)的國(guó)家或地區(qū)對(duì)專利無(wú)效對(duì)專利許可合同的追溯力進(jìn)行了限制，認(rèn)為專利無(wú)效對(duì)專利許可合同不溯及既往，肯定了專利無(wú)效后專利許可合同的效力。

 

(2)《專利法》和《合同法》關(guān)于專利無(wú)效后專利許可合同效力的規(guī)制已與國(guó)內(nèi)司法實(shí)踐不符：在專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有追溯力的情形下，國(guó)內(nèi)的司法實(shí)踐亦以肯定專利無(wú)效后專利許可合同的效力為主流觀點(diǎn)。

 

￠ 建議：《專利法》僅適于就專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有無(wú)追溯力予以回應(yīng)，專利許可合同的最終效力形態(tài)屬于《合同法》的范疇，應(yīng)由《合同法》予以調(diào)整.。建議修訂《技術(shù)合同司法解釋》，并對(duì)“已經(jīng)履行”等幾個(gè)重要概念進(jìn)行明確界定，對(duì)專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有無(wú)追溯力的情形下專利許可合同的效力形態(tài)作出明確界定。

 

2、司法 ￠ 鑒于：在筆者據(jù)以分析和研究的案例樣本中，明確對(duì)專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有無(wú)追溯力予以認(rèn)定的案例僅申請(qǐng)?jiān)賹徣笋T玉柱與被申請(qǐng)人湖南崇德工業(yè)科技有限公司專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一案，其余案例中，管轄法院均未對(duì)專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有無(wú)追溯力予以明確認(rèn)定；且在專利無(wú)效對(duì)專利許可合同有追溯力的情形下，不論對(duì)專利許可合同的效力作出有效或無(wú)效認(rèn)定，均未予以詳細(xì)說(shuō)理，論證邏輯亦不夠嚴(yán)謹(jǐn)。

 

￠ 建議：無(wú)論對(duì)專利許可合同的效力作出何種認(rèn)定，在判決中加強(qiáng)對(duì)效力認(rèn)定的說(shuō)理，強(qiáng)化判決書的說(shuō)理和論證，此舉符合《最高人民法院關(guān)于全面深化人民法院改革的意見》關(guān)于“推動(dòng)裁判文書說(shuō)理改革”的導(dǎo)向和要求。另，強(qiáng)化判決書的說(shuō)理和論證，亦可在一定程度上促進(jìn)對(duì)《技術(shù)合同司法解釋》予以修訂。

 

【注釋】： [1] 孫曉紅：《法的溯及力問(wèn)題研究》，中國(guó)法制出版社2008年版，第16頁(yè) [2] 張新寶、王偉國(guó)：《最高人民法院民商事司法解釋溯及力問(wèn)題探討》，《法律科學(xué)》2010年第6期 [3] 湯宗舜：《中華人民共和國(guó)專利法條文釋義》，法律出版社1986年版，第161-162頁(yè) [4] 最高人民法院 (2009) 民申字第1573號(hào)《民事裁定書》 [5] 最高人民法院 (2010) 民申字第184號(hào)《民事裁定書》 [6] 最高人民法院 (2012) 民提字第110號(hào)《民事判決書》 [7] 最高人民法院(2012) 民申字第19號(hào)《民事判決書》 [8] 王利明：《違約責(zé)任論》，中國(guó)政法大學(xué)出版社2003年版，第146頁(yè) [9] 杜景林，盧堪：“是死亡還是二次勃興—德國(guó)民法典新債法中的給付不能制度研究”，《法商研究》2005年第2期 [10] 王茂棋：“論英國(guó)法履行不能規(guī)則的擅變”，《法學(xué)評(píng)論》2005年第3期 [11] 李祖坤：“自始履行不能與合同效力的關(guān)系新探”，《長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》2010年第1期 [12] 謝洪軍：《合同自始履行不能研究》，湖南師范大學(xué)碩士學(xué)位論文，2008年 [13] 歐洲合同法委員會(huì)：《歐洲合同法原則》，韓世遠(yuǎn)譯，載梁慧星主編《民商法論叢》第12卷，法律出版社1999年 [14] 黃茂榮：《債法總論》，中國(guó)政法大學(xué)出版社2003年版，第164頁(yè) [15] 浙江省高級(jí)人民法院 (2010) 浙知終字第110號(hào)《民事判決書》 [16] 山西省太原市中級(jí)人民法院 (2006) 民初字第11號(hào)《民事判決書》 [17] 廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院 (2012) 桂民三終字第15號(hào)《民事判決書》 [18] 四川省成都市中級(jí)人民法院 (2011) 成民初字第1056號(hào)《民事判決書》 [19] 最高人民法院 (2012) 民申字第19號(hào)《民事裁定書》 [20] 山東省威海市中級(jí)人民法院 (2007) 威民三初字第4號(hào)《民事判決書》 [21] 邰中林：《<關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》>的理解與適用》，《人民司法》2005年第2期 [22] 王軼：《鼓勵(lì)交易的立法宗旨與合同法的適用》，中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院法學(xué)文獻(xiàn)與法律信息網(wǎng)http://www.linklaw.com.cn/lunwen.asp?id=827# [23]［日］豐崎光衛(wèi)：《工業(yè)所有權(quán)法》，有斐閣1980年版，第285-286頁(yè) [24] See Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc., 936 F.Supp. 1150 (E.D.N.Y. 1996) [25] See Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc., 124 F.3d 229, 1997 WL 577506 (C.A.Fed.(N.Y.))

 

 

來(lái)源：IPRdaily 編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

 

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