從復(fù)審案例淺談技術(shù)問題在創(chuàng)造性判斷中的作用

摘要

專利法第二十二條第一款規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性；《專利法》第二十二條第三款規(guī)定，創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。關(guān)于該條款的審查，直接關(guān)系到申請人是否能夠獲得專利權(quán)以及能夠獲得的專利保護范圍的寬窄。本文通過一具體復(fù)審案例的介紹和評析，對判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的過程中從技術(shù)問題入手是否能夠帶來技術(shù)啟示進行了探討，對撰寫申請文件和答復(fù)審查意見等具有一定的參考和借鑒意義。

關(guān)鍵詞:創(chuàng)造性技術(shù)問題技術(shù)啟示

引言

根據(jù)專利法第二十二條第一款的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型應(yīng)當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。其中創(chuàng)造性是指同申請日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。由此可見，發(fā)明滿足創(chuàng)造性要求滿足兩個條件，即“具有突出的實質(zhì)性特點”和“顯著的進步”。

在審查指南第二部分第四章進一步明確了什么是“突出的實質(zhì)性特點”和“顯著的進步”以及如何對此進行判斷。發(fā)明具有顯著的進步性是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果，評價發(fā)明是否具有顯著的進步相對而言比較容易，因此，實際上在判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性時，重點和難點在于判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點。

具體而言，判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的常用方法為三步法：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和基于該區(qū)別技術(shù)特征發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

對于第三步，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決發(fā)明實際提出的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。

本文通過對一件復(fù)審案例的介紹和評析，對發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點中的第三步的判斷進行深入探討，并希望藉此能給業(yè)內(nèi)人士和同行們提供一些有益的啟示。

案情介紹

本文涉及到的申請在國家知識產(chǎn)權(quán)局審查部門做出駁回決定后，向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（以下簡稱“復(fù)審委”）提出了復(fù)審請求，復(fù)審委最終做出的復(fù)審審查決定撤銷了國家知識產(chǎn)權(quán)局對本申請做出的駁回決定。

該復(fù)審審查決定針對的獨立權(quán)利要求1如下：

“一種壓控振蕩器，包括：保持電路，接收輸入/輸出參考電壓信號并由此提供電源信號；以及振蕩電路，以核心電路元件實現(xiàn)，用以響應(yīng)于所述電源信號提供振蕩信號，其中所述振蕩信號的振幅由所述輸入/輸出參考電壓信號的電平所決定，其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”

上述“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”是在提出復(fù)審請求時增加的技術(shù)特征。

國家知識產(chǎn)權(quán)局原審查部門對復(fù)審請求進行了前置審查后，堅持認為本申請的權(quán)利要求1不符合專利法第22條第3款的規(guī)定，并認為新增技術(shù)特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)實際需要所做出的常規(guī)選擇，因此堅持原駁回決定。

復(fù)審委組成合議組對本案進行審理后，做出復(fù)審決定，撤銷了國家知識產(chǎn)權(quán)局做出的駁回決定。該復(fù)審決定的要點在于：本案的權(quán)利要求1相對于對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征之一在于“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”，對比文件1公開的壓控振蕩器雖然客觀上能夠?qū)崿F(xiàn)該區(qū)別技術(shù)特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”，但對比文件1所要解決的技術(shù)問題是提供一種具有小電流、區(qū)域高效、閃變噪聲小的偏置CMOS壓控振蕩器，換言之，對比文件1并不涉及“如何在核心供電電壓下降的情況下提供具有質(zhì)量優(yōu)良時鐘信號的壓控振蕩器”的技術(shù)問題，因此，在對比文件1公開的內(nèi)容的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機將所述輸入/輸出參考電壓信號的電平設(shè)置為高于核心電路元件具有的耐壓能力，即對比文件1并未給出將技術(shù)特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”用于對比文件1以解決“如何在核心供電電壓下降的情況下提供具有質(zhì)量優(yōu)良時鐘信號的壓控振蕩器”的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，并且上述技術(shù)特征的引入給本申請帶來了有益的技術(shù)效果，使得壓控振蕩器具有可響應(yīng)于電平比傳統(tǒng)的輸入/輸出供電電壓高來進行振蕩操作以及可產(chǎn)生質(zhì)量較佳的時鐘信號，因此，權(quán)利要求1相對于對比文件1和本領(lǐng)域公知常識的結(jié)合具有專利法第22.3規(guī)定的創(chuàng)造性。

案件評析

對于此案，在實際審查過程中，審查員會因為對比文件1能夠客觀實現(xiàn)本申請權(quán)利要求1的技術(shù)特征“其中，所述輸入/輸出參考電壓信號的電平高于所述核心電路元件具有的耐壓能力”，而指出對比文件1已經(jīng)隱含公開了該技術(shù)特征，從而權(quán)利要求1相對于對比文件1不具有新穎性。

因此，筆者認為，在判斷權(quán)利要求相對于對比文件是否具有新穎性時，不僅要考慮本申請的權(quán)利要求限定的技術(shù)方案與對比文件1公開的技術(shù)方案是否實質(zhì)上相同，而且還要考慮本申請與對比文件1所屬的技術(shù)領(lǐng)域是否相同，本申請所要解決的技術(shù)問題與對比文件1所要解決的技術(shù)問題是否相同，以及本申請達到的技術(shù)效果與對比文件1達到的技術(shù)效果是否相同。如果本申請和對比文件的技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)方案、技術(shù)問題和技術(shù)效果都相同，才能認定為不具有新穎性；如果有其中的任一項不相同，都不能認定為不具備新穎性，例如，如果二者所要解決的技術(shù)問題不同，則可判斷權(quán)利要求相對于對比文件具有新穎性。

另外，審查意見可能認為本申請的權(quán)利要求與對比文件的區(qū)別技術(shù)特征屬于“常規(guī)選擇，常規(guī)技術(shù)手段”，從而認為本申請的權(quán)利要求相對于對比文件不具有創(chuàng)造性，或者審查意見中可能提出在對比文件的基礎(chǔ)上結(jié)合邏輯推理分析，本申請的獨立權(quán)利要求相對于對比文件不具有創(chuàng)造性。

針對此情形，筆者認為，需要仔細分析對比文件所要解決的技術(shù)問題以及本申請與對比文件的區(qū)別技術(shù)特征所要解決的技術(shù)問題，如果對比文件所要解決的技術(shù)問題與本申請所要解決的技術(shù)問題完全不同或不相關(guān)，則可以推斷本領(lǐng)域技術(shù)人員也沒有必要、沒有動機在對比文件所述的技術(shù)方案中引入這樣的區(qū)別技術(shù)特征。

什么是本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題呢？是不是就是申請文件中所記載的問題呢？從“技術(shù)問題”這個詞來看，其強調(diào)的是“技術(shù)”一詞，因此技術(shù)問題應(yīng)該是技術(shù)特征所能夠解決的問題。如果一個技術(shù)特征僅能解決一個技術(shù)問題，那么無論申請文件中是否記載該技術(shù)問題，該技術(shù)問題都是可以唯一確定的。如果一個技術(shù)特征可以解決多個技術(shù)問題，那么在審查時應(yīng)考慮記載在申請文件中的技術(shù)問題。例如，一個雙層的水杯可能解決的兩個技術(shù)問題，第一，可以使水杯更加固，第二，可以使水杯更保溫，那么本申請所要解決的技術(shù)問題究竟是哪個，是需要從申請文件中記載的內(nèi)容確定的。

對于上述的復(fù)審案例來說，對比文件中的技術(shù)特征能夠解決的問題是多個，前置審查員認為：雖然本申請要解決的技術(shù)問題在對比文件中是沒有記載的，但是從技術(shù)特征本身來看是能夠解決本申請要解決的技術(shù)問題的，所以堅持認為本申請的權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。但是，合議組從其對比文件記載的內(nèi)容來看，對比文件的申請人并沒有意識到可以解決本發(fā)明所要解決的問題。這就是合議組與前置審查員的得出不同結(jié)論的原因。

因此，最終歸結(jié)到技術(shù)啟示方面，可以認為由于本領(lǐng)域技術(shù)人員不會面對本申請?zhí)岬降募夹g(shù)問題，進而沒有動機改進對比文件的技術(shù)方案，因此現(xiàn)有技術(shù)也就沒有給出將所述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)啟示，所以本申請相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的，即，具有突出的實質(zhì)性特點。

從該復(fù)審案例得到的啟示

通過以上關(guān)于案情介紹和案件評析的詳細描述和探討，可以從該復(fù)審案中至少得到以下啟示：

1．當代理人收到關(guān)于新穎性或關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見中涉及“該技術(shù)特征已經(jīng)被對比文件隱含公開或者該技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域的常規(guī)選擇或者通過合理的推斷對比文件能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的區(qū)別技術(shù)特征”時，不要急于認同審查員的觀點而立即縮小權(quán)利要求的保護范圍，而應(yīng)根據(jù)本申請要解決的技術(shù)問題和對比文件要解決的技術(shù)問題，認真分析面對本申請所提出的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對比文件的教導(dǎo)是否有動機對對比文件進行改進而得到本申請權(quán)利要求的技術(shù)方案。如果本申請要解決的技術(shù)問題和對比文件要解決的技術(shù)問題并不相同，在答復(fù)審查意見時可結(jié)合說明書中公開的技術(shù)問題、技術(shù)效果據(jù)理力爭，以盡量為申請人爭取一個較寬的保護范圍。

2．在撰寫說明書時，在詳細描述具體實施例的同時，在說明書中記載利用相應(yīng)的技術(shù)特征能夠解決的技術(shù)問題以及所能夠?qū)崿F(xiàn)的有益效果，對于發(fā)明專利申請最終能否獲得專利權(quán)以及獲得專利權(quán)的保護范圍具有重要的影響作用。所要解決的技術(shù)問題以及所能夠?qū)崿F(xiàn)的有益效果不僅能夠幫助公眾理解發(fā)明的構(gòu)思和發(fā)明的內(nèi)容，還能夠作為針對審查員提出的不具有新穎性或創(chuàng)造性的審查意見提出抗辯理由的依據(jù)。

結(jié)語

本文通過上述復(fù)審案件的介紹和評析，對專利法第22.3款的審查基準、當前審查實踐中發(fā)現(xiàn)的問題進行了探討，并結(jié)合自身體會給出了筆者的觀點和見解，希望藉此能為業(yè)界同行在撰寫申請文件、答復(fù)審查意見等時提供一些有益的啟示，并引發(fā)業(yè)內(nèi)人士的進一步探討和交流。

來源：康信知識產(chǎn)權(quán)

作者：梁麗超劉瑞賢

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

從復(fù)審案例淺談技術(shù)問題在創(chuàng)造性判斷中的作用

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