本專利本專利審查指南專利法專利法法律法律法律法律聯(lián)系聯(lián)系
蘋果Siri語音系統(tǒng)可能停用的命運,因北京高院的判決而反轉。
2012年6月,智臻公司以蘋果公司Siri語音系統(tǒng)侵犯其一種聊天機器人系統(tǒng)(小i機器人)專利權為由提起專利侵權訴訟。2012年11月,蘋果公司向專利復審委員會提出無效申請。2013年9月3日,專利復審委員會作出第21307號無效宣告請求審查決定,維持該專利權全部有效。隨后,北京一中院維持了復審決定。
日前,北京高院最終以小i機器人專利說明書公開不充分為由,撤銷原無效決定和一審判決。
本案涉及專利無效領域中幾乎所有實質性缺陷的判斷問題,從“說明書公開不充分”、“權利要求書得不到支持”、“權利要求不清楚”、“缺乏必要技術特征”、“不具備新穎性、創(chuàng)造性”的判定到“禁止反悔原則”的適用,無一不是專利無效領域的重點難點問題。
雖然如此,法院論證及普遍關注核心在于,如何理解專利法26條3款中說明書公開不充分。然而,由于缺乏體系化視角,本案對說明書公開不充分的適用看似正確,卻實質錯誤。
根據專利法第26條3款的規(guī)定,說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現(xiàn)為準;必要時,應當有附圖。摘要應當簡要說明發(fā)明或者實用新型的技術要點。
這就是所謂的說明書公開充分條款。該條款立法本意在于,法律規(guī)定申請人通過清楚、完整方式公開具有實用性、新穎性和創(chuàng)造性的可專利性客體,作為交換,國家機關賦予申請人一定時間的壟斷性權利,即我們通常說的“公開換保護”。
也就是說,充分公開的內容必須是具有“三性”的可專利的方法、產品或者其組合。如果不是可專利的客體,不具備“三性”,也就無所謂公開充分問題。反之,則不成立,即使有的技術方案具備“三性”,卻不一定滿足公開充分條件。
進一步來講,之所以要以“可專利性”、“三性”為公開充分基礎,是因為只有通過前面判斷過程,才能夠通過確定最接近的現(xiàn)有技術,來正確界定技術問題、明確技術手段,從而判斷是否充分公開,而不能僅從說明書記載內容來判斷。
然而,在本案中,法院卻認為,新穎性、創(chuàng)造性評價與說明書是否公開充分、權利要求是否清楚以及是否得到說明書支持等問題存在密切聯(lián)系,在已論證公開充分的情況下,不必再對新穎性、創(chuàng)造性進行評價。
這一論證思路是導致本案法律適用錯誤的根本原因。
從某種意義上講,一項發(fā)明或實用新型,是通過技術手段,以解決某一技術問題為目的,在最接近現(xiàn)有技術基礎上進行改進。因此,說明書要充分公開,就必須把握所要解決的技術問題。
其一、技術問題基于現(xiàn)有技術,可以重新確定,不必然以說明書記載為準。通常而言,說明書會記載所要解決的技術問題。然而,技術問題確定不應簡單以說明書為準,而應根據現(xiàn)有技術重新確定。比如,當通過檢索現(xiàn)有技術發(fā)現(xiàn)所要解決的技術問題不為說明書準確記載,則應以重新確定的技術問題判斷說明書是否公開充分,這其實也體現(xiàn)在創(chuàng)造性判斷中。
在這一案件中,法院認為,根據本專利說明書的記載,可以得出實現(xiàn)游戲功能是本專利技術方案所要實現(xiàn)的功能。但是,法院沒有在充分檢索現(xiàn)有技術基礎上得出結論,是不夠妥當?shù)摹?/p>
其二、只需要一個技術問題滿足實現(xiàn)創(chuàng)造性要件即可。對于一件發(fā)明或實用新型而言,說明書可能記載了多個技術問題,但只要解決其中一個技術問題,滿足創(chuàng)造性要件就可以。如果還存在其他技術特征,也具有創(chuàng)造性,解決了其他技術問題,但無法滿足公開充分要件,則不能簡單認為說明書公開不充分。
在此情況下,一個發(fā)明或者實用新型,為解決某一個技術問題,已經具備創(chuàng)造性,相應技術方案已經充分,理應授予專利權,完全不必在意為解決其他技術問題的技術手段是否公開充分。
在本案中,法院卻認為,游戲功能是授權本專利創(chuàng)造性的原因,因此就必須公開充分,理解過于狹隘,除非游戲功能是本技術方案唯一的發(fā)明目的。
其三,技術問題確定不適用禁止反悔原則。所謂禁止反悔原則,是指利侵權訴訟中的一種法律規(guī)則,其含義是,專利權人如果在專利審批過程中,為了滿足法定授權要求而對權利要求的范圍進行了限縮,則在主張專利權時,不得將通過該限縮而放棄的內容納入專利權的保護范圍。因此,禁止反悔原則是對保護范圍的限制問題,而不構成對解決技術問題限制。
本案中,法院認為,根據專利審查文檔記載,智臻公司認為,因為游戲服務器的存在使得權利要求1相對于對比文件1具有實質性特點,從而導致具有創(chuàng)造性,以其明確技術問題是游戲功能,太過于草率。
如前所述,公開充分要以本領域技術人員能夠實現(xiàn)為準。而本領域技術人員是法律上假設的人,根據專利審查指南的定義,假定他知曉申請日或者優(yōu)先權日之前發(fā)明所屬技術領域所有的普通技術知識,能夠獲知該領域中所有的現(xiàn)有技術,并且具有該日期之前常規(guī)實驗手段能力,但他不具有創(chuàng)造能力。
基于此,在進行說明書公開充分的判斷之前,必須先界定現(xiàn)有技術、對申請日之前的現(xiàn)有技術進行檢索。一方面,確定最為接近的現(xiàn)有技術,明確技術問題,判斷技術手段是否公開充分;另一方面,不再以未記載的現(xiàn)有技術作為判斷要件。只要有現(xiàn)有技術,說明書就不必記載,也不必以是否存在指引為前提。因為,根據本領域的技術人員的定義,其可以根據所要解決的技術問題,具有尋找獲知現(xiàn)有技術的能力,不存在必須說明書指引問題。
遺憾的是,本案審理未在現(xiàn)有技術檢索的前提下進行評述,而認為公開充分必須以說明書存在足夠的現(xiàn)有技術指引為前提,實質是將說明書撰寫提出極高要求。
看起來人人都懂的法條,卻往往長著一張“普羅米修斯的臉”。如果不能建立體系化的思維,不能從立法本意去理解,不能看到法條之間的內在聯(lián)系和區(qū)別,只能“看山是山,看水是水”,難以“看山不是山,看水不是水”,更無法達到“看山還是山,看水還是水”法律運用的高超境界。這使得法律適用結論,只能看似合理、正確,實則偏頗、錯誤。
據悉,“小i機器人”已經準備向最高院申請再審,這考驗著最高司法機關的智慧……
來源:蘭臺知識產權團隊
作者:陳明濤 白偉 蘭臺知識產權團隊律師
編輯:IPRdaily.cn LoCo
校對:IPRdaily.cn 縱橫君
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