該怎么證明我的商標(biāo)我在用？—瑞士天梭撤銷中國天梭商標(biāo)行政訴訟案

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作者：向澤文先風(fēng)集團(tuán)風(fēng)馳律所律師

原標(biāo)題：該怎么證明我的商標(biāo)我在用？—瑞士天梭撤銷中國天梭商標(biāo)行政訴訟案

《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定，本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為。第四十九條第二款的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的（簡稱：撤三），任何單位和個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該商標(biāo)。第六十四條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實(shí)際使用過該注冊(cè)商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

可見，商標(biāo)的使用，是商標(biāo)確權(quán)和維權(quán)環(huán)節(jié)的重要環(huán)節(jié)。筆者代理的一起“天梭”注冊(cè)商標(biāo)撤三復(fù)審案，貫穿商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院三個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)的證據(jù)形式要求和證明標(biāo)準(zhǔn)存在較為明顯的差異。本案的辦理過程，能為證明商標(biāo)使用提供一定的借鑒。

一、商標(biāo)注冊(cè)信息

2006年8月25日，鄭州耕生農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司（簡稱耕生農(nóng)業(yè)）在第5類“殺害蟲劑,滅微生物劑”等商品項(xiàng)目上提交“天梭”商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，經(jīng)過初步審定和公告程序，于2009年10月21日獲得核準(zhǔn)注冊(cè)，商標(biāo)注冊(cè)號(hào)：5565082（簡稱天梭商標(biāo)）。商標(biāo)標(biāo)識(shí)構(gòu)成如下：

該怎么證明我的商標(biāo)我在用？—瑞士天梭撤銷中國天梭商標(biāo)行政訴訟案

二、遭遇他人撤三

耕生農(nóng)業(yè)在先注冊(cè)的天梭商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)是構(gòu)成他人在后申請(qǐng)的權(quán)利沖突，而被提起撤三申請(qǐng)。根據(jù)事后查明的一些事實(shí)反映，2011年8月10日，瑞士天梭公司通過馬德里國際注冊(cè)指定中國，在第5類“醫(yī)療衛(wèi)生用品”等商品項(xiàng)上在后延伸申請(qǐng)第G1093653號(hào)“天梭”商標(biāo)。此枚商標(biāo)因存在耕生農(nóng)業(yè)在先天梭商標(biāo)，而被予以駁回注冊(cè)申請(qǐng)。

在此情形下，2012年11月22日，天梭商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)剛3年零1個(gè)月（2009年10月21日核準(zhǔn)），瑞士天梭公司向商標(biāo)局提起針對(duì)耕生農(nóng)業(yè)在先天梭商標(biāo)的撤三申請(qǐng)。

根據(jù)商標(biāo)局的要求，耕生農(nóng)業(yè)需要限期提供2009年11月22日至2012年12月21日期間在核定使用“殺害蟲劑,滅微生物劑”等商品上使用“天梭”商標(biāo)的證明材料。撤三答辯期間，耕生農(nóng)業(yè)提供了以下證據(jù)證明商標(biāo)使用：1、商標(biāo)許可合同及被許可人營業(yè)執(zhí)照，用于證明耕生農(nóng)業(yè)和其被許可人使用天梭商標(biāo)的事實(shí)；2、被許可人與他人簽訂的《產(chǎn)品購銷協(xié)議書》，證明被許可人與他人簽訂商品購銷協(xié)議的事實(shí)；3、天梭產(chǎn)品說明書和相關(guān)圖片資料，證明產(chǎn)品使用的事實(shí)；4、《錦繡之聲》刊物，證明耕生農(nóng)業(yè)以紙媒廣告宣傳推廣天梭產(chǎn)品的事實(shí)；5、生產(chǎn)日期為2012年7月12日的天梭產(chǎn)品實(shí)物，證明使用的事實(shí)。隨后，耕生農(nóng)業(yè)在補(bǔ)充證據(jù)期限范圍內(nèi)，向商標(biāo)局提供了產(chǎn)品照片、經(jīng)銷商店面、紙媒廣告和視頻宣傳資料等證據(jù)，用以證明天梭商標(biāo)進(jìn)行了使用。

商標(biāo)局經(jīng)過審查，對(duì)耕生農(nóng)業(yè)提供的使用天梭商標(biāo)的前述證據(jù)認(rèn)定有效，認(rèn)為瑞士天梭公司申請(qǐng)撤銷商標(biāo)的理由不成立，天梭商標(biāo)予以維持注冊(cè)。

三、撤三復(fù)審失利

對(duì)于商標(biāo)局針對(duì)耕生農(nóng)業(yè)天梭商標(biāo)維持注冊(cè)的決定，瑞士天梭公司不服，于2014年1月24日向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提起撤銷復(fù)審申請(qǐng)。瑞士天梭公司主張，在耕生農(nóng)業(yè)的天梭商標(biāo)撤銷申請(qǐng)階段，其并未收到關(guān)于天梭商標(biāo)在指定期限內(nèi)在中國境內(nèi)的使用證據(jù)，更沒有機(jī)會(huì)對(duì)天梭商標(biāo)的使用證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證，耕生農(nóng)業(yè)提交的證據(jù)不足以證明其在指定期間內(nèi)對(duì)天梭商標(biāo)進(jìn)行了合法有效的使用，請(qǐng)求撤銷天梭商標(biāo)的注冊(cè)。

耕生農(nóng)業(yè)在答辯中，提供了如下主要證據(jù)：1、天梭商標(biāo)的《商標(biāo)使用許可合同》；2、商標(biāo)被許可人與固始縣三友農(nóng)資經(jīng)營部等公司簽訂的《產(chǎn)品購銷協(xié)議書》；3、天梭產(chǎn)品說明書；4、標(biāo)有天梭商標(biāo)的農(nóng)藥產(chǎn)品實(shí)物照片；5、天梭商標(biāo)的戶外廣告、宣傳冊(cè)等宣傳使用證據(jù)。耕生農(nóng)業(yè)主張，評(píng)審階段提供證據(jù)和原商標(biāo)局階段證據(jù)，真實(shí)、合法，足以證明在指定期間內(nèi)對(duì)天梭商標(biāo)進(jìn)行了公開、合法、有效的使用。請(qǐng)求維持天梭商標(biāo)的注冊(cè)。

瑞士天梭公司質(zhì)證稱，耕生農(nóng)業(yè)提交的證據(jù)不足以證明其在指定期間內(nèi)對(duì)天梭商標(biāo)進(jìn)行了有效的使用，請(qǐng)求撤銷復(fù)審商標(biāo)的注冊(cè)。

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)過審理后認(rèn)為：1、耕生農(nóng)業(yè)提交的《商標(biāo)使用許可合同》僅能證明許可他人使用天梭商標(biāo)，并非商標(biāo)法上的商標(biāo)使用，需要其他證據(jù)佐證；2、被許可人與4家企業(yè)簽訂的《產(chǎn)品購銷協(xié)議書》缺乏相應(yīng)的發(fā)票予以佐證，不能證明協(xié)議的實(shí)際履行情況；3、耕生農(nóng)業(yè)提供的農(nóng)藥產(chǎn)品實(shí)物、實(shí)物照片、產(chǎn)品說明書并不能證明標(biāo)有天梭商標(biāo)的商品實(shí)際進(jìn)入了商品流通領(lǐng)域；4、天梭農(nóng)業(yè)的戶外廣告并未體現(xiàn)形成時(shí)間，宣傳冊(cè)無法證明宣傳時(shí)間和范圍。天梭農(nóng)業(yè)提交的證據(jù)無法證明天梭商標(biāo)在指定期間在中國進(jìn)行了公開、真實(shí)的商業(yè)使用，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)進(jìn)而依據(jù)修改前《商標(biāo)法》第四十四條第（四）項(xiàng)、《商標(biāo)法》第五十四條、第五十五條的規(guī)定，對(duì)耕生農(nóng)業(yè)的天梭商標(biāo)予以撤銷。

四、訴訟確權(quán)成功

針對(duì)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的撤銷決定，持續(xù)使用天梭商標(biāo)的耕生農(nóng)業(yè)不服，委托筆者向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，主張?zhí)焖?a href='http://jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)在限期內(nèi)進(jìn)行了真實(shí)、公開、合法、有效的商業(yè)使用，理應(yīng)被依法予以維持注冊(cè)。

訴訟期間，考慮到商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)主張《產(chǎn)品購銷協(xié)議書》缺乏相應(yīng)的發(fā)票或者履行證明的問題，筆者向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提交了三份證據(jù)：1、《產(chǎn)品購銷協(xié)議書》簽訂相對(duì)人出具的合同履行的證明原件（含營業(yè)執(zhí)照等主體身份證明）；2、耕生農(nóng)業(yè)其他購銷協(xié)議和相關(guān)聯(lián)的履行發(fā)票原件；3、耕生農(nóng)業(yè)在《農(nóng)資經(jīng)銷商》上發(fā)布天梭商標(biāo)廣告的雜志原件。用以證明耕生農(nóng)業(yè)在期限內(nèi)使用天梭商標(biāo)的事實(shí)。

瑞士天梭公司在庭審階段，提供了企業(yè)信息查詢結(jié)果、農(nóng)藥標(biāo)簽批準(zhǔn)證書、被許可人登記信息、農(nóng)業(yè)登記信息和部分刊物信息等證據(jù)材料，用以證明耕生農(nóng)業(yè)提交的證據(jù)不具有真實(shí)性。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)過審理后認(rèn)為，耕生農(nóng)業(yè)在評(píng)審階段提交的商標(biāo)許可合同及產(chǎn)品購銷協(xié)議書，欠缺實(shí)際履行的證據(jù)，無法形成完整的證據(jù)鎖鏈證明其在指定期間對(duì)天梭商標(biāo)進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用。訴訟階段，耕生農(nóng)業(yè)提交了與其他主體分別于2010年11月1日、2011年3月20日、2012年2月15日簽訂的三份《購銷協(xié)議書》及其發(fā)票；此外，其還提交了2011年10月、11月總第53、54期《農(nóng)資經(jīng)銷商》，用以證明其曾在該刊物上刊登廣告。前述購銷協(xié)議、發(fā)票及廣告能夠形成證據(jù)鏈證明天梭商標(biāo)于指定期間在核定使用的商品上進(jìn)行了商標(biāo)性使用。瑞士天梭公司雖然提交了農(nóng)藥標(biāo)簽批準(zhǔn)證書，用以證明耕生農(nóng)業(yè)的批準(zhǔn)位數(shù)是其他主體以及被許可人的登記信息，耕生農(nóng)業(yè)實(shí)際使用的產(chǎn)品標(biāo)簽與本案提交的產(chǎn)品標(biāo)簽不同，但其并未提交證據(jù)足以否定前述購銷協(xié)議和發(fā)票。此外，瑞士天梭公司指出《農(nóng)資經(jīng)銷商》批準(zhǔn)文號(hào)有效期到2009年3月25日，但耕生農(nóng)業(yè)訴訟階段對(duì)該問題進(jìn)行了補(bǔ)充說明并提交《固定形式印刷品廣告登記證》，證明該刊物在指定期間內(nèi)仍為登記本案的刊物。故，瑞士天梭公司的抗辯意見缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，不予支持。綜上，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的被訴裁定結(jié)論有誤，予以糾正。耕生農(nóng)業(yè)的訴訟請(qǐng)求具有一定的事實(shí)和法律依據(jù)，予以支持。但鑒于本案所依據(jù)的證據(jù)基本屬于耕生農(nóng)業(yè)在訴訟階段補(bǔ)充提交的證據(jù)。因此，本案的訴訟費(fèi)用由耕生農(nóng)業(yè)承擔(dān)。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出（2015）京知行初字第1217號(hào)行政判決書，判決撤銷商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)關(guān)于天梭商標(biāo)的撤銷復(fù)審決定，要求其重新作出決定。

五、本案借鑒意義

商標(biāo)撤三案件，各種使用類證據(jù)中，履行發(fā)票和其對(duì)應(yīng)的合同或協(xié)議最為重要。此項(xiàng)證據(jù)，在商標(biāo)確權(quán)的各個(gè)階段，可直接被商標(biāo)主管機(jī)關(guān)和人民法院認(rèn)可。

關(guān)于自制證據(jù)，如本案中提供的部分購銷協(xié)議，雖在商標(biāo)局階段被認(rèn)可，但在評(píng)審階段被商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)定為缺乏履行證明。在訴訟階段雖補(bǔ)充提交了購銷協(xié)議相對(duì)人的履行證明（證人證言），北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院亦不予采納?？梢姡狈β男凶C明的合同或協(xié)議、自制宣傳推廣材料、產(chǎn)品包裝實(shí)物等等，若無其他客觀證據(jù)予以佐證，通常不能被認(rèn)定為商標(biāo)使用的證據(jù)。

發(fā)布廣告的使用證據(jù)，若是正規(guī)刊物，提供刊物原件一般能夠認(rèn)證。但大多數(shù)情況下，當(dāng)事人自制宣傳材料的出現(xiàn)情形較多。本案中，耕生農(nóng)業(yè)是《農(nóng)資經(jīng)銷商》的主辦機(jī)關(guān)，其此項(xiàng)證據(jù)通常會(huì)被認(rèn)定為屬于“自制證據(jù)”。但是，耕生農(nóng)業(yè)在發(fā)布《農(nóng)資經(jīng)銷商》刊物時(shí)，每個(gè)階段均按照要求向工商機(jī)關(guān)辦理了《固定形式印刷品廣告登記證》，此項(xiàng)客觀證據(jù)的形成主體為主管機(jī)關(guān)。廣告宣傳的內(nèi)容，含商標(biāo)標(biāo)識(shí)和商品項(xiàng)目，能夠顯示刊發(fā)時(shí)間，再配合刊物實(shí)物原件以及主管機(jī)關(guān)的登記證書，最終被法院認(rèn)可采信。

另外，商標(biāo)局階段和評(píng)審階段，對(duì)證據(jù)是否提供原件未做具體要求。代理組織通行的做法，是在確保證據(jù)真實(shí)性的基礎(chǔ)上，僅提供證據(jù)復(fù)印件，并加蓋代理機(jī)構(gòu)證實(shí)真實(shí)性的章戳，原件證據(jù)保留入檔備用，以避免在訴訟階段，再去行政機(jī)關(guān)調(diào)取證據(jù)原件的繁瑣。而在訴訟階段，庭審質(zhì)證時(shí)，作為當(dāng)事人，直接提供原評(píng)審階段留存的證據(jù)原件證明使用則較為便捷。

最后，注冊(cè)商標(biāo)被他人提起撤三申請(qǐng)及后續(xù)程序時(shí)，因每個(gè)程序的審理期限均可能超過商標(biāo)注冊(cè)的審查期間，組織答辯或提起復(fù)審的同時(shí)，也可以重新補(bǔ)充注冊(cè)。即使商標(biāo)被撤銷，新注冊(cè)的商標(biāo)也能夠拿到核準(zhǔn)注冊(cè)證書。此為雙保險(xiǎn)的防御方式，小申請(qǐng)可能會(huì)產(chǎn)生大作用。

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作者：向澤文先風(fēng)集團(tuán)風(fēng)馳律所律師

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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該怎么證明我的商標(biāo)我在用？—瑞士天梭撤銷中國天梭商標(biāo)行政訴訟案