淺談美國「IPR多方復(fù)審」和「PGR核準(zhǔn)后復(fù)審」程序

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：胡波   湖南智周知識產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：美國IPR和PGR程序

在專利爭議案件中，焦點無非就是專利侵權(quán)與否。在確定專利是否侵權(quán)之前，則應(yīng)該確定專利權(quán)范圍。實踐中，即使認定被控侵權(quán)產(chǎn)品落入專利權(quán)范圍，被控侵權(quán)人常會提出專利無效來抗辯。美國IPR“Inter Parte Review多方復(fù)審”和PGR“Post-Grant Review核準(zhǔn)后復(fù)審”程序就是用于挑戰(zhàn)現(xiàn)行專利權(quán)有效性的程序。這些程序向USPTO提出，于2012年9月16日起生效。這也是美國發(fā)明法修改后新增程序。

在審理PGR和IPR程序中，由USPTO行政法官組成專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）來負責(zé),其中提供了審訊（trial）程序和證據(jù)發(fā)現(xiàn)（discovery）等具有“訴訟性質(zhì)”的程序。PGR程序是在專利核準(zhǔn)(grant)或重新公告(re-issue)之后9個月內(nèi)除了專利權(quán)人之外的任何人提起，IPR程序允許除了專利權(quán)人之外的任何人，在專利核準(zhǔn)(或重新公告)之9個月后(或PGR程序結(jié)束后)對抗現(xiàn)有專利權(quán)有效性。但這里值得注意的是，若IPR程序之提起人為相關(guān)專利訴訟被控侵權(quán)人，IPR程序必須于該專利權(quán)訴訟起訴狀合法送達1年之內(nèi)提起此IPR程序，主要是為了避免被控侵權(quán)人利用IPR程序拖延相關(guān)訴訟程序。

程序大致分為以下步驟：

1. 提出程序申請后，PTAB會給予專利權(quán)人3個月時間的初步回應(yīng)（preliminary response）針對申請人提出的論點；

2.  PTAB收到專利權(quán)人初步回應(yīng)后3個月內(nèi)，做出是否立案的判斷，PGR與IPR是否立案的標(biāo)準(zhǔn)有區(qū)別，如下：

3.  專利所有權(quán)人可在期限內(nèi)完成證據(jù)發(fā)現(xiàn)（discovery）， 并提交正式回應(yīng)，修正請求（motion to amend）；

4.  申請人需要在限期內(nèi)完成證據(jù)提交，并對專利所有權(quán)人正式回應(yīng)及修正請求提出回應(yīng)、異議（opposition）;專利權(quán)人和申請人都可以提交相關(guān)證據(jù)及參加聽證會，并且所提出證據(jù)必須與新穎性（Novelty）和創(chuàng)造性（non-obviousness）有關(guān)；

5.  專利權(quán)人有義務(wù)提供“不一致信息”（duty todisclose inconsistent information），即專利權(quán)人必須提供所有與現(xiàn)行專利范圍有效無需修改的不一致的信息；

6.  專利權(quán)人可以通過（motion）動議的方式修改專利范圍，申請人可以針對該修改通過聽證會的形式進行反對或提出意見，通常有三個月時間準(zhǔn)備；

7.  專利審判和上訴委員會裁決。根據(jù)兩邊提出全部請求，還可以附加言詞辯論（oral argument）流程，最后又PTAB依各項事實做出裁決。大約審理時間，PRG和IPR都是從立案后至終審判決為1年，可延長6個月。

值得說明的是，PTAB對于專利有效性的舉證責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)為“優(yōu)勢證據(jù)”，即只要當(dāng)事人對于專利有效性的主張所提供的證據(jù)，足以讓法官形成認為大于50%的概率，則會判決該當(dāng)事人勝訴。

另外，PTAB的書面決定具有禁反言效力，即申請人在USPTO，地方法院民事訴訟，美國國際貿(mào)易委員會中，無法根據(jù)該書面決定中審查過的理由再度提出專利有效性問題。如果不服書面決定，可上訴至聯(lián)邦巡回法院（Court of Appeals for the Federal Circuit）。

最后，為了避免沖突，也因AIA修法寫入禁反言規(guī)定，申請人不管是PGR和IPR程序中，必須明示真正利害關(guān)系人（real party in interest）.

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作者：胡波   湖南智周知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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