「海關(guān)商標(biāo)保護(hù)」4個(gè)特殊問題的界定

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：張峰張博蘭臺(tái)知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

原標(biāo)題：海關(guān)商標(biāo)保護(hù)幾個(gè)特殊問題的界定

隨著我國(guó)“一帶一路”等戰(zhàn)略性貿(mào)易政策的實(shí)施，我國(guó)貿(mào)易順差也在持續(xù)擴(kuò)大，作為貿(mào)易“進(jìn)出口”起點(diǎn)和終點(diǎn)的海關(guān)，成為了企業(yè)的第一位安全衛(wèi)士，海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)為凈化國(guó)際商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境發(fā)揮著重要作用，受中國(guó)海關(guān)保護(hù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)有商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)及其鄰接權(quán)，其中商標(biāo)侵權(quán)類型案件，在進(jìn)出口環(huán)節(jié)中是海關(guān)查出案件量最大，罰沒款最多的案件。

截止今年6月，我國(guó)海關(guān)總署備案商標(biāo)共計(jì)27495件，2016年中國(guó)海關(guān)全年共采取知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施1.95萬次，實(shí)際扣留進(jìn)出境侵權(quán)嫌疑貨物1.74萬批，涉及貨物4025萬件，其中以侵犯商標(biāo)專用權(quán)貨物為主，高達(dá)4145.64萬余件，占侵權(quán)嫌疑貨物總量的98.56％。

因此，本文針對(duì)幾種特殊的商標(biāo)侵權(quán)情況結(jié)合案例進(jìn)行研究，希望對(duì)司法實(shí)務(wù)和企業(yè)對(duì)外貿(mào)易具有借鑒意義。

01、貨物與商標(biāo)標(biāo)識(shí)相分離的情況

貨物與商標(biāo)分離的情況，是海關(guān)認(rèn)為較為隱蔽的反查侵權(quán)行為，雖然商品標(biāo)識(shí)尚未貼附于貨物，但此時(shí)，如果海關(guān)仍能夠取得證據(jù)證明，或推定商標(biāo)與貨物具有結(jié)合使用的意圖，并視為一個(gè)整體來進(jìn)行判斷，只要符合侵權(quán)構(gòu)成要件的，仍應(yīng)進(jìn)行行政處罰。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件適用法律若干問題的意見》指出，對(duì)已經(jīng)制作完成但尚未附著假冒注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，如果有充分的證據(jù)證明該商品將冒用他人商標(biāo)，無疑將構(gòu)成侵權(quán)，其價(jià)值也納入非法經(jīng)營(yíng)額。

因此，問題的焦點(diǎn)就在于如何認(rèn)定分離的標(biāo)識(shí)是將應(yīng)用于貨品上的，用于證明該問題的證據(jù)，是否達(dá)到了確實(shí)、充分的標(biāo)準(zhǔn)，以及如何確定該認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的問題，這還要在很大程度上結(jié)合案件的具體情況進(jìn)行分析。

2008年，山東海關(guān)查處一批出口摩托車配件及“SUZUKI”商標(biāo)標(biāo)牌數(shù)千箱，該批車輛鑰匙上也標(biāo)有“SUZUKI”商標(biāo)，且該批獨(dú)立裝箱的標(biāo)識(shí)與機(jī)動(dòng)車在發(fā)動(dòng)機(jī)、油箱上預(yù)留的位置和形狀完全相符，海關(guān)最終認(rèn)定該批車輛為侵權(quán)貨物，并對(duì)其進(jìn)行了行政處罰。

海關(guān)對(duì)于上述標(biāo)準(zhǔn)的確定，同最高人民法院頒布的《關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件適用法律若干問題的意見》所持態(tài)度一樣，進(jìn)行行政處罰，要有充分證據(jù)證實(shí)該商標(biāo)將用于特定產(chǎn)品。

02、僅在貨物外包裝上標(biāo)注他人注冊(cè)商標(biāo)的情況

《TRIPS協(xié)議》及《商標(biāo)法》第48條都對(duì)“在商業(yè)中使用”的范圍作了相同的規(guī)定，均指商品、商品包裝或容器及交易文書，或?qū)⑸虡?biāo)用于廣告宣傳、展覽及商業(yè)活動(dòng)。在過往的實(shí)際案例中，也頻頻出現(xiàn)僅在商品的外包裝上使用他人注冊(cè)商標(biāo)，而其商品本身卻不做任何標(biāo)識(shí)的情況。

商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)當(dāng)以是否會(huì)造成消費(fèi)者混淆，以至于無法起到標(biāo)識(shí)商品來源為判斷標(biāo)準(zhǔn)，外包裝屬于商品的一個(gè)組成部分，在出售時(shí)與商品一道交付消費(fèi)者，消費(fèi)者也借此判斷和認(rèn)定產(chǎn)品的來源，因此，對(duì)于商品包裝，應(yīng)做擴(kuò)大解釋，既包括直接接觸商品的獨(dú)立包裝或稱小包裝，通常具有保護(hù)產(chǎn)品，介紹商品，便于銷售的功能；也包括中層包裝，即有一定抗擠壓支撐、防污染、防變質(zhì)、功能的外包裝；還包括用于物流運(yùn)輸?shù)淖钔鈱影b，主要起到裝載多件同種類商品，保障流通安全的作用。

例如，2011年上海海關(guān)查扣一批汽車風(fēng)扇耦合器，小包裝盒上使用了“Mercedes-Benz”商標(biāo)，而風(fēng)扇耦合器本身并不帶有商標(biāo)，報(bào)關(guān)方辯稱其未在商品本身使用商標(biāo)，不應(yīng)構(gòu)成侵權(quán)，而海關(guān)沒有認(rèn)可此說法，且對(duì)包裝盒及商品一并予以沒收。

本案中的小包裝上的“Mercedes-Benz”商標(biāo)已經(jīng)發(fā)揮了識(shí)別貨品來源的作用。因此，此情況已經(jīng)很容易給社會(huì)造成混淆，也就是說，如果相關(guān)公眾會(huì)將包裝與產(chǎn)品視為一體，且會(huì)將其視為有絕對(duì)聯(lián)系，從而進(jìn)行整體認(rèn)知，那么，這就有可能使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆的可能。

03、僅在報(bào)關(guān)單證中使用他人注冊(cè)商標(biāo)的情況

在商業(yè)性文件中使用商標(biāo)，也應(yīng)當(dāng)視為對(duì)商標(biāo)的使用，譬如《國(guó)家工商行政管理局關(guān)于如何理解商標(biāo)法38條第一項(xiàng)所述‘使用’問題的答復(fù)》（工商標(biāo)字【1995】第129號(hào)）明確指出：“銷售發(fā)票、合同等商業(yè)文件，是商品交易活動(dòng)的重要組成部分”因此，在前述商業(yè)文件中使用，同樣視為對(duì)商標(biāo)的‘使用’。

《海關(guān)進(jìn)出口貨物申報(bào)管理規(guī)定》第27條規(guī)定，進(jìn)、出口貨物報(bào)關(guān)，應(yīng)當(dāng)隨附的單證包括合同、發(fā)票、裝箱清單、艙單、提單、代理報(bào)關(guān)授權(quán)委托協(xié)議、進(jìn)出口許可證件、海關(guān)要求的加工貿(mào)易手冊(cè)等。那么在報(bào)關(guān)單證的所附文件中使用侵權(quán)商標(biāo)，是否構(gòu)成侵權(quán)，是否要予以查處呢？

我們認(rèn)為，雖在報(bào)關(guān)單證中出現(xiàn)他人商標(biāo)，但并未直接與商品結(jié)合，根據(jù)《知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》，海關(guān)保護(hù)的對(duì)象是與出入境貨物直接相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也就是保護(hù)產(chǎn)品本身，那么，如果報(bào)關(guān)單證中出現(xiàn)了商標(biāo)，但是該商標(biāo)并未與產(chǎn)品產(chǎn)生直接聯(lián)系，不宜直接認(rèn)定侵權(quán)。

其次，雖然有商標(biāo)法意義上的使用行為，但是否構(gòu)成侵權(quán)還是要以侵權(quán)構(gòu)成要件為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《商標(biāo)法》第五十七條有關(guān)商標(biāo)侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，也是以在產(chǎn)品上使用為要件，其保護(hù)客體也是產(chǎn)品本身，因此，僅僅在報(bào)關(guān)單證中出現(xiàn)可能侵權(quán)的商標(biāo)，但未在產(chǎn)品中實(shí)際使用的，不宜認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)予以查處。實(shí)踐中，海關(guān)也是秉承相同的標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)法的。

04、僅涉外貼牌加工的商標(biāo)侵權(quán)問題分析

貼牌加工，也叫定牌加工（OEM），是國(guó)際貿(mào)易中特有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題，從進(jìn)口角度來講，按照普通的商標(biāo)侵權(quán)問題進(jìn)行判斷，在這一點(diǎn)上是不存在爭(zhēng)議的；而我國(guó)是出口的貼牌加工大國(guó)，在國(guó)內(nèi)承攬加工，而后銷售到海外的情況比較普遍，就此情況，涉及兩種不同觀點(diǎn)。

傾向判定侵權(quán)說認(rèn)為，判定涉外貼牌生產(chǎn)侵權(quán)，強(qiáng)調(diào)的是我國(guó)商標(biāo)保護(hù)體系的尊嚴(yán)與權(quán)威，更是對(duì)商標(biāo)持有人維護(hù)商標(biāo)權(quán)的鼓勵(lì)與支撐，也是與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)家戰(zhàn)略相吻合的，因此應(yīng)判定侵權(quán)。而另一種觀點(diǎn)，則認(rèn)為此情況不構(gòu)成侵權(quán)，這也是目前大多數(shù)司法判例所秉承的原則。

2015年11月26日，最高人民法院就浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司（下簡(jiǎn)稱“亞環(huán)公司”）與萊斯防盜產(chǎn)品國(guó)際有限公司（下簡(jiǎn)稱“萊斯公司”）侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案作出（2014）民提字第38號(hào)民事判決，認(rèn)定亞環(huán)公司在根據(jù)他人委托生產(chǎn)的，用于出口墨西哥的掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識(shí)的行為，最高院認(rèn)為，委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識(shí)別該商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。

不屬于《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用，其行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

最高院沒有再去審查標(biāo)志是否相同或近似的問題，而是指出：“亞環(huán)公司受儲(chǔ)伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用‘PRETUL’相關(guān)標(biāo)識(shí)并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國(guó)市場(chǎng)上銷售，也就是說，該標(biāo)識(shí)不會(huì)在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能，不具有使我國(guó)的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可性能。

商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識(shí)，其基本功能在于商標(biāo)的識(shí)別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲(chǔ)伯公司的授權(quán)，使用相關(guān)‘PRETUL’標(biāo)志的行為，在中國(guó)境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲(chǔ)伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國(guó)使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國(guó)境內(nèi)并不具有識(shí)別商品來源的功能。同理，在海關(guān)的查處中，對(duì)于此OEM貼牌加工也不應(yīng)視為侵權(quán)。

應(yīng)當(dāng)說，海關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)既是履行入世承諾的實(shí)際行動(dòng)，也展現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)打擊的堅(jiān)定決心。在發(fā)展“一帶一路”等國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略過程中，海關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)起到了提高國(guó)際聲譽(yù)，穩(wěn)定國(guó)際貿(mào)易的重要作用，在海關(guān)查處中，對(duì)可能出現(xiàn)的特殊的商標(biāo)問題的研究理應(yīng)不斷深入。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：張峰張博蘭臺(tái)知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對(duì)：IPRdaily 縱橫君

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