2014年《商標法》限制「商標代理機構(gòu)」申請商標權(quán)利的合法性與合理性分析

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長安律師事務(wù)所律師 合伙人

原標題：2014年《商標法》限制商標代理機構(gòu)申請商標權(quán)利的合法性與合理性分析

【編者按】

2017年12月13日，IPRdaily發(fā)布了《2017全國申請人商標申請量排名（前100名）》（點擊文字可直接查看），引起了熱議。而之所以能引起熱議的主要點在于，申請總量排名第一的是個人，領(lǐng)先排名第二的阿里巴巴931件商標。關(guān)于個人申請商標合法、合理性的問題，暫不討論，筆者突然想到的一個問題是對商標代理機構(gòu)申請商標權(quán)利的限制是否合法、合理。

《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）于2013年進行了第三次修改，于2014年5月1日實施。修改后的《商標法》第十九條第四款規(guī)定：商標代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。

這一條款的增加，為商標代理機構(gòu)可以申請的商品類別進行了限制，立法目的是為了防止商標代理機構(gòu)利用其業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢，自己惡意搶注他人商標牟利。

對于該條款的評價，褒貶不一，詬病者居多。筆者亦對該條款的立法意義持否定態(tài)度。本文將從兩個方面對這一條款進行評議：一是商標代理機構(gòu)注冊商標可選擇的商品范圍，二是該條款制定的合法性與合理性。

第一部分

商標代理機構(gòu)注冊商標可選擇的商品范圍

【相關(guān)規(guī)定及簡析】

《商標法》第十九條第四款只允許商標代理機構(gòu)對其“代理服務(wù)”申請商標注冊，因此，對“代理服務(wù)”的解釋，也就決定了商標代理機構(gòu)注冊商標可選擇的商品范圍。

《商標法實施條例》第八十三條規(guī)定：商標法所稱商標代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名義辦理商標注冊申請、商標評審或者其他商標事宜。

《商標代理管理辦法》第六條第一款規(guī)定：商標代理組織可以接受委托人委托，指定商標代理人辦理下列代理業(yè)務(wù)：（一）代理商標注冊申請、變更、續(xù)展、轉(zhuǎn)讓、異議、撤銷、評審、侵權(quán)投訴等有關(guān)事項；（二）提供商標法律咨詢，擔任商標法律顧問；（三）代理其他有關(guān)商標事務(wù)。

基于上述法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，結(jié)合《商標注冊用商品和服務(wù)國際分類》、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》對商品和服務(wù)類別的劃分，筆者認為，從事商標代理業(yè)務(wù)的商標代理機構(gòu)如對其提供的服務(wù)申請注冊商標，只能在第45類4506群組法律服務(wù)上申請注冊。并且，需要進一步限定在與商標代理業(yè)務(wù)有關(guān)的服務(wù)?！罢{(diào)解、仲裁、域名注冊”等服務(wù)由于與商標代理業(yè)務(wù)不相關(guān)，商標代理機構(gòu)也無權(quán)注冊。

由于文義解釋在所有法律解釋方法中應(yīng)首先予以選擇，鑒于上述規(guī)定從文義解釋的角度出發(fā)并不會產(chǎn)生任何歧義，因此，應(yīng)當遵從文義解釋的方法，對商標代理機構(gòu)申請注冊商標的商品范圍進行嚴格限制。

【司法實務(wù)】

司法實踐亦采取了文義解釋的方法對上述條款進行解讀，下面列舉2015年度比較有影響力的案例予以說明。

案例簡述：

上海專利商標事務(wù)所有限公司（以下稱：上專所）于2014年8月28日向商標局申請注冊第15244246號“上專及圖”商標，指定使用服務(wù)項目為41類“培訓(xùn)、實際培訓(xùn)（示范）、輔導(dǎo)（培訓(xùn)）” 等。2014年9月12日，商標局發(fā)出編號為TMZC15244246BYSL01的《商標注冊申請不予受理通知》，以商標指定服務(wù)項目不符合《商標法》第十九條和《商標法實施條例》第八十七條的規(guī)定為由，對上述申請不予受理。

上專所不服商標局上述不予受理行政行為，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

針對《商標法》第十九條第四款的理解和適用問題，北京知識產(chǎn)權(quán)法院在審理該案過程中向相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)研究機構(gòu)征求意見，收到了5家知識產(chǎn)權(quán)研究機構(gòu)的意見。5家研究機構(gòu)的意見中，有的主張應(yīng)嚴格限制代理機構(gòu)注冊商標的服務(wù)范圍，有的主張對于代理機構(gòu)可能從事的除商標代理業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)，應(yīng)允許商標代理機構(gòu)注冊其他服務(wù)類別的商標。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2015年12月31日作出（2015）京知行初字第98號行政判決書，駁回了上專所的訴訟請求。法院不允許商標代理機構(gòu)在商標代理服務(wù)之外申請注冊商標，即便商標代理機構(gòu)確實從事了相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。

判決書在闡述駁回理由時的一段文字頗耐人尋味，筆者揣測該段文字道出了法官的內(nèi)心真實傾向與不得不適用法律理性裁判的矛盾心理。文字內(nèi)容摘抄如下：此外，本院需強調(diào)的是，司法機關(guān)的職責在于適用法律，而非制定法律，在法律條文規(guī)定明確且清晰的情況下，司法機關(guān)必須嚴格遵照執(zhí)行。至于相關(guān)法律規(guī)定是否妥當，應(yīng)否修改，則屬于立法機關(guān)的權(quán)限范圍，并非司法機關(guān)的職責。

筆者揣測，法官應(yīng)當是認為《商標法》第十九條第四款的規(guī)定的確欠妥，但作為司法機關(guān)，不能造法，只能適用。

　
【作者觀點】

筆者在此文中亦持與上述判決相同的態(tài)度。筆者認為《商標法》第十九條第四款屬于頭疼醫(yī)腳的立法，屬于《商標法》第三次修改的敗筆。但從尊重法律的層面出發(fā)，惡法亦法。在惡法被修改之前，司法者必須遵守，必須執(zhí)行。誠然，在法律適用過程中，可以對法律進行適當?shù)慕忉專豢蛇^度解釋。在法律條文并無歧義的情況下，應(yīng)遵循文義解釋的方法。如果為了解決個案而突破法律，即屬于造法。而造法，正如本案法官所言，并非司法機關(guān)的職責。

《商標法》第十九條第四款的規(guī)定是明確的，在理解和適用中應(yīng)嚴格把握，嚴格限定商標代理機構(gòu)注冊商標的商品范圍。

第二部分

限制商標代理機構(gòu)注冊商標商品范圍的合法性與合理性

商標代理機構(gòu)包括兩類主體，一類是律師事務(wù)所，另外一類是商標代理公司。由于《律師法》第二十七條規(guī)定律師事務(wù)所不得從事法律服務(wù)以外的經(jīng)營活動，因此，本文探討所指商標代理機構(gòu)僅限于依法成立的商標代理公司。

　
【公司的權(quán)利平等與意思自治】

《公司法》第十二條規(guī)定：公司的經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司可以修改公司章程，改變經(jīng)營范圍，但是應(yīng)當辦理變更登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準的項目，應(yīng)當依法經(jīng)過批準。

公司章程是公司意思自治的憲章。《公司法》規(guī)定公司經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定，只需履行登記程序，實則賦予了公司更加自主的經(jīng)營決策權(quán)，減少了法律對公司經(jīng)營的干涉。

商標代理機構(gòu)作為《公司法》規(guī)制下的民事主體，與其他經(jīng)營范圍的公司享有同等的民事權(quán)利。無論是《公司法》，還是本文探討的《商標法》，還是其他相關(guān)法律、法規(guī)，并未對商標代理機構(gòu)的經(jīng)營范圍作出限制。因此，無論從法律規(guī)定來看，還是從理論上講，亦或從實務(wù)出發(fā)，只要商標代理機構(gòu)愿意，在經(jīng)依法登記或履行必要的前置審批手續(xù)之后，其可以從事《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》中的諸多行業(yè)。而跨行業(yè)經(jīng)營也實屬公司正常、普遍的經(jīng)營行為。

商標代理機構(gòu)當然可以從事35類的“商業(yè)管理咨詢”服務(wù)、41類的“培訓(xùn)”服務(wù)、42類的“工業(yè)品外觀設(shè)計”服務(wù)等等，這些服務(wù)也往往是一家商標代理機構(gòu)正常、合理的關(guān)聯(lián)服務(wù)或者衍生服務(wù)。

法律賦予了公司平等的權(quán)利，商標代理機構(gòu)的經(jīng)營范圍并未受到法律的限制。《商標法》立法如對商標代理機構(gòu)進行權(quán)利上的限制或者附加一定的義務(wù)，應(yīng)與《民法通知》、《公司法》等法律保持協(xié)調(diào)一致。

【商標權(quán)的取得原則和保護原則】

商標權(quán)利的取得有兩種原則，一是注冊原則，二是使用原則。所謂注冊原則，是指商標專用權(quán)通過注冊取得。不管該商標是否使用，只要符合商標法的規(guī)定，經(jīng)商標主管機關(guān)核準注冊之后，申請人即取得該商標的專用權(quán)，受到法律的保護。使用原則是指商標通過使用即可產(chǎn)生權(quán)利。根據(jù)這一原則，最先使用者可以獲得商標專用權(quán)。

我國《商標法》第四條規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標專用權(quán)的，應(yīng)當向商標局申請商標注冊。

該條反應(yīng)了我國商標權(quán)利取得的原則為注冊原則。該條法律立法時，在技術(shù)處理上使用了“應(yīng)當”。雖然《商標法》亦允許使用未注冊商標，并且給予未注冊商標一定條件下的保護，但立法傾向則是鼓勵商標注冊。通觀我國《商標法》關(guān)于商標保護的條款，商標權(quán)的保護以保護注冊商標為原則，以保護未注冊商標為有條件的例外?？梢?，商標權(quán)的保護原則與商標權(quán)利的注冊取得原則一致。

【條款之間以及法律之間的矛盾】

《商標法》規(guī)定公司對其商品或服務(wù)需要取得商標專用權(quán)的，“應(yīng)當”申請注冊商標，這是《商標法》第四條的明確規(guī)定。而實踐卻是商標代理機構(gòu)如果從事商標代理業(yè)務(wù)之外的經(jīng)營活動，按照《商標法》第十九條第四款，無法申請注冊商標。由此造成《商標法》第十九條第四款與《商標法》第四條之間的矛盾。

《商標法》第四十三條是使用許可制度。商標權(quán)取得之后，權(quán)利人既可以自己使用商標，也可以許可他人使用商標，這是商標權(quán)作為一項民事權(quán)利的應(yīng)有之義。因此，實踐中，如果商標代理機構(gòu)取得商標權(quán)的商品或服務(wù)范圍與商標代理無關(guān)，那么，其依然可以許可他人使用商標，而這種權(quán)利是法定的權(quán)利。《商標法》第十九條第四款顯然與《商標法》第四十三條相矛盾。

《商標法》第十九條第四款的缺陷造成了《商標法》不同條款之間以及與其他法律之間的矛盾。

　
【立法的合理性與必要性】

商標代理機構(gòu)作為專業(yè)從事商標代理業(yè)務(wù)的市場主體，在經(jīng)營過程中，的確存在個別商標代理機構(gòu)囤積商標、搶注客戶商標的違反誠信經(jīng)營、擾亂商標注冊秩序的行為。但就目前來看，這一行為并不具有普遍性。立法建議之時，并未有權(quán)威的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示有多少家商標代理機構(gòu)申請了眾多與自身業(yè)務(wù)無關(guān)的商標，有多少家商標代理機構(gòu)搶注了客戶的商標。因此，從概率上來講，這種行為是否需要立法予以規(guī)制，并沒有科學的依據(jù)。

即便個別商標代理機構(gòu)的行為需要立法予以規(guī)制，是否要以剝奪整個商標代理行業(yè)從業(yè)主體的合法民事權(quán)利為代價，也應(yīng)當是立法者要考慮的問題?！皟蓹?quán)相害取其輕，兩權(quán)相利取其重”，這應(yīng)當是立法中掌握的基本原則。與糾正個別違法公司的違法行為相比，商標代理機構(gòu)的基本民事權(quán)利應(yīng)該更重。通過剝奪所有商標代理機構(gòu)民事權(quán)利的方式去實現(xiàn)遏制個別商標代理機構(gòu)的違法行為的立法技術(shù)，實則與以惡制惡、以暴制暴并無二質(zhì)。

《商標法》第十五條對商標代理機構(gòu)的搶注行為進行了規(guī)制，《商標法》第四十九條商標連續(xù)三年停止使用制度對商標囤積行為進行了一定程度上的規(guī)制，商標法第七條的誠實信用原則、第四十四條的無效宣告制度，對商標代理機構(gòu)搶注商標、囤積商標的行為都進行了相應(yīng)的規(guī)制。應(yīng)當說，《商標法》對于此類違法行為已經(jīng)進行了比較系統(tǒng)的立法，完全沒有必要再以剝奪所有商標代理機構(gòu)合法權(quán)利的方式進行規(guī)制。

另外，筆者以自我小人之心剖析：公司注冊的成本是極低的，如果想進行商標囤積、惡意搶注的違法行為，可以隨便注冊一個公司來申請商標。如此一來，通過限制代理機構(gòu)申請權(quán)利來規(guī)制個別商標代理機構(gòu)違法行為的立法，終究會被違法者所取笑。

《商標法》第十九條第四款屬于通過剝奪商標代理機構(gòu)合法民事權(quán)利的方式制定的惡法，建議《商標法》第四次修改時刪除。

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作者：劉東海 北京市長安律師事務(wù)所律師 合伙人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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