企業(yè)知識產權風險管理

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作者：韓婧  騰龍三期

供稿：中國企業(yè)知識產權研究院

原標題：淺談企業(yè)知識產權風險管理

企業(yè)知識產權風險可以概括為企業(yè)在生產經營活動中可能遇到并且會給企業(yè)帶來不利影響的知識產權事項。在知識經濟全球化的背景下，為保持市場領先地位或爭奪新興市場份額，企業(yè)已將知識產權作為競爭的重要手段。本文首先從企業(yè)內部管理和外部環(huán)境兩個維度梳理企業(yè)可能面臨的各類知識產權風險；然后闡述企業(yè)知識產權風險管理體系的構建，提出了四項原則加三個核心的體系構建思路；最后提出了幾項知識產權風險管理建議。

一、企業(yè)知識產權風險識別

（一）企業(yè)內部管理

企業(yè)生產經營各環(huán)節(jié)存在不同知識產權風險，本文按照研發(fā)、采購、生產、銷售梳理了各環(huán)節(jié)可能面臨的知識產權風險。

1.研發(fā)環(huán)節(jié)

對于高新技術企業(yè)而言，新技術、新產品是企業(yè)的核心競爭力，在研發(fā)環(huán)節(jié)（包括技術研發(fā)和產品開發(fā)）企業(yè)面臨的知識產權風險主要包括：（1）研發(fā)前未經檢索導致重復研發(fā)；（2）研發(fā)人員缺乏知識產權保護意識，技術內容被公開導致新技術、新產品無法獲得專利保護；（3）保密措施不當、管理不善或者核心研發(fā)人員流失而導致技術和產品被他人模仿、抄襲；（4）研發(fā)前未做知識產權風險排查，導致產品侵犯他人在先權利；（5）與其他單位合作中，未能明確約定技術成果歸屬而導致自樹競爭對手或者技術成果被競爭對手合法使用；（6）與研發(fā)人員約定不明而導致知識產權權屬糾紛。

2.采購環(huán)節(jié)

生產資料采購是保證企業(yè)生產經營的前提，采購環(huán)節(jié)涉及的知識產權風險主要是企業(yè)采購設備、儀器、材料、部件等生產資料因侵犯或涉嫌侵犯他人知識產權而導致的侵權風險，以及因知識產權問題而導致的企業(yè)與供應商之間的索賠糾紛。因為權利人可以向供應鏈上任意廠商主張權利，企業(yè)因采購、使用涉嫌侵權的生產資料也可能成為被告。一旦涉訴，企業(yè)需要大量人力物力應對訴訟案件，還可能遭遇被控侵權的設備、材料等無法繼續(xù)使用的窘境。如果企業(yè)與供應商之間的合同沒有明確約定供應商保證和賠償責任，企業(yè)很難就應訴成本和所受損失向供應商索賠。

3.生產環(huán)節(jié)

不論企業(yè)自身有工廠獨立完成產品制造，還是委托其他公司進行產品的制造，或者被其他公司委托制造產品，生產環(huán)節(jié)知識產權風險都是不容忽視的。企業(yè)自行生產產品過程中，如果未能做好保密工作，存在泄密風險。企業(yè)委托其他公司代為生產產品時，會提供相關的技術資料，合作過程中存在技術方案外泄風險。例如，蘋果公司委托富士康代工生產iPad2，富士康研發(fā)部人員將產品后殼的數據有償出售，購買人利用這些數據提前制作出了iPad2的保護套，使蘋果公司和富士康陷入十分尷尬的境地。企業(yè)作為受托方時，如果委托人不是權利人，也沒有獲得權利人的授權許可，被委托人很容易陷入侵犯他人知識產權的陷阱。

4.銷售環(huán)節(jié)

銷售部門是企業(yè)中最直接的效益實現者，但在實現企業(yè)效益的同時也不可避免地伴隨著風險。銷售環(huán)節(jié)知識產權風險來源之一是銷售合同中關于知識產權的權利義務。有些企業(yè)不太重視與客戶銷售合同中關于知識產權權利義務的約定，認為拿到訂單就萬事大吉，孰不知銷售合同中蘊含著極大風險。例如，銷售合同規(guī)定企業(yè)要向客戶承擔因產品知識產權糾紛引發(fā)的一切損失和費用，但是其實很多情形下這些損失和費用本不應由企業(yè)承擔，比如根據客戶提供設計方案生產的產品侵犯他人知識產權，而設計方案本身才是導致侵權的原因。又例如，銷售合同規(guī)定企業(yè)要將包含在產品中的所有知識產權許可給客戶，并且該許可是免費的、永久的、無范圍限制的、有分許可權。如果接受這樣的條款，意味著客戶和客戶的其他供應商，即企業(yè)的直接競爭對手，皆有可能無限制的免費實施本企業(yè)的知識產權。這會嚴重影響企業(yè)知識產權的價值，使企業(yè)儲備的知識產權攻防武器的效用大打折扣。

（二）外部環(huán)境

下文再從外部環(huán)境角度梳理總結企業(yè)面臨的知識產權風險。

1.合作單位

隨著技術復雜度的提高，單純依賴企業(yè)自身研發(fā)實力而取得技術成果的難度越來越大，通過產業(yè)鏈上下游企業(yè)、產學研聯合開發(fā)的模式越來越普遍，伴生的知識產權風險可能來自企業(yè)的供應商、客戶或者其他合作方。這些風險包括：企業(yè)與合作單位雖然簽署了保密協議，但是企業(yè)商業(yè)秘密（包括技術秘密和經營秘密）在合作過程中被泄露；合作開發(fā)中技術成果歸屬不清，導致企業(yè)與合作單位之間的出現知識產權權屬糾紛、共有知識產權行權或收益分配糾紛等；因產品侵權或涉嫌侵權而導致企業(yè)與客戶之間的索賠糾紛；因采購生產資料侵權或涉嫌侵權而導致企業(yè)與供應商之間的追償糾紛。

2.競爭對手

利用知識產權訴訟（包括專利訴訟、商業(yè)秘密訴訟、商標訴訟等）打擊競爭對手已經是企業(yè)間競爭的常態(tài)。在智能手機領域中，幾乎所有品牌廠商均未能幸免。LED也是專利訴訟高發(fā)領域，以日亞為代表的五大廠頻繁發(fā)起專利訴訟，專利戰(zhàn)爭遍布美國、歐洲、日本、中國大陸、中國臺灣、澳洲。除了直接發(fā)起知識產權訴訟外，競爭對手也經常利用商標布局、專利布局等為競爭對手設置障礙。搶注競爭對手商標、商號的戲碼不時上演。針對競爭對手新產品進行專利布局，申請與之相關的、改進的專利也是普遍的做法。

3.NPE

企業(yè)除了面對強大競爭對手設置的各類知識產權壁壘，還需要應對來源于非實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱NPE）的風險，即那些擁有專利等知識產權但不從事產品生產的機構，包括高校、研究所，也包括專門通過發(fā)起訴訟而賺取巨額利潤的專利收費公司。NPE是知識產權的所有者或管理者，卻不從事產品的生產或銷售，而主要靠知識產權對外許可獲得收入。在美國，由于起訴的門檻較低，而侵權賠償金較高，NPE發(fā)起的專利訴訟非常之多。NPE通常會向很多企業(yè)發(fā)警告函，企業(yè)收到警告函后如果置之不理或者應對不當，NPE會以提起訴訟的方式迫使企業(yè)開始和解談判，或者接受之前未協商一致的條款。企業(yè)一旦被訴，不但需要支付高昂的律師費、專家費、侵權賠償金等，還需要應對繁瑣的法律程序，包括對企業(yè)負擔很重的證據開示程序。

4.宏觀政策

政府政策對于企業(yè)知識產權事項有巨大影響。在我國，政府對于專利申請和維護的資助、高新技術企業(yè)認定標準、高新技術企業(yè)在稅收優(yōu)惠政策的變化都會對企業(yè)經營產生影響。在海外，企業(yè)也面臨類似的情形。例如，蘋果公司收到了歐盟就其在愛爾蘭設立公司避稅問題開出的130億歐元巨額罰單?！半p層愛爾蘭-荷蘭三明治”是跨國企業(yè)的一種稅務（避稅）安排。蘋果、谷歌、微軟等大型跨國企業(yè)都采用此種安排。這些公司通過該結構將來自于美國海外的收入與利潤轉移到避稅地，并獲得美國所得稅的稅收遞延效果。美國法律允許一家美國公司的海外子公司可以留取通過非美國無形資產取得的收入，直到這家海外子公司把利潤轉回美國才需要交稅。所謂無形資產取得的收入，主要就是知識產權（專利）許可收入。

5.法律法規(guī)

在我國，國家、地方人大和政府對知識產權相關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的創(chuàng)設、修改或廢止，都會對企業(yè)生產經營中的知識產權風險管理帶來影響。例如，法律、法規(guī)、司法解釋對于職務發(fā)明、合作發(fā)明歸屬的規(guī)定與解讀的變化；侵權認定標準的調整和變化；侵權賠償額度的調整等。在海外，知識產權相關法律法規(guī)、通過案件判決創(chuàng)設、修改或廢止的各類法律原則也在不同程度影響企業(yè)知識產權風險。

二、企業(yè)知識產權風險管理體系的構建

（一）企業(yè)知識產權風險管理四項原則

要做好企業(yè)知識產權風險管理工作，首先要明確企業(yè)知識產權風險管理的基本原則，在原則指導下開展具體工作。

1.戰(zhàn)略一致原則

企業(yè)知識產權風險管理，首先要服務于企業(yè)的整體戰(zhàn)略目標，要與企業(yè)發(fā)展階段相適應，與企業(yè)在市場的定位相協調。如果企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是大力開拓海外市場，則知識產權風險管理的重點也應當放在海外知識產權風險管控。如果企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是從硬件產品逐步轉向硬軟件相結合、物聯網領域，則知識產權風險管理也應當向軟件著作權、互聯網、物聯網等方面傾斜。

2.成本收益原則

企業(yè)知識產權風險管理，要充分考慮成本與收益。有效的風險管理是將風險控制在合理范圍內，同時控制人力、財務和時間成本等。不計代價和成本的風險控制不符合市場規(guī)律。對于可能嚴重危害企業(yè)經營的重大風險，應當從嚴處理，做到最大限度的排除。以新產品上市前的知識產權風險排查為例，對于技術密集型產品，由于產品涉及的技術廣泛，對所有技術點都做排查，經濟成本巨大，時間成本高昂，會影響產品上市時間，被競爭對手搶占先機。對此，可以采取有針對性的排查策略，重點放在新技術、產品宣傳中的賣點、產品辨識度高的部分；知識產權風險排查的地域范圍放在主要市場國家和知識產權高風險國家的交集。

3.前瞻性原則

知識產權風險管理要做到未雨綢繆。企業(yè)需要對知識產權風險有預見性，提前做好風險排查并對未來可能發(fā)生的危機做好應對預案。如果企業(yè)意欲開拓海外市場，應當提前做好海外商標申請工作，對于重要技術和產品要提前做好專利布局，包括自主申請專利、從外部購買專利或者獲得專利許可，消除專利壁壘，同時防止他人設置新障礙，限制新技術、新產品的改進和發(fā)展。如果行業(yè)內競爭已經處于白熱化階段，競爭對手利用知識產權訴訟打擊企業(yè)的可能性是極高的，企業(yè)就要做好應訴準備和反擊策略。如果企業(yè)采取主動出擊策略，則需要明確訴訟目的與目標，再制訂周詳的訴訟計劃，同時要防止競爭對手的反擊。

4.普遍性原則

知識產權風險貫穿企業(yè)生產經營各個環(huán)節(jié)，因此知識產權風險管理要普及到各相關部門，知識產權風險管理部門需要與各相關部門密切配合，提高全員的知識產權風險意識，包括管理層和普通員工，因為他們日常工作都可能面臨知識產權風險。知識產權風險管理部門可以牽頭組織針對不同層級、不同部門的知識產權風險管控培訓，提高全員的知識產權風險防范意識。同時，可以通過制訂和執(zhí)行各類知識產權風險管控獎懲制度引導、鼓勵廣大員工做好知識產權風險管控工作，并且根據員工反饋進一步優(yōu)化完善相關制度。只有這樣才能保證企業(yè)知識產權風險管理的有效性，避免漏洞，最大程度降低風險。

（二）企業(yè)知識產權風險管理三大核心

企業(yè)知識產權風險管理的核心可以概括為對人的管理、對財的管理和對事的管理，對人、財、事三者的管理要建立一套完備的體系，協調三者之間的關系，這樣才能使企業(yè)的知識產權風險得到全程的、全面的、有效的控制。

1.組織和人才管理

有效管理知識產權風險，必須建立并不斷優(yōu)化知識產權風險管理組織和人才管理。組織管理上要根據企業(yè)具體情況設置專門部門和崗位，人才管理上要選聘滿足崗位需要的專門人才。企業(yè)知識產權風險管理工作需要從技術、法律、商務多維度綜合思考，管理人員也應該從這三個方面加深理解。知識產權風險管理人員既要孰知知識產權法律法規(guī)，又要熟悉本企業(yè)所在行業(yè)專業(yè)技術，還需要具備管理能力、跨部門協調能力等。知識產權風險管理相關業(yè)務需要專門人才對應，包括專利分析人才、許可談判人才、訴訟人才等。企業(yè)可以通過內部培養(yǎng)和外部引進相結合的方式加強隊伍建設，形成優(yōu)勢互補、攻守兼?zhèn)涞娜瞬抨犖椤Ｐ枰貏e強調的是，對于人的管理不能簡單理解為是對員工個體的管理，而是對人的能力的管理，是對于人員處理業(yè)務工作的知識、技能，乃至經驗的管理，建立和采用完整的知識管理系統、培養(yǎng)制度、知識和經驗分享制度。

2.財務管理

提到財務管理，知識產權部門通常被定義為成本中心，公司通過研發(fā)獲得專利等知識產權，其價值并不能像產品生產銷售一樣及時在財務信息上得到反映，研發(fā)的投入、專利申請的費用通常情況下只作為企業(yè)的費用，而不能成為資產。2006年企業(yè)會計準則作出了修改，企業(yè)研發(fā)支出分為研究和開發(fā)兩部分，后者符合一定條件時，可以作為公司的無形資產。不同企業(yè)、不同發(fā)展階段，知識產權部門在財務管理上的定位也要作出相應的調整。一方面，要做好財務成本預算，包括知識產權申請維護費用，向代理所、律所支付的服務費用，內部管理費用等；另一方面，要合理運用知識產權實現收益，包括積累無形資產、收取許可費、獲得知識產權轉讓收入，或者通過知識產權質押、知識產權證券化、知識產權入股等形式實現籌融資金。

3.制度建設與執(zhí)行

對事的管理體現在知識產權風險管理制度的建設與執(zhí)行。根據上文梳理總結的各類知識產權風險，企業(yè)可以從以下幾方面開展知識產權風險管理制度建設：（1）知識產權管理制度，包括專利管理制度、商標管理制度、版權管理制度、商業(yè)秘密管理制度等；（2）與知識產權有關的技術管理制度，包括研發(fā)、開發(fā)、轉讓、許可、投資、合資、合作過程中的知識產權風險評估，研發(fā)開發(fā)原始資料檔案管理；（3）知識產權風險排查制度，主要針對企業(yè)自主研發(fā)技術、產品，或者外購關鍵資材和技術；（4）與知識產權有關的人才流動管理制度，在招聘、入職、上崗、調崗、離職等各環(huán)節(jié)加強知識產權風險管理，包括考查擬聘用人員是否存在競業(yè)禁止限制，要求入職人員簽署保密協議（條款）、競業(yè)禁止協議（條款）、職務發(fā)明條款等，員工離職時簽署保密承諾書等；（5）企業(yè)知識產權風險管理相關的獎懲制度；（6）企業(yè)知識產權風險培訓制度，針對不同部門、不同層級分別開展有針對性的培訓；（7）知識產權合同管理制度，包括以知識產權為主要交易內容的專利買賣合同、專利許可合同等；（8）知識產權糾紛訴訟管理制度，包括知識產權糾紛管理、知識產權訴訟管理。在制度執(zhí)行過程中，需要根據企業(yè)發(fā)展情況對制度進行調整和完善，使之更加符合本企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，做到針對性強、實用性強、操作性強。

三、對企業(yè)知識產權風險建議

（一）成立知識產權風險管理委員會

考慮到知識產權風險管理的重要性和普遍性，建議企業(yè)成立專門的知識產權風險管理委員會，從戰(zhàn)略層面推動知識產權風險管理工作，配合企業(yè)戰(zhàn)略，統籌安排分配資源，使知識產權風險管理工作系統化和全局化。例如，企業(yè)牽涉到重大知識產權訴訟時，需要各部門協同作業(yè)，包括知識產權部門主導應訴/起訴/反訴流程等；技術部門配合做技術分析、提供替代設計等；銷售部門做好客戶方面的溝通安撫工作等；如涉及采購的材料部件，采購部門負責向供應商索賠、替換材料部件等；品牌部門做好輿論引導工作；其他相關組織部門根據案件具體情況配合采取其他措施。

（二）加強企業(yè)內部協作

知識產權風險貫穿企業(yè)生產經營各環(huán)節(jié)，知識產權風險防范也離不開知識產權風險管理部門與其他部門的密切協作。知識產權風險管理部門可以從意識提升、培訓落地、流程規(guī)范、獎懲引導等方面開展與其他部門的協作。知識產權風險管控部門要對采購、銷售、研發(fā)等組織部門人員進行系統的、有針對性的知識產權風險管控方面的培訓，以提高相關人員的知識產權風險防范意識，同時及時參與到重要項目中，協助各組織展開談判工作，以取得更優(yōu)的談判成果。此外，還應當建立與知識產權相關的規(guī)范流程和獎懲制度，引導其他部門更好地開展知識產權風險管控工作。

（三）強化外部資源利用

企業(yè)應密切關注知識產權法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，建立搜集、整理、跟蹤機制。在立法修法方面，企業(yè)可以從自身角度積極反饋政府征求的意見，發(fā)表對企業(yè)有利的見解。要與政府各部門建立良好溝通渠道，包括國家知識產權局及其下屬單位如專利審查協作中心；各地方知識產權局，主要是企業(yè)所在地、企業(yè)產品主要銷售地的知識產權局；各級法院，主要是知識產權法院；以及與知識產權業(yè)務相關的其他政府部門，包括各地方商務委員會、海關等。

知識產權保護方面，行業(yè)協會是一股不可忽視的力量。行業(yè)協會是溝通政府與企業(yè)之間的橋梁，政府部門制訂的知識產權政策一般要通過行業(yè)協會貫徹到各企業(yè)，而企業(yè)也可以通過行業(yè)協會反饋企業(yè)對政府的期望，例如打擊侵權，假冒產品等。行業(yè)協會在應對知識產權風險，尤其是訴訟、許可方面，可能會起到十分重要的作用。企業(yè)遭遇了知識產權訴訟、美國337調查、反傾銷調查等，單個企業(yè)勢單力薄，應對起來捉襟見肘，而協會聯盟出面可以發(fā)揮協調作用，團結行業(yè)企業(yè)，形成應訴聯盟，一方面可以形成規(guī)模效應，整合各種資源和力量，另一方面，企業(yè)間分擔應訴費用與成本，顯著降低了企業(yè)負擔。在許可談判中，協會聯盟利用規(guī)模效應，可以為會員企業(yè)爭取優(yōu)惠的許可條件，降低企業(yè)許可成本。

企業(yè)知識產權風險管理工作的開展離不開外部力量的支持，優(yōu)秀的知識產權服務機構將大大提高企業(yè)知識產權風險管理的效率和水平。企業(yè)選聘合適的知識產權服務機構，并與之保持良好合作對控制企業(yè)知識產權風險也是十分關鍵的。企業(yè)在與這些服務機構合作過程中一是要建立良好合作關系，二是要加強管理，并建立評估、反饋、淘汰機制，三是要做好成本控制。

（四）設立知識產權風險預備金

企業(yè)一旦遭遇知識產權訴訟，尤其在美國、歐洲等國家，應對專利訴訟的律師費、專家費支出高達數百萬美元，而和解費、侵權賠償的費用通常在數百萬美元至數千萬美元之間，在電子消費品領域，超過幾億美元的案件也并不鮮見。為及時應對知識產權訴訟，降低財務風險，設立風險預備金是行使有效的方式。

無論是三星與蘋果之間曠日持久的專利訴訟，還是華為、中興等中國企業(yè)在美國遭遇337調查，又或者是中國企業(yè)赴海外參展展品被查抄事件的發(fā)生。這些都說明了知識產權風險存在的普遍性和知識產權風險對企業(yè)的重要影響。企業(yè)的發(fā)展必然會面臨新的機遇與挑戰(zhàn)，也會遭遇各種可預知的和不可預知的風險。企業(yè)要重視知識產權風險管理，建立知識產權風險管理體系。希望國內企業(yè)的知識產權風險管理水平不斷提高，為企業(yè)發(fā)展壯大保駕護航。

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作者：韓婧  騰龍三期

供稿：中國企業(yè)知識產權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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