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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：何金花何晶晶上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所
原標題：淺談司法實踐中職務(wù)發(fā)明的界定

職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造是指執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位,申請被批準后，該單位為專利權(quán)人。

《中華人民共和國專利法實施細則》第十二條規(guī)定，專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，包含了勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造的情形；專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件，是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對外公開的技術(shù)資料等。

其中，“執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造”不僅包括“發(fā)明人或者設(shè)計人在本職工作中做出的發(fā)明創(chuàng)造”、“履行本單位交付的本職工作之外任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造”，還包括“退職、退休或調(diào)動工作后1年內(nèi)作出的與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造”，專利權(quán)屬糾紛中的爭議焦點也往往集中于該條款。

案例一：蘇州某公司與無錫某公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛

案情簡介：

2014年2月10日，王某進入無錫某公司工作，任公司技術(shù)總監(jiān)。2015年3月23日，王某正式從無錫某公司離職，隨后進入蘇州某公司工作。2015年11月3日，蘇州某公司向國家專利局提起了名稱為“一種扁平構(gòu)件的CT重建設(shè)備”(專利號：201520876517.7)的實用新型專利申請，發(fā)明人為王某，2016年4月20日該專利獲得授權(quán)。因無錫某公司認為該涉案專利為職務(wù)發(fā)明專利，專利權(quán)應(yīng)屬于無錫某公司，故無錫某公司向法院提起訴訟，引發(fā)本案。

裁判結(jié)果：

確認該涉案實用新型專利權(quán)為無錫某公司所有。

案件評析：

首先，王某在無錫某公司處擔(dān)任“技術(shù)總監(jiān)”這一崗位，其在無錫某公司所從事的是與技術(shù)有關(guān)且級別較高的崗位，具有從事與訴爭專利有關(guān)工作的可能性。

其次，無錫某公司提交的由王某作為批準人簽字的多份圖紙中記載了有與訴爭專利技術(shù)方案中相對應(yīng)、相關(guān)技術(shù)特征，如360°旋轉(zhuǎn)載物平臺、XYZ向探測直線運動裝置、光管及Z向光直線運動裝置等。無錫某公司以王某為發(fā)明人之一申請的201410692237.0號“扁平構(gòu)件的CT檢測設(shè)備”專利中，記載有與訴爭專利說明書所記載的“射線傾斜入射穿透物體”這一訴爭專利克服現(xiàn)有技術(shù)對于扁平構(gòu)件檢測困難的關(guān)鍵技術(shù)高度相關(guān)的技術(shù)內(nèi)容。無錫某公司提交的技術(shù)資料中顯示王某為技術(shù)圖紙的批準人以及專利的發(fā)明人，且這些技術(shù)資料內(nèi)容與訴爭專利技術(shù)方案相關(guān)，足以證明訴爭專利與王某在無錫某公司的工作（包括本職工作和分配的任務(wù)）有關(guān)。

最后，訴爭專利系王某在從無錫某公司離職后一年內(nèi)完成，且與王某在無錫某公司工作期間的工作有關(guān)。

案例二：某科技公司與某環(huán)保公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛

案情簡介：

李某自2006年開始在某科技公司任職，2015年4月3日，李某從某科技公司離職，2015年7月，李某入職某環(huán)保公司，某環(huán)保公司于2016年2月4日申請名稱為“吊頂式風(fēng)機”（申請?zhí)枮?01630042714.9）的外觀設(shè)計專利，發(fā)明人為李某，該專利自2016年8月10日授權(quán)公告。因某科技公司認為該涉案專利為職務(wù)發(fā)明專利，專利權(quán)應(yīng)屬于某科技公司，故某科技公司向法院提起訴訟，引發(fā)本案。

裁判結(jié)果：

確認該涉案實用新型專利權(quán)為某科技公司所有。

案件評析：

首先，該涉案專利是在李某從某科技公司離職后1年內(nèi)提出申請。

其次，李某在某科技公司擔(dān)任的職務(wù)為“空品技術(shù)部部長”，且李某系某科技公司“空氣凈化技術(shù)研究與應(yīng)用”研發(fā)項目的第二完成人，以及李某對涉案專利設(shè)計所作出的創(chuàng)造性貢獻，足以證明李某具有相應(yīng)的設(shè)計能力和技術(shù)背景。

最后，李某在某科技公司的本職工作的范疇，從李某在任職期間提交的一系列“個人工作總結(jié)表”中列明的工作任務(wù)可知，其在某科技公司擔(dān)任空氣處理技術(shù)部門負責(zé)人職務(wù)期間的工作職責(zé)主要是關(guān)于新風(fēng)機、空氣凈化器等空氣處理技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計工作，其中所涉技術(shù)包含新風(fēng)技術(shù)，所涉產(chǎn)品涵蓋了大型、中型和小型，設(shè)計內(nèi)容既有針對具體客戶需求的專有設(shè)計，也有普適性的通用設(shè)計，既包括了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計，也包括了基于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所做的產(chǎn)品外觀設(shè)計，因此李某離職一年內(nèi)在以上幾個方面所作發(fā)明創(chuàng)造均屬于“與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的”職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。

案例三：香港某公司與深圳某公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛

案情簡介：

2016年10月4日香港某公司成立，李某與邱xx、陸x、蘇xx、黎xx、李xx等6人，均系香港某公司股東。李某還系深圳某公司股東及法定代表人，2017年5月9日深圳某公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交名稱為“一種智能激光健步鞋”（申請?zhí)枮?0172050xxxx.1）的實用新型專利申請，發(fā)明人為李某。因香港某公司認為該涉案專利為職務(wù)發(fā)明專利，專利權(quán)應(yīng)屬于香港某公司，故香港某公司向法院提起訴訟，引發(fā)本案。

裁判結(jié)果：

確認該涉案實用新型專利權(quán)為深圳某公司所有。

案件評析：

首先，訴爭專利發(fā)明人李某，雖是香港某公司股東但亦是深圳某公司法定代表人，且訴爭專利發(fā)明人李某與香港某公司未簽訂勞動合同，未領(lǐng)取香港某公司工資，未領(lǐng)取香港某公司股權(quán)分紅，故訴爭專利發(fā)明人李某的身份不符合“本單位”的法定要件。

其次，訴爭專利亦不符合“主要利用原告的物質(zhì)技術(shù)條件”的法定要件。香港某公司3元港幣注冊資本、香港某公司無賬戶、無員工、未股權(quán)分紅、各股東之間均有正常業(yè)務(wù)往來，香港某公司提交證據(jù)不能證明訴爭專利“主要”利用原告的物質(zhì)技術(shù)條件，故訴爭專利亦不符合“主要利用原告的物質(zhì)技術(shù)條件”的法定要件。

最后，香港某公司推定訴爭專利權(quán)歸屬香港某公司，缺乏法律依據(jù)。

從上述案例中可以看出，退職、退休、調(diào)動工作后作出的發(fā)明創(chuàng)造必須同時滿足“該發(fā)明創(chuàng)造必須是發(fā)明人設(shè)計人從原單位退職、退休或調(diào)動工作后1年內(nèi)作出的”且“該發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人、設(shè)計人在原單位承擔(dān)的本職工作或者分配的任務(wù)有聯(lián)系”，才能構(gòu)成職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。

所以企業(yè)在日常運行中，應(yīng)與員工在勞動合同、雇傭協(xié)議中具體、明確、詳細地約定其本職工作范圍，如在員工本職工作之外向其交付工作任務(wù)，也應(yīng)與其簽訂具體、明確、詳細的書面材料，同時要與技術(shù)人員簽訂保密協(xié)議，規(guī)定其在研究中獲得的技術(shù)成果歸公司所有，技術(shù)人員在離職時不得帶走相關(guān)技術(shù)資料，且技術(shù)人員離職后一段時間內(nèi)不得從事與原單位工作相同、近似或者有競爭性的工作，并要建立詳細的檔案記錄，保證對研發(fā)技術(shù)的完整記錄。

職務(wù)發(fā)明的發(fā)明人在離職后的一年內(nèi)，也應(yīng)避免將與原單位有關(guān)的技術(shù)申報專利，以防止知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛的發(fā)生。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：何金花、何晶晶上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所
編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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?司法實踐中“職務(wù)發(fā)明”的界定

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