如何處理涉及計算機程序的實用新型？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：徐蘇明 北京輕創(chuàng)知識產(chǎn)權代理有限公司

原標題：淺談如何處理涉及計算機程序的實用新型

《專利法》第二條第三款規(guī)定：“實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案”。

作為專利代理師，在處理僅涉及結構的實用新型時，通常并不會出現(xiàn)不符合上述法條規(guī)定的情況，但是，在處理涉及計算機程序，或者說，偏控制或偏處理類的實用新型時，可能就比較容易遇到不符合上述法條規(guī)定的問題。從某個角度而言，專利代理師是位于發(fā)明人與審查員之間的一個中間角色，在撰寫專利申請文件時，既要使其符合發(fā)明人的發(fā)明意圖，又要使其滿足審查員的審查要求。

對于上述涉及計算機程序的實用新型，由于各種因素的存在，目前可能較難處理。筆者希望通過本文，從“如何寫”、“如何答”以及“如何改”三個方面分享一下個人的經(jīng)驗。

如何寫？

對于涉及控制/處理裝置的實用新型，據(jù)筆者了解，包括筆者在內(nèi)的部分專利代理師過往均會傾向于采用如下撰寫方式，將包括控制/處理裝置在內(nèi)的各種裝置的電連接關系限定于權利要求中，如果涉及到運行于控制/處理裝置上的程序，會根據(jù)實際情況將其以功能限定的形式表述于權利要求中，或者以解釋說明的形式將其表述于與上述權利要求對應的說明書部分。

相信部分專利代理師會和筆者一樣，在以上述方式完成了實用新型專利申請的撰寫后，收到了主題為不符合《專利法》第二條第三款規(guī)定的審查意見，甚至最終收到了駁回決定。

由于參加一些講座活動，筆者有機會就相關問題與資深審查員進行溝通，也有一定收獲。在目前的審查標準比較明確的情況，筆者認為，專利代理師在不違背我們“中間角色”原則的前提下，不妨改變一下過往的撰寫方式。

《專利法實施細則》第二十條第二款規(guī)定：“獨立權利要求應當從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征”?？梢钥吹?，獨立權利要求首先得是一個完整的技術方案，而技術方案是由若干技術特征組成的，此時的技術特征應為解決技術問題的必要技術特征。因此，不妨進行反向思維，也就是，從技術問題入手，基于該技術問題和發(fā)明人提供的原始技術方案再去構思解決該技術問題最必需的技術特征。

無論是成文的，還是口述的技術交底書，作為非常了解技術而可能不太了解專利法的發(fā)明人，其給出的技術方案通常是比較完整的，或者經(jīng)溝通補充可以是比較完整的，專利代理師在專利申請文件中應當盡量完整地呈現(xiàn)上述技術方案。但是，對于技術交底書中的背景技術或者技術問題部分，由于發(fā)明人往往是從其整體技術方案出發(fā)而進行撰寫的，這點可能和專利申請文件對背景技術或者技術問題的要求并不完全一樣。筆者認為，專利代理師可以在這一點上進行合理發(fā)揮。

如果發(fā)明人提供的技術交底書表明其原始技術方案是為了解決現(xiàn)有技術中某個領域手動操作效率太低的問題，從而提出一種包括控制器、傳感器和執(zhí)行器等的自動化方案。但是經(jīng)專利代理師分析，客觀講，運行于控制器上的非現(xiàn)有程序也是解決手動操作效率太低這一技術問題的必要技術特征。此時，如果將該程序部分以功能限定或其他形式寫入權利要求，或者僅寫在說明書中，都將是有大概率可能出現(xiàn)不符合《專利法》第二條第三款規(guī)定的問題的，而如果完全忽略該程序部分，則又有可能出現(xiàn)不符合《專利法》第二十六條第三款規(guī)定的問題的。

為了盡量避免上述問題的出現(xiàn)，筆者認為可以從兩方面入手。

一是，在完全刪除控制器和相應程序后，思考一下剩余的技術特征是否還能構成一個完整的技術方案，如果可以的話，再針對該技術方案調整說明書中背景技術和有益效果部分的相關內(nèi)容。

二是，直接調整背景技術中獨權所要解決的技術問題，再從發(fā)明人原始技術方案中提煉不包括控制器和相應程序的各圍繞解決上述經(jīng)調整的技術問題的各必要技術特征，將其組合后重新作為獨立權利要求。

但是，無論如何，對技術問題與獨權技術方案的構思與調整始終都是相輔相成的，而不是僅僅基于其中一者進行考慮，或者僅調整其中一者的內(nèi)容。

與此同時，為了尊重發(fā)明人的完整的原始技術方案，不妨將有可能導致保護客體問題的內(nèi)容在從屬權利要求中進行限定，并在說明書中以優(yōu)選實施例的方式引出，避免后續(xù)審查過程中迫不得已刪除相應技術特征時，是以刪除并列技術方案的形式完成的，從而不會有修改超范圍的問題出現(xiàn)。

下面以一個實例進行說明。發(fā)明人在技術交底書中表示，現(xiàn)有技術中，該特定領域從參數(shù)測量到數(shù)據(jù)處理，再到機構控制均是手動的，效率較低，發(fā)明人提出將手動工具測量方式改為傳感器測量，并由控制器接收測量數(shù)據(jù)進行自動計算，并生成相應控制信號，使執(zhí)行機構實現(xiàn)自動動作。經(jīng)檢索后，筆者發(fā)現(xiàn)，在該特定領域中，現(xiàn)有技術確實都是采用手動工具進行測量的，效率較低，且由于需要測量的點過多，所以測量通常并未覆蓋所有的點，導致最終的計算準確性也將受影響。故筆者調整了發(fā)明人提供的背景技術，在專利申請文件中說明書背景技術部分著重提出現(xiàn)有測量方式的問題，在獨立權利要求中的限定主要為以各種傳感器作為數(shù)據(jù)采集裝置以及不同傳感器的布置方式及位置關系等，并沒有提及控制器及其對各傳感器數(shù)據(jù)的處理方法，相應地，獨權有益效果部分也是對應撰寫。與此同時，筆者還在說明書中增加了如下表述，各傳感器可以是帶數(shù)顯的傳感器，可由工作人員直接記錄各傳感器的數(shù)值，用于后續(xù)計算等操作，各傳感器也可以與控制器連接，進而引出帶控制器部分的從屬權利要求及相應優(yōu)選實施例。

當然，必須承認，不是所有技術方案都能采用類似上述撰寫方式。對于確實無法滿足實用新型客體要求的方案，可能就不適合繼續(xù)進行實用新型專利申請了。

如何答？

對于新的技術方案，專利代理師可以參考類似上述方式或其他合適方式調整自己過往的撰寫方式，但由于專利申請?zhí)峤慌c審查是具有一定時間差的，對于已經(jīng)收到的審查意見通知書，專利代理師又該如何答復呢？

去年，筆者曾撰文《淺談實用新型專利申請的審查意見答復策略》，分享了筆者當時的見解。在經(jīng)過不斷學習以及與審查員溝通后，筆者認為，對于涉及計算機程序的實用新型，無論是基于A26.3的審查意見，還是基于A2.3的審查意見，比較合理的答復方式都不應脫離“舉證”原則。

也就是，例如出現(xiàn)審查員對特定程序不是現(xiàn)有技術提出了質疑的情況，專利代理師應當列舉檢索到的現(xiàn)有技術證明該特定程序確是現(xiàn)有技術，且在本申請中不存在對該程序的改進，而僅是應用。也許，審查員給出的理由會有很多種，讓專利代理師們在第一時間很難接受。但無論如何，答復審查意見畢竟是一次合理的聽證機會，專利代理師們不妨就充分采用“舉證”的方式來爭取權益最大化。

需要注意的是，答復審查意見的過程其實是對后續(xù)提高撰寫水平的最佳訓練方式之一。例如，既然大部分專利代理師都遇到過審查員對申請文件中沒有說清楚的某一程序提出質疑的情況，那就不妨在后續(xù)新申請的撰寫中，在不影響專利申請新穎性等基本要求的前提下，將合適的公開文件以合適的方式寫入說明書的合適部分，避免之前已經(jīng)出現(xiàn)過的同樣問題再次出現(xiàn)。

如何改？

經(jīng)合理評估后，如果發(fā)明人提供的技術方案無論采用何種撰寫方式，均有極大可能出現(xiàn)不符合實用新型保護客體要求的問題時，專利代理師可能就需要以發(fā)明人能接受的方式對其進行解釋。這里所提的能接受的方式，不僅包括將專利法語言盡量通俗化，也包括合理闡述審查標準和授權風險等問題，避免無意中激發(fā)客戶與代理公司之間的矛盾。

如果發(fā)明人依然希望進行專利申請，也確實存在一定的創(chuàng)新點，此時可能就需要建議發(fā)明人將實用新型專利申請更改為發(fā)明專利申請了。但如果僅是這樣建議，相信大多數(shù)發(fā)明人是很難滿意的，特別是其明確地知曉現(xiàn)有創(chuàng)新點可能并不能滿足發(fā)明專利的要求。

既然因為出現(xiàn)保護客體的問題，或者更具體而言，是因為方案中的控制方法問題而建議將實用新型更換為發(fā)明，那不妨按如下方式向發(fā)明人提供進一步的建議，如果技術方案并未實施且可以改進，那就在控制方法部分進行進一步的挖掘，例如其中是否涉及到較為獨特的算法或規(guī)則等，或者在其他方面給予合理的補充建議，使技術方案的創(chuàng)造性盡可能有所提升，從而使其在保護客體和創(chuàng)造性上均更適合申請發(fā)明專利。

經(jīng)過合適的溝通，對于確實希望保護其技術方案的發(fā)明人，筆者認為其還是能接受上述建議的。

對于涉及計算機程序的實用新型，專利代理師目前處理起來可能確實略為棘手，但從另一個角度來看，這也是對專利代理師提出的更高要求。也許，經(jīng)過認真溝通、撰寫與答復，最終依然會有相關的實用新型專利申請被駁回。但是，只要心中花千樹，人生何處不逢春。

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作者：徐蘇明  北京輕創(chuàng)知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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