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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：徐蘇明 付倩 專利代理師
原標題：在專利審查“提質(zhì)增效”的背景下，專利代理師應該何去何從？
2019年已經(jīng)過半，各機構上半年及第二季度的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)相繼出爐。作為工作在專利代理事業(yè)前線的專利代理師，筆者也會定期對自己的代理業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計匯總。不知各位專利代理師是否與筆者有同感，第二季度的發(fā)明專利授權好像變得有點“難”了。
國家知識產(chǎn)權局于近日公布了2019年上半年國內(nèi)發(fā)明專利相關數(shù)據(jù)。筆者認為，通過比對第一季度與第二季度的對應數(shù)據(jù)，可以獲得一些與審查相關的信息。例如，第一季度的授權數(shù)為127399件，第二季度的授權數(shù)為110838件，在當前授權率計算方式（同一時段內(nèi)授權數(shù)/受理數(shù)）說服力有限，且審查效率較為平穩(wěn)的情況下，僅單純比較授權數(shù)，應該也可反映出相應趨勢。尤其是，2019年第二季度的授權數(shù)相對第一季度的授權數(shù)下降了16561件，下降率接近13%。筆者認為，這從側(cè)面說明了目前發(fā)明專利授權正趨于收緊。
回顧上半年的專利大事件，2019年3月7日，國家知識產(chǎn)權局召開了提升專利審查質(zhì)量和審查效率專項工作動員部署會，并制定了《提升發(fā)明專利審查質(zhì)量和審查效率專項實施方案》。2019年3月21日，中華全國專利代理人協(xié)會發(fā)出《專利代理提質(zhì)增效倡議書》。
無獨有偶，筆者處理的部分審查意見答復，特別是對于3月左右發(fā)文的且根據(jù)過往經(jīng)驗具有較樂觀授權前景的審查意見的答復，在6、7月左右相繼收到后續(xù)審查意見，甚至駁回決定。讓筆者后知后覺地對本次專利審查“提質(zhì)增效”有了較為深刻的認識。
筆者遇到的上述情況包括在先審查意見僅指出形式問題（A26.4），而在后審查意見則指出創(chuàng)造性問題（A22.3），以及在先審查意見答復論據(jù)非常充分且對權要進行了相應修改，后續(xù)駁回決定卻并未明確指出上述論據(jù)的問題等。對于上述幾個案例，細節(jié)暫且不表，筆者認為審查員的操作是值得商榷的，姑且不論審查過程是否符合程序節(jié)約原則，亦或是聽證原則，但這種情況在以往確實是較為少見的，或者說如此集中地出現(xiàn)是不太常見的。但也必須承認，這只是筆者基于個人經(jīng)驗的主觀判斷，嚴格講，審查員的操作應該還是合規(guī)的，畢竟后續(xù)還有救濟程序。
如果說上述案例還屬于專利審查“提質(zhì)增效”的實施范疇，筆者是予以支持并接受的，但筆者遇到的另一個案例則可能爭議會更大一些。
審查員于2018年2月23發(fā)文的一通中指出基于對比文件1，該案全部權利要求均存在創(chuàng)造性問題（A22.3）。
經(jīng)答復后，審查員于2018年8月23發(fā)文的二通中繼續(xù)指出該案全部權利要求均存在創(chuàng)造性問題（A22.3）。
經(jīng)對權利要求進行合并式修改與補充論據(jù)后，審查員于2019年3月7發(fā)文的三通中指出該案權利要求1與同日申請的已授權實用新型專利，即對比文件2存在重復授權的問題（A9.1）。
隨后，審查員又于2019年6月27發(fā)出四通，并引用對比文件3和對比文件4，指出當前的全部權利要求依然存在創(chuàng)造性問題（A22.3）。
由于該案為一案雙申類案件，且技術方案是存在一定創(chuàng)新性的，在收到三通后，經(jīng)與申請人協(xié)商，申請人同意放棄在先獲得的實用新型專利權。在這樣的情況下，答復文件提交三個多月后，竟然又收到了重新評價創(chuàng)造性的新的審查意見。暫且不論本案最終是否能夠獲得授權，筆者認為審查員如此操作是存在一定瑕疵的。
由于申請人在三通答復中聲明放棄在先獲得的實用新型專利權是依據(jù)專利法第九條和專利法實施細則第四十一條執(zhí)行的，那就不妨仔細研讀一下相關法律法規(guī)條文。
專利法第九條：
同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權。
兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權授予最先申請的人。
專利法實施細則第四十一條：
兩個以上的申請人同日（指申請日；有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，應當在收到國務院專利行政部門的通知后自行協(xié)商確定申請人。
同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權的規(guī)定處理。
國務院專利行政部門公告授予實用新型專利權，應當公告申請人已依照本條第二款的規(guī)定同時申請了發(fā)明專利的說明。
發(fā)明專利申請經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由，國務院專利行政部門應當通知申請人在規(guī)定期限內(nèi)聲明放棄實用新型專利權。申請人聲明放棄的，國務院專利行政部門應當作出授予發(fā)明專利權的決定，并在公告授予發(fā)明專利權時一并公告申請人放棄實用新型專利權聲明。申請人不同意放棄的，國務院專利行政部門應當駁回該發(fā)明專利申請；申請人期滿未答復的，視為撤回該發(fā)明專利申請。
實用新型專利權自公告授予發(fā)明專利權之日起終止。
筆者標出了其中的“可以”和“應當”，二者的相關含義及用法可以參見筆者撰文的《專利中的可以怎么用？》(點擊標題閱讀原文)，在此不做贅述。
研讀專利法第九條的規(guī)定，由于“申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權”，也就是說，此時可以授予發(fā)明專利權，也可以不授予發(fā)明專利權。如此看來，審查員發(fā)出四通的行為看似并不違反專利法的相關規(guī)定。
但是，繼續(xù)研讀專利法實施細則第四十一條的規(guī)定，一方面，由于“發(fā)明專利申請經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由，國務院專利行政部門應當通知申請人在規(guī)定期限內(nèi)聲明放棄實用新型專利權”，也就是說，沒有發(fā)現(xiàn)發(fā)明專利申請的駁回理由應是通知申請人放棄同日申請并在先授權的實用新型專利權的充要條件，如此則不應“反悔”，再次在四通中指出發(fā)明專利申請具有創(chuàng)造性問題這一顯著的駁回理由。另一方面，由于“申請人聲明放棄的，國務院專利行政部門應當作出授予發(fā)明專利權的決定”，也就是說，申請人聲明放棄同日申請并在先授權的實用新型專利權應是專利局對發(fā)明專利申請予以授權的充要條件，如此更不應“反悔”，使發(fā)明專利申請再次進入權利不穩(wěn)定狀態(tài)。如此看來，審查員發(fā)出四通的行為便有違反專利法實施細則相關規(guī)定的可能性。換言之，就是不違法，但違規(guī)，但這似有對專利審查“提質(zhì)增效”的矯枉過正之嫌。
需要說明的是，該案確為個案，上述觀點也僅是筆者基于自己對專利法律、法規(guī)的認識而提出的。
專利法第一條規(guī)定：“為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用，提高創(chuàng)新能力，促進科學技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展，制定本法”，這一立法宗旨應是專利界的基本準則。同時，無論出于家國情懷，還是個人職業(yè)發(fā)展，筆者都是支持專利向高質(zhì)量、高價值方向發(fā)展的。但必須承認的是，這需要包括專利代理機構與專利行政部門的共同努力。
在此，筆者也倡議，各位專利代理師應盡職盡責撰寫更多高質(zhì)量專利，各位專利審查員也有必要更準確合理把握相關審查原則，實現(xiàn)上述《專利代理提質(zhì)增效倡議書》所言，“共同提升專利代理行業(yè)的服務質(zhì)效，有力支撐知識產(chǎn)權強國建設，為營造更好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境做出新的更大貢獻”。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：徐蘇明 付倩 專利代理師
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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