專利無效的創(chuàng)造性審查中，可否省略證據(jù)？

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作者：高榮英北京超成律師事務所

原標題：小議專利無效的創(chuàng)造性審查中可否省略證據(jù)——兼評專利無效中請求原則與依職權(quán)原則的適用

摘要：根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，無效宣告基于請求原則而啟動，國家知識產(chǎn)權(quán)局在審查時通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的范圍、理由和提交的證據(jù)進行審查，不承擔全面審查專利有效性的義務。但作為例外，《專利審查指南》還規(guī)定了依職權(quán)原則，并具體規(guī)定了7種可以依職權(quán)審查的情形。但對于在創(chuàng)造性審查中可否省略證據(jù)進行評述，《專利審查指南》并未進行規(guī)定，本文從三個不同的司法判例出發(fā)對此問題進行探討，并就其中涉及到的請求原則與依職權(quán)原則的適用問題進行初步分析。

關(guān)鍵詞：專利無效創(chuàng)造性評述省略證據(jù) 請求原則依職權(quán)原則

前言

《專利審查指南》第四部分第一章第2節(jié)第2.3和2.4部分分別涉及的是請求原則和依職權(quán)審查原則。請求原則，是指無效宣告程序應當基于當事人的請求啟動。依職權(quán)審查原則是指專利復審委員會可以對所審查的案件依職權(quán)進行審查，而不受當事人請求的范圍和提出的理由、證據(jù)的限制。

在《專利審查指南》第四部分第三章第4節(jié)第4.1部分規(guī)定了，在無效宣告程序中，專利復審委員會通常僅針對當事人提出的宣告請求的范圍、理由和提交的證據(jù)進行審查，不承擔全面審查專利有效性的義務，在該部分同時規(guī)定了在7種情形下可以依職權(quán)進行審查。

雖然《專利審查指南》規(guī)定了7種可以依職權(quán)進行審查的情形，但對實踐中有些情形并未進行規(guī)定，比如對于創(chuàng)造性評述中可否省略證據(jù)。

創(chuàng)造性評述中可否省略證據(jù)的問題可具體舉例表述為：若請求人認為權(quán)利要求相對于證據(jù)1、證據(jù)2、證據(jù)3及公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，國家知識產(chǎn)權(quán)局或者法院經(jīng)審理認為，證據(jù)1、證據(jù)2及公知常識已經(jīng)公開了權(quán)利要求的全部特征，可否省略證據(jù)3，直接以證據(jù)1、證據(jù)2及公知常識的結(jié)合來評述權(quán)利要求的創(chuàng)造性呢？對此審查指南并未規(guī)定，實務中也尚未有統(tǒng)一的標準。

對此，筆者在檢索到的相關(guān)案例中，發(fā)現(xiàn)實踐中存在三種觀點。第一種觀點認為，無效宣告程序中在評述創(chuàng)造性時可以省略證據(jù)，理由是節(jié)省不必要的證據(jù)不會損害專利權(quán)人的合法權(quán)益；第二種觀點認為省略證據(jù)評述創(chuàng)造性違反了請求原則，理由是這種做法改變了無效證據(jù)的組合方式，不符合請求原則；第三種觀點認為，雖然實質(zhì)上無效宣告決定只使用了證據(jù)1、證據(jù)2及公知常識來評述權(quán)利要求的創(chuàng)造性，但是結(jié)論仍然為相應權(quán)利要求相對于證據(jù)1、證據(jù)2、證據(jù)3及公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，也就是表面看沒有省略證據(jù)，但是實質(zhì)上還是認可了省略證據(jù)。

相關(guān)案例及案例分析

上述三種觀點所對應的案例具體如下：

第一種觀點：無效宣告案件的創(chuàng)造性審查中可以省略證據(jù)

本案涉及專利號為200520118121.2、名稱為“一種帶有防磨裝置的循環(huán)流化床鍋爐爐膛”的實用新型專利。在無效宣告請求中，請求人認為，涉案專利的權(quán)利要求相對于證據(jù)1、證據(jù)2和公知常識的結(jié)合，相對于證據(jù)1、證據(jù)2、證據(jù)3和公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審查認為，權(quán)利要求相對于證據(jù)1和公知常識的結(jié)合，證據(jù)1、證據(jù)3和公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，由此宣布涉案全部無效。

專利權(quán)人不服無效宣告請求審查決定，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，認為被告的決定違反了請求原則。對此，一審法院認為：

本案中，在評判相關(guān)權(quán)利要求的創(chuàng)造性時，雖然相對于第三人提出的“附件1、2和公知常識的結(jié)合，附件1、2、3和公知常識的結(jié)合”的證據(jù)結(jié)合方式，第16597號決定使用的證據(jù)結(jié)合方式中省去了附件2，僅是“附件1和公知常識的結(jié)合，附件1、3和公知常識的結(jié)合”，但是，這并不意味著第16597號決定違反了請求原則和聽證原則。原因在于：首先，第16597號決定宣告涉案專利無效的理由和第三人提出的無效理由一致，均為相關(guān)權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性；其次，第16597號決定使用的證據(jù)結(jié)合方式并未超出第三人提出的證據(jù)結(jié)合方式的范圍，亦未增加第三人未提出的證據(jù)，僅是在第三人提出的若干個證據(jù)中，認為其中一項證據(jù)中存在的區(qū)別技術(shù)特征已被另外的證據(jù)完全公開，從而省去該證據(jù)；再次，更重要的是，第16597號決定使用這種證據(jù)結(jié)合方式實質(zhì)仍然在第三人的請求范圍內(nèi)，并未違反中立、客觀的原則，并未實質(zhì)侵犯原告的合法權(quán)益，從而也無須就此再聽取原告的意見。【1】

專利權(quán)人不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。對國家知識產(chǎn)權(quán)局的做法是否違反請求原則，二審法院認為：

首先，本專利權(quán)利要求6引用權(quán)利要求1或2或3或4，在判斷權(quán)利要求6中引用權(quán)利要求2的技術(shù)方案的創(chuàng)造性時，才需要使用附件2，而在判斷權(quán)利要求6中引用權(quán)利要求1的技術(shù)方案的創(chuàng)造性時，只需要附件1和公知常識即可，不必使用附件2。因此，第16597號決定使用“附件1和公知常識的結(jié)合”判斷本專利權(quán)利要求6在引用權(quán)利要求1的技術(shù)方案的創(chuàng)造性時，不使用附件2，并不損害專利權(quán)人的合法權(quán)益，亦未違反聽證原則和請求原則。

其次，如果無效宣告請求人提出的若干個證據(jù)組合中，某一證據(jù)中記載的、無效宣告請求人主張使用的技術(shù)內(nèi)容屬于公知常識，或者創(chuàng)造性判斷中并不需要該技術(shù)內(nèi)容，國家知識產(chǎn)權(quán)局可以使用公知常識來判斷創(chuàng)造性，從而省略該證據(jù)。換言之，國家知識產(chǎn)權(quán)局只使用無效宣告請求人所主張的證據(jù)組合方式中的一部分證據(jù)，或者加上公知常識，就足以否定本涉案創(chuàng)造性的情況下，可以節(jié)省證據(jù)組合方式中的該部分證據(jù)，不必機械地照搬無效宣告請求人所主張的證據(jù)組合方式。這樣的證據(jù)使用方式實質(zhì)上仍然在無效宣告請求人請求的理由和證據(jù)范圍內(nèi)，專利權(quán)人在對無效宣告請求人主張的所有證據(jù)組合方式均發(fā)表了意見的情況下，節(jié)省的證據(jù)中記載的技術(shù)內(nèi)容如果是公知常識，或者沒有必要使用該證據(jù)，節(jié)省不必要的證據(jù)并不會損害專利權(quán)人的合法權(quán)益，不會違反聽證原則和請求原則【2】。

第二種觀點：無效的創(chuàng)造性審查中必須嚴格遵守請求原則，不能省略證據(jù)進行評述

本案涉及專利號為200820181507.1、名稱為“用于冷卻多個合成絲束的裝置”的實用新型專利。請求人在提出無效宣告請求時，使用的證據(jù)組合方式是證據(jù)1、3的結(jié)合，或者證據(jù)1、4的結(jié)合，或者證據(jù)2、3的結(jié)合，或者證據(jù)2、4的結(jié)合。國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審理，維持涉案專利有效。

請求人不服無效宣告請求審查決定，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，認為涉案專利相對于上述證據(jù)組合不具備創(chuàng)造性，被訴決定認定有誤。一審法院經(jīng)審理認為：涉案專利相對于證據(jù)1與公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，并判決撤銷被訴決定，責令被告重新作出無效宣告請求審查決定【3】。

專利權(quán)人不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。二審法院經(jīng)審理認為，原審判決得出的“權(quán)利要求1相對于證據(jù)1與公知常識的結(jié)合并不具備創(chuàng)造性”是錯誤的，其中涉及請求原則與依職權(quán)原則適用部分的理由如下：

二審法院認為：原審法院改變了無效證據(jù)的組合方式，不符合請求原則。本案中，無效請求人在無效階段提出的評述創(chuàng)造性的證據(jù)組合方式為權(quán)利要求1相對于證據(jù)1、3的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，相對于證據(jù)1、4的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，在一審階段，請求人作為原告主張的也是權(quán)利要求1相對于這些證據(jù)組合方式不具備創(chuàng)造性，但是一審法院經(jīng)審理認為權(quán)利要求1相對于證據(jù)1和公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，這種證據(jù)組合方式是請求人并未主張的，因此不符合請求原則【4】。

第三種觀點：省略部分證據(jù)評述創(chuàng)造性，但結(jié)論中并不省略證據(jù)，實質(zhì)是認可在評述創(chuàng)造性時可以省略證據(jù)

本案涉及專利號為200910084756.8、名稱為“提供與位置信息相關(guān)聯(lián)的在線黃頁電話簿的系統(tǒng)和方法”的發(fā)明專利。在無效宣告請求中，請求人提出的一種評述方式為權(quán)利要求1相對于證據(jù)2、證據(jù)3、證據(jù)4的組合不具備創(chuàng)造性。國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審理維持專利有效。

請求人不服無效決定，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，一審法院經(jīng)審理認為：

以證據(jù)2為最接近的對比文件，權(quán)利要求1與之相比共有3個區(qū)別技術(shù)特征，其中第1個區(qū)別技術(shù)特征被證據(jù)3所公開，第2和第3個區(qū)別技術(shù)特征均為本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段，因此，權(quán)利要求1相對于證據(jù)2、證據(jù)3和證據(jù)4及公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，并由此撤銷無效決定，責令被告重新作出無效宣告請求審查決定【5】。

也就是，一審法院認為證據(jù)2、證據(jù)3及公知常識的結(jié)合已經(jīng)公開了權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征，省略了證據(jù)4的使用，但是在結(jié)論部分仍然認為權(quán)利要求1是相對于證據(jù)2、證據(jù)3和證據(jù)4及公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。

對上述證據(jù)的實質(zhì)省略是否違反請求原則，二審判決并未涉及和評述。

結(jié)語

上述三起案例均涉及到依請求原則與依職權(quán)原則的沖突與平衡問題，所不同的是案例一是國家知識產(chǎn)權(quán)局依職權(quán)改變證據(jù)組合方式，案例二是一審法院依職權(quán)改變證據(jù)組合方式，案例三雖然結(jié)論并未超出請求原則，但對創(chuàng)造性的實質(zhì)評述上是一審法院依職權(quán)改變了證據(jù)組合方式。

對上述案例，筆者比較認同第二種做法，即省略證據(jù)來評述涉案專利的創(chuàng)造性實質(zhì)上違反了請求原則。

這是因為專利權(quán)本質(zhì)上屬于私權(quán)，無效宣告程序是請求人與專利權(quán)人雙方參加的雙方程序，國家知識產(chǎn)權(quán)局作為居中裁決機關(guān)，其解決的爭議本質(zhì)是請求人與專利權(quán)人之間就專利權(quán)效力問題而產(chǎn)生的私權(quán)爭議，而且無效宣告程序基于當事人的請求啟動而不能由國家知識產(chǎn)權(quán)局自行啟動，因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局雖然作為行政機關(guān)，在法律授權(quán)的范圍內(nèi)可以依職權(quán)進行審查，但正是由于專利權(quán)的私權(quán)屬性以及無效宣告程序基于當事人的請求而啟動的特點，依請求原則才是無效宣告程序的基本原則，依職權(quán)原則應當是依請求原則的例外和補充，只有在僅圍繞請求人的證據(jù)和理由，導致審查無法進行下去或者審查結(jié)論明顯不合理時，才可以適用依職權(quán)原則。

事實上，《專利審查指南》第四部分第三章第4節(jié)第4.1部分規(guī)定的可以職權(quán)審查的7種情形，可以歸納為三類，第一類是第1種情形，涉及的是無效證據(jù)與無效理由不對應的問題，這種情形下，國家知識產(chǎn)權(quán)局可以依職權(quán)變更理由，實質(zhì)上其行使的是作為行政機關(guān)的釋明權(quán)；第2種至第6種情形涉及的是不引入相關(guān)無效理由就無法審查的情形，比如涉案專利存在明顯不屬于專利保護客體的缺陷，此時若請求人只提出了創(chuàng)造性問題，如不允許國家知識產(chǎn)權(quán)局依職權(quán)引入相關(guān)無效理由進行審查，就可能會出現(xiàn)不屬于專利保護客體的權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的不合理情況；第7種情形涉及的是公知常識的引入，屬于第三類情形，引入公知常識進行創(chuàng)造性判斷實質(zhì)涉及的是對技術(shù)問題的澄清。

可以看出，《專利審查指南》規(guī)定的可以依職權(quán)原則審理的7種情形并不是嚴格意義上的依職權(quán)審查，不會對當事人雙方的利益產(chǎn)生實質(zhì)影響，如果可以隨意擴大依職權(quán)審理的范圍，對于請求人并未提出的無效理由，如并未主張的評述創(chuàng)造性的證據(jù)組合方式、說明書公開不充分等理由依職權(quán)引入審查甚至審理機關(guān)像實質(zhì)審查部門那樣主動檢索現(xiàn)有技術(shù)，那請求原則就會徹底被否定，同時也會破壞無效宣告程序作為雙方程序的價值，影響國家知識產(chǎn)權(quán)局的公信力。

作為代理人，筆者從這些案件中得到的啟示是，在撰寫無效宣告請求時對創(chuàng)造性評述的證據(jù)組合方式應盡可能地準確和全面，以免出現(xiàn)上述情形導致對請求人不利的后果。

注：

【1】參見(2011)一中知行初字第2820號一審行政判決書

【2】參見(2012)高行終字第1267號二審行政判決書

【3】參見(2015)一中行(知)初字第1312號一審行政判決書

【4】參見(2016)京行終2859號二審行政判決書

【5】參見(2014）一種知行初字第2998號一審行政判決書

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作者：高榮英北京超成律師事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君