反向混淆高額賠償，保護還是夸大在先權(quán)利？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

原標題：反向混淆中的侵權(quán)賠償

“反向混淆”情形下的侵權(quán)賠償問題一直是社會各界關(guān)注的話題，隨著“米家案”的推進，該話題又重回公眾視線。本文認為在權(quán)利人損失標準、侵權(quán)人獲利標準、商標許可費倍數(shù)標準無法或難以適用在“反向混淆”情形下，法院從法定賠償?shù)慕嵌瘸霭l(fā)，結(jié)合原告對商標的成本投入及主觀意圖，正確理解在后商標使用人的獲利、在先商標權(quán)利人的損失與涉案標識使用之間的因果關(guān)系，以及消費者的購買心理，最終作出能夠?qū)崿F(xiàn)各方利益平衡的判賠額。

“反向混淆”概念起源于美國的司法判例，通說指商標權(quán)人的商標被在后使用者廣泛使用后，商標與在后使用者的聯(lián)系更為密切，使相關(guān)公眾誤認為商標權(quán)人的商品或服務(wù)源自在后使用人【1】。由于我國法律并未明文規(guī)定“反向混淆”，也未在法律中規(guī)定“反向混淆”情形下侵權(quán)賠償數(shù)額的確定方法，司法實踐中法院往往會直接按照“正向混淆”情形的裁判方法確定侵權(quán)賠償數(shù)額。但由于“反向混淆”的特殊性，機械適用“正向混淆”的規(guī)則往往會造成不合理高額賠償?shù)慕Y(jié)果，而且從“冰點案”、“藍色風暴案”，到“新百倫案”、“卡斯特案”，法院在計算侵權(quán)賠償時因沒有達成相對統(tǒng)一的標準，甚至出現(xiàn)一二審法院同案不同判的情況。因此，在“反向混淆”情形下對侵權(quán)賠償數(shù)額的認定方法是實務(wù)中的爭議焦點。

“米家案”引發(fā)的思考

浙江省高級人民法院于今年4月26日庭審直播了（2020）浙民終264號案（以下簡稱“米家案”），該案中聯(lián)安公司主張小米公司在智能攝像機、無線網(wǎng)關(guān)等產(chǎn)品上使用“米家”侵害了其注冊的第10054096號“”商標，一審判決認定小米公司對“米家”的使用構(gòu)成反向混淆，在計算侵權(quán)賠償額時，認為本案侵權(quán)賠償額確定的依據(jù)是“侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益”，并最終判賠1200萬。二審庭審中，小米公司對于賠償計算方法和數(shù)額均提出質(zhì)疑，特別是其提出該案屬于反向混淆，如果認定侵權(quán)，不應(yīng)適用侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益來確定賠償。

從G2000案、卡斯特案、新百倫案到米家案，反向混淆案件中的高額賠償一再引起業(yè)界的爭議，特別是法院按照“正向混淆”的思路進行裁判，忽視“反向混淆”的特殊性，作出高額賠償?shù)牟门薪Y(jié)果，極易造成判決實體不公。

根據(jù)《商標法》（2019年修正）第63條規(guī)定，“侵犯商標專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標專用權(quán)，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應(yīng)當包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。人民法院為確定賠償數(shù)額，在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證，而與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權(quán)人掌握的情況下，可以責令侵權(quán)人提供與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料；侵權(quán)人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的，人民法院可以參考權(quán)利人的主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額。權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益、注冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予五百萬元以下的賠償?！?br/>

由該規(guī)定可知，目前“正向混淆”情形下的侵權(quán)賠償計算方法較為明確，即按照權(quán)利人損失、侵權(quán)人獲利、許可費倍數(shù)、法定賠償?shù)捻樞蛞来芜M行計算。

“雖然《商標法》第63條沒有明確其不適用于“反向混淆”情形，但在“反向混淆”的情形下，上述計算方法真的能照搬適用嗎？”

對于權(quán)利人損失標準，其依據(jù)是侵權(quán)損害賠償?shù)幕驹瓌t，即全部賠償原則。但權(quán)利人損失標準即便在“正向混淆”情形下，亦因造成損失的多因性而難以舉證，故實際適用比例很低。如果在“反向混淆”情形下適用該標準，則需要以在先商標權(quán)人因“反向混淆”侵權(quán)所受到的實際財產(chǎn)利益損失作為損害賠償數(shù)額的計算依據(jù)。但“反向混淆”侵權(quán)往往不會給在先商標權(quán)人造成實際的財產(chǎn)利益損失，反而由于商標在后使用人的大量投入，賦予了注冊商標更有價值的商譽，提高了注冊商標的價值。因此，權(quán)利人損失標準適用“反向混淆”的難度更大，實踐中幾乎沒有找到先例。

對于侵權(quán)人獲利標準是實踐中適用較多的方法，如“米家案”、“新百倫案”，但也是引起爭議最大的，主要原因在于獲利與侵權(quán)行為之間的因果關(guān)系的認定。“新百倫案”一審判決直接按照侵權(quán)商品銷售量與該商品單位利潤乘積來計算侵權(quán)所獲得的利益作為侵權(quán)賠償計算的方式，判賠9800萬元就引起了廣泛的爭議。二審判決沿用侵權(quán)人獲利標準，但強調(diào)要“注重侵權(quán)人的產(chǎn)品利潤總額與侵權(quán)行為之間的直接因果關(guān)系”，以及考慮新百倫公司本身具有的“經(jīng)營規(guī)模、市場銷售量和較高的企業(yè)聲譽”，尤其是其自身所享有的商標權(quán)已經(jīng)具有的較高的聲譽及其所蘊含的良好的商品質(zhì)量，最終將賠償數(shù)額調(diào)整為500萬元。對此本文認為，侵權(quán)人獲利標準一般不宜適用于“反向混淆”案件。仔細研讀《商標法》第63條，侵權(quán)人獲利標準的前提是“因侵權(quán)所獲得的利益確定”，即獲利與侵權(quán)行為之間應(yīng)有直接的因果關(guān)系。商標最本質(zhì)的功能是識別和區(qū)分商品及服務(wù)來源，這也是商標法所要保護的。在“正向混淆”情況下，商標的識別功能將商品指向商標權(quán)人，侵權(quán)人的侵權(quán)行為利用商標識別的區(qū)分功能并獲利，因果關(guān)系是顯而易見的，需要進一步分析論證的主要是商標對侵權(quán)獲利所起的作用。但“反向混淆”情形下，相關(guān)公眾會將商標與在后商標使用人而非商標權(quán)人聯(lián)系起來，因此商標權(quán)指向商標權(quán)人的識別功能并沒有發(fā)揮，在后商標使用人的侵權(quán)行為切斷了商標與商標權(quán)人之間的聯(lián)系，但切斷聯(lián)系本身并不能給其帶來獲利，因此其獲利與侵權(quán)行為之間沒有直接因果關(guān)系。換言之，“反向混淆”情況下，在后商標使用人所獲得的利益往往與“反向混淆”的關(guān)聯(lián)性很弱，其獲利更多的是源自公司實力、市場地位、銷售模式、營銷力度等因素。如果按照侵權(quán)人獲利標準計算侵權(quán)賠償金額，極有可能導致小規(guī)模在先商標權(quán)人“趁火打劫”，利用司法手段不合理地獲得高額賠償，并損害在后商標使用人利益。

對于許可使用費倍數(shù)標準，有學者認為，將商標許可使用費作為“反向混淆”損害賠償?shù)挠嬎銟藴?，相當于在商標?quán)人與在后商標使用人之間建立一個商標強制許可使用的關(guān)系，應(yīng)當假設(shè)這種關(guān)系的存在并以此計算被告應(yīng)該支付給原告的許可使用費，進而以此來確定損害賠償?shù)臄?shù)額。【2】雖然該標準在學界討論較多，但司法實踐中尚未發(fā)現(xiàn)有實際應(yīng)用案例。本文認為，司法實踐中如適用該標準，難度在于需要解決商標權(quán)人所主張許可費真實性和合理性的問題，特別是合理性如何認定。在注冊商標知名度較低的情況下，如果商標權(quán)人主張的許可費較高，即便提供了實際履行的證據(jù)，也應(yīng)該嚴格審查和審慎認定。

對于法定賠償標準，是指在權(quán)利人損失、侵權(quán)人獲利、許可費倍數(shù)均無法計算時，可以通過法定賠償，由法院最終確定侵權(quán)賠償金額。在“卡斯特”案件中，原判決依據(jù)侵權(quán)獲利標準，根據(jù)被告的銷售量并參考張裕公司營業(yè)利34.07％與建發(fā)公司71.47%的利潤率，做出賠償33734546.26元的判決。最高人民法院則認為商標權(quán)人并未證明獲益系因侵害其商標權(quán)而直接獲得，亦未證明其實際因侵權(quán)所遭受的損失，故最終采用法定賠償標準判賠50萬元。雖然從法條來看，法定賠償處于賠償計算方法的最后一位，相當于兜底性的計算方法，但在商標侵權(quán)案件的司法實踐中，法定賠償標準適用的頻次遠遠高于其余三種標準。從側(cè)面體現(xiàn)出，哪怕在普通的“正向混淆”情形下，權(quán)利人損失標準、侵權(quán)人獲利標準、許可費倍數(shù)標準的使用頻率并不高，實際應(yīng)用性低。而在“反向混淆”中，在商標權(quán)人無法證明其因侵權(quán)所遭受的實際損失或在后商標使用人因侵權(quán)所獲利益的情況下，由法院根據(jù)案件的實際情況，特別是綜合考慮商標本身的知名度、在先商標權(quán)利人在商標經(jīng)營上投入的成本、在先商標權(quán)人公司的生產(chǎn)規(guī)模以及在先商標權(quán)人、在后商標使用人的主觀惡意等因素后，在法定賠償?shù)念~度內(nèi)對侵權(quán)賠償額進行確定更為適宜。

除了賠償計算方法適用的特殊性外，本文認為“反向混淆”案件中應(yīng)對高額賠償采取更加謹慎的態(tài)度。正如在“奧普”案中，最高人民法院指出，基于知識產(chǎn)權(quán)保護激勵創(chuàng)新的目的和比例原則，知識產(chǎn)權(quán)的保護范圍和強度要與特定知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新和貢獻程度相適應(yīng)。只有使保護范圍、強度與創(chuàng)新貢獻相適應(yīng)、相匹配，才能真正激勵創(chuàng)新、鼓勵創(chuàng)造，才符合比例原則的要求。對于商標權(quán)的保護強度，應(yīng)當與其應(yīng)有的顯著性和知名度相適應(yīng)。而在“反向混淆”的案件中，通常商標權(quán)人的商標知名度較低，對商標的投入也較為有限，在后商標使用人并無攀附其商標知名度的惡意，其獲利也與侵權(quán)行為無因果關(guān)系，這種情況下，如果放任“反向混淆”情形中機械照搬正向混淆的侵權(quán)賠償標準，特別是機械地以在后商標使用人侵權(quán)行為規(guī)模大，獲利多等正向混淆中的考量情節(jié)判決高額賠償，很容易造成商標權(quán)人不通過努力經(jīng)營公司來增加商標價值，而是利用沒有什么知名度甚至閑置的商標，通過司法手段來與大企業(yè)博弈，實現(xiàn)巨額賠償，甚至在訴訟中弄虛作假。而這還必將助長采用商標搶注的惡劣風氣，帶來不良的價值導向，畢竟與巨額賠償相比，申請商標的成本微乎其微。對于在后商標使用人來說，一旦認定“反向混淆”判令停止侵權(quán)，辛辛苦苦經(jīng)營的市場聲譽，都成為別人的“嫁衣裳”，在先大量投入就是其為之前“疏忽”或“故意”所付出巨大代價，這足以引導和警示后來者在選擇使用商標時更加審慎和避讓在先注冊商標，實現(xiàn)司法的價值導向作用。同時在先商標權(quán)人實際也能利用在后使用人為商標所創(chuàng)造的商譽，從而達到另一種的利益平衡。

結(jié)論

“反向混淆”情形下的侵權(quán)賠償問題一直是社會各界關(guān)注的話題，隨著“米家案”的推進，該話題又重回公眾視線。本文認為在權(quán)利人損失標準、侵權(quán)人獲利標準、商標許可費倍數(shù)標準無法或難以適用在“反向混淆”情形下，法院從法定賠償?shù)慕嵌瘸霭l(fā)，結(jié)合原告對商標的成本投入及主觀意圖，正確理解在后商標使用人的獲利、在先商標權(quán)利人的損失與涉案標識使用之間的因果關(guān)系，以及消費者的購買心理，最終作出能夠?qū)崿F(xiàn)各方利益平衡的判賠額。

注：

【1】李明德-美國知識產(chǎn)權(quán)法

【2】杜穎-商標反向混淆構(gòu)成要件理論及其適用

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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