上海市普陀區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)十大案例

上海市普陀區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)十大案例

● 典型案例一 ●

對比廣告足以引人誤解的構(gòu)成虛假宣傳

——車王訴“瓜子”二手車不正當(dāng)競爭糾紛案

案情簡介：

原告車王公司系一家從事二手車經(jīng)營的公司，在全國設(shè)有30余家實(shí)體店。其主要經(jīng)營模式為傳統(tǒng)模式，即規(guī)模化購入二手車，翻新后出售給消費(fèi)者。被告車好多公司同為二手車經(jīng)營公司，其通過“瓜子二手車直賣網(wǎng)”等平臺，在經(jīng)營活動中高頻次使用“沒有中間商賺差價”、“比車商多賣XX元”等宣傳用語，引起較大社會關(guān)注。車王公司認(rèn)為，車好多公司將其運(yùn)營的瓜子二手車平臺與包括車王公司在內(nèi)的經(jīng)營者進(jìn)行片面的對比宣傳，“無差價”、“多賣XX元”等宣傳用語并無事實(shí)依據(jù)，易造成誤導(dǎo)，使消費(fèi)者相信在瓜子平臺上可以實(shí)現(xiàn)“車主多賣錢，買家少花錢”的雙贏局面，嚴(yán)重影響了消費(fèi)者對二手車交易渠道的判斷和選擇，貶損了包括原告在內(nèi)的傳統(tǒng)車商在消費(fèi)者心目中的形象與聲譽(yù)，導(dǎo)致原告流失了大量二手車車源和顧客群體，構(gòu)成虛假宣傳。故原告訴請要求被告停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失1,000萬元及合理開支6.8萬元。被告車好多公司則認(rèn)為，其從事的是二手車經(jīng)紀(jì)服務(wù)，作為平臺方，僅提供居間服務(wù)，促成交易后按照比例收取服務(wù)費(fèi)，該模式與原告模式不同，故“沒有中間商賺差價”是對其自身商業(yè)模式的客觀描述；“多賣XX元”亦來源于相關(guān)大數(shù)據(jù)分析，不屬于虛假宣傳，且相關(guān)宣傳并未指向車王公司，亦未對車王公司造成損失，故損害賠償?shù)仍V請并無事實(shí)和法律依據(jù)。

裁判理由：

法院認(rèn)為，根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，經(jīng)營者不得對其商品的性能、功能、質(zhì)量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽(yù)等作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳，欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者；對商品作片面的宣傳或者對比可以認(rèn)定為引人誤解的虛假宣傳行為。具體而言，首先，判定對比廣告是否構(gòu)成虛假宣傳，應(yīng)分析該對比廣告本身是否有事實(shí)依據(jù)，是否構(gòu)成虛假陳述以及其是否達(dá)到引人誤解的程度，是否會影響消費(fèi)者的判斷，進(jìn)而影響公平競爭的秩序和其他經(jīng)營者、消費(fèi)者的合法權(quán)益。其次，虛假宣傳并不以被侵權(quán)人受到直接損害為構(gòu)成要件，泛主體有權(quán)提起訴訟；但對于損害賠償?shù)恼J(rèn)定，仍應(yīng)以其是否遭受直接損失為判斷標(biāo)準(zhǔn)。

本案中，被告提供二手車居間服務(wù)，廣告語“沒有中間商賺差價”基本符合其商業(yè)模式，不屬于虛假陳述。對于一個商業(yè)主體而言，其在進(jìn)行宣傳推廣時必然會趨向于選擇最能體現(xiàn)其商業(yè)模式、產(chǎn)品、服務(wù)最大優(yōu)勢的表述方式，法律并未要求其在與其他商業(yè)主體進(jìn)行對比宣傳時，必須全面展示自己商業(yè)模式、產(chǎn)品、服務(wù)的所有優(yōu)缺點(diǎn)，并與他方逐一進(jìn)行比較說明。只要該宣傳沒有明顯超出合理范圍，未達(dá)到引人誤解的程度，即不具有法律上的可苛責(zé)性。汽車不同于生活中一般的低值易耗品，相關(guān)消費(fèi)者在進(jìn)行交易時，必然會對交易條件、交易平臺、交易對象、交易安全施以更全面、更審慎的合理注意義務(wù)，一般也不會將“沒有中間商賺差價”誤解為瓜子平臺系提供免費(fèi)服務(wù)。故上述宣傳用語尚未達(dá)到“引人誤解”的程度，不構(gòu)成虛假宣傳。而廣告語“比車商多賣XX元”，逐車精確到數(shù)字，被告卻無法提供相關(guān)數(shù)據(jù)的來源，在宣傳時亦未標(biāo)明系采取比較同時段、同類型二手車交易數(shù)據(jù)的方式，基于二手車一車一價的特性，可能使消費(fèi)者誤解系同一輛二手車在不同平臺的詢價結(jié)果，構(gòu)成虛假宣傳。基于此，車王公司作為泛主體具備訴訟資格，得以就被告的虛假宣傳行為提出停止侵權(quán)的訴請。但對于其損害賠償?shù)闹鲝?，由于其未能舉證證明其合法權(quán)益因該虛假宣傳行為受到直接損害，故對該訴請不予支持。據(jù)此，法院判令車好多公司立即停止使用“比車商多賣XX元”宣傳用語的不正當(dāng)競爭行為，并賠償車王公司合理費(fèi)用6.8萬元，駁回車王公司的其他訴請。

專家點(diǎn)評：

本案系一起涉及知名對比廣告是否構(gòu)成虛假宣傳之不正當(dāng)競爭行為的典型案件，社會關(guān)注度較高。該判決通過多維度且細(xì)致深入的分析對比，明確《反不正當(dāng)競爭法》所規(guī)制的行為主體所具有的廣義性特征，確認(rèn)了泛主體在虛假宣傳訴訟中作為原告的適格性。針對司法實(shí)踐中存在較多爭議的“引人誤解”之虛假宣傳行為的判定標(biāo)準(zhǔn)，判決準(zhǔn)確適用《廣告法》、《反不正當(dāng)競爭法》及其相應(yīng)司法解釋，將沒有超出合理范圍、尚未達(dá)到引人誤解程度的廣告宣傳行為排除在虛假宣傳行為之外。此外，該判決還對損害后果與虛假宣傳行為構(gòu)成要件和損害賠償責(zé)任承擔(dān)之間的關(guān)系予以梳理，明確損害后果雖非虛假宣傳行為構(gòu)成要件但影響損害賠償責(zé)任之承擔(dān)。整篇文書事實(shí)查明客觀詳實(shí)、論證理由充分嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯推理清晰嚴(yán)密、適用法律全面準(zhǔn)確，不但為廣告行業(yè)的有序競爭進(jìn)行了積極的司法指引，也對今后虛假宣傳類案糾紛的司法裁判起到了典型的示范作用，充分展現(xiàn)了上海法院知產(chǎn)法官對此類反不正當(dāng)競爭案件審理的專業(yè)水準(zhǔn)。

（點(diǎn)評人：王靜，三級高級法官，上海市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭審判長）

● 十大案例二●

著作權(quán)許可使用范圍需結(jié)合各方因素綜合判定

——“鳳姐設(shè)局”煙標(biāo)著作權(quán)侵權(quán)糾紛案

案情簡介：

劉旦宅先生系中國畫大師，其繪制的“金陵十二釵”系列畫作影響巨大。上世紀(jì)八十年代，南京卷煙廠曾向社會征集“金陵十二釵”煙標(biāo)設(shè)計(jì)，后因中標(biāo)設(shè)計(jì)涉嫌抄襲周汝昌先生詩作而引發(fā)訴訟，由于該中標(biāo)設(shè)計(jì)還涉嫌抄襲劉旦宅先生畫作，因此機(jī)緣，劉旦宅先生與南京卷煙廠達(dá)成意向，將其“金陵十二釵”畫作作“煙標(biāo)”使用，其中一幅為《鳳姐設(shè)局》。劉旦宅先生去世后，原告王微粼等作為繼承人，有權(quán)就侵犯劉旦宅先生著作權(quán)的行為主張權(quán)利。原告發(fā)現(xiàn)，南京卷煙廠改制為被告江蘇中煙公司，其在香煙的所有包裝，包括一包煙、一條煙、一箱煙的包裝上均有使用《鳳姐設(shè)局》畫作。原告認(rèn)為，雖當(dāng)年就畫作作“煙標(biāo)”使用達(dá)成協(xié)議，但“煙標(biāo)”僅指一包煙的煙盒包裝，被告擅自擴(kuò)大畫作使用范圍的行為構(gòu)成侵權(quán)，訴請要求被告停止侵權(quán)、消除影響并賠償經(jīng)濟(jì)損失50萬元。被告則認(rèn)為，相關(guān)授權(quán)許可并非僅限于煙盒上使用，故不構(gòu)成侵權(quán)。

裁判理由：

法院認(rèn)為，著作權(quán)許可使用范圍要結(jié)合雙方合意、一般公眾認(rèn)知、合同訂立過程及簽訂目的等因素綜合判定。參考適用法律解釋方法中的文義解釋、邏輯解釋、系統(tǒng)解釋、目的解釋和歷史解釋。原、被告對于劉旦宅先生曾與南京卷煙廠就涉案畫作有過許可使用合意并無異議，但就許可使用范圍卻各執(zhí)一詞。法院從南京卷煙廠發(fā)布的《征稿啟示》入手，結(jié)合征稿初衷、中標(biāo)稿件、題詩紛爭、雙方合意、單個人物畫作與各式包裝的匹配程度、一般公眾對煙標(biāo)的認(rèn)知理解、十二釵人物組合時的常見排序等多方面因素進(jìn)行綜合分析，認(rèn)為劉旦宅先生所表述的“煙標(biāo)”僅指向煙盒包裝，故被告將涉案畫作用于一條煙和一箱煙的包裝，超出了劉旦宅先生許可使用的范圍，構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)，應(yīng)停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失50萬元。

專家點(diǎn)評：

由于知識產(chǎn)權(quán)意識不夠、歷史遺留問題等多方面原因，造成一些知識產(chǎn)權(quán)訴訟經(jīng)常要回到歷史深處，探求當(dāng)時各方真意。本案看似一樁著作權(quán)許可引發(fā)的侵權(quán)訴訟，但撥開歷史的迷霧，可以發(fā)現(xiàn)本案之前還有“舊案”——在20世紀(jì)80年代有人剽竊了劉旦宅先生的“金陵十二釵”畫作（其中一幅為《鳳姐設(shè)局》），提供給南京卷煙廠作為煙標(biāo)，事后經(jīng)過一番波折，南京卷煙廠在1988年與劉旦宅先生達(dá)成和解，但雙方當(dāng)時未就畫作在煙草制品上的使用范圍作出明確的約定，導(dǎo)致現(xiàn)在“舊案”復(fù)燃、“舊傷”復(fù)發(fā)，不僅令人感嘆，也對今日方興正艾的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。

當(dāng)前，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新亮點(diǎn)，成為驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展的新引擎。創(chuàng)意設(shè)計(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合，以獨(dú)特的品牌、品質(zhì)和品位，彰顯產(chǎn)品的差異化，賦予產(chǎn)品以附加值。文化創(chuàng)意企業(yè)在發(fā)展壯大的過程中，不僅需要提升原創(chuàng)的設(shè)計(jì)能力，也需要引進(jìn)外部的設(shè)計(jì)成果，這其中必然牽涉到著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險管理及許可交易。本案表明，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中要注意和加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的合規(guī)管理，包括在產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)注意排查知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬風(fēng)險和侵權(quán)風(fēng)險，在許可交易過程中注意簽署嚴(yán)密的知識產(chǎn)權(quán)合同，防止類似的風(fēng)險再次發(fā)生，甚至演化為一個持久的歷史遺留問題。

（點(diǎn)評人：袁真富，副教授、博士，上海大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院副院長）

● 十大案例三●

超出指示性使用的合理范圍構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

——“樂高”商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案

案情簡介：

樂高集團(tuán)是源于丹麥的全球知名玩具公司，僅在上海一地就有十幾家經(jīng)合法授權(quán)的樂高活動中心。原告系樂高集團(tuán)旗下的公司，在第41類的“教育、培訓(xùn)等”服務(wù)上擁有 “LEGO”、“樂高”等注冊商標(biāo)，同時也是lego.com和lego.com.cn域名的所有者。原告發(fā)現(xiàn)被告開設(shè)兩家“樂高活動中心”，并在兩中心的經(jīng)營活動和對外宣傳中使用樂高系列商標(biāo)。被告運(yùn)營www.legosh.com作為其提供服務(wù)的官方網(wǎng)站，除在域名名稱中直接使用“l(fā)ego上海（sh）”外，還在網(wǎng)站的頁面設(shè)計(jì)、宣傳、文章中大量使用涉案樂高商標(biāo)。除此以外，被告還在宣傳中自稱其為原告授權(quán)的“樂高活動中心”，采用樂高教育獨(dú)特的裝飾裝修風(fēng)格和教學(xué)材料。原告認(rèn)為被告的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及虛假宣傳，主張“樂高活動中心”構(gòu)成知名產(chǎn)品特有名稱，故訴請要求被告立即停止侵權(quán)，注銷相關(guān)域名并賠償損失。被告則認(rèn)為，其已獲得第三方授權(quán)可以銷售樂高品牌玩具，由于樂高玩具屬益智類玩具，其設(shè)立的樂高活動中心，實(shí)為提供產(chǎn)品售后配套指導(dǎo)服務(wù)，其對樂高商標(biāo)的使用未超出授權(quán)范圍，因此不存在商標(biāo)侵權(quán)和虛假宣傳的行為。

裁判理由：

法院認(rèn)為，商標(biāo)指示性使用的邊界判定需要考慮使用者的使用意圖、使用方式、使用結(jié)果等多重因素。超出商標(biāo)指示性使用的合理范圍構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。判斷被告所獲授權(quán)范圍與實(shí)際行為的邊界是本案審理的重點(diǎn)。本案中，被告不僅在店鋪招牌等處使用樂高標(biāo)識，還在員工服飾、宣傳冊、網(wǎng)站等處使用了與原告商標(biāo)相同的標(biāo)識，顯然超出了指示所銷售商品必需使用的范圍。綜合判斷被告的使用意圖和使用方式，其行為超越了商標(biāo)指示性使用的保護(hù)邊界。且被告在使用上述標(biāo)識時，并未附加其他標(biāo)識來區(qū)分服務(wù)來源，足以造成公眾混淆。由此認(rèn)定被告在店鋪裝修、官方網(wǎng)站等處的樂高標(biāo)識使用行為均構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，并認(rèn)定備案主體為被告的涉案域名構(gòu)成對原告“LEGO”商標(biāo)的侵權(quán)。同時被告的域名與原告域名主體部分“l(fā)ego”相似，足以引人誤認(rèn)，亦構(gòu)成不正當(dāng)競爭。被告在與原告并無授權(quán)關(guān)系的情況下，在宣傳中試圖建立與原告之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而獲得相關(guān)競爭優(yōu)勢的行為，構(gòu)成虛假宣傳。對原告要求認(rèn)定“樂高活動中心”構(gòu)成知名產(chǎn)品特有名稱的訴請，因基于同一侵權(quán)事實(shí)，原告不能享有實(shí)體法上的兩個獨(dú)立請求權(quán)，且原告在本案中以商標(biāo)侵權(quán)為由提起訴訟，所以在法律適用上應(yīng)采用專門法即商標(biāo)法予以保護(hù)，故駁回該訴請。綜上，法院判令被告立即停止侵權(quán)行為，立即注銷www.legosh.com域名，賠償原告經(jīng)濟(jì)損失及合理支出合計(jì)50萬元。

專家點(diǎn)評：

本案案情雖不很復(fù)雜，但涉及法律問題卻較繁復(fù)，一審判決因之提綱挈領(lǐng)，條分縷析，作出了對號入座，恰如其分的裁判。一審判決書列明了本案爭議的四大焦點(diǎn)，其中尤其三方面的裁判可圈可點(diǎn)。

一是對所稱“指示性使用”范圍的依法界分，即童匯公司獲得樂高品牌產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)的普通再授權(quán)之合理使用范圍的界定。童匯公司在店招、員工服飾、宣傳冊、網(wǎng)站等處濫用樂高公司商標(biāo)標(biāo)識，又未附加區(qū)別商業(yè)標(biāo)識，該樂高商標(biāo)使用行為已超普通銷售再授權(quán)之“指示性使用”界限，看來童匯公司想藉以誤導(dǎo)消費(fèi)者認(rèn)為其為樂高品牌專賣店或直銷商。一審判決遂依法認(rèn)定童匯公司超“指示性使用”的使用行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

二是對所稱“域名侵權(quán)”行為的依法認(rèn)定。根據(jù)樂高公司相應(yīng)的注冊商標(biāo)權(quán)合法有效、而“童匯公司域名構(gòu)成對樂高注冊商標(biāo)相同或近似并足以造成誤認(rèn)、童匯公司對該域名或其主要部分不享有權(quán)益、該域名注冊與使用具有惡意”等四大要件的分析認(rèn)定，一審判決認(rèn)定童匯公司注冊與使用相關(guān)域名的行為侵犯了樂高公司相應(yīng)的注冊商標(biāo)權(quán)。

三是依法不認(rèn)定“樂高活動中心”為知名產(chǎn)品特有名稱。原告的樂高品牌已在華獲準(zhǔn)了相關(guān)領(lǐng)域的注冊商標(biāo)，還要不要保護(hù)帶樂高標(biāo)識的“知名產(chǎn)品特有名稱”？其實(shí)商標(biāo)法保護(hù)的是注冊商標(biāo)權(quán)這一已經(jīng)類型化的知識產(chǎn)權(quán)民事權(quán)利，而反不正當(dāng)競爭法是旨在維護(hù)市場公共秩序的構(gòu)架下，通過制裁那些侵害未注冊之知名商業(yè)標(biāo)識權(quán)益的行為給予補(bǔ)充保護(hù)。一審判決遂認(rèn)為“在法律適用上應(yīng)當(dāng)采用專門法的商標(biāo)法予以保護(hù)，而非適用反不正當(dāng)競爭法”，進(jìn)而駁回了樂高公司關(guān)于認(rèn)定“樂高活動中心”為“知名商品特有名稱”的訴訟請求?！皹犯咂放频湫桶?，庖丁解牛精華判。疑難問題勇克堅(jiān)，依法析理善分辨。”

（點(diǎn)評人：陶鑫良，教授、博士生導(dǎo)師，上海大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院名譽(yù)院長）

● 十大案例四●

提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴需以多重條件為前提

——“驢媽媽”訴伊莎貝拉確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案

案情簡介：

原告景域公司成立于2007年，其經(jīng)營的旅游服務(wù)網(wǎng)站“驢媽媽旅游網(wǎng)”，在業(yè)內(nèi)具有一定知名度。原告于2010年起自主開發(fā)設(shè)計(jì)“驢媽媽”手機(jī)客戶端軟件，并取得“驢媽媽”iPhone客戶端軟件的著作權(quán)。2013年4月7日，原告經(jīng)核準(zhǔn)注冊了第10506137號“”商標(biāo)，核準(zhǔn)范圍在第42類：計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)等。2014年，“驢媽媽”被推薦為上海名牌。被告伊莎貝拉公司成立于2009年，主要從事紡織品、服裝鞋帽等商品的線下及網(wǎng)上銷售， 2013年12月28日，被告經(jīng)核準(zhǔn)注冊了第11276092號“驢媽媽”商標(biāo)，核準(zhǔn)范圍在第9類：電腦軟件（錄制好的）等，但未實(shí)際使用該商標(biāo)。自2010年起，原告在蘋果應(yīng)用商店推出提供旅游相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的應(yīng)用程序，在程序圖標(biāo)中使用了“雙頭驢”，內(nèi)容介紹中出現(xiàn)“驢媽媽旅游”、“自在游天下，就找驢媽媽”等宣傳文字。2015年9月，被告向蘋果應(yīng)用商店投訴稱，原告在其應(yīng)用程序中使用“驢媽媽”標(biāo)識，侵犯其商標(biāo)權(quán)，要求予以下架處理，后被告一直未就此向法院提起訴訟。原告認(rèn)為，其并未將“驢媽媽”作為商標(biāo)使用，被告惡意搶注商標(biāo)后對原告合理使用行為進(jìn)行投訴，嚴(yán)重影響原告公司正常經(jīng)營，遂向法院起訴，請求確認(rèn)原告不侵犯被告在第11276092號商標(biāo)上享有的商標(biāo)權(quán)。被告辯稱，在涉案應(yīng)用程序上線之前，被告已取得第11276092號商標(biāo)權(quán)，原告改變其注冊商標(biāo)的結(jié)構(gòu)與方式，在與被告商標(biāo)相同的類別上使用同被告商標(biāo)近似的標(biāo)識，易造成公眾混淆，侵犯被告的商標(biāo)權(quán)，應(yīng)駁回原告訴請。

裁判理由：

法院認(rèn)為，首先，結(jié)合最高院關(guān)于審理專利權(quán)糾紛司法解釋中對確認(rèn)不侵權(quán)之訴受理?xiàng)l件的規(guī)定可知，確認(rèn)不侵權(quán)糾紛的受理?xiàng)l件，不僅要符合民訴法關(guān)于普通民事糾紛的起訴條件，還具備特定的前提，即：原告受到了內(nèi)容明確的侵權(quán)警告；權(quán)利人未在合理期間內(nèi)啟動爭議解決程序；由于不啟動爭議解決程序致使?fàn)幾h法律關(guān)系狀態(tài)不明；該不明法律狀態(tài)導(dǎo)致原告合法權(quán)益受到或可能受到損害。

本案中，原告“驢媽媽”APP因被告投訴被蘋果公司下架，此后被告僅通過電子郵件和原告協(xié)商商標(biāo)轉(zhuǎn)讓一事，并未在合理期限內(nèi)啟動糾紛解決程序，使原告陷入不確定的法律狀態(tài)，因此原告提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴符合條件。

其次，關(guān)于原告行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。雖然本案中，原告的APP應(yīng)用程序與被告商標(biāo)在類別上構(gòu)成類似，且原告使用的“驢媽媽”字樣與被告商標(biāo)構(gòu)成近似，但在公眾混淆可能性方面，本院審查了原告對“驢媽媽”字樣的使用方式、APP的受眾、市場知名度、品牌發(fā)展情況和主觀狀態(tài)等因素，結(jié)合原告在先權(quán)利使用情況及被告的商標(biāo)使用情況，認(rèn)為原告的行為不會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)，不構(gòu)成對被告商標(biāo)的侵害。據(jù)此，判決確認(rèn)原告不侵犯被告商標(biāo)權(quán)。

專家點(diǎn)評：

在日益激烈的商業(yè)競爭中，知識產(chǎn)權(quán)并不只是一種單純的法律權(quán)利，而更是一種可以廣泛運(yùn)用的競爭工具和法律籌碼。一些權(quán)利人基于競爭或獲利的目的，不時以知識產(chǎn)權(quán)為武器攻擊競爭對手或合法經(jīng)營者，其重要表現(xiàn)就是發(fā)送侵權(quán)警告或提出侵權(quán)指控，從而讓對方處于利益不安定的狀態(tài)，危及其正常的生產(chǎn)經(jīng)營。為了防止權(quán)利人濫用知識產(chǎn)權(quán)，破壞正常的市場競爭秩序，知識產(chǎn)權(quán)確認(rèn)不侵權(quán)之訴應(yīng)運(yùn)而生，允許被控侵權(quán)人主動向法院提起訴訟，請求確認(rèn)其不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，從而消除對自己的危險狀態(tài)或不安影響。

在司法實(shí)踐中，一般認(rèn)為，權(quán)利人向他人發(fā)出侵權(quán)警告或有類似于侵權(quán)警告的行為，又未在合理時間內(nèi)啟動爭議解決糾紛程序，是知識產(chǎn)權(quán)確認(rèn)不侵權(quán)之訴的事實(shí)前提。本案中，被告向蘋果應(yīng)用商店投訴原告侵犯其商標(biāo)權(quán)，要求對原告的應(yīng)用程序予以下架處理，且一直未就此向法院提起訴訟，滿足了“原告受到了內(nèi)容明確的侵權(quán)警告，權(quán)利人未在合理期間內(nèi)啟動爭議解決程序”的事實(shí)前提，因?yàn)樵撏对V與原告有直接的利害關(guān)系，其必然使原告的利益受到影響。本案進(jìn)一步廓清了確認(rèn)不侵權(quán)糾紛的受理?xiàng)l件，并結(jié)合APP受眾、品牌發(fā)展情況和主觀狀態(tài)等因素，否定了原告與被告商標(biāo)之間的混淆可能性，從而消除了原告利益的不安定狀態(tài)，有利于維護(hù)企業(yè)經(jīng)營的正當(dāng)權(quán)益，有利于營造良好的營商環(huán)境。

（點(diǎn)評人：袁真富，副教授、博士，上海大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院副院長）

● 十大案例五●

轉(zhuǎn)換性使用構(gòu)成著作權(quán)法上的合理使用

——美影廠訴新影年代公司等著作權(quán)侵權(quán)糾紛案

案情簡介：

原告美影廠系“葫蘆娃”“黑貓警長”形象美術(shù)作品的著作權(quán)人,相關(guān)動畫片創(chuàng)作于上世紀(jì)八十年代,享有盛譽(yù)。電影《80后的獨(dú)立宣言》由被告新影年代公司出品。電影海報中突出部分為男女主角人物形象及主演姓名，背景則零散分布著諸多美術(shù)形象，包括“葫蘆娃”、“黑貓警長”卡通形象；身著白綠校服的少先隊(duì)員參加升旗儀式等情景；黑白電視機(jī)等家電用品；縫紉機(jī)等日用品；鉛筆盒等文教用品；鐵皮青蛙等玩具。其中“葫蘆娃”、“黑貓警長”分別居于男女主角的左右兩側(cè)。諸多背景圖案與男女主角形象相較，比例顯著較小，“葫蘆娃”、“黑貓警長”美術(shù)形象與其他背景圖案大小基本相同。原告認(rèn)為，該海報未經(jīng)其許可，使用了涉案美術(shù)作品，侵犯了復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)等著作權(quán)，起訴要求被告停止侵權(quán)、消除影響并賠償損失。被告則認(rèn)為，“葫蘆娃”、“黑貓警長”屬于80后一代集體記憶，和其他具特定年代感的美術(shù)要素結(jié)合，均是為了說明電影主人公年齡特點(diǎn)，且在海報中使用比例較小，屬合理使用，故不構(gòu)成侵權(quán)。

裁判理由：

法院認(rèn)為，根據(jù)著作權(quán)法及實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，“適當(dāng)引用”是構(gòu)成合理使用的一種情形，它是指為介紹、評論某一作品或者說明某一問題，在作品中適當(dāng)引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品，該使用不得影響該作品的正常使用，也不得不合理地?fù)p害著作權(quán)人的合法利益。因此判斷對他人作品的使用是否屬于合理使用，應(yīng)當(dāng)綜合考慮被引用作品是否已經(jīng)公開發(fā)表、引用他人作品的目的、被引用作品占整個作品的比例、是否會對原作品的正常使用或市場銷售造成不良影響等因素予以認(rèn)定。

本案中，涉案美術(shù)作品創(chuàng)作完成于上世紀(jì)八十年代，和海報背景中的其他美術(shù)要素，皆屬80后成長記憶中具有代表性的人、物、景，這些元素相組合后確具較強(qiáng)的時代帶入感，在電影海報中引用涉案美術(shù)作品不是單純再現(xiàn)其藝術(shù)美感和功能，而是反映八十年代的時代年齡特征，該種引用在電影海報中具有了新的價值、意義和功能，其原有的藝術(shù)價值功能發(fā)生轉(zhuǎn)換，且轉(zhuǎn)換性程度較高，屬于我國著作權(quán)法規(guī)定的為了說明某一問題的情形；從其占整個海報比例來看，系作為背景使用，占海報面積較小，并未突出顯示，僅為輔助、從屬地位，屬于適度引用；電影海報的使用方式不至于吸引對涉案兩個美術(shù)作品有特定需求的受眾，從而放棄對涉案作品的選擇使用，因此該使用方式不會產(chǎn)生替代性作用，不會影響權(quán)利人的正常使用；本案中的海報創(chuàng)作屬特殊情況，不具有普遍性，隨著電影播映期的消逝，該電影海報的影響也會逐步減小，因此不會不合理地?fù)p害權(quán)利人的合法利益。綜上，被告使用涉案美術(shù)作品的方式構(gòu)成著作法意義上的合理使用，不構(gòu)成侵權(quán)。據(jù)此，判決駁回原告全部訴訟請求。

專家點(diǎn)評：

在“美影廠訴新影年代公司等著作權(quán)侵權(quán)糾紛案”，被告在電影海報中將“葫蘆娃”、“黑貓警長”與其他反映80年代少年兒童成長經(jīng)歷的道具共同作為背景使用，屬于對美術(shù)作品的復(fù)制。該未經(jīng)許可的行為是否構(gòu)成侵權(quán)，取決于其能否被認(rèn)定為合理使用?！?a href='http://jupyterflow.com/search_zhuzuoquan.html' target='_blank'>著作權(quán)法》雖然規(guī)定了“合理引用”，但涉案行為是否屬于“為介紹、評論某一作品或者說明某一問題，在作品中適當(dāng)引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品”，無法在立法和司法解釋中找到清晰的回答。

對此，法院借鑒了美國版權(quán)判例所創(chuàng)設(shè)的“轉(zhuǎn)換性使用”，也就是考慮對原作品的使用是否并非單純地再現(xiàn)原作品本身的文學(xué)、藝術(shù)價值或者實(shí)現(xiàn)其內(nèi)在功能或目的，而是通過增加新的美學(xué)內(nèi)容、新的視角、新的理念或通過其他方式，使原作品在被使用過程中具有了新的價值、功能或性質(zhì)，從而改變了其原先的功能或目的。法院指出，涉案電影海報中的“葫蘆娃”、“黑貓警長”形象是“80后”群體閃亮的童年記憶，年代特征的結(jié)合度較高，與其他作為背景的道具皆屬80后成長記憶中具有代表性的元素，具有較強(qiáng)的時代帶入感，其使用是為了說明某一問題，即涉案電影主角的年齡特征。同時，兩個動漫形象在海報中處于輔助、配角、從屬的背景地位，所占面積很小，屬于適度的引用。因此，法院認(rèn)定對涉案動漫形象的使用屬于合理使用。

法院實(shí)際上是認(rèn)定“葫蘆娃”和“黑貓警長”美術(shù)作品在電影海報中功能與目的發(fā)生了轉(zhuǎn)換，不是吸引受眾欣賞其動漫造型，而是生動地展示電影中主角的年齡特征和時代背景，再加之其很小的尺寸和比例，具有較強(qiáng)的轉(zhuǎn)換性。本案對“轉(zhuǎn)換性使用”的借鑒和結(jié)合具體案情的合理應(yīng)用，為“適當(dāng)引用”的判斷帶來了新的思路，為審理同類案件提供了有益的參考。

（點(diǎn)評人：王遷，華東政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師）

● 十大案例六●

在先權(quán)利抗辯的審查標(biāo)準(zhǔn)

——涉維多利亞秘密公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

案情簡介：

慶鵬公司經(jīng)批準(zhǔn)獲得“Secret charm”的注冊商標(biāo)專用權(quán)后，將該商標(biāo)授權(quán)原告斯科塞斯公司進(jìn)行品牌管理和維護(hù)。原告發(fā)現(xiàn)被告吉詩美公司在上海來福士商場銷售來源于被告萬事達(dá)公司進(jìn)口的標(biāo)有“SECRET CHARM”標(biāo)識的“維多利亞的秘密”的化妝品。原告認(rèn)為，兩被告進(jìn)口、銷售的涉案商品上使用的“SECRET CHARM”標(biāo)識與涉案商標(biāo)“Secret charm”相比，僅存在字母大小寫的區(qū)別，構(gòu)成商標(biāo)相同，兩被告的行為共同構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。訴請要求兩被告停止侵權(quán)并賠償損失。兩被告針對原告的訴訟主張?zhí)岢隽嗽谙葯?quán)利的正當(dāng)使用、非商標(biāo)性使用、不構(gòu)成混淆、合法來源等多方面的抗辯意見。針對在先權(quán)利抗辯，兩被告認(rèn)為，涉案化妝品的生產(chǎn)商維多利亞的秘密商店品牌管理公司（Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.，以下簡稱維密公司）對于包含“SECRET CHARM”在內(nèi)的產(chǎn)品包裝美術(shù)設(shè)計(jì)享有在先的著作權(quán)，系對在先合法權(quán)利的正當(dāng)使用，并未侵犯“Secret charm”的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

裁判理由：

法院認(rèn)為，在先權(quán)利的認(rèn)定需要考慮是否擁有合法的在先權(quán)利基礎(chǔ)；基于合法的權(quán)利基礎(chǔ)，使用方式和行為性質(zhì)是否具有正當(dāng)性。商標(biāo)法規(guī)定的“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”，不僅是對申請注冊商標(biāo)所提的要求，也賦予了在先權(quán)利人的抗辯權(quán)。商標(biāo)法雖未對“在先權(quán)利”的種類予以界定，但從法理和司法實(shí)踐來看，應(yīng)包括外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、姓名權(quán)等。本案兩被告提出的“在先權(quán)利”抗辯實(shí)質(zhì)上就是對于包含“SECRET CHARM”在內(nèi)的產(chǎn)品包裝美術(shù)設(shè)計(jì)所享有的在先著作權(quán)抗辯。由于中美均為《保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品伯爾尼公約》成員國，維密公司作為一家在美國創(chuàng)設(shè)的企業(yè)，其所創(chuàng)作的作品受到我國著作權(quán)法保護(hù)。且根據(jù)他院已生效判決，維密公司創(chuàng)作使用在先，慶鵬公司申請注冊商標(biāo)在后。因此兩被告擁有合法的在先權(quán)利基礎(chǔ)。涉案產(chǎn)品只在維密專賣店內(nèi)進(jìn)行銷售，產(chǎn)品上完整使用了維密公司擁有著作權(quán)的“Secret Charm產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)”美術(shù)作品，且清晰標(biāo)注了主商標(biāo)，不會造成消費(fèi)者混淆誤認(rèn)。因此，維密公司的使用方式和行為性質(zhì)具有正當(dāng)性。此外，原告及其關(guān)聯(lián)公司在2001至2016年間大量申請注冊包括“維多密碼”、“Victoria's code”等商標(biāo)，在文字組成、呼叫等方面與維密公司系列品牌相同或近似。原告無法對此作出合理解釋，其行為亦難謂善意。根據(jù)誠實(shí)信用、維護(hù)公平競爭和保護(hù)在先權(quán)利等處理原則，兩被告的在先權(quán)利抗辯成立，其進(jìn)口、銷售維密公司使用上述美術(shù)作品包裝的商品不構(gòu)成對原告主張的“Secret charm”注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，故判決駁回原告所有訴訟請求。

專家點(diǎn)評：

長期以來，我國存在著大量商標(biāo)申請人，其使用他人具有在先權(quán)利的作品、外觀設(shè)計(jì)、姓名、商號、知名名稱包裝裝潢等進(jìn)行商標(biāo)注冊，并以注冊商標(biāo)向在先權(quán)利人主張商標(biāo)專用權(quán)。為規(guī)制這一類商標(biāo)搶注行為，我國《商標(biāo)法》在商標(biāo)申請審查、異議和無效（撤銷）等行政確權(quán)程序中作出了明確規(guī)定，“申請注冊的商標(biāo)，不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突”（第9條），“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”（第32條），2019年修改商標(biāo)法增加規(guī)定了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”（第4條）。這些規(guī)定的確能從商標(biāo)注冊申請的源頭上遏制商標(biāo)搶注行為，但對以與在先權(quán)利沖突的注冊商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ)提起的侵權(quán)訴訟，被告能否主張?jiān)谙葯?quán)利抗辯，商標(biāo)法并未作出明確規(guī)定（我國商標(biāo)法中僅作出了正當(dāng)使用抗辯和先用權(quán)抗辯）。顯然，與在先權(quán)利沖突的注冊商標(biāo)，不僅在申請行為上違背誠實(shí)信用原則，而且在使用行為上也同樣違背誠實(shí)信用原則，應(yīng)當(dāng)予以規(guī)制。

本案就是一件典型的與在先著作權(quán)沖突的注冊商標(biāo)侵權(quán)訴訟案。首先，法院基于誠實(shí)信用原則，認(rèn)為“商標(biāo)法規(guī)定的‘申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利’，不僅是對申請注冊商標(biāo)所提的要求，也賦予了在先權(quán)利人的抗辯權(quán)”，明確了在先權(quán)利抗辯在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中的適用。其次，法院明確了在先權(quán)利抗辯的司法審查考量因素，包括在先權(quán)利基礎(chǔ)的合法性、使用方式和行為性質(zhì)的正當(dāng)性以及注冊商標(biāo)申請的主觀狀態(tài)。本案對在先權(quán)利抗辯的適用及其考量因素的明確，對于規(guī)制商標(biāo)權(quán)利沖突，特別是遏制不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊具有較大司法政策價值，對在先權(quán)利抗辯的司法認(rèn)定與審理具有借鑒意義。

（點(diǎn)評人：許春明，教授、博士生導(dǎo)師，上海大學(xué)法學(xué)院副院長兼知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院院長）

● 十大案例七●

被授權(quán)人超出授權(quán)出版發(fā)行構(gòu)成侵犯復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)

——葉肇鑫與湖南音像出版社等著作權(quán)侵權(quán)糾紛案

案情簡介：

原告葉肇鑫經(jīng)長期構(gòu)思創(chuàng)作完成以“細(xì)說昆曲”為主題的昆曲藝術(shù)講解紀(jì)錄片《昆曲百種大師說戲》。后又以該紀(jì)錄片為藍(lán)本，改編五輯配套圖書《說戲》。原告以自費(fèi)出版的方式，與被告浦睿公司簽訂《出版協(xié)議》，約定由浦睿公司負(fù)責(zé)《說戲》圖書的出版和發(fā)行等工作，并約定圖書上需標(biāo)注“岳麓書社”字樣。后通過全球預(yù)定模式，浦睿公司委托被告湖南音像出版社出版發(fā)行圖書共計(jì)1300余套。之后，原告在湖南音像出版社淘寶店中購得一套簡版《說戲》，該套產(chǎn)品封面處多了“國家出版基金項(xiàng)目”標(biāo)識，署名的出版社少了“岳麓書社”。原告認(rèn)為，湖南音像出版社未經(jīng)原告許可，超出原限定發(fā)行數(shù)量，擅自再版、發(fā)行《戲說》產(chǎn)品，構(gòu)成侵害作品復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)。浦睿公司作為原告出版發(fā)行事務(wù)的受托人，系侵權(quán)行為的共同實(shí)施者，應(yīng)承擔(dān)連帶侵權(quán)責(zé)任。訴請要求確認(rèn)被告的行為構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)并需賠禮道歉。

裁判理由：

法院認(rèn)為，從涉案作品的署名及合同履行相關(guān)情況來看，原告就作品享有著作權(quán)。原告通過授權(quán)鏈委托被告進(jìn)行出版發(fā)行事宜，行使復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)。根據(jù)原告與被告浦睿公司的約定，原告系自費(fèi)出版，有權(quán)限定涉案圖書數(shù)量，實(shí)際發(fā)行采用預(yù)購方式。盡管合同設(shè)定有期限，期間未以書面方式明確發(fā)行總數(shù)，且在結(jié)算中使用了階段性財務(wù)決算的表述，具一定模糊性。但結(jié)合合同履行過程中的發(fā)行指南、日程表安排等，已表明發(fā)行數(shù)量以預(yù)購截止為準(zhǔn)；且雙方已通過決算紀(jì)要的形式，就發(fā)行銷售全部完畢，并無庫存進(jìn)行了明確，可以認(rèn)定原告以預(yù)購截止的方式限定了出版發(fā)行的圖書數(shù)量。出版單位超出合同授權(quán)范圍擅自出版發(fā)行的，構(gòu)成對著作權(quán)人復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)的侵犯。被告湖南音像出版社作為出版機(jī)構(gòu)，明知被告浦睿公司僅為轉(zhuǎn)授權(quán)人，卻未對著作權(quán)人與轉(zhuǎn)授權(quán)人間的權(quán)利約定盡審慎注意義務(wù)，仍超越合同授權(quán)權(quán)限，自行加印并再版發(fā)行涉案圖書，侵犯原告著作權(quán)。被告浦睿公司在轉(zhuǎn)授權(quán)后，實(shí)際全面參與預(yù)購發(fā)行、版權(quán)基金申報等工作，其未對湖南音像出版社是否按約履行合同進(jìn)行合理的、基本的提示和督促，作為利益共享方與湖南音像出版社構(gòu)成共同侵權(quán)。據(jù)此，認(rèn)定浦睿公司、湖南音像出版社構(gòu)成侵害原告作品復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)。

專家點(diǎn)評：

在“葉肇鑫訴湖南音像出版社等案”中，原、被告對于被告在履行圖書出版合同時，是否超數(shù)量發(fā)行存在爭議。本案的特殊性在于，合同雖然約定可以限定發(fā)行總量，但并未實(shí)際確定數(shù)量，而原告指稱被告超量發(fā)行的時間，又在合同約定的期限之內(nèi)。這就需要結(jié)合考慮締約目的、交易習(xí)慣、合同其他條款的表述及履行方式，對合同作出合理解釋。這對法官的專業(yè)素養(yǎng)提出了較高的要求。

在本案中，原告系自費(fèi)出版，自費(fèi)出版的作者一般不拿稿費(fèi)或只有固定的稿費(fèi)，出版者增加印量也不會按碼洋比例給作者增加稿費(fèi)，因此自費(fèi)出版的作者往往只要求印刷、發(fā)行約定的數(shù)量，在約定不明的情況下應(yīng)作出對作者有利的解釋。同時，涉案作品是以“按需定制”的方式發(fā)行的，即有多少人訂購就印刷發(fā)行多少套，根據(jù)訂購數(shù)量發(fā)行完畢后就不再印刷；而且在合同期限尚未屆滿之時，雙方就已經(jīng)進(jìn)行了決算，形成了紀(jì)要，其中明確說明之前按需印刷的作品已經(jīng)全部發(fā)行銷售完畢，并無庫存，財務(wù)決算的結(jié)論至此也全部完成。法院綜合考慮這些因素，認(rèn)定印刷發(fā)行的數(shù)量應(yīng)當(dāng)限定為“按需定制”形成的數(shù)量，出版者擅自加印超出了出版合同對復(fù)制權(quán)和發(fā)行權(quán)的許可范圍，構(gòu)成侵權(quán)。這一對合同的解釋合理合法，值得贊許。

（點(diǎn)評人：王遷，華東政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師）

● 十大案例八●

知識產(chǎn)權(quán)訴訟賠償認(rèn)定中證據(jù)披露及妨礙舉證規(guī)則的適用

——“蜀門”商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案

案情簡介：

原告云蟾公司系“蜀門”系列商標(biāo)的專用權(quán)人，核定使用類別主要包括游戲，其將商標(biāo)使用在其自行開發(fā)和營運(yùn)的游戲上，該款游戲具有較高的知名度。原告正值將該款游戲移植入手游端并大力宣傳之際，發(fā)現(xiàn)被告貪玩公司開始運(yùn)營一款名為“絕世蜀門”的手游，并在多個平臺發(fā)布宣傳信息及提供下載通道。原告認(rèn)為，被告侵犯了其注冊商標(biāo)專用權(quán)，訴請要求被告立即停止侵權(quán)、消除影響，并賠償經(jīng)濟(jì)損失等1000萬元。被告則認(rèn)為，“絕世蜀門”只是作為游戲名稱使用，并未發(fā)揮識別游戲來源的商標(biāo)作用。審理過程中，原告向法院申請調(diào)查被告的游戲收入情況，但調(diào)取的支付寶、微信后臺收入數(shù)據(jù)無法直接對應(yīng)涉案游戲?？紤]到被告同時運(yùn)營多款游戲，法院經(jīng)釋明后要求被告就涉案游戲的收入進(jìn)行舉證。但被告僅提供若干非涉案游戲的收入證據(jù)，認(rèn)為已完全覆蓋調(diào)取的收入數(shù)據(jù)，據(jù)此證明涉案游戲并未實(shí)際獲利。

裁判理由：

法院認(rèn)為，游戲名稱本身具有個性化特征，可與開發(fā)商、運(yùn)營商等形成對應(yīng)聯(lián)系，其實(shí)質(zhì)是將游戲名稱作為商業(yè)標(biāo)識使用，從而實(shí)現(xiàn)游戲名稱權(quán)益商標(biāo)權(quán)化。這種方式在文創(chuàng)領(lǐng)域較為常見，如將游戲、小說等名稱注冊為商標(biāo)。在兩者趨同的情形下，被控侵權(quán)標(biāo)識“絕世蜀門”、“蜀門傳奇”、“蜀門情緣”的使用實(shí)質(zhì)上發(fā)揮了區(qū)分游戲來源的商標(biāo)性功能。原告恰值將其享有美譽(yù)的“蜀門”客戶端游戲移植入手游端的宣傳之際，被告使用上述標(biāo)識，與涉案商標(biāo)構(gòu)成近似，且易致混淆誤認(rèn)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。原告通過調(diào)取支付寶、微信后臺收入數(shù)據(jù)的方式就被告游戲獲利情況進(jìn)行舉證，但由于被告公司實(shí)際運(yùn)營多款游戲，后臺數(shù)據(jù)無法直接對應(yīng)涉案游戲。經(jīng)釋明，被告在理應(yīng)掌握游戲收入數(shù)據(jù)的情況下，未提供涉案游戲收入證據(jù)，取而代之的是通過提供其他游戲的收入數(shù)據(jù)以反向證明涉案游戲無實(shí)際收入或收入極低，但相關(guān)數(shù)據(jù)已大大超過支付寶及微信平臺的調(diào)取數(shù)據(jù)。法院有理由相信，這些數(shù)據(jù)即便真實(shí)，其來源也并不限于支付寶及微信支付渠道，因此難以認(rèn)定已達(dá)成被告的證明目的。因被告拒不提供相關(guān)證據(jù)，故對其作出不利推定。在具體適用時，仍結(jié)合游戲知名度、侵權(quán)時間段、盈利周期、商標(biāo)貢獻(xiàn)度、多款游戲收入混合等因素，未全額支持權(quán)利人主張，但在法定賠償范圍內(nèi)頂格判賠300萬元。

專家點(diǎn)評：

“舉證難、賠償?shù)汀币恢笔俏覈R產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)中難題，影響了知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對創(chuàng)新的激勵保障功能的充分發(fā)揮。為破解這一難題，近年來，我國在立法和司法上不斷完善，立法上表現(xiàn)為完善舉證規(guī)則、提高法定賠償上限、增加懲罰性賠償?shù)?，司法上表現(xiàn)為加大適用舉證釋明、證據(jù)出示令等，上海市高院還在司法政策上確立“有利于權(quán)利保護(hù)”原則。知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)賠償不足的根本原因在于權(quán)利人對主張賠償數(shù)額的舉證困難。盡管法律明確規(guī)定了以實(shí)際損失、侵權(quán)所得或許可費(fèi)合理倍數(shù)確定賠償數(shù)額，但這需要權(quán)利人舉證證明。尤其是在相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權(quán)人掌握的情況下，權(quán)利人難于取得證據(jù)，無法舉證侵權(quán)所得。即使是法定賠償，也需要由法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)確定。因此，在司法中適用證據(jù)披露及妨礙舉證規(guī)則顯得尤為必要和重要。

本案中，在原告初步舉證被告收入的情況下，法院對被告進(jìn)行舉證釋明，要求被告提供涉案游戲收入證據(jù)，因被告理應(yīng)掌握游戲收入數(shù)據(jù)而拒不提供相關(guān)證據(jù)，法院對其作出不利推定。法院并未參考權(quán)利人的主張全額支持賠償數(shù)額，在對被告作出不利推定的前提下，結(jié)合游戲知名度、侵權(quán)時間段、盈利周期、商標(biāo)貢獻(xiàn)度、多款游戲收入混合等因素，在法定賠償范圍內(nèi)頂格判賠。本案中，法院既合理適用證據(jù)披露及妨礙舉證規(guī)則，又結(jié)合侵權(quán)行為情節(jié)頂格適用法定賠償，為司法中破解“舉證難、賠償?shù)汀彪y題，合理判定賠償數(shù)額，提供了有益的思路，對于知識產(chǎn)權(quán)司法實(shí)踐中侵權(quán)損害賠償數(shù)額的確定具有借鑒意義。

（點(diǎn)評人：許春明，教授、博士生導(dǎo)師，上海大學(xué)法學(xué)院副院長兼知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院院長）

● 十大案例九●

商城管理人對內(nèi)部銷假行為明知且作用巨大的構(gòu)成主犯

——李某某、萬某某銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案

案情簡介：

被告人李某某系韓城公司股東及實(shí)際控制人，在負(fù)責(zé)上海韓城服飾禮品廣場（下稱“淘寶城”）經(jīng)營管理期間，明知“淘寶城”內(nèi)商鋪售假活動高發(fā)且多次被查處并判決，仍利用其在“淘寶城”的控制地位，長期提供場所，放縱、容留商戶售假。為規(guī)避工商檢查，其不再采取簽訂書面合同的方式，而按內(nèi)部記錄以個人收取現(xiàn)金不入帳的方式收取費(fèi)用，并授意向“黃?！笔杖〈髲d花車高額租金，對不交錢的黃牛予以驅(qū)趕。另，其向商鋪經(jīng)營者收取推廣費(fèi)524萬余元，對外支付導(dǎo)游費(fèi)388萬余元，專門吸引外國團(tuán)隊(duì)入“淘寶城”消費(fèi)，并在“淘寶城”商場廣播，通知商戶有公安、工商檢查。此外，李某某指使杜某某為其“淘寶城”2樓9號店鋪雇傭營業(yè)員及聯(lián)系店鋪裝修事宜。杜按李某某指示，聯(lián)系萬某某對該店鋪進(jìn)行裝修，并安排營業(yè)員進(jìn)行銷售。被告人萬某某明知“淘寶城”內(nèi)多家店鋪銷假，先后為多家店鋪裝修用于藏匿及暗中銷售假冒注冊商標(biāo)的商品的暗格。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，李某某明知他人侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪而為其提供經(jīng)營場所，且明知是假冒注冊商標(biāo)的商品仍予以銷售，待售金額巨大，其在部分犯罪事實(shí)中起次要作用；萬某某明知他人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品仍為其提供裝修幫助，其在共同犯罪中起輔助作用。二者皆應(yīng)以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪追究刑事責(zé)任，系從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰。兩被告人對銷售部分的商品已著手實(shí)施犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯從輕或者減輕處罰。李某某辯稱，其雖知道很多店鋪售假，但已盡管理責(zé)任，增收擴(kuò)大經(jīng)營費(fèi)是為了提高商鋪經(jīng)營成本讓其不再售假；擴(kuò)大經(jīng)營費(fèi)雖在其個人銀行卡內(nèi)，但卡由他人保管，后期已準(zhǔn)備轉(zhuǎn)型，并向工商局遞交轉(zhuǎn)型報告；關(guān)于2樓9號店鋪，其不認(rèn)可為自己經(jīng)營，稱系租給杜某某，不知杜售假。萬某某辯稱，沒有證據(jù)證明涉案店鋪查獲的假冒商品是從暗格內(nèi)查出的，不能對被告人指控犯罪。

裁判理由：

法院認(rèn)為，幫助行為在正犯行為中作用巨大的，構(gòu)成主犯。非以公司名義及決議做出犯罪行為，且違法所得未歸單位所有的，不構(gòu)成單位犯罪。

被告人李某某作為韓城公司股東和實(shí)際控制人，就韓城公司違法的財務(wù)管理、記賬方式及店鋪出租、市場經(jīng)營等管理模式起決定性作用，對“淘寶城”內(nèi)售假活動主觀明知。李某某利用其控制地位，為商戶提供租賃場所，容留商鋪售假，放任商鋪藏匿假貨，并向商鋪預(yù)先提供消息以逃避查處，對“淘寶城”內(nèi)售假頻發(fā)、裝修藏匿、“黃?！崩?、導(dǎo)游帶團(tuán)的不良業(yè)態(tài)有直接責(zé)任。李某某明知他人實(shí)施銷售假冒注冊商標(biāo)商品的犯罪，待售金額巨大，而為其提供便利條件及幫助，構(gòu)成共犯，應(yīng)對 “淘寶城”內(nèi)店鋪售假行為承擔(dān)共同犯罪的刑事責(zé)任。根據(jù)其在共同犯罪中的作用，不能認(rèn)定為從犯。李某某明知商鋪存在售假情況，向店鋪收取擴(kuò)大經(jīng)營費(fèi)，變相從商鋪售假行為中牟利，其違法所得應(yīng)予追繳。其犯罪行為既非單位決議，亦非為單位謀取利益，屬個人犯罪，不構(gòu)成單位犯罪。另，李某某明知是假冒注冊商標(biāo)的商品仍自行經(jīng)營店鋪予以銷售，待售金額巨大，該行為亦構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)的商品罪。被告人萬某某明知他人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品，仍為其提供裝修幫助用于藏匿假冒商品、逃避查處，構(gòu)成銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，應(yīng)承擔(dān)共同犯罪的刑事責(zé)任。根據(jù)其在共同犯罪中的作用，可認(rèn)定為從犯。據(jù)此，判決被告人李某某犯銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣一百萬元，追繳其違法所得；被告人萬某某犯銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，判處有期徒刑一年十一個月，緩刑一年十一個月，并處罰金人民幣兩萬元；扣押在案的假冒注冊商標(biāo)的商品，依法予以沒收。

專家點(diǎn)評：

上海最大的“仿冒名牌商品集散地、侵犯注冊商標(biāo)重災(zāi)區(qū)”一度有“前有襄陽路，后有淘寶城”之稱。此案發(fā)生于已取締了襄陽路仿冒市場之后；發(fā)生在地處靜安區(qū)上海最繁華之南京西路上的“淘寶城”。犯罪人李某某是“淘寶城”商城經(jīng)營管理者韓城公司的實(shí)際控制人，其濫用權(quán)力，非法操縱管理著“淘寶城”商城之商業(yè)模式、經(jīng)營規(guī)則、店鋪?zhàn)赓U、財務(wù)運(yùn)作包括記賬方式等實(shí)際運(yùn)行。其在“淘寶城”內(nèi)容留商鋪售假，放任商鋪藏匿假貨，向商鋪通風(fēng)報信以逃避查處，從而直接引發(fā)“淘寶城”內(nèi)售假頻發(fā)、裝修藏匿、“黃牛”拉客、導(dǎo)游帶團(tuán)等不良業(yè)態(tài)與犯罪行為。譬如其曾向入駐“淘寶城”內(nèi)各店鋪收取所謂的“推廣費(fèi)”524萬元，進(jìn)而將其中388萬元轉(zhuǎn)發(fā)給諸多來上海的外國旅游團(tuán)體之導(dǎo)游，誘導(dǎo)導(dǎo)游帶領(lǐng)外國游客來“淘寶城”購買仿冒名牌商品。此外，案發(fā)前李某某已開始親自經(jīng)營“淘寶城”2樓9號店鋪銷售假冒名牌眼鏡；并指使萬某某為其進(jìn)行了專門為藏匿假貨的店鋪裝修。

本案經(jīng)指定管轄普陀區(qū)人民法院審理，由靜安區(qū)人民檢察院指派檢察官出庭支持公訴。本案主要焦點(diǎn)與審判特色在于：

第一，李某某的上述犯罪行為既非單位決議，亦非為單位謀取利益，不構(gòu)成單位犯罪，屬于其個人犯罪。

第二，李某某濫用落入其手中的“淘寶城”實(shí)際管理權(quán)力，為銷售侵犯注冊商標(biāo)、仿冒名牌商品的犯罪活動提供便利條件及幫助，已構(gòu)成銷售假冒注冊商標(biāo)商品罪的共犯并且是主犯。

第三、2樓9號店案發(fā)前李某某已開始親自經(jīng)營“淘寶城”2樓9號店鋪銷售假冒名牌眼鏡，構(gòu)成直接商標(biāo)侵權(quán)犯罪。第四，為李某某與其他“淘寶城”店鋪進(jìn)行專門藏匿假貨裝修工程的萬某某，為商標(biāo)侵權(quán)犯罪活動提供便利條件及幫助，也已構(gòu)成銷售假冒注冊商標(biāo)商品罪的共犯但是從犯。“假冒老巢淘寶城，架橋鋪路李某人，犯罪共犯系主犯，依法審判當(dāng)嚴(yán)懲”。

（點(diǎn)評人：陶鑫良，教授、博士生導(dǎo)師，上海大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院名譽(yù)院長）

● 十大案例十●

非替代關(guān)系產(chǎn)品市場下可將侵權(quán)人獲利認(rèn)定為犯罪金額

——于某某、萬某公司等侵犯商業(yè)秘密案

案情簡介：

被害單位恩某某公司經(jīng)關(guān)聯(lián)方授權(quán)，獲得涉案汽車天窗相關(guān)技術(shù)信息用于生產(chǎn)經(jīng)營，并采取的相應(yīng)的保密措施。經(jīng)鑒定，上述技術(shù)信息屬于不為公眾所知悉的技術(shù)信息。2012年4月至2014年2月被告人于某某在恩某某公司擔(dān)任產(chǎn)品工程師，參與天窗項(xiàng)目工作，曾接觸上述技術(shù)信息。2014年3月其離職后入職被告單位萬某公司，負(fù)責(zé)全景天窗的研發(fā)工作。期間，于某某借從境外個人處購買天窗技術(shù)圖紙之名，違反與恩某某公司之間的保密約定，向萬某公司提供了帶有恩某某公司標(biāo)識及項(xiàng)目代號的技術(shù)信息資料，用于產(chǎn)品研發(fā)。萬某公司在應(yīng)知可能存在非法披露他人技術(shù)秘密的情況下，仍未予以謹(jǐn)慎審查，即將相關(guān)技術(shù)信息資料用于相關(guān)汽車天窗產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)銷售。于某某、萬某公司法定代表人賈某某還以共同研發(fā)人身份，對部分技術(shù)申請實(shí)用新型專利。經(jīng)鑒定，萬某公司部分汽車天窗產(chǎn)品、實(shí)用新型專利及計(jì)算機(jī)內(nèi)部分電子數(shù)據(jù)與涉案技術(shù)信息實(shí)質(zhì)相同或具有同一性，2015年9月至2018年6月期間銷售上述相關(guān)天窗產(chǎn)品凈利潤為1298余萬元。

公訴機(jī)關(guān)指控，被告人于某某、被告單位萬某公司及其實(shí)際經(jīng)營負(fù)責(zé)人賈某某構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密罪。于某某及其辯護(hù)人作無罪辯護(hù)，對指控的犯罪事實(shí)及罪名均表示異議。萬某公司及賈某某對指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，但認(rèn)為計(jì)算犯罪金額時應(yīng)考慮技術(shù)信息貢獻(xiàn)度和占比，進(jìn)行相應(yīng)折算。審理期間，萬某公司、賈某某與恩某某公司就侵犯商業(yè)秘密達(dá)成和解協(xié)議，共計(jì)賠償778.8萬元，并獲恩某某公司諒解。

裁判理由：

法院認(rèn)為，鑒定意見就涉案技術(shù)的查新范圍和鑒定方法合理，涉案技術(shù)信息屬于不為公眾所知悉的信息，具備價值性、實(shí)用性的特征，且權(quán)利人采取了相應(yīng)的保密措施，構(gòu)成商業(yè)秘密。于某某接觸涉案技術(shù)秘密，違反與權(quán)利人的保密約定，披露、使用、允許萬某公司使用其所掌握的商業(yè)秘密，屬于侵犯商業(yè)秘密的行為。萬某公司雖有向案外人購買圖紙之名，但獲取來源為競爭對手的前員工，實(shí)際交易狀態(tài)中合同簽訂、付款方式等均不符合一般商業(yè)慣例，商業(yè)秘密載體包含競爭對手商業(yè)標(biāo)識，可認(rèn)定其應(yīng)知于某某的侵權(quán)行為，仍獲取、使用及披露涉案商業(yè)秘密，主觀上具有明顯故意，亦構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密的行為。

本案中，被告單位將權(quán)利人商業(yè)秘密申請了相關(guān)專利，致使商業(yè)秘密淪為公眾知悉的信息而喪失秘密性，勢必給權(quán)利人造成了損失，但因涉案技術(shù)秘密本身具有技術(shù)迭代升級的特性，較難準(zhǔn)確評估其自身價值，因此采取從權(quán)利人損失或侵權(quán)人獲利的角度評價犯罪數(shù)額，更具客觀性、合理性?？紤]到該案的商業(yè)場景，未有證據(jù)顯示萬某公司的客戶與權(quán)利人的客戶具有重合交叉關(guān)系，汽車天窗產(chǎn)品的供應(yīng)市場亦非權(quán)利人獨(dú)占，因此認(rèn)定侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利人產(chǎn)品未形成非此即彼的直接替代關(guān)系，故采取侵權(quán)人獲利的計(jì)算方式更為客觀。該案中，被告單位在非法使用技術(shù)秘密之前，并不具有生產(chǎn)相應(yīng)天窗產(chǎn)品的能力，因此可以認(rèn)定該技術(shù)秘密構(gòu)成體現(xiàn)天窗產(chǎn)品技術(shù)功能和效果的關(guān)鍵部件，處于產(chǎn)品核心地位。審計(jì)鑒定并非指向整車，而是已剝離出天窗部分凈利潤，作為整體天窗成品，僅作整體銷售，并不會脫離關(guān)鍵部件而拆分并單獨(dú)銷售玻璃、封條、線束等零部件。經(jīng)鑒定侵權(quán)天窗產(chǎn)品已覆蓋全部機(jī)械組技術(shù)秘點(diǎn)，因此以侵權(quán)天窗產(chǎn)品整體凈利潤1200余萬元計(jì)算犯罪數(shù)額，不再考慮貢獻(xiàn)度及占比而進(jìn)行比例折算。

法院以侵犯商業(yè)秘密罪判處于某某有期徒刑五年，并處罰金五十萬元；以侵犯商業(yè)秘密罪判處萬某公司罰金四百萬元；以侵犯商業(yè)秘密罪判處賈某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十五萬元；違法所得依法予以追繳。

專家點(diǎn)評：

本案法律適用方面的價值主體表現(xiàn)在兩個方面：

一是侵犯商業(yè)秘密罪“共同犯罪”的認(rèn)定。根據(jù)我國刑法第二十五條的規(guī)定，二人以上共同故意犯罪構(gòu)成共同犯罪。本案中，被告人于某某違反與原公司的保密協(xié)議，虛構(gòu)從境外人員處購買技術(shù)圖紙的名義，向被告單位萬某公司出售原公司技術(shù)秘密圖紙并非法獲利，侵犯商業(yè)秘密的直接故意十分明顯；而被告單位萬某公司及其實(shí)際經(jīng)營負(fù)責(zé)人賈某某明知于某某曾在權(quán)利人公司任職，且所購買的技術(shù)資料帶有權(quán)利人公司標(biāo)識及項(xiàng)目代號的情況下，仍予以購買并用于產(chǎn)品研發(fā)，具有放任犯罪結(jié)果發(fā)生的間接故意。本案裁判表明，直接故意和間接故意的行為人在侵犯商業(yè)秘密罪刑事案件中可以構(gòu)成共同犯罪，為今后處理同類法律問題提供了現(xiàn)實(shí)案例的支撐。

二是侵犯商業(yè)秘密罪“重大損失”的認(rèn)定。侵犯商業(yè)秘密罪“重大損失”一般參照商業(yè)秘密民事侵權(quán)損失計(jì)算方法予以認(rèn)定，遵循權(quán)利人損失、侵權(quán)人獲利以及秘密被公開時研發(fā)成本等方法依序適用。本案因權(quán)利人產(chǎn)品在市場上具有替代品，侵權(quán)人銷售一定數(shù)量產(chǎn)品未必代表權(quán)利人必然銷售同等數(shù)量產(chǎn)品，且產(chǎn)品的銷售并不代表著秘密的公開，故以侵權(quán)人獲利計(jì)算更為妥當(dāng)。而涉案技術(shù)秘點(diǎn)構(gòu)成了侵權(quán)產(chǎn)品利潤的主要來源，故以其產(chǎn)品銷售凈利潤作為獲利依據(jù)并無不當(dāng)，可以作為同類案件審理時的參考。

（點(diǎn)評人：唐震，三級高級法官，上海市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭副庭長）

來源：“浦江天平”公眾號、上海市普陀區(qū)人民法院

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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上海市普陀區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)十大案例

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