淺談美國(guó)專利禁止重復(fù)授權(quán)制度

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作者：劉希萌 北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：淺談美國(guó)禁止重復(fù)授權(quán)制度

基于專利權(quán)的獨(dú)占性原則，一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造只能給予一個(gè)專利權(quán)。若基于相同發(fā)明創(chuàng)造存在多個(gè)專利權(quán)，就屬于重復(fù)授權(quán)。重復(fù)授權(quán)危害嚴(yán)重，一方面會(huì)導(dǎo)致權(quán)力沖突，引起市場(chǎng)秩序混亂和無(wú)謂的專利糾紛；另一方面會(huì)使專利獨(dú)占期被不公正延長(zhǎng)，阻礙公眾及時(shí)、自由地使用各種到期發(fā)明權(quán)益，不利于社會(huì)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)進(jìn)步。基于此，世界各國(guó)專利制度均確立了禁止重復(fù)授權(quán)原則，以規(guī)避專利權(quán)利之間沖突、阻止專利壟斷期限不當(dāng)延長(zhǎng)。本文將從法條、判斷方式和禁止重復(fù)授權(quán)的操作等方面介紹美國(guó)禁止重復(fù)授權(quán)制度。

一、禁止重復(fù)授權(quán)相關(guān)法條

禁止重復(fù)授權(quán)原則在制定法上來(lái)源于《美國(guó)法典》第35部分第101 條有關(guān)一項(xiàng)發(fā)明獲得專利的條件：“任何人如果發(fā)明或發(fā)現(xiàn)了任何新的且有用的方法、機(jī)器、制造品或物質(zhì)的組分，或其任何新的且有用的改進(jìn)，就可以獲得一項(xiàng)專利”。根據(jù)該法可以引申出“一發(fā)明一專利”的含義，也就是禁止重復(fù)授權(quán)原則的正面表達(dá)。

美國(guó)禁止重復(fù)授權(quán)原則在判例法上起源于1866 年的Hayden 案，美國(guó)聯(lián)邦最高法院在該案中判定同一發(fā)明人就同樣的發(fā)明獲得兩項(xiàng)專利權(quán)的第二項(xiàng)專利權(quán)無(wú)效。該案的判決顯示了美國(guó)禁止重復(fù)授權(quán)的核心訴求在于避免不正當(dāng)?shù)膶＠麎艛嗥谙扪娱L(zhǎng)，而在后期在絕大多數(shù)的相關(guān)判決中，法官也會(huì)圍繞此來(lái)進(jìn)行判決。

美國(guó)的重復(fù)授權(quán)分為法定重復(fù)授權(quán)以及非法定重復(fù)授權(quán)，法定重復(fù)授權(quán)由成文法所規(guī)范，而非法定重復(fù)授權(quán)沒(méi)有在專利法和細(xì)則中予以規(guī)定，僅存在于MPEP 規(guī)定中，是典型的法官制法的概念和規(guī)定，秉承了法定重復(fù)授權(quán)的立法宗旨，將重復(fù)授權(quán)利要求之間的比較由完全相同的同一擴(kuò)展到非顯而易見(jiàn)，由此擴(kuò)展了禁止重復(fù)授權(quán)的范圍。【1】

二、重復(fù)授權(quán)判斷基準(zhǔn)

美國(guó)重復(fù)授權(quán)只存在于相關(guān)申請(qǐng)人或發(fā)明人的專利或申請(qǐng)之間，MPEP 804作出如下規(guī)定：在考慮作出重復(fù)授權(quán)的認(rèn)定前，兩個(gè)或兩個(gè)以上的專利或申請(qǐng)之間必須有35 U.S.C 102（c）（或者AIA法案前的35U.S.C 103（c）第（2）、（3）款）所規(guī)定的共同的發(fā)明人，共同的申請(qǐng)人，和/或共同受讓/擁有，或?qū)儆诠餐芯俊?br/>

而具體的判斷方式法定重復(fù)授權(quán)和非法定重復(fù)授權(quán)存在區(qū)別。

1、法定重復(fù)授權(quán)

法定重復(fù)授權(quán)是指一項(xiàng)申請(qǐng)的權(quán)利要求和一項(xiàng)專利的權(quán)利要求實(shí)質(zhì)同一。實(shí)質(zhì)同一的含義是兩項(xiàng)權(quán)利要求所使用的語(yǔ)言或者術(shù)語(yǔ)可以不同，但是涉及同一的主題。法定重復(fù)授權(quán)的判斷關(guān)鍵點(diǎn)在于是否存在實(shí)質(zhì)上相同的權(quán)利要求，其判斷基準(zhǔn)類似于中國(guó)的重復(fù)授權(quán)判斷基準(zhǔn)。

2、非法定重復(fù)授權(quán)

待決案與引證案權(quán)利要求之間的區(qū)別，需要滿足“在可專利性不可區(qū)別”，才能夠成為非法定重復(fù)專利，“在可專利性不可區(qū)別”一詞，依 MPEP之解釋，是指待決案的請(qǐng)求項(xiàng)范圍已被引證案“占先”，或是相較于引證案是“顯而易見(jiàn)”的，基于此，非法定重復(fù)授權(quán)可被分為“先占類型”以及“顯而易見(jiàn)”兩者，其中以后者較為常見(jiàn)。此外，還存在由公平原則衍生出的非法定重復(fù)授權(quán)，然而該類非法定重復(fù)授權(quán)并不多見(jiàn)，本文不再贅述。

對(duì)于“占先類型”非法定重復(fù)授權(quán)，其引證案權(quán)利要求的保護(hù)范圍完全被待決案權(quán)利要求的保護(hù)范圍所覆蓋，因此判斷較為簡(jiǎn)單，常見(jiàn)的類型如下：a)引證案為下位概念，而待決案為上位概念;b)待決案的權(quán)利要求，由引證案的權(quán)利要求刪除了部分技術(shù)特征而得到。

對(duì)于“顯而易見(jiàn)”非法定重復(fù)授權(quán)，根據(jù)MPEP的規(guī)定，其判斷方式與非顯而易見(jiàn)性類似，其采用 Graham 法則來(lái)進(jìn)行判斷。【2】需要提出的是，在審查非顯而易見(jiàn)性時(shí)，引證案無(wú)論是說(shuō)明書(shū)、摘要、附圖或是權(quán)利要求書(shū)，均可用于對(duì)比，但在審查非法定重復(fù)授權(quán)時(shí)，只有引證案的權(quán)利要求書(shū)可用于對(duì)比，說(shuō)明書(shū)、摘要、附圖僅僅可用于解釋權(quán)利要求書(shū)。

三、重復(fù)授權(quán)規(guī)避方式

美國(guó)通過(guò)先申請(qǐng)?jiān)瓌t，抵觸申請(qǐng)?jiān)瓌t和禁止重復(fù)授權(quán)原則來(lái)規(guī)避重復(fù)授權(quán)出現(xiàn)；如同日本，美國(guó)的抵觸申請(qǐng)?jiān)瓌t不適用相同申請(qǐng)人，因此相同申請(qǐng)人的重復(fù)授權(quán)問(wèn)題采用禁止重復(fù)授權(quán)原則來(lái)規(guī)避。比較特別的是，美國(guó)在克服法定重復(fù)授權(quán)和非法定重復(fù)授權(quán)缺陷時(shí)，所采用的方式是不一致的。針對(duì)法定重復(fù)授權(quán)，只能夠通過(guò)修改權(quán)利要求或者刪除權(quán)利要求來(lái)克服重復(fù)授權(quán)；而針對(duì)非法定重復(fù)授權(quán)，缺陷可以通過(guò)終點(diǎn)放棄聲明來(lái)克服,通過(guò)專利權(quán)人的聲明來(lái)表示在后專利到期時(shí)間將會(huì)提前到在前專利到期日，即該聲明中同意在后授權(quán)專利的保護(hù)期與在前授權(quán)專利的保護(hù)期相同,以使兩件專利的保護(hù)期同時(shí)到期。

注：

【1】 范成博，中美專利權(quán)利沖突對(duì)比研究[D]，中國(guó)政法大學(xué)，2010

【2】 案例：Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 86 S. Ct. 684, 15 L. Ed. 2d 545, 1966 U.S. LEXIS 2908, 148 U.S.P.Q. (BNA) 459

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作者：劉希萌 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談美國(guó)專利禁止重復(fù)授權(quán)制度（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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