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作者：謝浩榮北京市萬慧達（廣州）律師事務所

原標題：從初創(chuàng)到IPO——科技型企業(yè)的專利工作策劃之路

專利問題，歷來是眾多科技型企業(yè)在IPO（Initial Public Offerings，首次公開募股）道路上需要直面的一個難題，本文將根據(jù)企業(yè)從初創(chuàng)到IPO過程中的一些關(guān)鍵時段或節(jié)點，對其涉及到的專利工作策劃重點，進行一般性的探討和說明。

專利問題，歷來是眾多科技型企業(yè)（下文簡稱企業(yè)）在IPO（Initial Public Offerings，首次公開募股）道路上需要直面的一個難題。不少企業(yè)走進了IPO考場，才忽然發(fā)現(xiàn)需要面對來自競爭對手發(fā)起的專利狙擊，或者來自IPO審核機構(gòu)關(guān)于專利漏洞的尖銳問詢，倉促之間，有的向?qū)κ纸怀鼍揞~專利和解“學費”，有的甚至直接主動申請“退考”。

當下，對于將IPO作為未來發(fā)展戰(zhàn)略重要一環(huán)來看待的企業(yè)而言，正視專利因素對IPO的重大影響之余，明確如何在自身發(fā)展各階段中，根據(jù)不同的資源配置能力對專利工作進行有側(cè)重點的策劃，以提前消除不必要的專利隱患、將IPO節(jié)奏更好地掌握在己方手中，則具有更重要的現(xiàn)實意義。下文將根據(jù)企業(yè)從初創(chuàng)到IPO過程中的一些關(guān)鍵時段或節(jié)點，對其涉及到的專利工作策劃重點，進行一般性的探討和說明。

一、企業(yè)初創(chuàng)階段

處于初創(chuàng)階段的多數(shù)企業(yè)，特點是資金緊張、業(yè)務和人員未形成規(guī)模，需要將幾乎所有的精力、配置用于攻克技術(shù)產(chǎn)品化的難題以及追求存活。該階段中，用于專利保護的經(jīng)費特別有限、專利一般性事務由行政或技術(shù)崗的員工兼顧處理。在專利工作投入的資金和時間極為有限的背景下，企業(yè)需要明確專利方面的必要制度以及奠定執(zhí)行基調(diào)，并將有限專利經(jīng)費盡可能用于處理最為急迫的專利問題。

在策劃必要制度時，至少需要從保密、專利獎勵、專利文檔管理等方面設(shè)計出簡單可操作的規(guī)范。創(chuàng)業(yè)初期，企業(yè)一方面會將涉及自身核心技術(shù)的相關(guān)方案進行展示，與大量投資人溝通，或參加相關(guān)路演，尋求天使投資；另一方面，更需要將部分技術(shù)信息明確地透露給業(yè)內(nèi)意向采購方，以求拓展市場；這些常態(tài)性的商業(yè)運作過程中，技術(shù)泄密的風險較大。對此，企業(yè)可以針對研發(fā)項目的涉密內(nèi)容，設(shè)計二或三級的密級進行管理；對外需要與洽談對象簽訂保密協(xié)議，在為采購方或其他合作方出具個性化的技術(shù)服務方案時，還需作簡單評估，判斷是否應先提出專利申請。另外，考慮到專利法對發(fā)明人有獎勵方面的規(guī)定，企業(yè)應及時制定和執(zhí)行獎勵制度，以避免埋下日后糾紛的隱患。企業(yè)的規(guī)范運行不但有利于自身長足發(fā)展，而且也是IPO的審核要點之一。

在保密、激勵制度和相關(guān)協(xié)議的制定方面，從低成本的角度考慮，可借鑒現(xiàn)成的模板，根據(jù)自身實情作簡單調(diào)整即可。而專利文檔管理也可以簡化操作，對于內(nèi)部研發(fā)成果的記錄、專利提案的文件、專利申請和官方下發(fā)的文件可以統(tǒng)一存放，優(yōu)先保證資料齊全，待日后有專職管理時再細化相關(guān)操作。關(guān)鍵在于，在前期制度本身非常簡單的情況下，一定需要確保執(zhí)行到位，這是奠定企業(yè)專利工作主基調(diào)的重點。

在制度外，企業(yè)需要額外根據(jù)自身創(chuàng)立的背景，評估是否存在專利隱患，這是起步階段最為急迫的專利工作之一。過去兩年內(nèi)，有大量企業(yè)如交大思諾[1]、中簡科技[2]、德方納米[3]、震安減震科技[4]等，在IPO會審中被要求就有關(guān)事項是否涉及專利風險進行解釋說明。對此，企業(yè)有必要分析自身是否具有特殊情況，以進一步采取應對措施。例如，若企業(yè)的核心技術(shù)人員來自高?；蚱渌蒲袉挝唬瑒t需要考慮原單位是否有存在制約企業(yè)目前技術(shù)項目實施的相關(guān)專利，若有，可以嘗試進行專利交易操作。實在無法獲得專利權(quán)轉(zhuǎn)讓的，可以爭取獲得獨占許可或排他許可。若企業(yè)初創(chuàng)人員來自同行其他公司，需要特別注意此前是否簽訂了競業(yè)限制條款和保密協(xié)議，初步評估是否存在潛在的職務發(fā)明糾紛。又例如，企業(yè)的創(chuàng)立，涉及以專利出資的，需分析評估過程或結(jié)果是否合理。

同樣迫切的是，企業(yè)還必須將核心技術(shù)的初步專利保護提上日程。考慮到資金限制，以及產(chǎn)品或研發(fā)項目隨時可能因生存需要而被作出調(diào)整的情況，企業(yè)在起步階段可以只針對核心技術(shù)申請少數(shù)高質(zhì)量的專利保護。一般來說，若核心技術(shù)對應的發(fā)明專利不請求提前公布，在申請日往后的一年半之內(nèi)，可以再根據(jù)具體產(chǎn)品形態(tài)和細分市場所在，補充提交一批偏具體應用場合方面的專利申請，這樣能一定程度緩解企業(yè)在初期的資金壓力。需要注意的是，若核心技術(shù)人員直接來自同行公司，在專利申請時可以考慮選擇不公開發(fā)明人的信息。另外，過去曾出現(xiàn)有企業(yè)以實際控制人個人名義申請專利的情況[5]，或有企業(yè)在申請專利時違背客觀事實，將領(lǐng)導優(yōu)先寫在第一發(fā)明人位置的情況[6][7]，這種不規(guī)范的申請行為容易引起職務發(fā)明創(chuàng)造方面的權(quán)屬糾紛，企業(yè)應有意識地去避免這類容易產(chǎn)生隱患、且本不應發(fā)生的專利行為。

二、企業(yè)成長階段

在成長階段，企業(yè)產(chǎn)品銷售已取得一定市場份額，業(yè)務及人員具有一定規(guī)模并且規(guī)模仍在擴大。此時，隨著產(chǎn)品技術(shù)的快速迭代或者產(chǎn)品線的不斷增加，專利保護的工作量逐漸變大，而企業(yè)也有能力穩(wěn)定地投入更多資金在專利工作上。該階段中，策劃擬開展的專利工作時應注重規(guī)劃性，以逐步地在廣度和深度方向上完善短板、豐富工作內(nèi)容，并將策劃重點放在專利保護與侵權(quán)風險排查兩大方面。

在研發(fā)團隊規(guī)模擴大之際，企業(yè)可以考慮增加投入，聘請專利工程師/專利律師來專門處理內(nèi)部專利工作，或者通過內(nèi)部法務人員與外部專利服務機構(gòu)共同合作的模式來處理重大專利項目。無論如何，此時內(nèi)部應有清晰的專利申請評審與流程管理制度，一方面有利于在多個專利保護項目同時進行的過程中，較好地維持各部門分工配合的秩序，另一方面也有利于對不同重要程度的專利案件進行分級管理，集中資源處理重要案件。

在專利保護方面，需要圍繞已有的核心專利和主營業(yè)務涉及的應用技術(shù)、場景進行專利布局策劃。此項工作使前一階段專利保護的不足之處得到完善之余，也進一步確保了企業(yè)的核心技術(shù)和主營業(yè)務具有足夠數(shù)量的專利支撐——這是未來IPO時審核機構(gòu)特別關(guān)注的專利事項，它既涉及到是否滿足科創(chuàng)板常規(guī)指標要求(目前要求具有形成主營業(yè)務收入的發(fā)明專利數(shù)量為5項以上)方面的評估，也涉及各板塊關(guān)于核心技術(shù)實施和主營業(yè)務開展的獨立性、技術(shù)先進性等方面的評估。今年發(fā)生的一智能投影領(lǐng)域企業(yè)在IPO過程披露的16項發(fā)明專利被競爭對手提出無效宣告請求[8]，一無人機領(lǐng)域企業(yè)被競爭對手舉報“核心技術(shù)部分無相應發(fā)明專利支撐”[9]等事件，均值得企業(yè)對專利數(shù)量、關(guān)聯(lián)性等方面引起重視?？紤]到發(fā)明專利的申請周期一般為兩三年甚至更長，越早進行專利布局，越有利于降低后期IPO籌備的工作壓力。從另一個角度來看，成長階段中，企業(yè)的產(chǎn)品迭代較快，專利保護需要及時跟上甚至提前啟動，否則很有可能在產(chǎn)品宣傳、銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生技術(shù)泄密的風險。

與初創(chuàng)階段不同的是，成長階段中，企業(yè)進一步明確了自身的目標市場，同時在與業(yè)內(nèi)各種采購方、供應商的接觸中，參與各種展會活動過程中，基本可以客觀確定該目標市場中的競爭對手以及雙方市場戰(zhàn)略的異同之處。此時，作為侵權(quán)風險排查的子任務之一，可以開始設(shè)計競爭對手專利監(jiān)控的機制，有利于更直接地獲得來自競品的技術(shù)改進動態(tài)和專利布局信息，判斷己方相關(guān)產(chǎn)品是否有落入對方專利保護范圍的風險。除此之外，還應在產(chǎn)品參展前、產(chǎn)品上市前，以及己方研發(fā)的不同階段設(shè)計不同側(cè)重點的專利檢索分析任務，從更廣的范圍來進行侵權(quán)風險的排查。IPO會審時，企業(yè)會被經(jīng)常問詢關(guān)于己方技術(shù)與競爭對手的差別，己方產(chǎn)品銷售在侵權(quán)風險方面的安全性等問題，若在成長階段時就有專利情報收集和分析的積累，則有利于在未來IPO籌備時，能從更全面的角度，以更清晰的思路來設(shè)計相關(guān)問題的應答預案。

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴張，組織裂變是成長道路上的必經(jīng)歷程，較為常見的情況是企業(yè)開始針對不同的業(yè)務模塊設(shè)立相應的子公司來運營，此時會涉及業(yè)務和核心技術(shù)員工人事關(guān)系的轉(zhuǎn)移，在專利方面，需要及時與子公司簽訂專利許可或轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以確保子公司業(yè)務順利、獨立開展，另外，鑒于企業(yè)與子公司在業(yè)務上有較多互動，雙方對于具體的技術(shù)成果，在進行專利申請權(quán)、發(fā)明人名單確認時需要保持客觀、公正的態(tài)度，以避免發(fā)生無形資產(chǎn)權(quán)屬狀態(tài)、信息不明晰的情況。若企業(yè)在初創(chuàng)階段獲得了他人的專利許可，在成立子公司的時間節(jié)點上，需要確認子公司是否有實施該專利的權(quán)利。

三、IPO籌備階段

一般來說，企業(yè)會在成長階段中后期或者成熟階段具備IPO的經(jīng)濟實力或產(chǎn)生明確的IPO意愿。在企業(yè)內(nèi)部的上市論證通過后，對于企業(yè)而言，IPO籌備工作便進入實質(zhì)階段，該階段的專利工作重點是查漏補缺、重大風險排查，專利各項資源配置需要有針對性地為IPO需求進行傾斜。

從IPO籌備到IPO通過并上市，短則一年多，長則需要三年甚至更久?？紤]到企業(yè)的日常專利工作需要維持，且專利工作人員還需要花時間搜集、準備進行信息披露所涉及的專利材料，以及為會審環(huán)節(jié)的問詢設(shè)計專利方面的應對預案，企業(yè)在原有職員配置不變的前提下，在此期間可以有針對性地將部分內(nèi)部專利事務委外進行操作，并對內(nèi)指定專人負責IPO專利信息的管理。

當下，盡管保薦機構(gòu)在為企業(yè)運作IPO過程中，會依據(jù)證監(jiān)會的準則對企業(yè)展開盡職調(diào)查。然而，此類調(diào)查未能將足夠多關(guān)注點放在專利上，涉及專利方面的調(diào)查，多數(shù)以國家知識產(chǎn)權(quán)局公開的專利權(quán)屬、法律狀態(tài)等信息作為依據(jù)，難以系統(tǒng)、全面地排查出更深層次的專利問題或隱患。企業(yè)需要重點關(guān)注的方面包括：企業(yè)經(jīng)過多年技術(shù)迭代后，新的核心技術(shù)和形成主營業(yè)務，是否有足夠多的關(guān)聯(lián)性專利進行支撐，相關(guān)專利法律穩(wěn)定性如何？又例如，企業(yè)主營業(yè)務涉及的產(chǎn)品在各銷售地（包括國內(nèi)和國外）的專利侵權(quán)風險如何，可控程度如何，若一旦發(fā)生專利訴訟，造成的影響范圍和程度如何？企業(yè)應在IPO籌備階段前中期，有計劃地開展相關(guān)方面的評估工作。一般來說，可以聘請專業(yè)的專利服務機構(gòu)進行參與，與企業(yè)一同開展專項的專利調(diào)查，對上述重點事項逐一進行分析，對排查出的風險項進行處理或形成防控預案。若發(fā)現(xiàn)對主營業(yè)務威脅度較大的專利，企業(yè)可以預先準備好對目標專利提起無效的證據(jù)，以及進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯的證據(jù)。在有足夠把握和時間的前提下，也可以對目標專利主動提出無效宣告請求，或者伺機對其進行收購。

IPO籌備階段末期，企業(yè)需要重點關(guān)注擬向公眾披露的專利信息的準確性、及時性和完整性，這也是該節(jié)點查漏補缺工作的關(guān)鍵任務。在該方面，曾經(jīng)發(fā)生的某光電科技公司因為未向公眾披露專利失效事宜，被撤銷IPO首發(fā)并要求退還募資的事件[10]，充分說明信息披露規(guī)范性的重要程度。企業(yè)需要特別關(guān)注涉及有效專利即將失效、申請中的專利即將獲得授權(quán)、重要專利處于復審階段、發(fā)生專利許可或狀讓等事件，與專利代理機構(gòu)保持比過往更緊密的聯(lián)系，以便將最新的專利信息反應到招股說明書中。

其他如人力資源方面（如核心專利的發(fā)明人團隊的穩(wěn)定性）、財會方面（如專利在內(nèi)的無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例是否應下調(diào)至合理位置）等等涉及專利的因素，也需要企業(yè)系統(tǒng)地進行排查和現(xiàn)狀確認。

四、小結(jié)

對于企業(yè)而言，應把握好不同發(fā)展階段中專利工作的策劃重點，初創(chuàng)階段的專利工作，應重點考慮落實必要的專利制度、評估自身創(chuàng)立的背景是否存在專利隱患，以及如何在資金緊張的條件下對核心技術(shù)申請高質(zhì)量的專利保護；成長階段的專利工作，應重點關(guān)注如何進行專利布局和侵權(quán)風險排查；在IPO籌備階段，應重點策劃專項的專利調(diào)查，以及規(guī)范專利信息披露機制方面的工作。如此，有利于企業(yè)始終以清晰的思路，明確每一關(guān)鍵階段或節(jié)點的專利工作重點，從早期開始消除不必要發(fā)生的專利隱患，將未來的IPO節(jié)奏更好地掌握在己方手中。

注釋：

[1]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202003/t20200326_372710.htm

[2]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201903/t20190326_353383.htm

[3]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201903/t20190319_352982.htm

[4]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201901/t20190108_349547.htm

[5]http://www.cqlsw.net/business/theory/2018082129984.html

[6]https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4

/index.html?docId=c56e4b0cb33b48aba94f9750c980b4cf

[7]https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4

/index.html?docId=fdbfb166049a49c7995aa87701003537

[8]https://tech.sina.com.cn/roll/2020-07-21/doc-iivhuipn4335083.shtml

[9]http://jupyterflow.com/article_25408.html

[10]http://finance.sina.com.cn/stock/newstock/zxdt/20100315/21537569082.shtml

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作者：謝浩榮北京市萬慧達（廣州）律師事務所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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