淺析外觀設計專利的抵觸申請

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：白亮 超凡知識產權

原標題：淺析外觀設計專利的抵觸申請

2008年第三次專利法修改時，針對專利法第二十三條進行了全面修改，在二十三條第一款中引入了關于外觀設計抵觸申請的規(guī)定，“沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的文件中?！痹谏暾?、復審、無效過程中，存在著因不能準確把握抵觸申請的判斷思路與方式，導致其訴求不能得到主管部門支持的情形。

實踐中由于外觀設計專利與發(fā)明/實用新型的保護客體和保護范圍不同，導致外觀設計抵觸申請在實踐中存在誤解，本文結合國家知識產權局無效宣告請求審查決定，通過梳理外觀設計專利抵觸申請的判斷思路與方式，為申請人及相關從業(yè)者提供參考。

關鍵詞：外觀設計 抵觸申請

01、與本文相關的專利法法條

1.1專利法第二十三條第一款：

授予專利權的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。

1.2專利審查指南第一部分第三章：

初步審查中，審查員對于外觀設計專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定進行審查。審查員可以根據(jù)其獲得的有關現(xiàn)有設計或抵觸申請的信息，審查外觀設計專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定。

外觀設計可能涉及非正常申請的，例如明顯抄襲現(xiàn)有設計或者重復提交內容明顯實質相同的專利申請，審查員應當根據(jù)檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的信息，審查外觀設計專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定。

相同或者實質相同的審查參照本指南第四部分第五章的相關規(guī)定。

1.3專利審查指南第四部分第五章：

? 5.根據(jù)專利法第二十三條第一款的審查

根據(jù)專利法第二十三條第一款的規(guī)定，授予專利權的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。

不屬于現(xiàn)有設計，是指在現(xiàn)有設計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設計，也沒有與涉案專利實質相同的外觀設計。在涉案專利申請日以前任何單位或者個人向專利局提出并且在申請日以后(含申請日) 公告的同樣的外觀設計專利申請，稱為抵觸申請。其中，同樣的外觀設計是指外觀設計相同或者實質相同。

判斷對比設計是否構成涉案專利的抵觸申請時，應當以對比設計所公告的專利文件全部內容為判斷依據(jù)。與涉案專利要求保護的產品的外觀設計進行比較時，判斷對比設計中是否包含有與涉案專利相同或者實質相同的外觀設計。例如，涉案專利請求保護色彩，對比設計所公告的為帶有色彩的外觀設計，即使對比設計未請求保護色彩，也可以將對比設計中包含有該色彩要素的外觀設計與涉案專利進行比較；又如，對比設計所公告的專利文件含有使用狀態(tài)參考圖，即使該使用狀態(tài)參考圖中包含有不要求保護的外觀設計，也可以將其與涉案專利進行比較，判斷是否為相同或者實質相同的外觀設計。

02、案例分析

2.1 案例一：國家知識產權局無效宣告請求審查決定（第25667號）

案件概述

無效宣告請求涉及的是國家知識產權局于2014年06月18日授權公告的201330588246.1號外觀設計專利，使用該外觀設計的產品名稱為“數(shù)據(jù)線”，其申請日為2013年11月29日。

圖1：案例一涉案專利附圖

圖2：案例一對比設計附圖

針對上述外觀設計專利（下稱涉案專利），請求人于2014年11月07日向專利復審委員會提出無效宣告請求，其理由是涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定，并提交了如下證據(jù)：

證據(jù)1：專利號為201320688485.9的中國實用新型專利授權公告文本打印件；

請求人認為：證據(jù)1說明書附圖的圖1、圖3和圖4公開了涉案專利的外觀設計，屬于相同或實質相同的外觀設計。證據(jù)1的申請日早于涉案專利的申請日，因此涉案專利不符合專利法第23條第1款“沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中”的規(guī)定。

經(jīng)形式審查合格，專利復審委員會于2014年12月03日受理了該無效宣告請求，并將請求人的無效宣告請求文件轉送專利權人，通知其在指定期限內進行答復。

專利權人逾期未答復。

專利復審委員會依法成立合議組，對本案進行審理。合議組于2015年02月12日向雙方當事人發(fā)出口頭審理通知書，定于2015年03月24日進行口頭審理。

請求人于2015年02月15日提交無效宣告請求口頭審理通知書回執(zhí)，明確表示不能參加口頭審理。

口頭審理如期進行，專利權人未出席口頭審理。

在上述審理的基礎上，合議組經(jīng)合議，認為本案事實已經(jīng)清楚，依法作出本審查決定。

決定理由

1、法律依據(jù)

專利法第23條第1款規(guī)定：授予專利權的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。

2、證據(jù)認定

證據(jù)1是中國實用新型專利文獻，專利權人在指定期限內未對其真實性提出異議，經(jīng)核實，合議組對其真實性予以確認。

請求人認為證據(jù)1的申請日早于涉案專利的申請日，因此涉案專利不符合專利法第23條第1款“沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中”的規(guī)定。

對此，合議組認為：首先，證據(jù)1申請日是2013年11月04日，公開日是2014年04月16日，因此證據(jù)1申請日在涉案專利的申請日2013年11月29日之前，公開日在涉案專利的申請日之后，不能構成涉案專利的現(xiàn)有設計。其次，專利法第23條第1款中的抵觸申請，是指在涉案專利申請日以前沒有任何單位或者個人向專利局提出并且在申請日以后公告的同樣的外觀設計專利申請；本案中，由于證據(jù)1是中國實用新型專利申請，并非抵觸申請中指的外觀設計專利申請，因此證據(jù)1不能構成涉案專利的抵觸申請。請求人認為涉案專利相對于證據(jù)1不符合專利法第23條第1款規(guī)定的理由不成立。

決定分析

在評判證據(jù)1是否不符合專利法第二十三條第一款時，首先是由申請日進行判斷，證據(jù)1申請日在涉案專利的申請日之前，公開日在涉案專利的申請日之后，不能構成涉案專利的現(xiàn)有設計。其次，由于證據(jù)1是中國實用新型專利申請，并非抵觸申請中指的外觀設計專利申請，因此證據(jù)1不能構成涉案專利的抵觸申請。

2.2 案例二：國家知識產權局無效宣告請求審查決定（第42011號）

案件概述

針對201630286748.2號外觀設計專利（下稱涉案專利），深圳市幾素科技有限公司（下稱請求人）于2019年05月10日向國家知識產權局提出了無效宣告請求，其理由是涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定，并提交了如下證據(jù)：

圖3：案例二涉案專利附圖

圖4：案例二對比設計附圖

證據(jù)1：201630199103.5號中國外觀設計專利文獻的打印件，其授權公告日為2016年10月26日。

請求人認為，證據(jù)1的申請日在涉案專利的申請日之前，公開日在涉案專利的申請日之后，構成涉案專利的抵觸申請。證據(jù)1的電茶爐（即涉案專利使用狀態(tài)參考圖中所示的電茶爐）上有一個旋鈕，其與涉案專利的旋鈕用途相同，屬于相同種類的產品；經(jīng)對比，二者的整體造型、三座山體的形狀以及在整體設計中所占比例、三座山體的位置關系以及山體之間的過渡山脊均相同，依據(jù)整體觀察、綜合判斷的原則，二者屬于相同或實質相同的外觀設計，涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定。

經(jīng)形式審查合格，國家知識產權局于2019年07月16日受理了上述無效宣告請求，并將上述無效宣告請求書及相關文件的副本轉送專利權人，通知其在指定的期限內答復。

國家知識產權局成立合議組對本案進行審理，并于2019年09月05日收到專利權人2019年08月26日提交的意見陳述書。專利權人認為，涉案專利為旋鈕，證據(jù)1為電茶爐，二者的產品種類不相同也不相近、產品用途也完全不同。因此，二者不屬于相同或實質相同的外觀設計，涉案專利符合專利法第23條第1款的規(guī)定。

本案合議組于2019年09月06日向雙方當事人發(fā)出合議組成員告知通知書，并告知雙方當事人如對合議組成員有回避請求的，請于收到本通知書之日起7日內提交書面的請求書。

雙方當事人逾期均未答復，視為無回避請求。

在上述審理的基礎上，合議組認為本案事實清楚，可以依法作出審查決定。

決定理由

1、法律依據(jù)

專利法第23條第1款規(guī)定：授予專利權的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。

2、證據(jù)的認定

證據(jù)1是中國外觀設計專利文獻，專利權人對上述證據(jù)的真實性未提出異議。合議組經(jīng)核實，對證據(jù)1的真實性予以確認。相對涉案專利，證據(jù)1是在先申請在后公開的中國外觀設計專利文獻，可用于評價涉案專利是否符合專利法第23條第1款的規(guī)定。

3、關于專利法第23條第1款

根據(jù)審查指南第四部分第五章第5節(jié)的規(guī)定，判斷對比設計是否構成涉案專利的抵觸申請時，應當以對比設計所公告的專利文件全部內容為判斷依據(jù)。

涉案專利為旋鈕的外觀設計，從其使用狀態(tài)參考圖來看，涉案專利的旋鈕可用于電茶爐上；證據(jù)1為一種電茶爐的外觀設計，在其主視圖、俯視圖、仰視圖和立體圖中公開了電茶爐上的旋鈕的外觀設計（下稱對比設計）?？梢?，涉案專利與對比設計均為旋鈕的外觀設計，二者具有相同的用途，屬于種類相同的產品。

將涉案專利與對比設計相比較，二者均為在圓形底部中間凸起三座小山的形狀，小山之間的高度比例基本相同，從主視圖觀察，三座小山相連形成的三角狀也基本相同。二者的主要不同點在于：涉案專利的底部較薄，對比設計未公開其底部的厚度。

針對涉案專利與對比設計的上述對比，合議組認為，二者的整體形狀、具體小山形狀及位置比例關系均基本相同，二者在底座厚度上的區(qū)別很細微，同時該部分在實際使用過程中通常會被遮擋，一般消費者通常不會對其厚度施以特別的關注，因而所述區(qū)別不足以對產品整體視覺效果產生實質性的影響。因此，涉案專利與對比設計屬于實質相同的外觀設計，不符合專利法第23條第1款的規(guī)定。

決定分析

本案較好的體現(xiàn)了抵觸申請的判斷思路，即判斷對比設計是否構成涉案專利的抵觸申請時，應當以對比設計所公告的專利文件全部內容為判斷依據(jù)。證據(jù)1中公開了帶旋鈕的茶爐，該茶爐上的旋鈕與涉案專利具有相同的用途，屬于種類相同的產品，再確定具有相同用途后，進而對于二者的區(qū)別進行判斷，考慮是否對整體視覺效果產生實質性的影響。

03、外觀設計抵觸申請的判斷思路與注意事項

專利法第二十三條第一款中關于“抵觸申請”的規(guī)定，是落實禁止重復授權原則的重要舉措，由于外觀設計專利申請的申請文件中不包括權利要求書，判斷是否構成本條所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，只能以表示在兩份外觀設計專利申請的圖片或者照片中的外觀設計產品為準。通過上述案例結合審查指南的相關規(guī)定可以明確外觀設計抵觸申請的判斷思路，即首先考慮對比設計的專利類型是否為向國務院專利行政部門提出的外觀設計專利。其次考慮其申請日是否在涉案專利之前，公開在涉案專利申請日后。再次考慮涉案與對比設計是否具有相同或相近的種類。最后進行具體設計要素的比對。

需要注意的是，發(fā)明與實用新型不能構成外觀設計專利的抵觸申請，構成外觀設計專利抵觸申請的應當是就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。在無效階段無效請求人應該避免以發(fā)明或實用新型構成外觀設計專利的抵觸申請為理由提出無效宣告請求（如案例一的情形），可考慮發(fā)明、實用新型公開的線索，進一步的挖掘現(xiàn)有設計的證明文件。

確定對比設計是在申請日前向國務院專利行政部門提出的外觀設計專利，且記載在申請日后的公告的專利文件后，基于涉案專利所保護的內容確定與對比設計是否屬于相同或相近的種類，在確認為相同或相近種類后進行具體的設計要素比對。

在判斷對比設計是否構成涉案專利抵觸申請時，以對比設計所公告的專利文件全部內容為判斷依據(jù)，與涉案專利要求保護的產品的外觀設計進行比較，當對比設計為包含涉案專利部件時，考慮對比設計中該部件與涉案專利是否具有相同或者相近種類，當確定為相同或相近的種類時，進一步的判斷是否為相同或者實質相同的外觀設計。若申請階段申請人先對產品整體提出保護，在申請日后提出部件保護，有較大概率會因抵觸申請的情形導致在后申請（如案例二的情形）不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定，所以在確權的初期應當梳理外觀設計專利布局，通過將設計點的部件與產品整體同日申請，規(guī)避因自身布局失誤造成權利的喪失。

04、結語

本文基于專利法和專利審查指南的規(guī)范，結合國家知識產權局無效宣告請求審查決定，針對外觀設計專利抵觸申請的判斷進行分析與總結，論述了外觀設計專利抵觸申請的判斷思路，再結合筆者經(jīng)驗對相應情況給出了處理建議，希望對申請人、代理師等相關從業(yè)者有所幫助。

參考文獻:

[1] 尹新天，中國專利法詳解. 北京：知識產權出版社，2011-03-01

[2] 國家知識產權局專利局外觀設計審查部，外觀設計專利申請與保護. 北京：知識產權出版社，2015-04-01

[3] 國家知識產權局，專利審查指南. 北京：知識產權出版社，2015-02-01

[4] 國家知識產權局專利局外觀設計審查部，外觀設計專利文獻檢索. 北京：知識產權出版社，2015-04-01

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：白亮 超凡知識產權

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析外觀設計專利的抵觸申請（點擊標題查看原文）

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