侵犯他人在先商標(biāo)權(quán)，奢侈品典當(dāng)企業(yè)恐難在我國(guó)使用“大黑屋”商標(biāo)

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原標(biāo)題：以案釋法 | 侵犯他人在先商標(biāo)權(quán)，奢侈品典當(dāng)企業(yè)恐難在我國(guó)使用“大黑屋”商標(biāo)

盡管“大黑屋”品牌在日本奢飾品典當(dāng)、收購(gòu)和銷售領(lǐng)域具有較高的知名度，但在中國(guó)大陸境內(nèi)尚未開設(shè)店鋪，未有在中國(guó)境內(nèi)使用“大黑屋”品牌的商業(yè)行為。雖然其不具有攀附涉案注冊(cè)商標(biāo)商譽(yù)的主觀故意，但在商標(biāo)近似、商品類似的情況下，信邦大黑屋公司的涉案被訴行為容易引起消費(fèi)者對(duì)相關(guān)商品來(lái)源的誤認(rèn)，或誤認(rèn)商標(biāo)權(quán)人與被訴侵權(quán)人存在某種聯(lián)系，妨礙了商標(biāo)權(quán)人何某行使其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，構(gòu)成對(duì)涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

俗話說(shuō)的好

凡事都講究先來(lái)后到

商標(biāo)也不例外

……

下面跟著小編看看這一

侵犯商標(biāo)專用權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件

案情簡(jiǎn)介

原告何某訴稱：信邦大黑屋公司在提供商品寄售、二手奢侈品買賣的服務(wù)過(guò)程中，在微信公眾號(hào)上的界面上突出使用了“大黑屋”及“信黑屋”，在實(shí)體店的店招、名片、商品吊牌、宣傳資料上使用了“信黑屋”，侵害了何某享有的大黑屋系列商標(biāo)專用權(quán)。信邦大黑屋公司將“大黑屋”作為企業(yè)字號(hào)注冊(cè)和使用，容易與權(quán)利商標(biāo)造成混淆，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。請(qǐng)求判令信邦大黑屋公司立即停止涉案商標(biāo)侵權(quán)行為及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；判令信邦大黑屋公司在《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》上刊登聲明就涉案商標(biāo)侵權(quán)行為及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為消除影響；判令信邦大黑屋公司賠償何某經(jīng)濟(jì)損失292.2萬(wàn)元及合理支出共計(jì)7.8萬(wàn)元（包括律師費(fèi)7.4萬(wàn)元、公證費(fèi)4000元）；判令信邦大黑屋公司承擔(dān)一審的訴訟費(fèi)用。

被告信邦大黑屋公司辯稱：信邦大黑屋公司使用的標(biāo)識(shí)與何某主張的商標(biāo)不相同也不近似，且并未在第35類、第36類商品上使用被控標(biāo)識(shí)不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。信邦大黑屋公司使用的商號(hào)“信邦大黑屋”經(jīng)合法注冊(cè)登記，故合法享有注冊(cè)的企業(yè)名稱，不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。何某沒(méi)有實(shí)際使用其所持有的商標(biāo)，所以即使信邦大黑屋公司構(gòu)成侵權(quán)，也不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

2009年11月，何某在第35類上注冊(cè)了第5732822號(hào)“DHW大黑屋”商標(biāo)，核定服務(wù)項(xiàng)目為：拍賣，推銷（替他人）等，專用權(quán)期限自2009年11月21日至2019年11月20日。

侵犯他人在先商標(biāo)權(quán)，奢侈品典當(dāng)企業(yè)恐難在我國(guó)使用“大黑屋”商標(biāo)

第5732822號(hào)“DHW大黑屋”商標(biāo)

2010年1月，何某在第36類上注冊(cè)了第5732821號(hào)“DHW大黑屋”商標(biāo)，核定服務(wù)項(xiàng)目為：珍寶估價(jià)，珍寶寄存，典當(dāng)?shù)龋瑢Ｓ脵?quán)期限自2010年1月14日至2020年1月13日。

2014年5月，何某在第35類上注冊(cè)了第11844700號(hào)“大黑屋”商標(biāo)，核定服務(wù)項(xiàng)目為：替他人推銷，替他人采購(gòu)等，專用權(quán)期限自2014年5月21日至2024年5月20日。

何某將上述第5732822號(hào)商標(biāo)、第5732821號(hào)商標(biāo)許可給由其擔(dān)任負(fù)責(zé)人的上海大黑屋商貿(mào)有限公司使用。

2016年8月17日，信邦大黑屋公司成立，股東為中安信邦資產(chǎn)管理有限公司與大黑屋控股股份有限公司。2017年10月，中安信邦資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)核準(zhǔn)，在第35類商品上注冊(cè)了第20996096號(hào)“信黑屋XINKOKUYA”商標(biāo)，并在此后將其注冊(cè)的第20556810號(hào)“信黑屋”及第20996096號(hào)商標(biāo)授權(quán)信邦大黑屋公司使用。

侵犯他人在先商標(biāo)權(quán)，奢侈品典當(dāng)企業(yè)恐難在我國(guó)使用“大黑屋”商標(biāo)

第20556810號(hào)“信黑屋”

2019年1月29日，原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定，第20556810號(hào)‘信黑屋’商標(biāo)、第20996096號(hào)‘信黑屋XINKOKUYA’與 “大黑屋”商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，故在廣告等部分服務(wù)上予以無(wú)效宣告，在信息編入計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)上予以維持。

何某主張信邦大黑屋公司在微信公眾號(hào)上突出使用“大黑屋”、“信黑屋”，在實(shí)體店的店招、名片、商品吊牌及宣傳資料上使用“信黑屋”標(biāo)識(shí)的行為侵犯了其注冊(cè)的5732822號(hào)、5732821號(hào)、“DHW大黑屋”商標(biāo)及11844700號(hào) “大黑屋”商標(biāo)專用權(quán)，并提交公證書顯示：信邦大黑屋公司經(jīng)營(yíng)的“信黑屋”公眾號(hào)功能介紹記載“信黑屋，國(guó)內(nèi)最具行業(yè)公信力的二手奢侈品交易服務(wù)平臺(tái)，是中信資產(chǎn)管理有限公司旗下中安信邦資產(chǎn)管理有限公司與日本大黑屋全球控股公司合資組建，安全可信、便攜多樣，世界級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)，成就世界級(jí)的消費(fèi)服務(wù)體驗(yàn)?！?公眾號(hào)中標(biāo)題為“愛(ài)上中古奢侈品從認(rèn)識(shí)大黑屋開始”的文章中，圖片的顯著位置顯示“大黑屋歡迎您訪問(wèn)”，圖片下方顯示“在日本，大黑屋就是權(quán)威”，文章內(nèi)多次提到“大黑屋”，其中一段載明“大黑屋的聲名遠(yuǎn)播源自時(shí)光的磨礪，株式會(huì)社大黑屋創(chuàng)業(yè)于1947年，從事寶石、貴重金屬、鐘表以及品牌包等的典當(dāng)、收購(gòu)和拍賣?！毙虐畲蠛谖莨鹃_設(shè)的店鋪門面裝潢顯示“信黑屋”字樣，柜臺(tái)正面張貼有“信黑屋XINKOKUYA”字樣，店長(zhǎng)名片上及包、手表、首飾等陳列商品的標(biāo)簽上均印有“信黑屋XINKOKUYA”字樣。此外，何某主張信邦大黑屋公司注冊(cè)、使用“信邦大黑屋”字號(hào)構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

信邦大黑屋公司向一審法院提交了平成30年登薄第3536號(hào)、3537號(hào)、3538號(hào)、3539號(hào)公證書，證明日本大黑屋控股股份有限公司在日本享有很高的知名度，該公司字號(hào)中包含“大黑屋”即由此而來(lái)。何某認(rèn)為上述公證書沒(méi)有中文翻譯件，不符合證據(jù)構(gòu)成要件，故不認(rèn)可上述證據(jù)。

訴訟過(guò)程中，信邦大黑屋公司未能提交證據(jù)證明其于何某申請(qǐng)注冊(cè)權(quán)利商標(biāo)日之前，在中國(guó)大陸地區(qū)在先使用“大黑屋”、“信黑屋”標(biāo)識(shí)。

法律分析

作為一種法定權(quán)利，商標(biāo)經(jīng)注冊(cè)后被賦予專用權(quán)。注冊(cè)商標(biāo)所有人有權(quán)禁止他人未經(jīng)許可而在商業(yè)中使用與其商標(biāo)相同或近似的標(biāo)志，用以標(biāo)示相同或類似的商品。作為一種絕對(duì)權(quán)，商標(biāo)專用權(quán)只有向后禁止他人使用的權(quán)利，而無(wú)權(quán)對(duì)抗在先權(quán)利。因此，在認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，應(yīng)遵循在中國(guó)大陸法域內(nèi)注冊(cè)在先、使用在先的原則，以避免消費(fèi)者混淆并能接收到準(zhǔn)確無(wú)誤的商品來(lái)源信息為標(biāo)準(zhǔn)。

一、商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定堅(jiān)持客觀歸責(zé)、保護(hù)合法在先權(quán)利的原則

注冊(cè)商標(biāo)專業(yè)權(quán)的特點(diǎn)是權(quán)利的范圍具有確定性，一方面便于權(quán)利人行使權(quán)利，同時(shí)便于明確地劃定侵權(quán)行為的界限。之所以賦予注冊(cè)商標(biāo)所有人禁止他人使用的獨(dú)占使用權(quán)，基本目的是通過(guò)注冊(cè)建立特定商標(biāo)與特定商品的固定聯(lián)系。就注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)而言，認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)行為的核心是制止其他相同或近似標(biāo)識(shí)與注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)生市場(chǎng)混淆的行為，對(duì)于行為人主觀狀態(tài)要求較低，有些行為即使無(wú)過(guò)錯(cuò)，即不存在攀附在先商標(biāo)商譽(yù)的主觀目的，但其行為有造成消費(fèi)者對(duì)商品來(lái)源的混淆之虞，在此情況下也需承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任。

因此，一般情況下，商標(biāo)注冊(cè)所產(chǎn)生的直接效果是，商標(biāo)權(quán)人自注冊(cè)后可以專有權(quán)禁止他人在未經(jīng)其許可，在可能造成混淆的情況下，對(duì)其商標(biāo)進(jìn)行商業(yè)性使用。任何違反這一規(guī)定的行為，都將構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。

本案中，何某作為涉案注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人，其商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)依法受到保護(hù)。何某申請(qǐng)涉案注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)間早于信邦大黑屋公司在經(jīng)營(yíng)中使用的“大黑屋”、“信黑屋”標(biāo)識(shí)的時(shí)間，享有在先權(quán)利。涉案注冊(cè)商標(biāo)與被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)在字形、讀音、整體組合和外觀方面均構(gòu)成近似，原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)做出的在先裁定也對(duì)此做出相同認(rèn)定。又鑒于珍品估價(jià)服務(wù)與回購(gòu)銷售二手珠寶首飾商品在目的、內(nèi)容、方式、對(duì)象等方面相同，存在密切關(guān)聯(lián)。因此，在未經(jīng)何某許可的情況下，信邦大黑屋公司的涉案行為構(gòu)成對(duì)何某注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的侵犯。

二、商標(biāo)先用權(quán)抗辯是否成立，關(guān)鍵是判斷被訴商標(biāo)是否在先使用并有一定影響

商標(biāo)權(quán)盡管是一種絕對(duì)權(quán)，但對(duì)其保護(hù)也并非無(wú)任何條件。在權(quán)利發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)秉持在先原則，除上文強(qiáng)調(diào)的注冊(cè)在先之外，還需考察是否存在使用在先的情況。

商標(biāo)先用權(quán)是對(duì)抗商標(biāo)侵權(quán)指控的有效依據(jù)，該抗辯的成立關(guān)鍵需滿足以下條件：被控侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)先于涉案注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前對(duì)被控標(biāo)識(shí)進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用；被控侵權(quán)人的使用行為應(yīng)具有一定影響。

其中，“使用”行的認(rèn)定應(yīng)堅(jiān)持知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的地域性原則，即需以在中國(guó)大陸法域內(nèi)進(jìn)行商標(biāo)法意義上的使用為標(biāo)準(zhǔn)；“有一定影響”的判斷應(yīng)當(dāng)結(jié)合商標(biāo)使用的宣傳、使用行為的持續(xù)時(shí)間、使用程度、地域范圍、使用規(guī)模、銷售額等綜合判定。

一般情況下，商標(biāo)權(quán)保護(hù)的效力只及于本國(guó)境內(nèi)，具有識(shí)別意義的商標(biāo)商譽(yù)并非一朝一夕形成，只有在中國(guó)大陸法域內(nèi)，實(shí)質(zhì)性、持續(xù)性的使用行為，才有可能在該未注冊(cè)商標(biāo)上形成有一定影響力的商譽(yù)，從而達(dá)到區(qū)分商品來(lái)源，避免消費(fèi)者混淆的實(shí)際效果，進(jìn)而不構(gòu)成對(duì)在后注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

本案中，盡管“大黑屋”品牌在日本奢飾品典當(dāng)、收購(gòu)和銷售領(lǐng)域具有較高的知名度，但在中國(guó)大陸境內(nèi)尚未開設(shè)店鋪，未有在中國(guó)境內(nèi)使用“大黑屋”品牌的商業(yè)行為。訴訟過(guò)程中，信邦大黑屋公司亦未能提交其于涉案注冊(cè)權(quán)利申請(qǐng)日之前，在中國(guó)大陸地區(qū)在先使用“大黑屋”、“信黑屋”標(biāo)識(shí)的任何證據(jù)。雖然，信邦大黑屋公司由中安信邦資產(chǎn)管理有限公司與大黑屋控股股份有限公司(Daikokuya Holdings Co.Ltd)合資組建，在此背景下，信邦大黑屋公司結(jié)合兩股東名稱使用“大黑屋”、“信黑屋”、“信黑屋XINKOKUYA”標(biāo)識(shí)具有一定的合理淵源，但鑒于其并無(wú)證據(jù)證明在先使用被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)并具有一定影響，不符合商標(biāo)先用權(quán)抗辯成立的條件。

因此，盡管其不具有攀附涉案注冊(cè)商標(biāo)商譽(yù)的主觀故意，但在商標(biāo)近似、商品類似的情況下，信邦大黑屋公司的涉案被訴行為容易引起消費(fèi)者對(duì)相關(guān)商品來(lái)源的誤認(rèn)，或誤認(rèn)商標(biāo)權(quán)人與被訴侵權(quán)人存在某種聯(lián)系，妨礙了商標(biāo)權(quán)人何某行使其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，構(gòu)成對(duì)涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

來(lái)源：知產(chǎn)北京

作者：杜文婷

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：侵犯他人在先商標(biāo)權(quán)，奢侈品典當(dāng)企業(yè)恐難在我國(guó)使用“大黑屋”商標(biāo)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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