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“本篇概述了無效宣告程序的無效理由中使用較多的形式條款，并就專利權(quán)人對(duì)專利法第二十六條第三款說明書公開不充分的無效理由的答復(fù)做了簡(jiǎn)單討論，同時(shí)給出了一些示例案例作為參考?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

在專利授權(quán)后的無效宣告行政程序中，面對(duì)無效請(qǐng)求人提交的無效請(qǐng)求以及后續(xù)補(bǔ)充的無效理由和證據(jù)，專利權(quán)人都有答復(fù)的機(jī)會(huì)。如何答復(fù)，顯然對(duì)于專利權(quán)是否能夠得到維持將起到至關(guān)重要的作用，在本系列上一篇中，著重討論了答復(fù)的總體策略，本篇及后續(xù)篇章將逐漸開始分門別類地討論對(duì)各個(gè)法條的無效理由的具體答復(fù)策略。

一、形式問題的范圍

所謂“形式問題”是對(duì)于非新穎性、創(chuàng)造性問題的俗稱。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十五條規(guī)定：“依照專利法第四十五條的規(guī)定，請(qǐng)求宣告專利權(quán)無效或者部分無效的，應(yīng)當(dāng)向專利復(fù)審委員會(huì)提交專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求書和必要的證據(jù)一式兩份。無效宣告請(qǐng)求書應(yīng)當(dāng)結(jié)合提交的所有證據(jù)，具體說明無效宣告請(qǐng)求的理由，并指明每項(xiàng)理由所依據(jù)的證據(jù)。

前款所稱無效宣告請(qǐng)求的理由，是指被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第二條、第二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細(xì)則第二十條第二款、第四十三條第一款的規(guī)定，或者屬于專利法第五條、第二十五條的規(guī)定，或者依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權(quán)?！?/p>

由以上規(guī)定可知，無效請(qǐng)求理由中形式問題的條款包括：專利法第二條、第五條、第九條、第二十五條、第二十條第一款、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款、第四十三條第一款。

在上一篇中曾經(jīng)提及，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)三種專利的無效程序綜合來看只有不到10%的無效依據(jù)的理由為形式問題的條款。而在這些形式問題的條款之中，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，以下四個(gè)方面的條款在無效決定所依據(jù)的理由中更加常用（本文僅討論實(shí)用新型和發(fā)明專利），也是本系列篇將重點(diǎn)討論的：

專利法第二十六條第三款（說明書公開不充分）、第二十六條第四款（權(quán)利要求不清楚、不支持）、第三十三條或?qū)嵤┘?xì)則第四十三條第一款（修改超范圍或分案超范圍）、實(shí)施細(xì)則第二十條第二款（缺少必要技術(shù)特征）。

而對(duì)于專利法第二條、第五條、第二十五條等涉及可授權(quán)客體問題的條款以及專利法第九條（重復(fù)授權(quán)）的條款在實(shí)務(wù)中并不很常見，在此就暫時(shí)不過多討論，如果有機(jī)會(huì)可在后續(xù)篇章中討論。

二、對(duì)于專利法第二十六條第三款（說明書公開不充分）無效理由的答復(fù)

1. 專利法第二十六條第三款的相關(guān)規(guī)定

專利法第二十六條第三款規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要說明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)要點(diǎn)?！?/p>

值得注意的是，本條款是唯一針對(duì)專利的說明書而不是權(quán)利要求的無效條款。實(shí)踐中，本條款在化學(xué)領(lǐng)域的無效案件中使用的更多些，機(jī)械和電學(xué)領(lǐng)域則相對(duì)而言較少見?！?a href='http://jupyterflow.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利審查指南》第二部分第二章第2.1.3節(jié)給出了說明書公開不充分的多種具體示例情況，其中包括：“說明書中給出了具體的技術(shù)方案，但未給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)，而該方案又必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立。例如，對(duì)于已知化合物的新用途發(fā)明，通常情況下，需要在說明書中給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)來證實(shí)其所述的用途以及效果，否則將無法達(dá)到能夠?qū)崿F(xiàn)的要求?！?/p>

2. 專利法第二十六條第三款的答復(fù)

在答復(fù)本條款時(shí)，可考慮如下因素并相應(yīng)答復(fù)：

第一，無效理由中具體指出的說明書公開不充分之處，是否與權(quán)利要求中記載的技術(shù)方案有關(guān)？由于無效程序針對(duì)的是專利“權(quán)”，即權(quán)利要求，因此，如果無效請(qǐng)求人認(rèn)為的說明書中公開不充分之處完全不涉及權(quán)利要求中的技術(shù)方案，則并不會(huì)因此使得權(quán)利要求中的技術(shù)方案無法實(shí)現(xiàn)，此時(shí)可對(duì)二者進(jìn)行分析，指出不相關(guān)的事實(shí)。

具體地，《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第六條規(guī)定了在本條款下說明書和權(quán)利要求的關(guān)聯(lián)：“說明書未充分公開特定技術(shù)內(nèi)容，導(dǎo)致在專利申請(qǐng)日有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定說明書及與該特定技術(shù)內(nèi)容相關(guān)的權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定：（一）權(quán)利要求限定的技術(shù)方案不能實(shí)施的；（二）實(shí)施權(quán)利要求限定的技術(shù)方案不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題的；（三）確認(rèn)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案能夠解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題，需要付出過度勞動(dòng)的?！?/p>

第二，無效理由中具體指出的說明書公開不充分之處，是否真的達(dá)到了法條所規(guī)定的程度，即令所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員無法實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案？在專利的撰寫中，難免會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤、疏漏，即使再專業(yè)的專利代理師也難以保證所撰寫過的專利申請(qǐng)的說明書沒有任何瑕疵。判斷說明書是否滿足專利法意義上的公開充分，要以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，那些不影響所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀后實(shí)現(xiàn)說明書所記載的技術(shù)方案的瑕疵，不會(huì)造成該條款的無效理由的成立。因此，在答復(fù)意見中，可以分析無效請(qǐng)求人所指出的說明書中的那些問題或瑕疵，判斷問題的嚴(yán)重程度，是否是能夠由說明書其它部分彌補(bǔ)的，比如在閱讀了說明書的其它部分之后可以認(rèn)識(shí)到正確的技術(shù)方案是什么。大多數(shù)時(shí)候，說明書中的小錯(cuò)誤是不會(huì)影響所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案的。

【案例一——(2019)京行終2997號(hào)】該案中的專利涉及藥物領(lǐng)域，說明書中記載的實(shí)施例5-7存在某些問題，存在矛盾之處，無效決定認(rèn)定雖然存在問題，但是不影響所屬領(lǐng)域技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案，因此維持了專利權(quán)。但是行政訴訟一審法院撤銷了無效決定。二審法院與一審法院觀點(diǎn)不一致，又撤銷了一審判決。具體地，二審法院認(rèn)為，“結(jié)合說明書其它部分判斷實(shí)驗(yàn)例5中記載的‘……’是筆誤；一審判決所述……等均為所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通過現(xiàn)有技術(shù)可以確定內(nèi)容，并非涉案發(fā)明所必然要求記載的內(nèi)容；……說明書實(shí)驗(yàn)例5-7存在的系列問題，均可以得到合理解釋，或者尚不致使本領(lǐng)域技術(shù)人員難以實(shí)現(xiàn)本專利的技術(shù)方案”。

第三，如果具體的無效理由是主張說明書未記載某些內(nèi)容，而認(rèn)為公開不充分，那么要判斷這些內(nèi)容是否正好是涉案專利的技術(shù)方案的創(chuàng)新之處？還是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通過現(xiàn)有技術(shù)可以確定、并非涉案專利所必然要求記載的內(nèi)容？由于專利說明書篇幅有限，因此不可能將技術(shù)方案的所有方方面面均記載在說明書中，通常來說，僅記載發(fā)明點(diǎn)所在即可，那些現(xiàn)有技術(shù)中的內(nèi)容是無需記載的。

【案例二——（2017）最高法行再34號(hào)（2020年中國法院10大知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件）】該案即曾經(jīng)在業(yè)內(nèi)產(chǎn)生廣泛影響的智臻、蘋果專利行政糾紛案。對(duì)于涉案專利中“游戲服務(wù)器”的技術(shù)方案是否公開充分，再審法院根據(jù)專利說明書的完整內(nèi)容并結(jié)合本案證據(jù)，認(rèn)定“本專利限定的游戲服務(wù)器的功能是通過本專利中描述的格式化語句調(diào)用現(xiàn)有的成熟的游戲模塊來實(shí)現(xiàn)的。在游戲服務(wù)器不是本專利與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征的情況下，根據(jù)前述《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于涉及游戲服務(wù)器的技術(shù)方案可以不作詳細(xì)描述?！虼耍緦＠婕坝螒蚍?wù)器的技術(shù)方案符合專利法第二十六條第三款規(guī)定?！?/p>

【案例三——第47197號(hào)無效審查決定（2020年專利復(fù)審無效十大案例）】該案中的專利涉及一種針織機(jī)，其中權(quán)利要求1限定了該針織機(jī)包括兩種不同的紗線引導(dǎo)器，每種紗線引導(dǎo)器的引導(dǎo)器軌采用某種特定的方式組合布置。無效請(qǐng)求人主張，說明書中未記載兩種引導(dǎo)器軌的電氣機(jī)構(gòu)和機(jī)械機(jī)構(gòu)，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員無法根據(jù)說明書的內(nèi)容制造出該針織機(jī)。合議組認(rèn)為：判斷說明書是否符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，核心在于準(zhǔn)確把握“以所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”這一標(biāo)準(zhǔn)，說明書中對(duì)發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷恼f明是否足夠清楚和完整，最終應(yīng)歸結(jié)于說明書中記載的內(nèi)容是否達(dá)到了使所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷某潭取！姘笇＠恼f明書背景技術(shù)部分載明，現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)存在這兩種紗線引導(dǎo)器，而專利的發(fā)明點(diǎn)在于兩種類型的紗線引導(dǎo)器軌的相對(duì)位置關(guān)系的布置，而不是對(duì)它們的具體機(jī)械結(jié)構(gòu)和驅(qū)動(dòng)它們的電氣結(jié)構(gòu)提出改進(jìn)，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利公開的技術(shù)方案結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)已知的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)和機(jī)械機(jī)構(gòu)，能夠清楚地知曉如何布置兩種類型的紗線引導(dǎo)器，進(jìn)而能夠?qū)崿F(xiàn)本專利的技術(shù)方案。

可見，即使某些內(nèi)容未在說明書中完整描述，也不必然會(huì)構(gòu)成公開不充分，因?yàn)檫@些內(nèi)容有可能是現(xiàn)有技術(shù)中的內(nèi)容，本就是不需要在說明書中具體記載的。

第四，對(duì)于功能性特征這種特殊情況，“充分公開”要求說明書中記載如何實(shí)現(xiàn)該功能的具體實(shí)施方式。

參見《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第九條的規(guī)定：“以功能或者效果限定的技術(shù)特征，是指對(duì)于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件等技術(shù)特征或者技術(shù)特征之間的相互關(guān)系等，僅通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。

對(duì)于前款規(guī)定的以功能或者效果限定的技術(shù)特征，權(quán)利要求書、說明書及附圖未公開能夠?qū)崿F(xiàn)該功能或者效果的任何具體實(shí)施方式的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定說明書和具有該技術(shù)特征的權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。”

如果無效請(qǐng)求人主張某項(xiàng)權(quán)利要求中含有功能或者效果限定的技術(shù)特征，但是說明書中沒有記載如何實(shí)現(xiàn)該功能的具體實(shí)施方式，專利權(quán)人一般有兩種答復(fù)方式，一種是找到說明書中記載的具體實(shí)施方式或者說明本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從說明書記載的內(nèi)容理解如何實(shí)現(xiàn)該功能；另一種是爭(zhēng)辯爭(zhēng)議特征不是功能性特征，或者是第一款規(guī)定的除外情形，例如，該特征并不是“僅”通過功能或者效果進(jìn)行限定的，而是還含有結(jié)構(gòu)等方面的限定；或者該特征是例如“存儲(chǔ)器”、“放大器”這種本領(lǐng)域技術(shù)人員早已知曉其實(shí)施方式的情形。我們推薦在案情允許的情況下，優(yōu)先采用第二種答復(fù)策略。

【案例四——(2020)最高法知行終663號(hào)】該案中涉及權(quán)利要求中的術(shù)語“提升梁”是否是功能性限定的問題。一審法院認(rèn)為該特征是功能性限定，但是二審法院不予認(rèn)同，認(rèn)為：權(quán)利要求1對(duì)于“提升梁”的描述為“所述切割裝置具有提升梁，所述提升梁在兩個(gè)輸送輥?zhàn)又g橫向于所述輸送方向延伸，所述提升梁能夠豎直地運(yùn)動(dòng)，以提升所述橡膠部件”，可見，權(quán)利要求1已限定了提升梁的方位特征。其次，結(jié)合證據(jù)5即《新華字典》關(guān)于“梁”字的解釋可知，對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，提升梁中的“梁”本身就具有結(jié)構(gòu)上的限定意義，故已經(jīng)一定程度上限定了提升梁的結(jié)構(gòu)特征。因此，雖然“所述提升梁能夠豎直地運(yùn)動(dòng)，以提升所述橡膠部件”的技術(shù)特征有對(duì)功能的描述，但結(jié)合“所述提升梁在兩個(gè)輸送輥?zhàn)又g橫向于所述輸送方向延伸”的特征以及“梁”本身的結(jié)構(gòu)限定作用，權(quán)利要求1本質(zhì)上已經(jīng)限定了提升梁的方位及結(jié)構(gòu)特征，故上述特征不屬于功能性特征。

對(duì)于功能性特征，在無效審查實(shí)踐中，無效請(qǐng)求人還經(jīng)常以權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款即沒有以說明書為依據(jù)的無效理由提及。也就是說，功能性特征在多個(gè)法條的無效理由中都可能涉及。但不管怎樣，答復(fù)思路是一致的，作為專利權(quán)人切記不要盲目跟隨無效請(qǐng)求人的思路走，為了證明說明書公開充分或者權(quán)利要求能得到說明書的支持而一味地在說明書中尋找實(shí)現(xiàn)該功能的實(shí)施方式的記載，那樣就掉進(jìn)了對(duì)方的陷阱，坐實(shí)了該特征的“功能性限定”身份。轉(zhuǎn)換個(gè)思路，爭(zhēng)辯該特征本身根本不屬于功能性限定，無論對(duì)于無效程序，還是相關(guān)聯(lián)的民事訴訟，都是有利的。這一點(diǎn)我們不再展開過多討論。

第五，在化學(xué)發(fā)明領(lǐng)域，對(duì)說明書的充分公開有其特殊的要求。這是因?yàn)?，化學(xué)領(lǐng)域是實(shí)驗(yàn)性科學(xué)領(lǐng)域，影響因素錯(cuò)綜復(fù)雜，可預(yù)期性相對(duì)較低，該領(lǐng)域有的發(fā)明創(chuàng)造甚至是無意中做出的。由于該領(lǐng)域的發(fā)明能否實(shí)施難以預(yù)測(cè)，需要加以驗(yàn)證才能夠確認(rèn)，故對(duì)于要求保護(hù)化學(xué)產(chǎn)品的發(fā)明，《專利審查指南》第二部分第十章第3節(jié)專門規(guī)定：“要求保護(hù)的發(fā)明為化學(xué)產(chǎn)品本身的，說明書中應(yīng)當(dāng)記載化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)、化學(xué)產(chǎn)品的制備以及化學(xué)產(chǎn)品的用途。”比如，當(dāng)發(fā)明是一種化合物時(shí)，說明書中應(yīng)當(dāng)說明該化合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)及與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)的化學(xué)、物理性能參數(shù)，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確認(rèn)該化合物；應(yīng)當(dāng)記載至少一種制備方法，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)；還應(yīng)當(dāng)完整地公開該產(chǎn)品的用途和/或使用效果，即使是結(jié)構(gòu)首創(chuàng)的化合物，也應(yīng)當(dāng)至少記載一種用途。特別地，對(duì)于新的化合物，其說明書對(duì)該產(chǎn)品的記載在滿足上述條件之外，如果本領(lǐng)域的技術(shù)人員無法根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)預(yù)測(cè)該產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)所述用途和/或使用效果，則其說明書還應(yīng)當(dāng)記載對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，足以證明該產(chǎn)品可以用于所述用途并能解決所要解決的技術(shù)問題或者達(dá)到所述效果的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)（也參見（2018）京行終2962號(hào)判決書說理部分）。

因?yàn)榇嬖陬~外的規(guī)定，所以在化學(xué)發(fā)明領(lǐng)域，無效請(qǐng)求人使用專利法第二十六條第三款作為無效理由的情況比其它領(lǐng)域相對(duì)多些，成功率也相對(duì)高些。例如，無效請(qǐng)求人經(jīng)常指出說明書未記載清楚化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)數(shù)據(jù)、制備方法、用途或使用效果等各項(xiàng)中的其中某一項(xiàng)或幾項(xiàng)。

此時(shí)，雖然是看上去較為特殊的化學(xué)發(fā)明領(lǐng)域，但在分析說明書公開是否充分的問題時(shí)，其要遵循的基本原則與其它領(lǐng)域沒有本質(zhì)區(qū)別，即，仍舊應(yīng)秉持從所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度出發(fā)來看待這一問題。

【案例五——第48183號(hào)無效審查決定（2021年專利復(fù)審無效十大案例）】該案涉及化合物領(lǐng)域中對(duì)于說明書公開充分的特殊規(guī)則。無效請(qǐng)求人主張，權(quán)利要求中要求保護(hù)的某化合物“馬昔騰坦”的制備方法及其技術(shù)效果未在說明書中公開，因此說明書公開不充分。但是合議組認(rèn)為，說明書中公開了另一種化合物104，而“馬昔騰坦”與該化合物104的區(qū)別僅在于某烷基鏈一個(gè)是丙基一個(gè)是乙基，對(duì)于化合物104而言，制備時(shí)引入乙基的起始原料為乙胺，制備馬昔騰坦時(shí)，僅需要將乙胺替換為丙胺進(jìn)行反應(yīng)，這一替換對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言不存在技術(shù)障礙，結(jié)果也是可以預(yù)期的。而對(duì)于“馬昔騰坦”的技術(shù)效果，合議組認(rèn)為，化合物104與馬昔騰坦之間僅相差一個(gè)亞甲基，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于二者結(jié)構(gòu)高度相似，能夠合理預(yù)期到馬昔騰坦應(yīng)具有與化合物104類似的技術(shù)效果。最終，合議組認(rèn)為說明書公開不充分的無效理由不能成立。

可見，雖然《專利審查指南》對(duì)于化學(xué)產(chǎn)品的發(fā)明明確要求說明書中應(yīng)當(dāng)記載化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)、化學(xué)產(chǎn)品的制備以及化學(xué)產(chǎn)品的用途，但在無效程序中，對(duì)于“說明書應(yīng)當(dāng)記載”的理解并不拘泥于“說明書存在字面記載”，而是理解為“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員從說明書記載的整體內(nèi)容基礎(chǔ)上能夠得出”。因此，即使說明書缺少了某部分的明確記載，也不一定會(huì)導(dǎo)致“說明書公開不充分”，此時(shí)還需專利權(quán)人據(jù)理力爭(zhēng)，多從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度給出合理的分析。

對(duì)于化學(xué)產(chǎn)品的發(fā)明，專利權(quán)人還應(yīng)注意在撰寫專利說明書時(shí)一定要確保實(shí)施例中實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，否則很可能在確權(quán)程序中無法滿足說明書充分公開的要求，甚至由于說明書記載的技術(shù)效果不被認(rèn)可而喪失創(chuàng)造性。專利權(quán)人最好還能夠保留原始實(shí)驗(yàn)報(bào)告，以備不時(shí)之需。參見《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第五條的規(guī)定：“當(dāng)事人有證據(jù)證明專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人違反誠實(shí)信用原則，虛構(gòu)、編造說明書及附圖中的具體實(shí)施方式、技術(shù)效果以及數(shù)據(jù)、圖表等有關(guān)技術(shù)內(nèi)容，并據(jù)此主張相關(guān)權(quán)利要求不符合專利法有關(guān)規(guī)定的，人民法院應(yīng)予支持?！?/p>

下面的案例六就是這樣一種情形，該案的無效請(qǐng)求人和專利權(quán)人都是著名制藥公司，雙方的專利糾紛在業(yè)內(nèi)有很大影響。在其中一方提起的無效宣告請(qǐng)求中，就包含專利法第二十六條第三款的無效理由。雖然在無效宣告程序中權(quán)利要求得以暫時(shí)維持，但在后續(xù)的一審和二審行政訴訟中，無效審查決定卻被撤銷，就因?yàn)橐粚徍投彿ㄔ憾颊J(rèn)為涉案專利不滿足專利法第二十六條第三款關(guān)于說明書應(yīng)充分公開的規(guī)定。不過，2020年最高院已裁定再審該案，最終結(jié)果如何筆者還未能見到，因此列在這里僅供讀者參考借鑒。

【案例六——第32428號(hào)無效審查決定、一審(2017)京73行初5365號(hào)、二審（2018）京行終2962號(hào)】該案的涉案專利要求保護(hù)一種化合物（以下稱為“化合物G”）以及包括該化合物G的殺蟲劑組合物，說明書中記載的實(shí)施例5給出了實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，用于證明化合物G的殺蟲效果。無效請(qǐng)求人提供了一份來自案外人——某研究機(jī)構(gòu)的鑒定報(bào)告，報(bào)告按照實(shí)施例5的方法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，但是得不到化合物G具有殺蟲效果的結(jié)論，因此主張說明書中的實(shí)施例5數(shù)據(jù)不真實(shí)，說明書公開不充分。無效審查決定中，合議組綜合考慮該單方鑒定報(bào)告的證明力偏弱以及計(jì)算過程與實(shí)施例5不同等因素，沒有采納無效請(qǐng)求人的主張。然而在行政訴訟一審階段，該無效請(qǐng)求人又增加主張實(shí)施例5的數(shù)據(jù)有很多不合理之處，因此進(jìn)一步質(zhì)疑該實(shí)施例的真實(shí)性。例如，無效請(qǐng)求人按照實(shí)施例5的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了延伸的推導(dǎo)和計(jì)算，發(fā)現(xiàn)如果實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是真實(shí)的，那么實(shí)驗(yàn)用的粘蟲死亡頭數(shù)將不是整數(shù)，以及實(shí)驗(yàn)中的粘蟲48小時(shí)進(jìn)食量是24小時(shí)進(jìn)食量的9倍多等不合理現(xiàn)象。一審法院因此將說明書公開是否充分的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移到專利權(quán)人一方，但是專利權(quán)人一方無法提交原始實(shí)驗(yàn)報(bào)告，而且給出的若干解釋有悖常理，被法院認(rèn)定為“有違本領(lǐng)域技術(shù)人員的一般理解，難以讓本院信服”，并據(jù)此不認(rèn)可實(shí)施例5中記載的相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。在此基礎(chǔ)上，一審法院認(rèn)定說明書公開不充分。該結(jié)論最終還波及到了涉案專利的創(chuàng)造性評(píng)價(jià)，一審法院認(rèn)為，由于說明書中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不足以證明化合物G具有殺蟲活性，即，不能證明化合物G具有預(yù)料不到的用途或效果，所以權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。二審法院基本認(rèn)同了一審法院的上述觀點(diǎn)。

其實(shí)由案例六中的三次行政和司法審查過程可見，在確權(quán)程序中，其實(shí)行政機(jī)關(guān)和法院都還是善意地審視已授權(quán)的專利的，即默認(rèn)其真實(shí)有效，這也符合社會(huì)公眾對(duì)有效的專利文獻(xiàn)的期待利益。在不存在優(yōu)勢(shì)證據(jù)的情況下，不會(huì)輕易認(rèn)定說明書中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，甚至不會(huì)輕易轉(zhuǎn)移舉證責(zé)任。即使挑戰(zhàn)者提出了強(qiáng)有力的合理質(zhì)疑，也僅是適時(shí)地將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給了專利權(quán)人，專利權(quán)人仍舊有機(jī)會(huì)自證。只有在專利權(quán)人確實(shí)無法給出合理解釋時(shí)，才認(rèn)定了涉案專利說明書的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不真實(shí)。所以其實(shí)專利權(quán)人在答復(fù)這類無效理由時(shí)，應(yīng)認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，沉著應(yīng)對(duì)，把握好答復(fù)的“度”。先依靠經(jīng)驗(yàn)判斷一下對(duì)方的證據(jù)證明力是否足夠（可參見本系列第三篇《證據(jù)證明力的質(zhì)證》），再制定合適的答復(fù)策略：太過放松警惕，始終不舉證、不解釋顯然是風(fēng)險(xiǎn)極大的；但在對(duì)方?jīng)]有優(yōu)勢(shì)證據(jù)的情況下，也沒有必要過于積極地承擔(dān)起本應(yīng)對(duì)方承擔(dān)的舉證責(zé)任。

三、結(jié)語

本篇概述了無效宣告程序的無效理由中使用較多的形式條款，并就專利權(quán)人對(duì)專利法第二十六條第三款說明書公開不充分的無效理由的答復(fù)做了簡(jiǎn)單討論，同時(shí)給出了一些示例案例作為參考。

需要補(bǔ)充的是，在答復(fù)本條款時(shí)應(yīng)該注意，對(duì)某個(gè)特征是現(xiàn)有技術(shù)而在說明書中未記載的答復(fù)要謹(jǐn)慎，可能會(huì)對(duì)新穎性或創(chuàng)造性判斷有不利影響。在本系列第五篇中講述的答復(fù)策略中主張，專利權(quán)人應(yīng)盡量在看到無效請(qǐng)求人的所有無效理由之后再通盤考慮答復(fù)內(nèi)容。例如，如果先看到本條款，就立刻答復(fù)了權(quán)利要求中某個(gè)特征是現(xiàn)有技術(shù)而無需在說明書中詳細(xì)記載，那么如果后續(xù)看到了關(guān)于創(chuàng)造性的無效理由時(shí)，就不好立刻食言而肥，又主張?jiān)撎卣鳂?gòu)成與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征并帶來某種技術(shù)效果。

在后續(xù)篇章中，會(huì)繼續(xù)討論針對(duì)其他形式問題條款的無效理由的具體答復(fù)策略。

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（二）——證據(jù)“三性”的質(zhì)證

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（三）——證據(jù)證明力的質(zhì)證

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（四）——譯文異議

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（五）——答復(fù)策略的制定

（原標(biāo)題：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問題的答復(fù)（一））

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

注：原文鏈接：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（六）——形式問題的答復(fù)（一）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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