最接近現(xiàn)有技術的選擇對創(chuàng)造性判斷的影響

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“最接近的現(xiàn)有技術，是指現(xiàn)有技術中與要求保護的發(fā)明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點的基礎。”

案情簡介

原告A公司訴稱：

一、證據1作為最接近的現(xiàn)有技術時，涉案專利不具有創(chuàng)造性

1.涉案專利權利要求1不具備創(chuàng)造性。證據1披露的技術手段與涉案專利保護的技術均為液壓開孔裝置，證據1與涉案專利權利要求1在液壓沖孔設置原理上相似。權利要求1與證據1的區(qū)別技術特征僅在于：涉案專利公開油泵、油管，但在液壓工具領域，液壓裝置包括油泵、油管，從而為液壓油缸提供油料是本領域常規(guī)的技術手段；涉案專利公開的擠孔陽模與擠孔陰模及其相關機構未超出證據1發(fā)明專利的技術手段，且屬于液壓開孔領域常規(guī)的技術手段，本領域技術人員很容易想到且進行應用。

2.涉案專利權利要求2-4不具備創(chuàng)造性。（1）涉案專利權利要求2-4為權利要求1的從屬權利要求，且結合上述陳述，故權利要求2-4不具備創(chuàng)造性。（2）權利要求2-4為本領域常規(guī)技術手段而不具有創(chuàng)造性。

二、證據2作為最接近的現(xiàn)有技術時，涉案專利不具有創(chuàng)造性

1.涉案專利權利要求1不具備創(chuàng)造性。證據2披露的技術手段與涉案專利保護的技術均為液壓開孔裝置，且擠孔技術原理相似。權利要求1與證據2的區(qū)別技術特征僅在于：涉案專利機體下端為封閉的環(huán)狀結構。證據1因與涉案專利都屬于液壓沖孔裝置，沖孔加工原理相似，屬于同一技術領域，本領域技術人員在面對證據2下端為開口形狀而使機體不穩(wěn)的技術問題時，存在將證據1披露技術手段結合應用到證據2中解決相應技術問題的動機，即若出現(xiàn)證據2下端為開口形狀而使機體不穩(wěn)的情況時，本領域技術人員根據證據1披露的技術手段且/或結合公知常識，很容易想到通過封閉下端開口來穩(wěn)定機體。因此，以證據2作為最接近的現(xiàn)有技術，結合證據1和/或公知常識，對涉案專利權利要求1保護的內容存在技術啟示，涉案專利權利要求1不具備創(chuàng)造性。

2.涉案專利權利要求2-4不具備創(chuàng)造性。（1）涉案專利權利要求2-4為權利要求1的從屬權利要求，且結合上述陳述，故權利要求2-4不具備創(chuàng)造性。（2）權利要求2-4為本領域常規(guī)技術手段而不具有創(chuàng)造性。（3）證據3已公開涉案專利權利要求4的區(qū)別特征，故不具有創(chuàng)造性。綜上，請求法院撤銷被訴決定，判令被告重新作出決定。

被告國家知識產權局辯稱：

1.證據1中的模具是一個限定管件形狀的模具，該液壓沖孔裝置的沖孔對象是管件的雙壁沖孔，利用管件內部注入帶有壓力的流體，支承住管件內壁。

證據1的上模具和下模具組成的模具腔14作用是，使腔內壁緊緊貼合待沖孔管件的外壁，以平衡管件內部液體向外的壓力，從而達到良好的沖孔效果；該模具屬于常規(guī)的模具組合方法，由一對成型模具組成又稱“型?！?。涉案專利的空腔為一容納待沖孔工件的空腔，其作用主要是通過機體的環(huán)狀封閉結構來降低下端不封閉結構所帶來的機體易損壞的技術問題，因此證據1中模具設置的目的與涉案專利并不相同。由此可見，證據1沒有明示或暗示關于將環(huán)狀結構應用于鋼軌開孔器中以加強機體強度、使機體穩(wěn)固不易受損的技術內容。因此證據1也未給出在涉案專利所述的這類橫向設置的開孔裝置中將其設置成下端封閉的結構、進而加強機體強度使得機體不易損壞的技術啟示，并且目前也沒有足夠的證據表明這是本領域的公知常識。

2.證據2并沒有公開：機體為下端封閉的環(huán)狀結構。另外，證據2是涉案專利的背景技術，也是用于鋼軌工件的沖孔，因此證據2與證據1的加工工件不同，加工目的和原理也不相同，本領域技術人員在面對如證據2的現(xiàn)有技術存在的技術問題時，并無動機將證據1中所應用的相互配合機構的其中一部分單獨應用到證據2中以解決相應的技術問題，因此其兩者之間沒有結合的技術啟示。而且上述區(qū)別技術特征機體為下端封閉的環(huán)狀結構并不屬于本領域的公知常識，在之前的無效決定中對此也做出過認定。涉案專利將現(xiàn)有技術鋼軌沖孔的機體設置為封閉結構，取得了使機體更加穩(wěn)固的有益效果。

綜上，被訴決定認定事實清楚、適用法律法規(guī)正確、審理程序合法、審查結論正確，原告的訴訟理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求，維持被訴決定。

第三人C述稱，服從被訴決定，同意被告專利復審委員會的答辯意見。

調查與審理

涉案專利為2010年12月1日授權公告的、名稱為“液壓開孔器”的實用新型專利，其專利號為201020149855.8，申請日為2010年3月22日，專利權人是C。

涉案專利修改后的權利要求1如下：“1. 一種液壓開孔器，包括油泵、油管、開有可容納鋼軌的空腔的機體、安裝于機體內的油缸、設于油缸內的活塞和活塞桿、位于空腔一側的擠孔陽模、位于空腔另一側的擠孔陰模、出料孔，所述擠孔陽模安裝于活塞桿前端，活塞桿、擠孔陽模、擠孔陰模三者的中心線在同一條直線上，其特征在于：所述機體為下端封閉的環(huán)狀結構，開有可容納鋼軌的空腔位于機體中部?！?/p>

2014年1月7日，專利復審委員會作出第21746號決定，宣告涉案專利部分無效，在C于2013年9月11日提交的經修改的權利要求書基礎上維持專利權有效。第21746號決定已經生效。

針對上述部分無效后的專利權，A公司于2014年10月29日向專利復審委員會再次提出了無效宣告請求，其理由是權利要求1-4不具備創(chuàng)造性，請求宣告涉案專利要求1-4無效，同時提交了如下證據：

證據1：公開號為CN101259503A，公開日為2008年9月10日的中國發(fā)明專利申請公布說明書。

證據2：授權公告號為CN2153576Y，授權公告日為1994年1月19日的中國實用新型專利說明書。

證據3：授權公告號為CN2612720Y，授權公告日2004年4月21日的中國實用新型專利說明書。

2015年3月11日，專利復審委員會作出被訴決定。

在本案庭審過程中，A公司明確表示認可被訴決定所認定的涉案專利權利要求1與證據2的區(qū)別技術特征。對于涉案專利權利要求1與證據1的區(qū)別技術特征，A公司明確表示認可已認定的區(qū)別技術特征（1），但認為區(qū)別技術特征（2）、（3）均不存在。

北京知識產權法院于2018年1月24日作出判決：一、撤銷被告國家知識產權局專利復審委員會作出的第25420號無效宣告請求審查決定；二、被告國家知識產權局專利復審委員會于本判決生效后重新作出決定。宣判后，國家知識產權局向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院于2020年3月2日作出判決，駁回上訴，維持原判。

法律分析

法院生效裁判認為：

一、關于權利要求1

1、以證據2為最接近的現(xiàn)有技術時，權利要求1相對于證據2結合證據1或證據2結合證據1和公知常識是否具備創(chuàng)造性。根據查明事實，在本案庭審過程中，原告明確表示認可被訴決定所認定的涉案專利權利要求1與證據2的區(qū)別技術特征，法院予以確認。在面對現(xiàn)有技術證據2存在的上述技術問題時，本領域技術人員沒有動機將證據1中所應用的下模具及上模具配合構成的空腔應用到證據2中以解決相應的技術問題，即就解決機體易受損問題而言，證據1、證據2兩者沒有結合的啟示。權利要求1相對于證據2結合證據1或證據2結合證據1和公知常識具備創(chuàng)造性。

2、以證據1為最接近的現(xiàn)有技術時，權利要求1相對于證據1結合證據2或證據1結合證據2和公知常識是否具備創(chuàng)造性。根據查明事實，涉案專利權利要求1與證據1的區(qū)別技術特征為：（1）證據1沒有公開油泵、油管；（2）證據1未公開涉案專利的擠孔陽模和擠孔陰模及其相關結構。根據查明事實，證據2公開了一種液壓擠孔機，與證據1和涉案專利技術領域相同，該液壓擠孔機包括一個殼體、油泵系統(tǒng)、擠孔系統(tǒng)，油泵系統(tǒng)是由油箱、控制機構、進出油機構組成，擠孔機殼體1呈開口狀，油箱與殼體1的上部焊接為一體，活塞39和活塞桿38由壓緊墊片35和螺母螺栓固定在油缸上，油缸設在油箱下面，且由螺母螺栓固定在擠孔機殼體1上，活動模48（相當于擠孔陽模）設在活動模座47上，且固定在活塞桿38上，孔模51（相當于擠孔陰模）設在其模座53上，且通過螺母螺栓固定在擠孔機殼體上。故上述區(qū)別技術特征（2）已被證據2公開。此外，液壓裝置包括油泵、油管是本領域常規(guī)技術手段。因此，權利要求1相對于證據1結合證據2和公知常識不具備創(chuàng)造性。被訴決定的相關認定有誤，本院予以糾正。

二、權利要求2-4

涉案專利權利要求2-4均是直接或間接引用權利要求1的從屬權利要求，如前所述，鑒于被訴決定關于涉案專利權利要求1相對于證據1結合證據2和公知常識具備創(chuàng)造性的認定結論的主要證據不足，故被告應在正確認定涉案專利權利要求1創(chuàng)造性的基礎上對涉案專利其他權利要求是否具備創(chuàng)造性重新進行評述。

根據專利法第二十二條第三款的規(guī)定，創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。《專利審查指南》給出了創(chuàng)造性的判斷方法“三步法”。第一步為確定最接近的現(xiàn)有技術；第二步中，涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術進行對比，以確定發(fā)明的區(qū)別技術特特征和發(fā)明實際解決的技術問題；第三步從最接近的現(xiàn)有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)判斷是否顯而易見。三步法旨在還原發(fā)明創(chuàng)造的過程。即回到申請日以前，以本領域技術人員的眼光在最接近現(xiàn)有技術中發(fā)現(xiàn)缺陷，產生對其進行改進的動機，并從現(xiàn)有技術中尋找解決手段。三步法的三個步驟是緊密聯(lián)系、依次推進的。最接近的現(xiàn)有技術在三步法的判斷中起到串聯(lián)作用。在第三步判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見時，最接近現(xiàn)有技術又將為本領域技術人員提供對現(xiàn)有技術進行改進的基礎。

根據《專利審查指南》的相關規(guī)定，最接近的現(xiàn)有技術，是指現(xiàn)有技術中與要求保護的發(fā)明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點的基礎。最接近的現(xiàn)有技術，例如可以是，與要求保護的發(fā)明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術特征最多的現(xiàn)有技術，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術領域不同，但能夠實現(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術特征最多的現(xiàn)有技術。應當注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術時，應首先考慮技術領域相同或相近的現(xiàn)有技術。在本領域技術人員重塑發(fā)明的過程中，在實質審查程序中，審查員要對本發(fā)明的現(xiàn)有技術狀況進行檢索，尋找與本發(fā)明的技術方案相同或相關的現(xiàn)有技術方案，并從中選擇可能成為重塑發(fā)明起點的最接近的現(xiàn)有技術。審查員可能面對多個可供選擇的對象，經過一系列選擇確定最接近的現(xiàn)有技術。在復審或無效程序中，在先的駁回決定或無效請求中已經明確了創(chuàng)造性判斷中最接近的現(xiàn)有技術。由上述最接近現(xiàn)有技術的確定方式可以看出，最接近的現(xiàn)有技術并非唯一，也未必是含有發(fā)明技術特征最多的那一項技術方案。最接近現(xiàn)有技術的選取會存在偶然性，不同的判斷主體可能會選擇不同的對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術。從不同的最接近的現(xiàn)有技術出發(fā)，多項現(xiàn)有技術均可能是發(fā)明的起點。當最接近的現(xiàn)有技術的選擇不同時，后續(xù)三步法的判斷路徑就是不同的。

本案中，涉案專利公開了一種液壓開孔器，證據1公開了一種液壓沖孔裝置，證據2公開了一種液壓擠孔機。從技術領域來看，涉案專利與證據1、2的技術領域均相同，理論上均可以作為發(fā)明創(chuàng)造的技術起點，需要進一步關注上述兩份不同的證據作為最接近的現(xiàn)有技術在三步法中應用的具體情況。當采用證據1作為最接近的現(xiàn)有技術時，涉案專利與證據1存在兩點區(qū)別特征，即（1）證據1未公開油泵、油管；（2）證據1未公開涉案專利的擠孔陽模和擠孔陰模及其相關結構。基于其區(qū)別特征，能夠看出證據2的技術方案給出了實際解決的技術問題的啟示。而當采取證據2作為最接近的現(xiàn)有技術時，涉案專利與證據2區(qū)別特征為：機體為下端封閉的環(huán)狀結構，開有可容納鋼軌的空腔位于機體中部。證據2的液壓擠孔機針對的操作對象是礦山鋼軌，作用是對鋼軌的雙壁擠孔。因鋼軌硬度較大，對其擠孔時，下端開放的機體兩側受到的沖擊較大，使機體容易受損。在面對現(xiàn)有技術證據2存在的上述技術問題時，本領域技術人員沒有動機將證據1中所應用的下模具及上模具配合構成的空腔應用到證據2中以解決相應的技術問題，且證據1的下模具及上模具配合構成的機體下端為封閉的環(huán)狀結構，該結構也不可能應用于已經鋪設完成的鋼軌。故就解決機體易受損問題而言，證據1、證據2兩者沒有結合的啟示。綜上，在以證據1作為最接近的現(xiàn)有技術時，涉案專利權利要求1相對于證據1與證據2的結合不具備創(chuàng)造性；在以證據2作為最接近的現(xiàn)有技術時，涉案專利權利要求1相對于證據2與證據1的結合具備創(chuàng)造性。因此，基于相同的技術組合，在選擇不同的文件作為最接近的現(xiàn)有技術時，創(chuàng)造性評價的出發(fā)點不同，創(chuàng)造性的評價結論可能不同。只要其中的一次判斷是不具備創(chuàng)造性的，則該專利不具備創(chuàng)造性。

參考域外關于創(chuàng)造性的判斷方法，就美國而言，創(chuàng)造性的判斷在經歷一系列判斷標準的變化后，目前主要遵循以下步驟：（1）確定現(xiàn)有技術的范圍和內容：（2）確定權利要求保護的發(fā)明和現(xiàn)有技術之間的區(qū)別特征：（3）分析相關公領域普通技術人員的水平，判斷是否顯而易見。就歐洲專利局而言，其通常采取“問題—解決法”對創(chuàng)造性進行判斷，主要包含以下步驟：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術；（2）確定解決的客觀技術問題：（3）從最接近的現(xiàn)有技術和客觀解決的技術問題出發(fā)，考慮請求保護的發(fā)明對本領域技術人員來講是否是顯而易見的。【馬文霞、劉麗偉：《創(chuàng)造性判斷中發(fā)明構思的把握與應用》】最接近的現(xiàn)有技術是通過顯而易見的改進從而得到該申請的“最佳起點”。縱觀不同國家關于創(chuàng)造性的判斷標準，其整體的判斷思路在大體上是一致的。為了更準確還原本領域技術人員重塑發(fā)明的過程，在三步法的判斷過程中，用于判斷專利創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術分為“最接近的現(xiàn)有技術”及用于與“最接近現(xiàn)有技術”結合來判斷創(chuàng)造性的其他現(xiàn)有技術。最接近的現(xiàn)有技術的選擇不是一個孤立的過程，通常需要將其放在三步法中去考慮，需要分析和考慮其他證據與最接近的現(xiàn)有技術之間的結合動因以及結合后的改造難度，關注在實際解決的技術問題的基礎上，其他證據能夠給出足夠的教導和指引讓本領域技術人員將其公開的技術手段順利地結合到最接近的現(xiàn)有技術中，并且符合本領域技術人員的慣常思維邏輯和普遍改進路徑，從而客觀、公正地對發(fā)明的創(chuàng)造性進行判斷。

在全面理解、確定最接近的現(xiàn)有技術后，應正確確定區(qū)別技術特征和實際解決的技術問題。確定發(fā)明實際解決的技術問題，應依據區(qū)別技術特征在整個發(fā)明中與其他技術特征的相互作用來確定。并以本領域技術人員的眼光客觀判斷兩篇現(xiàn)有技術的結合是否顯而易見。在判斷最接近的現(xiàn)有技術是否能夠與其他技術結合時，采用是否存在技術啟示的判斷標準，即現(xiàn)有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域技術人員在面對所述技術問題時，改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。

綜上，三步法判斷創(chuàng)造性的整個過程是建立在最接近的現(xiàn)有技術的基礎上的。最接近的現(xiàn)有技術與用于與“最接近現(xiàn)有技術”結合來判斷創(chuàng)造性的其他現(xiàn)有技術并非在技術特征上的簡單疊加。當最接近的現(xiàn)有技術選擇不同時，三步法的判斷路徑發(fā)生不同，其關于創(chuàng)造性判斷的結論可能不同。

（原標題：小知說法 | 最接近現(xiàn)有技術的選擇對創(chuàng)造性判斷的影響）

來源：知產北京

作者：李春錦 北京知識產權法院 審判第一庭法官助理

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：最接近現(xiàn)有技術的選擇對創(chuàng)造性判斷的影響（點擊標題查看原文）

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