英特爾中國知識產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣：NPE訴訟的應對與反思

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“英特爾（中國）有限公司知識產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣女士以‘NPE訴訟的應對與反思——以高科技企業(yè)為視角’為主題，分享了英特爾作為高科技企業(yè)在全球和中國應對NPE訴訟的經(jīng)驗?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

近年來，中國成為繼美國、德國等國家之后，NPE訴訟的另一主要戰(zhàn)場。NPE是許多中國企業(yè)避不開的話題，也常常會對眾多高科技企業(yè)造成巨大困擾，對此，企業(yè)應當如何應對？

近日，在由IPR Daily及IPR Daily GLOBAL主辦的GIPC 2023全球通信知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)大會上，英特爾（中國）有限公司知識產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣女士以“NPE訴訟的應對與反思——以高科技企業(yè)為視角”為主題，深入探究了NPE訴訟對高科技企業(yè)造成困擾的原因，分享了英特爾作為高科技企業(yè)在全球和中國應對NPE訴訟的經(jīng)驗。

英特爾（中國）有限公司
知識產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣

一、為何NPE訴訟會對高科技企業(yè)造成困擾？

從產(chǎn)業(yè)或者是技術(shù)角度來看，產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)迭代使得企業(yè)所面臨的情形與以往大不一樣。以前的產(chǎn)品中實施的專利較少，因而產(chǎn)品本身基本上就等同于相應專利，如電燈泡。今天的高科技產(chǎn)品則大不一樣，每一件都實施著大量專利，如一臺筆記本電腦要符合300多項產(chǎn)業(yè)標準，用到成千上萬項技術(shù)。

而從制度上考慮，中國的情況比較典型。假設NPE向?qū)嶓w企業(yè)收取相關的專利許可費只是反映了相關專利技術(shù)正常的市場價值，那么通常是不會對高科技企業(yè)造成困擾的。不過，按照中國當前在侵權(quán)認定的情況下實行的自動禁令的制度，企業(yè)很可能會損失某些產(chǎn)品的所有利潤，因此才對其自身的正常經(jīng)營業(yè)態(tài)造成較大影響。

NPE訴訟的普遍特點，借用易繼明老師的觀點，是訴訟雙方當事人在制衡關系上的非交互性。具體而言，就是NPE訴訟和競爭者之間的專利訴訟不太一樣，當實體企業(yè)遭受NPE起訴后，通常沒辦法提起反訴或者是采取其他的反制手段，或者是反制手段有限。在NPE訴訟里，NPE方占據(jù)的主動權(quán)往往是超過了被告實體企業(yè)一方。

當涉及“專利蟑螂”時，NPE訴訟也呈現(xiàn)出更多新的特點?！皩＠搿本褪峭稒C型NPE，通常以專利訴訟作為其營業(yè)的主要手段來獲取相應的利潤。在這種情況下， NPE訴訟的特點主要表現(xiàn)為：一是根據(jù)相關國家法律法規(guī)提起禁令，以申請禁令相要挾；二是NPE提起訴訟的時間和地點具有傾向性，訴訟時間一般都是在實體企業(yè)已經(jīng)進行了不可逆轉(zhuǎn)的商業(yè)投資以后再提起相應的訴訟，而為確保訴訟能夠得到更大的收益，訴訟地點也往往會選擇對專利權(quán)人更友好的地區(qū)和法院；三是NPE持有的技術(shù)多為漸進式改良技術(shù)，“專利蟑螂”一般不是自己研發(fā)的技術(shù)，是從第三方購買的，從第三方購買的技術(shù)一般也不是第三方核心技術(shù)，一般都是漸進式改良式的技術(shù)；四是NPE通常為投資基金控制，不以研發(fā)為基礎。

二、NPE訴訟在全球的應對經(jīng)驗

在全球應對上，企業(yè)需要針對訴訟頻發(fā)的法域做好日常準備工作。一是公司內(nèi)部需要聘用有豐富訴訟管理經(jīng)驗的法務，訴訟管理經(jīng)驗關鍵并不是指實際處理了很多專利訴訟案件，而是在訴訟過程中掌握了對各種關系的解讀、維護以及協(xié)調(diào)能力。比如如何協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各個部門、如何選聘公司外部律師、如何跟法院協(xié)調(diào)、如何協(xié)調(diào)和原告、其它被告之間的關系，甚至涉及到政府關系的協(xié)調(diào)、媒體關系的協(xié)調(diào)等，這些都是有豐富訴訟管理經(jīng)驗的法務應該具備的能力。二是公司外部需要聘請有復雜訴訟應對經(jīng)驗的律師，因此公司法務在日常工作過程中就要多留意在復雜訴訟應對方面有豐富經(jīng)驗并且口碑良好的外部律師。

在具體案件的應對方面，企業(yè)可以這么做：

一是企業(yè)要協(xié)調(diào)各訴訟地訴訟策略，以英特爾為例，英特爾應對全球訴訟一般會指定全球訴訟的總負責人，在訴訟發(fā)生地還有會有分負責人，通過定期組織全球會議如每周會議或每兩周會議，確保總負責人跟分負責人之間充分的交流，以及負責人和外部律師之間有一個非常充分的交流。

二是充分利用公司內(nèi)部的技術(shù)資源，發(fā)揮好內(nèi)部技術(shù)人員、外部技術(shù)專家的作用，進一步擴充在應對具體案件中的力量。

三是深入研究禁令例外的情形，以中國為例，雖然中國幾乎是自動適用禁令制度，但是有些案例里也顯示出禁令例外的情形，比如考慮公共利益、當事人利益重大的失衡等等，我們會跟外部律師一起深入研究這些情形，把它和所處理的案件結(jié)合起來。

四是做好打持久戰(zhàn)的準備，專利訴訟尤其是大型NPE訴訟基本上都是以幾年為單位計算時間的，企業(yè)一定要做好持久戰(zhàn)的準備，并且不要著急，要等到相關訴訟程序取得對企業(yè)有利的局面時，再去考慮和解、談判的問題。

三、NPE訴訟在中國的應對經(jīng)驗

要做好NPE訴訟在中國的應對，需要企業(yè)從多個方面著手。

一是一定要選聘有豐富中國本土訴訟經(jīng)驗的法務作為訴訟管理者，常年做歐美業(yè)務的律師和有中國本土訴訟管理經(jīng)驗的法務之間的視角、關注點肯定有很大的區(qū)別。

二是無效可以考慮選擇平時幫助企業(yè)進行專利申請的專利所合作，侵權(quán)跟律師事務所合作，這與美國常常由同一家律師事務所同時處理無效、侵權(quán)兩方面程序問題是不同的。

三是盡可能阻卻訴前禁令，理論上來說NPE是很難申請到訴前禁令的，因為按照法律法規(guī)和司法解釋的規(guī)定，NPE很難證明情勢非常緊急，也很難證明自己受到無法彌補的損害。但是在實踐過程中總有特殊的情況出現(xiàn)，無論如何站在被告實體企業(yè)的角度來說，一定要盡可能阻卻訴前禁令的頒發(fā)，否則對訴訟進程把控以及后續(xù)有可能出現(xiàn)的許可談判等都會產(chǎn)生非常大的負面影響。

四是盡可能延緩訴訟的進程，一方面可以打亂原告訴訟的策略，訴訟的布局；另外一方面隨著訴訟進程不斷進展，作為被告一方可能會收到中間性的有利結(jié)果，這對接下來合理解決訴訟糾紛有很大的幫助。

五是在與法官交流中、在法庭上對禁令問題是否影響公共利益進行評論時，一定要強調(diào)高科技企業(yè)本身對中國經(jīng)濟社會發(fā)展所做出的較大貢獻，這往往能夠給法官留下相對比較好的印象，對保持雙方在整體訴訟中的中立性有一定程度的幫助。

六是將重心放在訴訟程序而非談判，在被告實體企業(yè)沒有辦法在訴訟過程中取得一定的中間性有利結(jié)果的情況下，輕易開啟談判并不是非常好的選擇，實質(zhì)性談判一定要選擇被告一方能夠在訴訟中取得中間性有利結(jié)果后再開啟。

NPE訴訟之所以會出現(xiàn)許多讓人糾結(jié)困擾的問題，與我們本身的司法制度有很大關聯(lián)。在中國，適用的幾乎是自動禁令的制度，這會對實體企業(yè)產(chǎn)生非常大的影響。因此我們建議在未來的立法中，應考慮更加平衡的禁令制度，尤其在NPE訴訟中，以限制禁令頒發(fā)為原則。，否則自動禁令將造成當事人利益失衡，導致專利劫持，并且阻礙技術(shù)創(chuàng)新，有損社會公共利益，也會對我國實體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一定的負面影響。在面對越來越頻發(fā)的NPE訴訟時，是否需要調(diào)整下當前的訴訟禁令制度和原則值得思考。

鑒于自動禁令制度所產(chǎn)生的負面影響，建議有關政府部門可以慎重地考慮修改現(xiàn)在自動禁令的原則。沒有禁令并不意味著原告一方正常的專利權(quán)在被侵犯時不能夠得到相應的救濟，在法院認定侵權(quán)行為成立的情況下，只要損害賠償?shù)挠嬎闶呛侠砉降?，絕大多數(shù)的被告都不會拒絕支付損害賠償金額。符合正常市場價值的損害賠償可以替代在NPE訴訟領域的禁令適用，故可以考慮將它作為NPE訴訟里對當事人救濟的更加主要的手段。

（原標題：英特爾中國知識產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣：NPE訴訟的應對與反思）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：英特爾中國知識產(chǎn)權(quán)訴訟總監(jiān)王欣：NPE訴訟的應對與反思（點擊標題查看原文）

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