《專利審查指南》（2023）修改解讀（六）——復(fù)審與無效請求的審查

納暮11個月前

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“為更好地引導(dǎo)專利申請和審查實踐，現(xiàn)對《專利審查指南》（2023）本次修改的重點內(nèi)容進行介紹和解讀?！?/strong>

《專利審查指南》（2023）修改解讀

2020年10月17日發(fā)布的《中華人民共和國專利法》（下稱專利法）已于2021年6月1日施行，2023年12月21日發(fā)布的《中華人民共和國專利法實施細則》（下稱專利法實施細則）及《專利審查指南》（2023）（下稱審查指南）將于2024年1月20日起施行。為更好地引導(dǎo)專利申請和審查實踐，現(xiàn)對審查指南本次修改的重點內(nèi)容進行介紹和解讀。本文為《專利審查指南》（2023）修改解讀（六）——復(fù)審與無效請求的審查。

一、修改概述

此次《專利審查指南》（2023）（下稱審查指南）復(fù)審與無效請求的審查部分的修改涵蓋了總則、復(fù)審程序、無效宣告程序、口頭審理、證據(jù)以及外觀設(shè)計等多個章節(jié)的內(nèi)容，主要主要圍繞三個重點方向：一是全面落實新修改的專利法及其實施細則，作好細化與支撐；二是總結(jié)實踐經(jīng)驗，優(yōu)化完善現(xiàn)有規(guī)定，提升審理質(zhì)效；三是積極回應(yīng)創(chuàng)新主體訴求，創(chuàng)新審查模式與審查規(guī)則，助力高質(zhì)量發(fā)展。

二、主要修改內(nèi)容

（一）關(guān)于總則部分的修改

1.修改復(fù)審與無效程序的審理機構(gòu)及其人員的名稱表述（第四部分各章相關(guān)內(nèi)容）

將原“專利復(fù)審委員會”相應(yīng)修改為“合議組”或“復(fù)審和無效審理部”。修改“主任委員”“副主任委員”“復(fù)審委員”等原專利復(fù)審委員會相關(guān)的人員名稱。

修改解讀

根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局機構(gòu)改革方案，復(fù)審和無效程序的審理機構(gòu)原“專利復(fù)審委員會”變更為“國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部”，故對審查指南第四部分中的審理主體名稱作出修改，一般使用“合議組”來表述。此外，“主任委員”“副主任委員”等名稱相應(yīng)地修改為“部門負責(zé)人”。

類似相關(guān)修改涉及審查指南兩百多處。

2.修改回避制度及從業(yè)禁止的相關(guān)規(guī)定（第四部分第一章第5節(jié)）

審查指南修改明確，復(fù)審和無效審理部工作人員及其近親屬應(yīng)當嚴格遵守有關(guān)從業(yè)禁止的相關(guān)規(guī)定。

修改解讀

國家現(xiàn)有的各項法律、法規(guī)、政策、措施對公職人員回避制度和從業(yè)禁止的提出了新的要求，因此審查指南修改明確，復(fù)審和無效審理部工作人員及其近親屬應(yīng)當嚴格遵守國家所有相關(guān)的規(guī)定。

3.修改優(yōu)化審查決定的撰寫形式（第四部分第一章第6.2節(jié)）

審查指南修改后，審查決定的案由部分在撰寫時除“可以按照時間順序敘述”外，也可以用歸納的方式簡要記載作出審查決定所需的重要事項。對于撤銷駁回決定的復(fù)審決定，可以簡化或者省略案由部分。對于涉及外觀設(shè)計的審查決定，必要時可輔以圖片或者照片。

修改解讀

根據(jù)案情特點，審查決定的案由部分可以按時間順序進行全面記載，也可以用歸納的方式對作出審查決定所需的重要事項進行簡要記載，以凸出案件爭議焦點，增強決定的可讀性。對于撤銷駁回決定的復(fù)審決定，因不涉及第三方且其結(jié)果有利于復(fù)審請求人，可以簡化文書、繁簡分流。在外觀設(shè)計審查決定撰寫中，合議組可以根據(jù)案情需要，選擇使用文字輔以圖片或者照片的方式。該方式既有利于簡潔直觀地反映案件事實，也能增強審查決定對當事人和社會公眾的釋明效果。

（二）關(guān)于復(fù)審程序的修改

4.修改前置審查程序的相關(guān)規(guī)定（第四部分第二章第3節(jié)）

復(fù)審請求書(包括附具的證明文件和修改后的申請文件)經(jīng)形式審查合格后轉(zhuǎn)交給審查部門進行前置審查，并由審查部門提出前置審查意見

修改解讀

修訂后的專利法實施細則刪除了原第六十二條關(guān)于前置審查的相關(guān)規(guī)定，審查指南本節(jié)作出適應(yīng)性修改，并進一步明確，由承擔(dān)前置審查工作的審查部門提出前置審查意見。

5.修改優(yōu)化復(fù)審合議審查的理由和證據(jù)（第四部分第二章第4.1節(jié)）

首先，審查指南修改明確，“除駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)外，合議組發(fā)現(xiàn)申請中存在下列缺陷的，可以對與之相關(guān)的理由及其證據(jù)進行審查”，并刪除“并且經(jīng)審查認定后，應(yīng)當依據(jù)該理由及其證據(jù)作出維持駁回決定的審查決定”的表述。其次，合議組可以依職權(quán)審查的情形增加“（1）不符合專利法實施細則第十一條的規(guī)定”；將原有“（2）駁回決定未指出的明顯實質(zhì)性缺陷或者與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷”拆分為兩項。再次，對“（3）與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷”和“（4）駁回決定未指出的其他明顯實質(zhì)性缺陷”兩種情形分別增加典型示例。最后，增加規(guī)定“除上述情形（1）至（4）外，對于與駁回決定指出缺陷相關(guān)的證據(jù)，合議組可以適度調(diào)整其使用方式，例如，在駁回決定依據(jù)的證據(jù)基礎(chǔ)上變更最接近的現(xiàn)有技術(shù)或缺省其中的某份證據(jù)?！?br/>

修改解讀

復(fù)審程序是因申請人對駁回決定不服而啟動的救濟程序，同時也是專利審批程序的延續(xù)。一方面，復(fù)審一般僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進行審查；另一方面，為了提高專利授權(quán)的質(zhì)量，避免不合理地延長審批程序，也可以依職權(quán)對駁回決定未提及的明顯實質(zhì)性缺陷進行審查。復(fù)審程序中的依職權(quán)審查在1993年版審查指南中就有明確規(guī)定，也是當前世界各主要國家和地區(qū)專利復(fù)審實踐中的普遍做法，修改后的專利法實施細則第六十七條第一款對此也作出明確。

專利法第二十條及專利法實施細則第十一條增加了“誠實信用”條款，專利法實施細則第五十九條有關(guān)發(fā)明實質(zhì)審查應(yīng)當駁回的情形中將專利法實施細則第十一條納入駁回理由的范疇，故本節(jié)中復(fù)審依職權(quán)審查的情形中相應(yīng)增加該條款。此外，修改了第4.1節(jié)第二段最后的內(nèi)容，使表述更加精簡且能夠涵蓋各種審查結(jié)論的情形。此次修改注重對規(guī)定情形增加典型示例，例如：對于情形“（3）與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷” 在原審查指南所列示例的基礎(chǔ)上，增加一個涉及創(chuàng)造性的示例，有利于復(fù)審請求人針對同類型問題一并作出修改與回應(yīng)，進而提高審查效能。對于情形“（4）駁回決定未指出的其他明顯實質(zhì)性缺陷” 增加的第一個示例旨在說明，根據(jù)法條適用的邏輯關(guān)系，選擇更有針對性的法條，能使復(fù)審請求人更為清楚地認識到申請存在的實質(zhì)問題，以利于真正解決駁回決定與復(fù)審請求之間的爭議；增加的第二個示例旨在說明，當合議組發(fā)現(xiàn)申請存在與駁回決定所指出的缺陷有關(guān)聯(lián)的其它明顯實質(zhì)性缺陷，影響審查意見的正確性與準確性時，出于從實質(zhì)上解決爭議的目的，合議組可以依職權(quán)進行審查。

此次修改對復(fù)審依職權(quán)審查的情形進行拆分細化并擴充相應(yīng)示例，有利于進一步明晰復(fù)審程序的審查范圍，充分體現(xiàn)了在提供救濟的基礎(chǔ)上提高專利授權(quán)質(zhì)量的程序價值，同時規(guī)則的細化規(guī)范了合議組的依職權(quán)審查行為，能夠提高復(fù)審請求人對復(fù)審程序?qū)彶榉秶暮侠眍A(yù)期。

（三）關(guān)于無效宣告程序的修改

6.修改完善無效宣告程序中的當事人處置原則（第四部分第三章第2.2節(jié)）

審查指南修改明確，“在無效宣告程序中，專利權(quán)人聲明放棄權(quán)利要求或者外觀設(shè)計的，視為專利權(quán)人承認該項權(quán)利要求或者外觀設(shè)計自始不符合專利法及其實施細則的有關(guān)規(guī)定”，“專利權(quán)人放棄專利權(quán)不妨礙他人合法權(quán)益和公共利益的，由無效宣告審查決定對該權(quán)利處分行為予以確認”。

修改解讀

在無效宣告程序中，專利權(quán)人明確表示自申請日起放棄專利權(quán)的，在不妨礙他人合法權(quán)益和公共利益的情況下，應(yīng)當允許專利權(quán)人對自己的專利權(quán)進行處置，自申請日起放棄部分或全部權(quán)利要求。國務(wù)院專利行政部門作出無效宣告審查決定以確認專利權(quán)人的權(quán)利處分行為。

7.修改優(yōu)化針對同一專利權(quán)多個無效宣告程序間的處理規(guī)則（第四部分第三章第3.1節(jié)、第3.8節(jié)、第4.1節(jié)）

審查指南將第3.1節(jié)第二段修改為“宣告專利權(quán)全部或者部分無效的審查決定作出后，針對已被該決定宣告無效的專利權(quán)提出的無效宣告請求不予受理，但是該審查決定被人民法院的生效判決撤銷的除外”。將第3.8節(jié)（原第3.7節(jié)）第（4）項修改為“受理的無效宣告請求涉及在先作出的無效宣告請求審查決定而暫時無法審查的，復(fù)審和無效審理部應(yīng)當發(fā)出通知書通知請求人和專利權(quán)人；待影響因素消除后，應(yīng)當及時恢復(fù)審查”。刪除原第4.1節(jié)的規(guī)定。

修改解讀

本次修改進一步明確已作出無效宣告請求審查決定后，針對同一專利權(quán)提出的在后無效宣告請求的審理規(guī)則。在后無效宣告請求針對的專利權(quán)已被在先審查決定宣告無效，此時已無審查基礎(chǔ)，故對在后無效宣告請求不予受理。當然，如果在先作出的全部或部分無效宣告請求審查決定被人民法院的生效判決撤銷，則上述在后的無效宣告請求可以重新提出。這樣的修改給無效宣告請求人更明確的指向，避免了請求人在受理后長時間等待，也保障了請求人重新提出無效宣告的權(quán)利。

8.修改細化無效宣告程序中委托代理的范圍（第四部分第三章第3.6節(jié)）

修改后的審查指南規(guī)定，當事人委托其近親屬或者工作人員或者有關(guān)社會團體推薦的公民代理的，參照有關(guān)委托專利代理機構(gòu)的規(guī)定辦理。近親屬或者工作人員或者有關(guān)社會團體推薦的公民的代理的權(quán)限僅限于在口頭審理中陳述意見和接收當庭轉(zhuǎn)送的文件。審查指南進一步列舉，代理人為當事人的近親屬或者工作人員的，具體應(yīng)當提交哪些身份關(guān)系的證明。代理人為有關(guān)社會團體推薦的公民的，參照人民法院民事訴訟中的相關(guān)規(guī)定辦理。

修改解讀

根據(jù)《專利代理管理辦法》，同時參照民事訴訟法相關(guān)條款以及人民法院相關(guān)規(guī)定，對無效程序中公民代理作出調(diào)整。

2019年發(fā)布的《專利代理管理辦法》第八條規(guī)定，“任何單位、個人未經(jīng)許可，不得代理專利申請和宣告專利權(quán)無效等業(yè)務(wù)?！睂彶橹改详P(guān)于無效宣告程序中委托代理的規(guī)定與《專利代理管理辦法》的規(guī)定精神相一致。當事人近親屬和工作人員因與當事人具有特定的身份關(guān)系，也應(yīng)被允許作為代理人辦理宣告專利權(quán)無效案件相關(guān)事宜，故在此特別進行規(guī)定。參考人民法院對立案材料的規(guī)范要求，對當事人近親屬和工作人員的身份證明材料進行了例舉式的規(guī)定，目的是證明身份關(guān)系或人事關(guān)系。

9. 權(quán)屬糾紛的當事人參加無效宣告程序的相關(guān)規(guī)定（第五部分第七章第7.3.1.2節(jié)、第7.5.1節(jié)，第四部分第三章第3.7節(jié)、第3.8節(jié)、第6.1節(jié)）

專利法實施細則第一百零三條明確，當事人因?qū)＠暾垯?quán)或者專利權(quán)的歸屬發(fā)生糾紛，請求國務(wù)院專利行政部門中止有關(guān)程序的，國務(wù)院專利行政部門認為當事人提出的中止理由明顯不能成立的，可以不中止有關(guān)程序。對此，審查指南第五部分通過修改進一步明確，在何種情形下國務(wù)院專利行政部門可以不中止無效宣告程序，包括：根據(jù)已進行的審查工作能夠作出無效宣告審查決定的；權(quán)屬糾紛當事人依據(jù)的理由明顯不充分，也未提交足以證明確有權(quán)屬糾紛存在的證據(jù)的；有證據(jù)表明，中止專利權(quán)無效宣告程序?qū)⒚黠@損害當事人利益或者公共利益的；有證據(jù)表明，中止程序的請求明顯具有不誠信、不正當行為的。在當事人提出中止程序請求，但專利權(quán)無效宣告程序未中止審理的，審查指南第四部分作出相應(yīng)規(guī)定，明確專利權(quán)權(quán)屬糾紛的當事人可以請求參加無效宣告程序，在無效宣告程序中提出意見供合議組參考，審查決定作出后，應(yīng)當送達被準予參加無效宣告程序的權(quán)屬糾紛當事人。

修改解讀

審查指南上述修改是落實修改后的專利法實施細則第一百零三條的具體舉措。一方面，修改前的專利法實施細則規(guī)定，因?qū)＠暾垯?quán)或者專利權(quán)的歸屬發(fā)生糾紛可以“請求”國務(wù)院專利行政部門中止有關(guān)程序，“請求”對應(yīng)“審批”，修改后的專利法實施細則明確了“審批”的結(jié)果可以是準予中止，也可以是不準予中止，屬于對原規(guī)定的釋明。審查指南第五部分對不準予中止無效宣告程序的情形進行細化，增強了規(guī)則的可預(yù)期性與可操作性。另一方面，審查指南第四部分規(guī)定了未被準予中止無效宣告程序的專利權(quán)權(quán)屬糾紛的當事人參加無效宣告程序的具體規(guī)定，以保障其知曉案情信息和審理進度、提出意見、被送達審查決定等合法權(quán)益。權(quán)屬糾紛的當事人并不是無效程序中的當事人，其可以提出意見，但僅供合議組參考。

10.無效宣告請求的審查范圍（第四部分第三章第4.1節(jié)）

審查指南修改明確，在無效宣告程序中，合議組通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的范圍、理由和提交的證據(jù)進行審查，必要時可以對專利權(quán)存在其他明顯違反專利法及其實施細則有關(guān)規(guī)定的情形進行審查。審查指南修改增加，專利權(quán)的取得明顯違背誠實信用原則的，合議組可以引入專利法實施細則第十一條的無效宣告理由進行審查。

修改解讀

在無效宣告程序中，合議組在請求人提出的理由和證據(jù)的基礎(chǔ)上，還有可能發(fā)現(xiàn)專利權(quán)存在無效宣告請求人未指出的明顯缺陷。如果對發(fā)現(xiàn)的明顯缺陷一概選擇回避，僅審查當事人的主張，會使存在缺陷的專利權(quán)繼續(xù)存續(xù)，從而導(dǎo)致本來任何人都可以實施的技術(shù)被禁止實施；社會公眾要宣告該專利權(quán)無效，還需要啟動無效程序，付出額外的成本。這在一定程度上阻礙了社會創(chuàng)新發(fā)展，對社會公眾的權(quán)益造成損害。

我國自1993年版審查指南即確立了復(fù)審與無效程序“依職權(quán)審查”的規(guī)則，總結(jié)多年審查實踐并參考國內(nèi)外立法情況，此次審查指南修訂對專利無效宣告程序中的依職權(quán)審查作進一步的明確和規(guī)范。修改后的專利法實施細則第六十九條將專利法實施細則第十一條也作為無效宣告理由之一，審查指南修改明確合議組可以對明顯違背專利法實施細則第十一條情形進行依職權(quán)審查。

11.優(yōu)化無效程序的審查方式和指定期限（第四部分第三章第4.4節(jié)）

審查指南在第4.4節(jié)“審查方式”中新增加一段“在無效宣告程序中，合議組根據(jù)案件的具體情況，可以采取口頭審理、書面審理或者口頭審理與書面審理相結(jié)合的方式進行審查?！毕鄳?yīng)地將原有的4.4.4節(jié)“審查方式的選擇”整節(jié)刪除。將第4.4.1節(jié)“需要指定答復(fù)期限的，指定答復(fù)期限為一個月”修改為“需要指定答復(fù)期限的，該指定答復(fù)期限一般為一個月”。

修改解讀

本節(jié)修改基于“審查過程是為了查清事實”這一基本目的，同時兼顧公平和效率原則。合議組可以根據(jù)具體案情，綜合考慮當事人的利益和審查效率，在充分保障當事人權(quán)利的基礎(chǔ)上，采用適合的審理方式、確定合理的答復(fù)期限。

12.完善無效宣告程序中修改權(quán)利要求的原則（第四部分第三章第4.6）

第4.6.1節(jié)“修改原則”中，在“發(fā)明或者實用新型專利文件的修改僅限于權(quán)利要求書”后增加“且應(yīng)當針對無效宣告理由或者合議組指出的缺陷進行修改”。

修改解讀

一方面，無效程序是針對請求人所提出的無效宣告請求而啟動的審查程序；另一方面，無效程序需要同時兼顧公平與效率。因此，作為程序中的另一方當事人，專利權(quán)人在無效宣告程序中對專利文件的修改應(yīng)當針對請求人提出的無效宣告理由或者合議組指出的缺陷進行，即以克服這些缺陷為目的，進行回應(yīng)式的修改，而非對權(quán)利要求進行重新撰寫。

13.新增涉及藥品專利糾紛早期解決機制的無效宣告請求案件審查相關(guān)規(guī)定（第四部分第三章第9節(jié)）

新增“9.涉及藥品專利糾紛早期解決機制的無效宣告請求案件審查的特殊規(guī)定”，內(nèi)容包括明確該類案件的認定范圍、雙方當事人的信息告知義務(wù)，以及審查順序的規(guī)定。

修改解讀

藥品專利糾紛早期解決機制是專利法第四次修改的重要內(nèi)容之一。涉及藥品專利糾紛早期解決機制的無效宣告請求案件與相關(guān)專利糾紛的行政裁決或民事訴訟關(guān)聯(lián)，同時影響藥品監(jiān)督管理部門對“首仿獨占期”的認定。審查指南修改新增本節(jié)規(guī)定，首先，只有專利法第七十六條所述藥品上市許可申請人，針對中國上市藥品專利信息登記平臺上登記的專利權(quán)提出的無效宣告請求的案件，才是“涉及藥品專利糾紛早期解決機制的無效宣告請求案件”。其次，請求人具有對涉及專利糾紛早期解決機制的相關(guān)信息進行標注和證明的義務(wù)，以便于對該類案件進行識別；專利權(quán)人如已提起相關(guān)訴訟或者行政裁決，也應(yīng)當將信息及時告知合議組。再次，該類無效案件可能會涉及到“首仿獨占期”的認定，為保證公平公正，對該類無效宣告請求案件按照客觀的“無效宣告請求日”進行排序，供藥品監(jiān)督管理部門認定“首仿獨占期”時參考。

（四）關(guān)于口頭審理、證據(jù)規(guī)定的修改

14.優(yōu)化合議審查的口頭審理方式（第四部分第四章第2節(jié)、第3節(jié)、第5節(jié)）

一是細化口頭審理的規(guī)定。審查指南修改后第2節(jié)“口頭審理的確定”下新增一段，“口頭審理包括線下審理、線上審理以及線下與線上審理相結(jié)合等方式。”對第四段（原第三段）合議組的處理方式部分增加“但是合議組認為確無必要進行口頭審理的除外”。

二是新增主審員代表合議組出席并主持口頭審理的規(guī)定。審查指南第5節(jié)新增第3段“口頭審理通常由合議組組長主持。對于審理事實清楚、爭議焦點明確的簡單案件，經(jīng)合議組一致同意，也可以由主審員代表合議組出席并主持口頭審理?！?br/>
修改解讀

為適應(yīng)技術(shù)發(fā)展和形勢變化，審查指南修改進一步明確口頭審理可以采用線上審理的方式，同時考慮到現(xiàn)實中可能存在的一方當事人在線上，另一方當事人在線下的情況，明確可以通過線下與線上相結(jié)合的方式進行審理。口頭審理的各種方式具有同等的法律效力。合議組認為確無必要進行口頭審理的情況下，可以不同意當事人的口頭審理請求。

對于事實清楚、爭議焦點明確的簡單案件，修改后的審查指南不再強制要求口頭審理必須由組長主持，以優(yōu)化口頭審理程序。經(jīng)合議組一致同意，可委托主審員一人出席并主持口頭審理，再由主審員向合議組匯報審理情況，經(jīng)合議后作出審查結(jié)論，合議組全體成員對審查結(jié)論負責(zé)。需要指出的是，由主審員代表合議組出席并主持口頭審理的方式不等于“獨任審查”，后者是僅由一名審查員全程審查并獨自作出審查決定。

15.調(diào)整口頭審理的通知和記錄方式（第四部分第四章第3節(jié)、第11節(jié)）

關(guān)于口頭審理的通知，審查指南修改新增：發(fā)出口頭審理通知的，可以通過專利局指定的特定電子系統(tǒng)發(fā)送，也可以采取郵寄、傳真、電子郵件、電話、短信等方式告知當事人。以電話、短信方式告知的，保留通知記錄。口頭審理通知指定的答復(fù)期限一般不超過七日。

關(guān)于口頭審理的記錄，審查指南修改明確，合議組可以使用筆錄、錄音或者錄像等方式進行記錄。記錄的內(nèi)容是合議組表決的重要依據(jù)。

修改解讀

調(diào)整口頭審理的通知和記錄的方式，是在保障當事人基本程序權(quán)利前提下，結(jié)合審理實踐發(fā)展、運用新技術(shù)手段的適應(yīng)性調(diào)整，并參考了《中華人民共和國民事訴訟法》第九十條、第一百六十二條及有關(guān)司法解釋對通知和記錄的方式手段。

16.簡化域外證據(jù)的證明手續(xù)（第四部分第八章第2.2.2節(jié)）

審查指南修改刪除“并經(jīng)中華人民共和國駐該國使領(lǐng)館予以認證”的內(nèi)容；增加一種“無需辦理證明手續(xù)”的情形：該證據(jù)已為生效的人民法院裁判、行政機關(guān)決定或仲裁機構(gòu)裁決所確認的?！?br/>
修改解讀

為簡化證明手續(xù)、減輕當事人負擔(dān)，將原規(guī)定所有域外形成的證據(jù)一概需要公證認證，修改為僅需經(jīng)所在國公證機關(guān)證明或者履行條約手續(xù)即可，不再要求同時經(jīng)我國駐該國使領(lǐng)館認證。對于已為生效的人民法院裁判、行政機關(guān)決定或仲裁機構(gòu)裁決所確認的域外證據(jù)，無需辦理證明手續(xù)，進一步便利當事人。上述修改參考了相關(guān)司法實踐，也符合《取消外國公文書認證要求的公約》的相關(guān)要求。

（五）關(guān)于外觀設(shè)計專利無效宣告審查規(guī)則的修改

17.增加局部外觀設(shè)計相關(guān)審查規(guī)則（第四部分第五章第5.1.1節(jié)、第5.1.2節(jié)、第5.2.4.2節(jié)、第8節(jié)）

在“外觀設(shè)計相同”判斷中明確“對于局部外觀設(shè)計，相同種類產(chǎn)品是指產(chǎn)品的用途和該局部的用途均相同的產(chǎn)品”。在“外觀設(shè)計實質(zhì)相同”判斷中明確“對于局部外觀設(shè)計，判斷是否為相近種類產(chǎn)品，應(yīng)綜合考慮產(chǎn)品的用途和該局部的用途”。關(guān)于實質(zhì)相同的情形，增加“（6）其區(qū)別在于局部外觀設(shè)計要求保護部分在產(chǎn)品整體中的位置和/或比例關(guān)系的常規(guī)變化。”在“確定涉案專利”中增加“對于局部外觀設(shè)計，應(yīng)以要求保護部分的形狀、圖案、色彩為準，并考慮該部分在所示產(chǎn)品中的位置和比例關(guān)系?！?br/>
修改解讀

為配套專利法新增加的“局部外觀設(shè)計專利”制度，審查指南作出了細化規(guī)定。產(chǎn)品局部難以脫離產(chǎn)品本身準確判斷其用途，因此，應(yīng)同時考慮產(chǎn)品和該局部的用途確定局部外觀設(shè)計的產(chǎn)品種類。當產(chǎn)品和局部用途均相近時，通常可認為是相近種類產(chǎn)品。對于局部外觀設(shè)計，該部分在所示產(chǎn)品中的位置和比例關(guān)系對其保護范圍也起到一定的限定作用，應(yīng)當予以考慮。

18.完善外觀設(shè)計相關(guān)審查規(guī)則（第四部分第五章第5.1.2節(jié)、第5.2.4節(jié)、第6節(jié)）

審查指南修改調(diào)整“整體觀察、綜合判斷”的表述為“所謂整體觀察、綜合判斷是以一般消費者為判斷主體，整體觀察涉案專利與對比設(shè)計，確定兩者的相同點和區(qū)別點，判斷其對整體視覺效果的影響，綜合得出結(jié)論?！痹陉P(guān)于專利法第二十三條第二款的審查上，明確“判斷時，既可以將涉案專利與一項現(xiàn)有設(shè)計單獨對比，也可以將涉案專利與兩項以上現(xiàn)有設(shè)計特征的組合進行對比?！痹黾右?guī)定“可以用于組合的現(xiàn)有設(shè)計特征應(yīng)當是物理上或者視覺上可自然區(qū)分的設(shè)計，具有相對獨立的視覺效果，隨意劃分的點、線、面不屬于可用于組合的現(xiàn)有設(shè)計特征。但是，涉案專利為局部外觀設(shè)計的，現(xiàn)有設(shè)計中對應(yīng)部分可以視為用于組合的現(xiàn)有設(shè)計特征?！?br/>
修改解讀

審查指南對現(xiàn)行的外觀設(shè)計相關(guān)審查規(guī)則進行了完善與釋明。整體觀察、綜合判斷是外觀設(shè)計對比判斷的基本原則，其不僅應(yīng)包括整體觀察的內(nèi)容，也應(yīng)包括綜合判斷的內(nèi)容。本次修改進一步明確判斷主體和判斷過程，不僅與當前審查實踐一致，也有利于指引當事人理解該基本原則。進一步明確在專利法第二十三條第二款有關(guān)明顯區(qū)別審查中，涉案專利既可以與一項外觀設(shè)計對比，也可以與多項外觀設(shè)計組合對比，從而明確涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計對比的方式。增加關(guān)于“現(xiàn)有設(shè)計特征”定義的主要目的是統(tǒng)一認識，避免理解偏差。

基于局部外觀設(shè)計的基本屬性，所要求保護的局部可能存在既非物理可分、也非視覺上可自然區(qū)分的情形，其雖然不具有獨立的視覺效果，但如果已作為局部設(shè)計要求保護，則現(xiàn)有設(shè)計已公開的對應(yīng)部分的設(shè)計，在審查中即可將其視為獨立的設(shè)計特征，允許作為現(xiàn)有設(shè)計特征作組合對比判斷。若要求保護的局部為多個獨立設(shè)計特征組成的，則應(yīng)適用關(guān)于現(xiàn)有設(shè)計特征的一般規(guī)定。

19.新增外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)方面的內(nèi)容（第四部分第五章第9節(jié)）

審查指南修改明確，外觀設(shè)計優(yōu)先權(quán)的核實包括外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)的核實。刪除本節(jié)中幾處“中國”和“在外國”，即在外觀設(shè)計相同主題的認定中不再區(qū)分本國申請和外國申請。在第9.2節(jié)第2段中“圖片或者照片”后補充“附圖”。明確“外觀設(shè)計專利申請以發(fā)明或者實用新型專利申請作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的，其在先申請不視為撤回”。

修改解讀

審查指南第四部分第五章第9節(jié)根據(jù)專利法第二十九條有關(guān)外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定進行了適應(yīng)性修改。發(fā)明和實用新型可以作為外觀設(shè)計的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，申請人可以就附圖顯示的設(shè)計提出相同主題的外觀設(shè)計專利申請。本次修改明確“在后申請要求保護的外觀設(shè)計清楚地表示在其首次申請中”，即以首次申請表示的外觀設(shè)計而非要求保護的外觀設(shè)計為準，即允許整體和局部外觀設(shè)計申請互為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，從而對專利申請更為便利。外觀設(shè)計與發(fā)明新型保護范圍不同，不會構(gòu)成重復(fù)授權(quán)，故外觀設(shè)計專利申請以發(fā)明或者實用新型專利申請作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的，其在先申請不視為撤回。

（原標題：《專利審查指南》（2023）修改解讀【六】）

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來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站

編輯：IPRdaily辛夷校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《專利審查指南》（2023）修改解讀（六）——復(fù)審與無效請求的審查（點擊標題查看原文）

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