關于美國不公平行為（“inequitable conduct”）的典型司法案例梳理

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

“不侵權抗辯、無效抗辯以及不公平行為為專利侵權訴訟抗辯的三板大斧子。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐艾斯 廣東君龍律師事務所

在美國專利法中，不公平行為（“inequitable conduct”）是指在專利申請過程中，通過避免披露、歪曲等手段，意圖欺騙美國專利商標局獲得專利授權等違反申請人的誠信義務的行為【1】。一旦在訴訟中證實存在不公平行為，法院將實施處罰，使專利無法實施。事實上，不僅該專利無法實施，與該專利相關的家族專利存在被認定無法實施的風險。正因如此，不侵權抗辯、無效抗辯以及不公平行為成為專利侵權訴訟抗辯的三板大斧子。

01關于37 C.F.R. § 1.56的申請人披露義務（Duty of Disclosure）

37 C.F.R. § 1.56 （以下稱56條）要求專利申請人在與美國專利商標局 (PTO) 打交道時履行坦誠義務并誠信行事，這包括披露對未決專利申請中任何權利要求的可專利性至關重要的信息的義務。一般來說，申請人必須向?qū)＠虡司痔峤蝗魏慰赡苡绊懫鋵＠暾堉幸蟊Ｗo的發(fā)明是否具有專利性的現(xiàn)有技術，例如先前的專利和出版物。該義務還包括披露可能構成專利性障礙的先前公開使用或銷售的信息。

第 56 條沒有具體規(guī)定對未履行披露義務的處罰。但是根據(jù)普通法，違反這一義務會導致認定不公平行為。如果證明存在不公平行為，法院將實施處罰，使涉案專利以及相關的家族專利均無法實施。因此，不遵守56條的處罰相當嚴厲。并且，承擔披露義務的人范圍相當寬泛，除公司以外的，包括參與準備、提交、歸檔和/或起訴專利申請的所有個人。

由于導致的后果嚴重以及在Therasense案前，缺乏對不公平行為認定的明確標準，該抗辯一度成為訴訟中過度濫用的手段。美國法律業(yè)界稱其為專利訴訟制度中的 “瘟疫”，意指該抗辯方式被嚴重濫用。同時，不公平行為指控的激增也導致專利申請人和從業(yè)者會在專利申請的過程中過度信息披露聲明 (IDS) ，增加了專利審查員的審查負擔，也最終損害了授權專利的質(zhì)量。

02關于不公平行為認定的著名案例TheraSense v. Becton-Dickinson【2】

正是在不公平行為抗辯過度使用的背景下，聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）在Therasense案中對認定標準進行了審理和總結，認為：侵權人必須從以下兩個角度來證明其主張：1）專利權人未披露的、歪曲或提供虛假陳述的相關資料或信息均與專利的可專利性相關；2）前述1）的行為具有欺騙專利商標局的明確故意。并且，與Therasense案之前的Sliding認定標準不同，該案的法官認為，未披露內(nèi)容的重要性和主觀故意是兩個獨立的要素，應分別進行論證，并均應滿足相應的證據(jù)標準。具體而言，對于資料或信息的重要性證明，采用“如果沒有”的標準（but-for），即，被告必須通過優(yōu)勢證據(jù)的證明標準來證明，如果不是因為專利權人的未披露或虛假陳述等，該專利就不會被授予專利權。按照這個標準，即使專利權人未披露某些文件或信息，但是如果這些文件或信息不足以影響專利授權，那么不足以認定不公平行為。

對于上述的“but for”標準，CAFA設立了一個例外情形，就是惡意的不當行為（affirmative egregious misconduct），例如，故意提交虛假的宣誓書等。這種情形下，被告的主觀惡意昭然若揭，不要求證明文件或信息的重要程度。

關于不公平行為認定的第二個因素—明確故意，法院認為，專利權人實施相關爭議行為必須出于欺騙美國專利商標局的主觀故意，并且這一項的證明標準是清楚并令人信服的證據(jù)標準，比前述“重要性”的證明標準要高。在CAFC看來，如果申請人知道相關信息的存在，并且知道相關信息的重要性，但主動選擇不向?qū)＠虡司峙叮瑒t能證明義務人存在欺騙專利商標局的明確故意。這種主觀故意可以間接推斷，前提是這樣的推論是“唯一最能夠從證據(jù)中得出的合理推論”【3】。

通過明確“重要性”以及“明確故意”兩個考量因素、二者之間的關系以及各自的證明標準，CAFC希望遏制目前被過度濫用的制度，為其提供更為明確的指導意見。然而，業(yè)界同樣有學者認為，這個判決可能將從一個極端跳至另一個極端，導致不公平行為抗辯使用困難，并且極大限制了地區(qū)法院的自由裁量權。

03Therasense案后關于不公平行為的重要案例

筆者按照大致的時間順序梳理了一下檢索的案例，供大家對不公平行為的具體情形有常識性的了解，避免出現(xiàn)不可挽回的錯誤。由于篇幅問題，略去與不公平行為無關的部分。

3.1）August Technology Corp. v. Camtek, Ltd.【4】

CAFC駁回被告關于不公平行為的主張，認為，申請人未披露的在先銷售的設備并未在涉案專利的申請日前上市銷售，不屬于35 U.S.C. 第 102(b)條規(guī)定的現(xiàn)有技術，不屬于Therasense案要求的“but for”信息。并且，CAFC進一步分析，即使前述未披露的設備確實是在申請日前上市銷售的，仍然不滿足“but for”標準，因為其與其他在先技術結合仍然無法使涉案專利申請因為缺乏創(chuàng)造性而不被授權。

3.2）Powell v. Home Depot USA Inc.【5】

可以理解，實務中不公平行為涉及的未披露信息大部分是影響專利申請授權的在先技術。但與此不同，該案涉及的未披露信息并非在先技術。在涉案專利申請過程中，申請人提交了一份請求加快審查的請求書（Petition to Make Special），理由是他有義務制造和供應被權利要求覆蓋的產(chǎn)品。然而，在請求書獲準之前，申請人在請求書提到的意向買家通過其他更高效的途徑制造出了相關零部件，即，申請人不再有緊急的制備設備的義務，但申請人未及時更新請求書，以表明請求書所依托的事實已經(jīng)發(fā)生改變。最終，專利商標局批準了快速審查的請求。

CAFC認為，申請人在該案中的行為明顯不符合“but for”標準，其嚴重程度亦未達到“惡意不當行為”（Therasense案確定的例外情形），例如提交虛假的宣誓書。因此，CAFC駁回了被告關于不公平行為的主張。

3.3）Aventis Pharma S.A. v. Hospira, Inc.【6】

這個案例是Therasense案以后CAFC做出的第一個支持不公平行為認定的案例。在該案中，各方在未披露信息的“重要性”這點上幾乎沒有爭議，因為在一審過程中，一審法院已經(jīng)基于該未披露的信息認定涉案專利無效。

如前所述，在主觀意圖方面，被告須按照清楚并具有說服力的證據(jù)標準來證明原告未披露相關資料是出于欺騙專利商標局的明確故意。在該案中，涉案專利的發(fā)明人被指控故意未披露兩項在先技術文獻（Vidal文獻以及GV文獻）。發(fā)明人解釋，Vidal文獻的實驗效果未達到8小時穩(wěn)定性這一關鍵數(shù)值，相當于失敗的實驗數(shù)據(jù)，無須向?qū)＠虡司痔峁?。然而，法官認定發(fā)明人這一陳述不可信，因為Vidal文獻披露的眾多實驗里面，大部分實現(xiàn)了6~30小時的穩(wěn)定性，發(fā)明人僅僅從Vidal文件里篩選了支持其主張的部分失敗案例。換言之， Vidal文獻已經(jīng)披露了相關的技術方案。并且，發(fā)明人是該項目的負責人，并在Vidal論文公開發(fā)表之前須做出審核，并且在法庭上也作了這樣的聲明。

因此，基于Vidal文獻的重要性，以及發(fā)明人具有明確的企圖欺騙專利商標局的明確故意，CAFC認定，原告的不公平行為成立，涉案專利不可實施。

3.4）Worldwide Home Prods., Inc. v. Bed Bath & Beyond, Inc.【7】

在該案中，被告主張，原告為獲授權采取了不公平行為，理由是在專利申請期間，原告律師故意向?qū)＠虡司謱嫵涩F(xiàn)有技術的產(chǎn)品手冊中描述的衣架進行了虛假陳述。具體地，在申請過程中，申請人的專利代理律師提交了作為現(xiàn)有技術的產(chǎn)品手冊，但照片并未清晰顯示爭議的技術特征。在此前提下，審查員基于錯誤認識做出了授權的決定。但是，在整個申請授權過程中，申請人的專利代理律師都保管相關產(chǎn)品的實物，但并未向?qū)彶閱T提供，并在審查員對先關技術特征提出疑問時，對產(chǎn)品手冊的公開內(nèi)容做了故意的虛假陳述。

最終，地區(qū)法院作出有利于被告的簡易判決，認定涉案專利不可實施。

3.5）Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp.【8】

本案中，為克服現(xiàn)有技術的缺陷，申請人向?qū)＠虡司肿魈摷傩模暶髌鋵嶋H上在該現(xiàn)有技術公開日前已經(jīng)可以獲得申請中的技術（reduce to practice）。經(jīng)法院調(diào)查后認為，該日期前申請人并未實際再現(xiàn)相關技術。雖然申請人的代理律師后續(xù)提交了一份修改后的聲明，但是法院認為，申請人修改后的聲明不具備“誠意”，即，申請人并未向?qū)＠虡司止_、明確指出在先的聲明存在虛假事實，并且將在后聲明與眾多資料一并提交，企圖蒙混審查員的注意力。最終，法院認定申請人的虛假陳述屬于Therasense案中規(guī)定的例外情形，即惡意不公平行為，認定涉案專利無法實施，無須審理未披露信息的重要程度。

3.6）TransWeb, LLC v. 3M Innovative Properties Co.【9】

本案屬于又一個認定不公平行為的案例。CAFC經(jīng)二審后支持地區(qū)法院的裁決，認定專利權人及其內(nèi)部律師存在故意歪曲現(xiàn)有技術的不公平行為。

在涉案專利的申請過程中，審查員起初并未引用現(xiàn)有技術，傾向于對申請授予專利權。基于披露義務，3M 隨后提交了涉訴被告的一款在先銷售的產(chǎn)品，銷售日期在 3M 申請的優(yōu)先權日之前。審查員隨后認為涉案專利的申請基于該在先銷售缺乏創(chuàng)造性，并做出了駁回意見。為克服該審查意見，3M向?qū)＠虡司株愂?，該現(xiàn)有技術受到保密協(xié)議的限制，不處于公眾可獲得的狀態(tài)，不屬于現(xiàn)有技術。最終審查員撤回駁回意見，并作出專利授權。然而，大量電子郵件和其他資料表明3M知悉被告的在先銷售的產(chǎn)品早已公開展示，但故意向?qū)彶閱T隱瞞這一事實，企圖獲得專利的授權。

從前述3.5）以及3.6）兩個案例可見，盡管Therasense 案提高了證明專利權人不公平行為的審查標準，但是如果存在向?qū)＠虡司止室馊鲋e或虛假陳述的，法院仍然可以基于惡意不公平行為這一例外情形，直接認定專利不可實施。

3.7）Regeneron Pharmaceuticals v. Merus N.V【10】

這個案子是極具爭議的案子，因為CAFC認可地區(qū)法院的分析，在缺乏欺騙專利商標局的明確故意的前提下，根據(jù)原告在訴訟中的不當行為推定原告在專利申請中的行為存在明確故意。

本案的原告Regeneron Pharmaceuticals起訴Merus專利侵權，被告反訴原告的專利不可實施，理由是其在申請過程中并未提交4篇與可專利性相關的在先技術文獻。在證據(jù)開示過程中，原告通過濫用律師與客戶之間的文件保密特權，隱藏與前述4篇文獻相關的證據(jù)。基于原告在訴訟中的不當行為，地區(qū)法院的法官做出對原告的“反向”不利推定（adverse inference），推定其在申請過程中未披露的四篇文獻的行為是出于欺騙專利商標局的明確故意。原告認為地區(qū)法院濫用自由裁量權，在主觀意圖這個問題上做出與Therasense案不一致的認定，以此為由上訴至CAFC。CAFC在二審后維持了地區(qū)法院的判決。

CAFC的判決是多數(shù)決，部分法官提出了反對意見，認為，Therasense要求通過明確且令人信服的證據(jù)證明欺騙的主觀故意，并在訴訟不當行為和申請過程中的不公平行為之間存在明顯的劃分界限，而地區(qū)法院的判決明顯有悖這樣的裁判原則。

雖然該判決與Therasense案認定的判斷標準存在分歧，但是后續(xù)引用該案作為在先案例的案件并不多，因此可以大膽推測，該案件不會改變前Therasense案認定的判斷標準。

04結論及建議

首先，通過梳理前述關于不公平行為的案例，筆者發(fā)現(xiàn)，為了避免后續(xù)專利被認定不可實施，在申請過程中與美國專利商標局的真誠溝通是首要的。在文件重要性存疑的前提下，不輕易低估文件的重要性，主動向?qū)＠虡司痔峤?。至于目前美國專利商標局面臨的過度披露的問題，官方應尋求有效的法律規(guī)定來解決。只要申請人不是為了過度遞交以企圖掩蓋重要文獻的目的，就建議積極提交相關文獻來規(guī)避風險。

其次，在收到授權通知書以后，建議申請人再次確認重要文獻是否全部被審查員記錄在IDS的遞交檔案中。如果答案是否，申請人應聯(lián)系審查員進行補錄。并且，通過錄入更多的在先技術文獻，在后續(xù)的無效程序中可以推定涉案專利的穩(wěn)定性更高。

最后，雖然Regeneron案并未旨在推翻Therasense案關于不公平行為的標準認定，但是可以預見的是，訴訟中的不當行為仍然可能對于申請中的不公平行為構成不利推定。因此，不論是在申請過程中抑或是訴訟中，當事人的誠信行為都是至為關鍵的。

注：

【1】37 C.F.R. § 1.56
【2】Therasense v. Becton, Dickinson and Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011)
【3】 “the single most reasonable inference able to be drawn from the evidence.”
【4】 August Technology Corp. v. Camtek, Ltd., 655 F.3d 1278, 99 U.S.P.Q.2d (BNA) 1766 (Fed. Cir. 2011)
【5】 Powell v. Home Depot U.S.A., Inc., 663 F.3d 1221, 100 U.S.P.Q.2d (BNA) 1742 (Fed. Cir. 2012)
【6】 Aventis Pharma S.A. v. Hospira, Inc., 675 F.3d 1324, 102 U.S.P.Q.2d (BNA) 1445 (Fed. Cir. 2012)
【7】 Worldwide Home Prods., Inc. v. Bed Bath & Beyond, Inc., No. 11 Civ. 03633 (LTS)(MHD) (S.D.N.Y. Jan. 22, 2013)
【8】 Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp., No. 09 C 2945 (N.D. Ill. Mar. 2, 2012)
【9】 TransWeb, LLC v. 3M Innovative Properties Co., 812 F.3d 1295, 2016)
【10】 Regeneron Pharm., Inc. v. Merus N.V., 878 F.3d 1041 (Fed. Cir. 2017)

（原標題：關于美國不公平行為(“inequitable conduct”)的典型司法案例梳理）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐艾斯 廣東君龍律師事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：關于美國不公平行為（“inequitable conduct”）的典型司法案例梳理（點擊標題查看原文）

「關于IPRdaily」

IPRdaily是全球領先的知識產(chǎn)權綜合信息服務提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://jupyterflow.com