專家熱議專利新司法解釋征求意見稿

【小D導(dǎo)讀】 ?

最高人民法院曾于2009年12月發(fā)布《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，在依法保護專利權(quán)人利益、激勵科技創(chuàng)新等方面發(fā)揮了重要作用。

5年來，專利司法實踐中又不斷涌現(xiàn)出新的問題。為確保專利法的正確實施，細(xì)化和統(tǒng)一專利審判標(biāo)準(zhǔn)，及時回應(yīng)科技創(chuàng)新對專利審判的新期待，最高人民法院決定再次起草有關(guān)專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)的司法解釋，并于前不久發(fā)布了《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（公開征求意見稿）（下稱征求意見稿）。日前，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭在北京召開專利侵權(quán)司法解釋（二）征求意見座談會，來自中央有關(guān)部門、法院、中介機構(gòu)、企業(yè)的代表40余人就相關(guān)問題進行了熱烈討論。最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭宋曉明庭長出席會議并講話，王闖副庭長主持會議。針對此次座談會的熱議問題，本報特刊登部分專家觀點，以饗讀者。 焦點一：專利明顯無效時侵權(quán)訴訟的處理 征求意見稿相關(guān)規(guī)定 第五條　權(quán)利要求記載的文字含義清楚，但說明書的相應(yīng)描述與其根本沖突，且不屬于本解釋第四條規(guī)定的情形的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載確定專利權(quán)的保護范圍。權(quán)利要求含義不明，運用法定的解釋方法仍無法確定其限定的專利權(quán)保護范圍，且不屬于本解釋第四條規(guī)定的情形的，人民法院可以裁定駁回起訴。當(dāng)事人舉證證明在專利侵權(quán)訴訟的裁判作出前無效宣告請求人基于上述事由請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效的，人民法院可以裁定中止訴訟。 專家觀點 董琤　國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司副司長 對專利明顯無效時侵權(quán)訴訟的處理，涉及到人民法院對權(quán)利要求的范圍進行直接認(rèn)定的問題，主要是兩個方面：說明書是不是支持了權(quán)利要求，權(quán)利要求是不是清楚。我們要考慮的是，人民法院直接根據(jù)權(quán)利要求的記載確定它的范圍是否妥當(dāng)？因為專利權(quán)的有效性還是應(yīng)當(dāng)由國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會來依法進行審查、確定，所以我認(rèn)為，在第五條第三款中的規(guī)定是十分必要的，可以引導(dǎo)當(dāng)事人在涉案專利可能存在上述缺陷的時候，及時向?qū)＠麖?fù)審委員會提起無效宣告請求。 崔哲勇　國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會研究處處長 當(dāng)出現(xiàn)相關(guān)專利的權(quán)利要求記載的文字清楚但與說明書有根本沖突的情況時，我們不能判定權(quán)利要求本身是合法有效的，因為它可能是不可以實施的，或者說它本身作為一個完整的技術(shù)方案是存在缺陷的，這個時候要根據(jù)說明書去判斷它的發(fā)明實質(zhì)是什么。所以這種情況下，如果僅僅因為說明書與權(quán)利要求記載存在沖突，就拋棄說明書而直接以權(quán)利要求來限定權(quán)利保護范圍，可能會存在一些問題。 閆文軍　中國科學(xué)院大學(xué)教授 我認(rèn)為應(yīng)該把這一條款的適用范圍進行限制，并不是說所有的權(quán)利要求含義不明的情況都可以裁定駁回起訴，而應(yīng)當(dāng)把它限定在一個范圍內(nèi)，比如限定在因為使用了沒有確切含義的修飾用語，如強、弱、高、低等，導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚，無法確定其保護范圍的，這種情況下可以裁定駁回起訴。如果是因為其他的原因?qū)е聶?quán)利要求不清楚的，我認(rèn)為還是需要通過專利權(quán)無效宣告程序解決。 王新華　中科專利商標(biāo)代理有限公司副總經(jīng)理 實踐中，我們發(fā)現(xiàn)實用新型專利中經(jīng)常會出現(xiàn)權(quán)利要求和說明書脫節(jié)的情況，比如權(quán)利要求過于寬泛，脫離了說明書所披露的發(fā)明或相應(yīng)的技術(shù)方案。從專利的說明書來看，根本就沒有做出什么創(chuàng)造性的東西，但是權(quán)利要求保護范圍是十分明確的，如果直接按照權(quán)利要求確定保護范圍，會對現(xiàn)有的實用新型專利造成巨大沖擊。 焦點二：外觀設(shè)計侵權(quán)案中一般消費者的界定 征求意見稿相關(guān)規(guī)定 第十七條第二款　一般消費者，是指被訴侵權(quán)產(chǎn)品的直接購買者。人民法院在認(rèn)定一般消費者對于外觀設(shè)計所具有的知識水平和認(rèn)知能力時，應(yīng)當(dāng)考慮授權(quán)外觀設(shè)計的設(shè)計空間，即設(shè)計者在創(chuàng)作特定產(chǎn)品外觀設(shè)計時的自由度。設(shè)計空間較大的，一般消費者通常不容易注意到不同設(shè)計之間的較小區(qū)別；設(shè)計空間較小的，一般消費者通常更容易注意到不同設(shè)計之間的較小區(qū)別。 專家觀點 任曉蘭　國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會訴訟處副處長 該條款將一般消費者界定為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的直接購買者，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品的直接購買者與法定的、對于這一類產(chǎn)品有基本了解的一類人可能還是有一些差別的：第一，對外觀設(shè)計來說，相關(guān)主體應(yīng)當(dāng)同實用新型專利和發(fā)明專利的主體相對應(yīng)；第二，如果將一般消費者界定為直接購買者這樣一小類人群，可能會忽略掉對外觀設(shè)計具有平均認(rèn)知能力的這樣一類型的主體所具有的一個基本的特性；第三，該條款還限定了一個設(shè)計空間概念，對于直接購買者來說，讓他來界定這樣一類產(chǎn)品的設(shè)計空間是非常困難的；第四，如果能夠把審查授權(quán)過程中的主體和侵權(quán)判定過程中的主體能統(tǒng)一起來會更好一些。 郭禾　中國人民大學(xué)法學(xué)院教授 我們在談一般消費者的概念的時候，實際上就是為了確定主觀判定的標(biāo)準(zhǔn)。到底應(yīng)該怎么去判定兩件外觀設(shè)計相似？我們之所以把外觀設(shè)計放進專利的范疇里，就是把它當(dāng)成一種智力成果來看待，就是把它當(dāng)做一種創(chuàng)作來看待。在這里，一般的消費者，嚴(yán)格說應(yīng)該就是一個普通設(shè)計人員，是對設(shè)計有一定了解，而且能看懂相關(guān)設(shè)計的一類人。在后面的設(shè)計空間跟設(shè)計特征都是基于這個一般消費者的概念的界定而引出的。 馮曉青　中國政法大學(xué)教授 首先，在定義一般消費者概念的時候可能會引起一些歧義，到底是個案里面實實在在的購買者，還是這一類產(chǎn)品的直接購買者？其次，不管是哪一種情況，直接將一般消費者限定為直接購買者，在定義上應(yīng)該還需要完善。因為外觀設(shè)計專利侵權(quán)判斷關(guān)鍵是看一般消費者會不會把侵權(quán)產(chǎn)品當(dāng)成相關(guān)權(quán)利人的產(chǎn)品，有沒有可能產(chǎn)生混淆。所以對一般消費者的界定，只需要對一般的外觀設(shè)計本身有一點認(rèn)知就可以了。 馬云鵬　北京市第二中級人民法院法官 對一般消費者的認(rèn)定問題，其實就是確定判斷主體的問題。對判斷主體的確定，最終落腳點是在對一般消費者認(rèn)知能力的界定上--一般消費者應(yīng)當(dāng)能夠?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)計有大概的了解，但是又不會注意到特別細(xì)微的區(qū)別。我認(rèn)為還是可以延續(xù)2009年專利司法解釋中對一般消費者的解釋，直接對這一類人的認(rèn)知能力作一下界定就可以了，而不必具體到是哪一群體。 焦點三：關(guān)于間接侵權(quán)的規(guī)定 征求意見稿相關(guān)規(guī)定 第二十五條　明知有關(guān)產(chǎn)品系專門用于實施發(fā)明創(chuàng)造的原材料、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權(quán)人許可，將該產(chǎn)品提供給無權(quán)實施該專利的人或者依法不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的人實施，權(quán)利人主張該提供者的行為屬于侵權(quán)責(zé)任法第九條規(guī)定的幫助侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持。 專家觀點 閆文軍 在間接侵權(quán)的情況下，直接侵權(quán)人的注意義務(wù)應(yīng)該是注意到相關(guān)產(chǎn)品是不是落入到其他人的專利權(quán)保護范圍，而對涉嫌間接侵權(quán)人的注意義務(wù)的要求不應(yīng)與直接侵權(quán)人相同。因此，應(yīng)該限制一下間接侵權(quán)人的責(zé)任，比如第一款中“或者依法不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的人實施“后面再加一個限制條件“并且明知其他人的實施行為落入了權(quán)利人的保護范圍”，這樣限制一下間接侵權(quán)人承擔(dān)責(zé)任的條件會更為合理。 賈慶忠　永新專利商標(biāo)代理有限公司專利代理人 我建議把“或者依法不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的人”刪掉，因為無論是共同侵權(quán)，還是教唆侵權(quán)、幫助侵權(quán)，間接侵權(quán)人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的前提條件都是造成了相關(guān)的侵害結(jié)果。而對專利來說，相關(guān)的侵害結(jié)果的發(fā)生就是造成了專利法第十一條規(guī)定的制造、使用、銷售專利侵權(quán)產(chǎn)品。如果沒有這樣的行為，對專利權(quán)人是沒有這種侵害結(jié)果的發(fā)生的。因此，要追究所謂間接侵權(quán)人的責(zé)任，還是應(yīng)當(dāng)以有直接侵權(quán)行為的存在為前提條件的。 張艷　 IBM亞太地區(qū)知識產(chǎn)權(quán)法律總監(jiān) 二十五條把間接侵權(quán)規(guī)定的比較到位。我不贊成刪掉“或者依法不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的人”這一條件，一個很重要的原因是，中國的專利法與其他國家的法律其實存在一個不同的地方，中國專利法在規(guī)定侵權(quán)責(zé)任的時候是加上以生產(chǎn)經(jīng)營為目的這樣一個限制條件的。因為存在只有以生產(chǎn)經(jīng)營為目的才能認(rèn)定侵權(quán)的這樣一個限制條件，所以就存在著大量的個人用戶實際上都不在侵權(quán)之列的，但是大量的產(chǎn)品恰恰就是賣給個人用戶的。目前的寫法實際上解決了現(xiàn)行法存在的一些問題。 蔣洪義　北京聯(lián)德律師事務(wù)所律師 我認(rèn)為第二十五條規(guī)定的意義就在于，由于有“依法不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任”的這一類人的存在，所以對專利權(quán)人而言可能并不公平。之所以在第二十五條中把將相關(guān)產(chǎn)品提供給依法不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的人實施認(rèn)定為一種侵權(quán)行為，就是為了充分保障專利權(quán)人的利益。但我有一點意見，把相關(guān)產(chǎn)品提供給無權(quán)實施該專利的人實施與提供給依法不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的人實施，這兩種行為應(yīng)該區(qū)分開來，因為這兩種行為應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任是不同的。 焦點四：實施標(biāo)準(zhǔn)專利侵權(quán)的抗辯 征求意見稿相關(guān)規(guī)定 第二十七條　非強制性國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)明示所涉專利的信息，被訴侵權(quán)人以其實施該標(biāo)準(zhǔn)而無需專利權(quán)人許可為由主張不構(gòu)成專利侵權(quán)的，人民法院一般不予支持。但是，專利權(quán)人違反公平、合理、無歧視的原則，就標(biāo)準(zhǔn)所涉專利的實施許可條件惡意與被訴侵權(quán)人協(xié)商，被訴侵權(quán)人據(jù)此主張不停止實施行為的，人民法院一般應(yīng)予支持。標(biāo)準(zhǔn)所涉專利的實施許可條件，應(yīng)當(dāng)由專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商確定；經(jīng)充分協(xié)商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標(biāo)準(zhǔn)中的作用、標(biāo)準(zhǔn)所屬的技術(shù)領(lǐng)域、標(biāo)準(zhǔn)的性質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)實施的范圍、相關(guān)的許可條件等因素，確定上述實施許可條件。法律、行政法規(guī)對實施標(biāo)準(zhǔn)中的專利另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 專家觀點 張廣良　中國人民大學(xué)法學(xué)院副教授 對于一件標(biāo)準(zhǔn)必要專利而言，如果侵權(quán)人已經(jīng)承諾按“公平、合理、無歧視”這樣一個標(biāo)準(zhǔn)來支付許可使用費的話，我認(rèn)為侵權(quán)人完全可以繼續(xù)實施相關(guān)專利，因為他已經(jīng)承諾支付費用或者提供擔(dān)保。因此在這種條件下，權(quán)利人有沒有進行惡意協(xié)商，不應(yīng)該作為是否停止實施行為的一個條件。 姚捷　香港鴻鵠律師事務(wù)所駐上海代表處合伙人 對于有沒有必要刪除關(guān)于專利權(quán)人惡意協(xié)商的規(guī)定的問題，我有一點意見，假如我們保留這一規(guī)定的話，是否也可以對于潛在的標(biāo)準(zhǔn)所涉專利的實施者和被許可方同樣也有善意協(xié)商的要求，這樣就會實現(xiàn)利益的平衡。因為現(xiàn)在有一些專利權(quán)人事實上也非常無奈，相關(guān)專利實施方可能不需要經(jīng)過專利權(quán)人的同意就可以實施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)涉及的專利，如果專利權(quán)人無法獲得相應(yīng)的禁令的話，就會非常被動。 艾宏　阿斯利康醫(yī)藥公司法律顧問 對于第二十七條中提到的公平、合理、無歧視原則，我認(rèn)為這個原則的實施需要兩個最基本的前提條件，要有一個善意的或者是非惡意的權(quán)利人，同時還要具備一個善意的或者是非惡意的被許可人，也就是說這兩方在公平、合理、無歧視原則實現(xiàn)的商業(yè)現(xiàn)實當(dāng)中應(yīng)該具有同等的地位。如果在二十七條中僅僅將惡意指向了權(quán)利人，而沒有對潛在被許可人的惡意制約機制，那么很可能就會導(dǎo)致變相的強制許可，因為似乎這二者出現(xiàn)了某種程度的競合。 閆文軍 因為無法達成協(xié)議而向法院起訴的情況在美國等國家也存在，但這種訴訟的背景是，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的專利權(quán)人此前已經(jīng)就專利許可條件向所有的潛在被許可人作出過承諾。如果協(xié)商不成，參加相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的潛在被許可人可以以違約為由向法院起訴，然后法院首先確定專利權(quán)人是否違約，如果違約，法院進一步會確定相關(guān)專利的合理的實施許可條件。第二，這一規(guī)定有可能導(dǎo)致實施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的潛在被許可方更多地選擇不與專利權(quán)人協(xié)商，而是直接向法院起訴，這樣可能會導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)必要專利的專利權(quán)人忙于應(yīng)訴。

來源：國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng) ?記者：趙世猛整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：jupyterflow.com ? IPRdaily小秘書個人微信號：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個人微信號：iprdaily2014（添加驗證請說明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實務(wù)干貨分享、定期私密線下活動、更有機會加入知識產(chǎn)權(quán)界最大云社區(qū)【IPer社群班級】與全球知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)秀精英深度交流。

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