論新商標(biāo)法中的“容易導(dǎo)致混淆”的內(nèi)涵

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文/ IPRdaily特約撰稿人袁博上海市第二中級(jí)法院

【小D導(dǎo)讀】

“容易導(dǎo)致混淆”（即“混淆可能性”）是貫徹商標(biāo)保護(hù)的一根紅線和主軸，在商標(biāo)侵權(quán)案件中具有決定性的指導(dǎo)價(jià)值。

在舊的商標(biāo)法中，侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)主要考慮商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身，即應(yīng)考察標(biāo)識(shí)本身的屬性，如外觀、呼叫、含義等是否構(gòu)成近似，換言之，應(yīng)以標(biāo)識(shí)本身為準(zhǔn)，是否會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆商品的來(lái)源不是應(yīng)該考慮的主要方面。由于這種思維過(guò)于注重對(duì)注冊(cè)商標(biāo)符號(hào)本身的保護(hù)，而漠視了對(duì)商標(biāo)所代表的商譽(yù)的保護(hù)，被有的學(xué)者稱(chēng)為“符號(hào)保護(hù)”。[1]為了克服這一弊端，新商標(biāo)法特別將國(guó)際通行的“混淆可能性”融入到了商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)之中。為了貫徹這一轉(zhuǎn)變，除了第57條的條文變化外，新商標(biāo)法還有兩個(gè)條文也進(jìn)行了配合性的修正：第48條，給商標(biāo)使用增加了“用于識(shí)別商品來(lái)源”的限定，顯然，指示商品來(lái)源是商標(biāo)間發(fā)生混淆的前提條件；第64條，新增了注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用人不能證明起訴侵權(quán)之前三年內(nèi)實(shí)際使用過(guò)注冊(cè)商標(biāo)，也不能證明侵權(quán)行為受到其他損失的，被訴侵權(quán)人不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的內(nèi)容，這是因?yàn)椋瑱?quán)利受到侵害是商標(biāo)發(fā)生混淆的結(jié)果，而商標(biāo)如果沒(méi)有實(shí)際使用，就不會(huì)給消費(fèi)者造成誤認(rèn)和混淆，自然不會(huì)帶來(lái)實(shí)際的侵害。

因此，“容易導(dǎo)致混淆”（即“混淆可能性”）是貫徹商標(biāo)保護(hù)的一根紅線和主軸，在商標(biāo)侵權(quán)案件中具有決定性的指導(dǎo)價(jià)值。具體而言，判定商標(biāo)侵權(quán)需要考慮如下四個(gè)方面：

一、商標(biāo)侵權(quán)需要標(biāo)識(shí)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與產(chǎn)品結(jié)合，僅僅是登記行為不導(dǎo)致商標(biāo)意義上的混淆

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第(一)項(xiàng)規(guī)定“將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類(lèi)似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于給他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)造成其他損害的行為”，根據(jù)這一規(guī)定，使用與他人相同或相似商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)在相同或相似商品上使用，如構(gòu)成侵權(quán)均須以容易使相關(guān)公眾造成誤認(rèn)為要件，而是否造成誤認(rèn)，并不能僅以注冊(cè)登記作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際使用狀況綜合加以判斷。換言之，如果企業(yè)僅僅只有注冊(cè)登記字號(hào)行為而無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為，就會(huì)因?yàn)闆](méi)有發(fā)生混淆結(jié)果的可能性而不會(huì)發(fā)生侵權(quán)結(jié)果。

例如，在寶鋼集團(tuán)有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司與青島寶鋼五金制品有限公司商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案中，“寶鋼”既是原告的企業(yè)字號(hào)，也是原告享有權(quán)利的注冊(cè)商標(biāo)。被告寶鋼五金公司成立于2006年7月26日，經(jīng)營(yíng)范圍為：制釘;加工五金工具、模具、機(jī)械零部件。寶鋼集團(tuán)公司和寶鋼股份公司認(rèn)為寶鋼五金公司在企業(yè)名稱(chēng)中使用“寶鋼”二字侵犯了其商標(biāo)權(quán)并構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，故此向法院提起訴訟，要求寶鋼五金公司停止在企業(yè)名稱(chēng)中使用“寶鋼”二字。一審法院認(rèn)為，寶鋼集團(tuán)公司和寶鋼股份公司僅提交了寶鋼五金公司的工商登記材料，而未提交其他實(shí)際使用的證據(jù)，因此無(wú)法證明寶鋼五金公司在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中使用了“寶鋼”二字，進(jìn)而無(wú)法證明寶鋼五金公司的實(shí)際使用行為造成了相關(guān)公眾的誤認(rèn)，侵犯了寶鋼集團(tuán)公司和寶鋼股份公司的合法權(quán)益。二審法院維持了一審判決，并強(qiáng)調(diào)，相關(guān)公眾在購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)時(shí)，是以標(biāo)注在商品或服務(wù)上的商業(yè)標(biāo)識(shí)以及這些商業(yè)標(biāo)識(shí)在商業(yè)活動(dòng)中的具體使用情況來(lái)進(jìn)行區(qū)分和選擇，而并非依賴(lài)于企業(yè)在工商部門(mén)的登記注冊(cè)情況。寶鋼五金公司登記注冊(cè)其企業(yè)名稱(chēng)的行為并不屬于對(duì)企業(yè)名稱(chēng)進(jìn)行商業(yè)使用的范疇，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)，也不會(huì)損害到寶鋼集團(tuán)公司和寶鋼股份公司的商標(biāo)權(quán)和企業(yè)名稱(chēng)權(quán)，不構(gòu)成商標(biāo)法及反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法意義上的侵權(quán)行為，無(wú)需承擔(dān)侵權(quán)民事責(zé)任。

二、商標(biāo)侵權(quán)不但需要標(biāo)識(shí)與產(chǎn)品在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中結(jié)合，而且需要有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的可能性，否則不導(dǎo)致混淆

商標(biāo)侵權(quán)不但需要標(biāo)識(shí)與產(chǎn)品在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中結(jié)合，而且需要有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的可能性。這是因?yàn)?，在商?biāo)注冊(cè)時(shí)的產(chǎn)品或服務(wù)類(lèi)別是由申請(qǐng)人自由指定的，而很多商品或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)我國(guó)另有特別的經(jīng)營(yíng)主體資格限制，而對(duì)于申請(qǐng)人是否實(shí)際有這些資質(zhì)并不是商標(biāo)局的審查范圍，這就在實(shí)踐中造成了一種現(xiàn)象：一些企業(yè)或者個(gè)人有意無(wú)意的在一些特種經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)，注冊(cè)成功后并不實(shí)際使用，卻據(jù)此指控其他經(jīng)營(yíng)主體（通常為特種行業(yè)內(nèi)的國(guó)企）侵犯其商標(biāo)權(quán)。對(duì)于這種注冊(cè)行為，由于注冊(cè)主體并不符合國(guó)家政策法規(guī)的經(jīng)營(yíng)條件而不可能在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中在注冊(cè)類(lèi)別上使用商標(biāo)，因此不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者的混淆，因此也不會(huì)導(dǎo)致侵權(quán)的后果。

例如，在帥揚(yáng)與廣西北部灣銀行商標(biāo)侵權(quán)案中，自然人帥揚(yáng)于2004年8月向國(guó)家商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“桂花guihua”文字商標(biāo)，并與2008年1月獲得核準(zhǔn)注冊(cè)，商標(biāo)核定服務(wù)項(xiàng)目為第36類(lèi)，包括保險(xiǎn)、銀行、金融服務(wù)、信用卡服務(wù)、借款服務(wù)、信用卡發(fā)放等，有效期自2008年至2018年。2003年12月，南寧市商業(yè)銀行（現(xiàn)廣西北部灣銀行）開(kāi)始向社會(huì)公眾發(fā)放桂花借記卡，2008年，廣西北部灣銀行在重組基礎(chǔ)上成立并繼續(xù)沿用桂花借記卡。在該借記卡上，分兩行分別印刷“桂花借記卡”和“GUIHUA DEBIT CARD”，均使用同一字體和字號(hào)。帥揚(yáng)據(jù)此認(rèn)為北部灣銀行侵犯了其商標(biāo)權(quán)并訴至法院。法院認(rèn)為，帥揚(yáng)雖然取得注冊(cè)商標(biāo)核定使用在第36類(lèi)服務(wù)商標(biāo)上，但是我國(guó)現(xiàn)行的法律和金融政策不允許自然人經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行、發(fā)放信用卡等金融服務(wù)業(yè)務(wù)，因此，帥揚(yáng)不可能經(jīng)營(yíng)借記卡業(yè)務(wù)，其本人也在庭審中承認(rèn)其商標(biāo)并未投入實(shí)際經(jīng)營(yíng)。因此，由于沒(méi)有構(gòu)成實(shí)際侵害，最終駁回其訴訟請(qǐng)求。

三、商標(biāo)侵權(quán)不但需要標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品上有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的可能性，而且要使消費(fèi)者事實(shí)上造成誤認(rèn)，否則不導(dǎo)致混淆

由于構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)必須要有“混淆可能性”這一實(shí)際損害后果發(fā)生，因此，如果雖然行為主體在類(lèi)似商品上使用與他人類(lèi)似的商標(biāo)，但事實(shí)上不會(huì)發(fā)生使消費(fèi)者誤認(rèn)混淆的可能性，則同樣不構(gòu)成侵權(quán)。根據(jù)不同層次，可將“不會(huì)使消費(fèi)者發(fā)生誤認(rèn)混淆”分成兩種情況。

（一）在物理層面上不會(huì)使消費(fèi)者發(fā)生混淆

這是指，由于商品本身包裝、商標(biāo)貼附等情況，使得消費(fèi)者在外觀物理層面上就不會(huì)對(duì)商品來(lái)源發(fā)生混淆，通常發(fā)生于封閉環(huán)境下的標(biāo)識(shí)使用。

例一：包裝內(nèi)的商品形狀不構(gòu)成對(duì)他人立體商標(biāo)的侵犯。在輝瑞公司立體商標(biāo)案中，輝瑞產(chǎn)品有限公司向國(guó)家商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)了指定顏色為藍(lán)色的菱形立體商標(biāo)，核定使用商品為第5類(lèi)醫(yī)藥制劑、人用藥、抗生素、醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)品、凈化劑、獸醫(yī)用制劑等。而江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)了一種用于男性勃起功能障礙的“甲磺酸酚妥拉明分散片”，包裝盒正、反面標(biāo)有“偉哥”和“TM”字樣，“偉哥”兩字有土黃色的菱形圖案作為襯底、生產(chǎn)廠家為“江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司”、生產(chǎn)日期為2005年4月14日；盒內(nèi)藥片的包裝為不透明材料，其上印有“偉哥”和“TM”、“江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司”字樣，藥片的包裝有與藥片形狀相應(yīng)的菱形突起。藥片為淺藍(lán)色、近似于指南針形狀的菱形，并標(biāo)有“偉哥”和“TM”字樣。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為，涉案立體商標(biāo)的與被控侵權(quán)產(chǎn)品的立體形狀構(gòu)成近似，被告商標(biāo)侵權(quán)成立。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為，雖然該藥片的包裝有與藥片形狀相應(yīng)的菱形突起，但消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)藥片時(shí)并不能據(jù)以識(shí)別該藥片的外部形態(tài)，由于包裝于不透明材料內(nèi)的藥片并不能起到表明來(lái)源和生產(chǎn)者的作用，因此即使其外部形狀與涉案立體商標(biāo)相近似，但不會(huì)使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，故而侵權(quán)不成立。

例二：電子產(chǎn)品通電狀態(tài)下才有的程序圖標(biāo)不構(gòu)成對(duì)他人平面商標(biāo)的侵犯。在蘋(píng)果公司商標(biāo)案中，美國(guó)蘋(píng)果公司向中國(guó)商標(biāo)局分別注冊(cè)了若干圖形商標(biāo)，核定使用的商品為移動(dòng)電話等第9類(lèi)商品。2013年，被告人馬某開(kāi)始生產(chǎn)類(lèi)似蘋(píng)果手機(jī)的智能手機(jī)，后被公安機(jī)關(guān)查獲，共計(jì)生產(chǎn)2400余部，經(jīng)查，涉案手機(jī)在處于通電和使用狀態(tài)下，該手機(jī)觸摸屏幕上分別指代不同功能的按鈕分別用蘋(píng)果公司的相應(yīng)的圖形注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)示。深圳市寶安區(qū)檢察院認(rèn)為馬某的行為涉嫌構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，提起公訴。深圳市寶安區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，馬某的上述對(duì)商標(biāo)的使用，是作為指示用戶(hù)操作智能手機(jī)的功能按鈕，不屬于商標(biāo)性使用，因而不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和假冒注冊(cè)商標(biāo)罪。

（二）在心理層面上不會(huì)使消費(fèi)者發(fā)生混淆

這是指，雖然行為主體在正常環(huán)境下在類(lèi)似商品上使用與他人類(lèi)似的商標(biāo)，但由于消費(fèi)者由于消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)和灌注了較高的注意力，因而同樣不會(huì)發(fā)生誤認(rèn)混淆的情形。

例一：模型產(chǎn)品上的使用 很多玩具廠商或者模型廠商，會(huì)推出基于真實(shí)商品而設(shè)計(jì)制造的商品，為求逼真，這些商品不可避免會(huì)帶有真實(shí)商品上所附著的商標(biāo)，由于比例相差明顯，相關(guān)的消費(fèi)者一般不會(huì)認(rèn)為模型上所附著的真實(shí)商品的商標(biāo)是模型的真正來(lái)源，因此，這種使用應(yīng)當(dāng)視為一種附帶性的非商標(biāo)性使用。正如歐共體法院法官在德國(guó)OPEL案判決中所表述的那樣，忠實(shí)地按照原型車(chē)制造模型車(chē)在德國(guó)已經(jīng)有一百多年的歷史，具有普通認(rèn)知的玩具產(chǎn)品消費(fèi)者早已習(xí)慣接受以實(shí)物車(chē)位模型的縮微模型，消費(fèi)者一般不會(huì)講真車(chē)生產(chǎn)企業(yè)與模型車(chē)上的生產(chǎn)企業(yè)相互聯(lián)系，而只會(huì)認(rèn)為模型車(chē)隊(duì)真車(chē)商標(biāo)的使用是一種忠誠(chéng)的復(fù)制和模仿，因而真車(chē)商標(biāo)的本質(zhì)功能并未受到實(shí)質(zhì)影響，這種行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。[2]

例二：在高檔商品上的使用。 在汽車(chē)類(lèi)商品上使用的韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)商標(biāo)“”和日本本田汽車(chē)商標(biāo)“”,雖然在外形上非常相似，由于兩種商標(biāo)都形成了穩(wěn)定的消費(fèi)群體，并且由于汽車(chē)類(lèi)的消費(fèi)者注意力水平較高，不會(huì)產(chǎn)生混淆，由于彼此不存在市場(chǎng)利益的不當(dāng)損害，因此也不存在侵權(quán)。

四、商標(biāo)侵權(quán)不要求標(biāo)識(shí)一定使用在正品上，使用在贈(zèng)品上也可能導(dǎo)致混淆

商標(biāo)侵權(quán)要求商標(biāo)實(shí)際使用在與他人相似的商品上。這就產(chǎn)生了一個(gè)問(wèn)題，在贈(zèng)品上而非正品上使用他人商標(biāo)，可能發(fā)生混淆嗎？實(shí)踐中，一些知名企業(yè)為了促銷(xiāo)其產(chǎn)品，往往會(huì)以贈(zèng)送非賣(mài)品的形式進(jìn)行商業(yè)推廣，由于這些非賣(mài)品往往并非經(jīng)營(yíng)者注冊(cè)商標(biāo)核定范圍內(nèi)的商品類(lèi)別，這些企業(yè)往往會(huì)采取一個(gè)辦法，即在贈(zèng)品商品上也使用正品的商標(biāo)。例如，“白鳥(niǎo)”牌電腦廠商在贈(zèng)送的POLO衫上也使用“白鳥(niǎo)”商標(biāo)，這是否會(huì)侵犯“百鳥(niǎo)”P(pán)OLO衫生產(chǎn)商的商標(biāo)權(quán)呢？答案是肯定的。

原因在于，盡管此種情形下的商標(biāo)使用并非完全意義上的用于該類(lèi)商品的經(jīng)營(yíng)（并非在該類(lèi)商品上的商業(yè)環(huán)境下的真實(shí)交易活動(dòng)，而是贈(zèng)品，不是作為獨(dú)立交易對(duì)象進(jìn)入市場(chǎng)流通的商品），而是為了促進(jìn)其他類(lèi)別商品的銷(xiāo)售，因此并非完整意義上的“商標(biāo)使用”。但是，商品交易并不限于買(mǎi)賣(mài)契約關(guān)系，還包括以營(yíng)利為目的的各種交易形態(tài)。不能認(rèn)為沒(méi)有支付對(duì)價(jià)的贈(zèng)品，就不是商標(biāo)法上的商品。從整體上看，贈(zèng)品屬于和其他產(chǎn)品捆綁銷(xiāo)售，用以企業(yè)商業(yè)推廣和積累商譽(yù)之用，并且，贈(zèng)品上的商標(biāo)，仍然可以表征贈(zèng)品來(lái)源，并且其質(zhì)量也受到商標(biāo)法、產(chǎn)品質(zhì)量法等法律法規(guī)的監(jiān)督，與一般商品無(wú)異，其商標(biāo)也發(fā)揮著質(zhì)量保障的作用，因此，從宏觀上看，贈(zèng)品并不因?yàn)槠錄](méi)有對(duì)價(jià)性而失去商品地位，其從整體上來(lái)看仍然屬于市場(chǎng)交易的對(duì)象，自然附著其上的商標(biāo)也發(fā)揮著正常作用，屬于商標(biāo)使用。因而，在贈(zèng)品上使用與他人相似商品上相似的商標(biāo)，仍然可能導(dǎo)致混淆從而構(gòu)成侵權(quán)。

[1] 李?。骸睹膛c商標(biāo)保護(hù)》，載《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2005年第5期。 [2] See Aam Opel AG v. Autec AG., Opinion of Mr Advocate General Ruiz-Jarabo ColomerCase C-48/05, para.23,24.

作者：袁博編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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