如何克服商標(biāo)侵權(quán)判斷的簡單化思維？—對(duì)“新百倫”侵權(quán)案評(píng)析

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? 文 / 陳明濤杜丹（蘭臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)）

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【小D導(dǎo)讀】

本案是一起典型的反向混淆商標(biāo)侵權(quán)案，也是一起常見的國外知名商標(biāo)與國內(nèi)商標(biāo)沖突案。雖然法院判決結(jié)果可能正確，但是，該案反映了商標(biāo)侵權(quán)的簡單化、程式化思維。因此，有必要針對(duì)容易忽視的外文商標(biāo)保護(hù)、反向混淆認(rèn)定因素、損害賠償計(jì)算依據(jù)進(jìn)行一一分析。

商標(biāo)法領(lǐng)域再次上演“螞蟻啃大象”的戲碼。

2015年4月21日，廣州中院作出一起9800萬的天價(jià)賠償判決。該案的原告周樂倫是“百倫”注冊(cè)商標(biāo)、“新百倫”注冊(cè)商標(biāo)的所有人。1996年8月獲準(zhǔn)注冊(cè)“百倫”商標(biāo)，2008年1月獲準(zhǔn)注冊(cè)“新百倫”商標(biāo)。兩種注冊(cè)商標(biāo)核定使用第25類商品?！癗EW BALANCE”、“NB”、“N”商標(biāo)由新平衡公司于1983年在中國獲準(zhǔn)注冊(cè)。2007年，新平衡公司與新百倫公司簽訂許可協(xié)議，允許新百倫公司在中國境內(nèi)使用“NEW BALANCE”、“NB”和“N”商標(biāo)。2012年3月，原告發(fā)現(xiàn)被告新百倫公司未經(jīng)原告許可，在宣傳和銷售其鞋類等產(chǎn)品時(shí)長期、大量地使用原告的“新百倫”商標(biāo)，以侵犯其注冊(cè)商標(biāo)為由向法院提起訴訟。

這是一起典型的反向混淆商標(biāo)侵權(quán)案，也是一起常見的國外知名商標(biāo)與國內(nèi)商標(biāo)沖突案。雖然法院判決的結(jié)果可能正確，但是，該案反映了當(dāng)前法院對(duì)商標(biāo)侵權(quán)的簡單化、程式化思維。

因此，有必要針對(duì)該案容易被忽視的外文標(biāo)識(shí)保護(hù)、反向混淆認(rèn)定、損害賠償計(jì)算做一一分析。

外文標(biāo)識(shí)的保護(hù)范圍及程度

通常情況下，一個(gè)在國外已有相當(dāng)知名度的商標(biāo)進(jìn)入中國市場，必然涉及標(biāo)識(shí)本身及其譯名的保護(hù)問題。

就標(biāo)識(shí)本身保護(hù)而言，地域性產(chǎn)生了限制作用。所謂地域性，是指一國或者地區(qū)獲得商標(biāo)權(quán)利，只在該國或該地區(qū)有效，不得延及其他國家和地區(qū)。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，地域性依然是競爭法不可撼動(dòng)的根基。因?yàn)?，如果不進(jìn)行地域性限制，意味著商標(biāo)一國或者地區(qū)知名，其他國家就要為其預(yù)留空間，兌現(xiàn)競爭優(yōu)勢(shì)，這勢(shì)必影響本國既有市場秩序。

因此，如果外國知名標(biāo)識(shí)未實(shí)質(zhì)進(jìn)入國內(nèi)市場，即使是為防御目的已經(jīng)注冊(cè)，仍然難以獲得有效保護(hù)。

就標(biāo)識(shí)的譯名保護(hù)而言，使用程度決定了保護(hù)范圍。傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為，外文標(biāo)識(shí)的中文譯名保護(hù)，應(yīng)看外文與譯名之間是否形成一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。比如，CocaCola對(duì)應(yīng)的是可口可樂，Apple對(duì)應(yīng)是蘋果，Microsoft對(duì)應(yīng)的是微軟。

然而，這樣的理解太過于簡單化。其實(shí)，外文譯名就像一顆樹，生長的越高越茂盛，樹冠覆蓋范圍越廣。也就是說，外文商標(biāo)使用程度越高，其保護(hù)范圍越大。這里的保護(hù)范圍不僅包括確定性對(duì)應(yīng)譯名，也包括其他相近似譯名。比如，“McDonald”的對(duì)應(yīng)性譯名是“麥當(dāng)勞”，同樣可禁止他人使用“邁登勞”、“脈當(dāng)納”、“瑪當(dāng)娜”、“麥當(dāng)佬”等。

具體到本案，“NEW BALANCE”作為商標(biāo)，雖然受到地域性限制，但由于早已在在中國注冊(cè)，如果在申請(qǐng)日之前，已被主動(dòng)地、大量地、善意地、已形成穩(wěn)定市場秩序的使用，理應(yīng)受到相應(yīng)程度的保護(hù)?！癗EW BALANCE”對(duì)應(yīng)的譯名，不管是音譯“新百倫”，還是意譯“新平衡”，都應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)。對(duì)此，法院未進(jìn)行有效考量，不能不說是一處硬傷。

反向混淆的認(rèn)定考量

商標(biāo)法致力于防止消費(fèi)者混淆。通常所說的混淆是指正向而言，即在后市場競爭者為攀附在先商標(biāo)的商譽(yù)，意與其發(fā)生混淆，常常表現(xiàn)為小企業(yè)具有搭大企業(yè)便車的意圖。與之相反，反向混淆卻是跨國知名企業(yè)使用了不知名企業(yè)的商標(biāo)，雖不具有搭便車之意義，仍然容易造成消費(fèi)者混淆。

之所以要設(shè)立反向混淆制度，旨在保護(hù)中小企業(yè)走自己道路，防止大企業(yè)不當(dāng)搶奪商標(biāo)，形成“大魚吃小魚”的局面。

就司法實(shí)踐來講，反向混淆制度肇始于固特異輪胎案，經(jīng)過藍(lán)色風(fēng)暴案被國內(nèi)法所接受。

固特異輪胎案是反向混淆的里程碑案件。該案中，原告“Big O”是一家輪胎銷售商，1973年開始準(zhǔn)備使用“Big Foot”作為其商標(biāo)銷售輪胎，并于1974年銷售了第一批輪胎。固特異公司作為知名大企業(yè)，明知“Big O”已經(jīng)在先使用了“Big Foot”商標(biāo)，仍繼續(xù)使用其商標(biāo)作為輪胎銷售。美國法院以存在混淆可能性為依據(jù)判定固特異公司侵權(quán)。

“藍(lán)色風(fēng)暴”侵權(quán)案是2006年發(fā)生在我國的一起反向混淆案件。原告浙江藍(lán)野酒業(yè)公司是“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)所有人，該商標(biāo)核準(zhǔn)使用的商品為包括礦泉水、可樂在內(nèi)的各種軟飲料。2005年11月，原告發(fā)現(xiàn)被告百事可樂公司在其生產(chǎn)銷售的可樂及其他飲料上使用了“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)，因此以商標(biāo)侵權(quán)為由，提起訴訟。法院也最終判決百事可樂公司敗訴。這兩起案件都表明，反向混淆目的有效防止了大企業(yè)惡意搶奪他人商標(biāo)行為，為努力實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展的中小企業(yè)提供一把保護(hù)傘。

然而，如果有的小企業(yè)并不想走自己的道路，而是違反宗旨，以反混淆之名，行待價(jià)而沽、“螞蟻啃大象”之實(shí)，就不能認(rèn)定構(gòu)成反向混淆。比如，在卡斯特案件中，證據(jù)就明顯看出，國內(nèi)商標(biāo)持有者希望攀附國外方的商譽(yù)，并不想走自己的道路。iPad案中，也無證據(jù)顯示商標(biāo)持有人有明顯使用意圖。

在本案中，原告是具有走自己品牌的意圖，還是有著搭便車的嫌疑，是法院應(yīng)當(dāng)考慮的要素。但是從判決中可以看出，法官在審理此案時(shí)，并未加以分析，令人遺憾。

損害賠償?shù)挠?jì)算依據(jù)

根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，損害賠償?shù)挠?jì)算依據(jù)有四種，即權(quán)利人的損失、侵害者利潤、許可費(fèi)用、法定賠償。對(duì)其適用遵循相應(yīng)的位階。即在前一種計(jì)算方式無法確定時(shí)，適用下一種計(jì)算方式。

然而，商標(biāo)侵權(quán)案件，不能脫離侵權(quán)法的立法目的，對(duì)權(quán)利人的有效救濟(jì)，要以實(shí)際損失為限，遵循“合理填補(bǔ)損害”原則。

針對(duì)反向混淆的特殊性，在具體適用過程中，還應(yīng)考慮三點(diǎn)因素：一是原告實(shí)際損失。比如原告公司本身的體量小，則因侵權(quán)造成實(shí)際損失就不可能太高；二是制止混淆的損失因素。若原告注冊(cè)商標(biāo)目的在于形成自己品牌，而非待價(jià)而沽。此時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮，原告為了發(fā)展自己企業(yè)，制止被告混淆行為所付出的代價(jià)；第三被告主觀因素。若被告具有嚴(yán)重惡意，則要讓賠償有一定懲罰性，加大賠償數(shù)額。

在這個(gè)案件中，法院認(rèn)為被告獲利1.958億，并綜合考慮某些因素判決賠償9800萬元(獲利的一半)，但實(shí)質(zhì)仍簡單以侵權(quán)人獲利作為損害賠償依據(jù)，未對(duì)計(jì)算依據(jù)全面考慮，則顯得不夠?qū)徤鳌?

國內(nèi)權(quán)利人與國外企業(yè)商標(biāo)戰(zhàn)爭，是一場角色復(fù)雜，高潮不斷的戰(zhàn)爭大戲。法官理應(yīng)成為處理好這場大戲的導(dǎo)演，利用和理解好手中的法條劇本，而不能簡單理解臺(tái)詞，認(rèn)為一方擁有商標(biāo)，另一方使用了商標(biāo)，就構(gòu)成侵權(quán)，就要用侵權(quán)者利潤計(jì)算，應(yīng)像藝術(shù)大師一樣，展現(xiàn)高超的法律技巧，讓正義得到申張，讓參與者深受觸動(dòng)。

最為重要的是，怎么讓善意的市場競爭者不再扮演悲劇角色……

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來源：IPRdaily 編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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