【實務(wù)】企業(yè)專利風(fēng)險應(yīng)對策略

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作者：李維朝，南京知識律師事務(wù)所

來源：IPRdaily

2016年1月15日，華為向美國德州東區(qū)法院馬歇爾分院遞交了訴狀，指控德國電信子公司T-Mobile專利侵權(quán)，與以往華為與同城競爭對手中興通訊在國內(nèi)外多場專利較量不同的是，這是華為第一次在美國主動以自有專利向外國廠商提出專利侵權(quán)訴訟，這也可能是中國企業(yè)的第一次，且是近年來專利戰(zhàn)最為頻繁的通信領(lǐng)域。也許在不久的將來，華為將率先開創(chuàng)中國企業(yè)實現(xiàn)專利盈利的先河，企業(yè)專利部門也終將有揚眉吐氣的一天。

專利既是防御之盾，也是進攻之矛，在專利戰(zhàn)硝煙彌漫的今天，企業(yè)如何才能有效筑起防御之盾，同時擦亮進攻之矛，有效應(yīng)對風(fēng)險，筆者認為可從以下幾個方面著手，使專利風(fēng)險應(yīng)對常態(tài)化，力求降低風(fēng)險：

一、預(yù)研、在研產(chǎn)品項目專利風(fēng)險規(guī)避

預(yù)研項目一定程度上決定了產(chǎn)品研發(fā)的未來方向，而在研產(chǎn)品則直接決定了產(chǎn)品發(fā)貨時所采用的全部技術(shù)方案，防范預(yù)研、在研產(chǎn)品項目專利風(fēng)險，力求將產(chǎn)品上市時的專利風(fēng)險降至最低。

1、項目立項時的專利風(fēng)險分析

1）專利檢索與風(fēng)險專利篩查

對相應(yīng)項目擬采用的重點技術(shù)方案進行劃分，確定技術(shù)領(lǐng)域及關(guān)鍵詞，由技術(shù)人員配合IPR工程師完成現(xiàn)有技術(shù)的檢索及篩查。

2）專利風(fēng)險評估

IPR工程師根據(jù)研發(fā)部門對現(xiàn)有技術(shù)的分析以及項目擬采用的技術(shù)方案完成專利風(fēng)險評估，對有風(fēng)險的技術(shù)方案進行技術(shù)規(guī)避。

2、產(chǎn)品研發(fā)過程中的專利風(fēng)險分析

由于產(chǎn)品研發(fā)很難做到完全按照既定方案實行，必然涉及技術(shù)方案的替換與改進，對于重點技術(shù)方案的改變，研發(fā)部門要及時與IPR工程師溝通，提交技術(shù)方案變更單，在IPR工程師完成風(fēng)險評估后方可實施。

3、產(chǎn)品發(fā)貨前的專利風(fēng)險核查

由技術(shù)人員配合IPR工程師根據(jù)前期的專利風(fēng)險評估情況，確定產(chǎn)品所采用的技術(shù)方案是否與風(fēng)險評估后所確定的技術(shù)方案一致，如果存在不一致，而新的方案又存在專利風(fēng)險，則根據(jù)銷售地的法律評估風(fēng)險大小，根據(jù)風(fēng)險的大小確定是否應(yīng)當(dāng)發(fā)貨，當(dāng)然，這個風(fēng)險大小的確定不僅僅是技術(shù)和法律上的，還應(yīng)考慮其他情況，例如在通信領(lǐng)域，以手機產(chǎn)品為例，幾乎可以說任何一款手機產(chǎn)品都存在專利侵權(quán)問題，決定產(chǎn)品是否應(yīng)當(dāng)銷售的因素是多方面。

二、緊盯主要競爭對手的新專利/申請

1、最新公開申請分析

1）定期檢索最新公開申請

2）通過對一定時間內(nèi)專利申請公開情況的分析，判斷主要競爭對手的專利技術(shù)布局方向和技術(shù)研究方向，對重要技術(shù)領(lǐng)域及時跟進，進行回避專利技術(shù)的研究和專利申請，攻破其專利布局，同時形成自身的回避技術(shù)專利布局。

2、最新授權(quán)專利分析

1）定期檢索最新授權(quán)專利

2）侵權(quán)分析，判斷最新授權(quán)專利的對公司產(chǎn)品構(gòu)成的風(fēng)險程度

3）分析相關(guān)專利的侵權(quán)可視度，評估主要競爭對手在提起侵權(quán)訴訟時，專利侵權(quán)舉證的難易程度

4）分析是否可對風(fēng)險專利技術(shù)進行回避改進，進行必要的回避改進設(shè)計

三、行業(yè)內(nèi)侵權(quán)訴訟專利分析

緊盯行業(yè)內(nèi)的專利訴訟情況，收集相關(guān)情報。目前正在進行或判決已定的專利侵權(quán)訴訟，訴訟雙方都會使用對方侵權(quán)可能性很大的專利，這些專利對同行業(yè)的其他公司同樣存在威脅，通過對訴訟專利分析，盡快確定風(fēng)險，實現(xiàn)回避改進，避免一旦卷入訴訟而導(dǎo)致措手不及。

1、侵權(quán)判定

針對行業(yè)內(nèi)的專利侵權(quán)訴訟中使用的專利進行分析，確定自身產(chǎn)品是否存在專利侵權(quán)風(fēng)險，進行產(chǎn)品與專利的對照分析。

2、不侵權(quán)分析

對于不侵權(quán)的專利，完成專利與產(chǎn)品的對照分析，標示出自身產(chǎn)品所使用的技術(shù)方案與專利技術(shù)方案的不同，以備卷入專利訴訟時及時提供有力證據(jù)反駁。

3、專利有效性分析

專利審查是一項主觀性很強的工作，與審查員的檢索能力、相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)水平、審查經(jīng)驗等密切相關(guān)，獲得授權(quán)的專利可能存在不穩(wěn)定因素，抓住專利的不穩(wěn)定因素，同樣可以規(guī)避專利風(fēng)險。

1）涉案專利授權(quán)文本的分析，如權(quán)利要求所保護的技術(shù)方案是否清楚完整，是否得到說明書的支持，技術(shù)方案是否公開充分等。

2）現(xiàn)有技術(shù)檢索，專利新穎性、創(chuàng)造性的判斷

基于審查經(jīng)驗和檢索數(shù)據(jù)庫的局限，現(xiàn)有技術(shù)可能存在漏檢，通過對現(xiàn)有技術(shù)的全面檢索，力求找出影響專利新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)，作為專利無效申請的證據(jù)。

3）使用在先情況分析

技術(shù)人員配合IPR工程師，分析在專利申請日或優(yōu)先權(quán)日之前是否已經(jīng)有相關(guān)技術(shù)在先使用，分析確定在先使用技術(shù)是否對專利的新穎性、創(chuàng)造性構(gòu)成影響，對在先技術(shù)的使用情況進行證據(jù)固定，作為專利無效宣告的證據(jù)。

4、訴訟專利技術(shù)回避改進

對有侵權(quán)風(fēng)險的專利技術(shù)進行回避改進，對回避改進技術(shù)進行風(fēng)險評估，降低侵權(quán)風(fēng)險。

5、專利風(fēng)險預(yù)警

及時將專利訴訟信息向研發(fā)部門推送，加強專利風(fēng)險意識宣貫，督促規(guī)避技術(shù)方案改進實施。

四、公司自有專利分析

1、加強針對主要競爭對手產(chǎn)品的侵權(quán)分析

適時對公司自有專利資產(chǎn)進行篩查清理，針對主要競爭對手的產(chǎn)品進行專利侵權(quán)分析，確定競爭對手產(chǎn)品是否存在未經(jīng)許可而使用公司自有專利的情形，尋找可以進攻的專利武器，既可以作為武器儲備在適當(dāng)時機發(fā)起進攻，也可以用于被競爭對手提起侵權(quán)訴訟之后的反擊。

2、專利許可與交叉授權(quán)預(yù)備

如今，專利叢林密布，任何一個想有所作為的企業(yè)都難以獨善其身，各大公司爭相將有關(guān)專利技術(shù)納入技術(shù)標準之中，在技術(shù)創(chuàng)新的道路上，長江后浪推前浪，前浪阻止后浪進入沙灘上，總之，我中有你，你中有我，專利阻擊無處不在，鑒于專利叢林在一定程度上有可能構(gòu)成對技術(shù)創(chuàng)新的阻礙，尤其建立在舊的專利技術(shù)基礎(chǔ)上的新技術(shù)難以得到應(yīng)用，專利許可與交叉授權(quán)成為一種趨勢，因此，有必要篩查公司自有專利，形成專利授權(quán)庫，時機成熟時，進行專利許可與交叉授權(quán)。

專利風(fēng)險應(yīng)對既涉及技術(shù)問題又涉及法律問題，并非所有的企業(yè)內(nèi)部專利部門都有能力應(yīng)對，選擇有實力的律師事務(wù)所進行協(xié)作不失為明智之舉。（原標題：企業(yè)專利風(fēng)險應(yīng)對策略）

來源：IPRdaily

作者：李維朝，南京知識律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily 王夢婷