「捐獻原則」在專利確權過程中的應用

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原標題：捐獻原則在專利確權過程中的應用

案號：(2017)京行終1082號

關鍵詞：捐獻原則、確權、無效、專利

【案情簡介】

案涉專利：專利號為201010602968.3、名稱為“冷光片瓶貼及其防水制造工藝”的發(fā)明專利（簡稱本專利）。本專利中關于電池盒的設置方式包括兩種實施方案：一、電池盒完全隱藏于瓶底；二、電池盒暴露于瓶底外。

專利權人：陳華清

無效程序：針對本專利，東莞明馳公司以本專利權利要求1-7不具備創(chuàng)造性為由，向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出無效宣告請求。陳華清對權利要求作出修改，修改后的權利要求2中包含上述實施方案一，即電池盒完全隱蔽于瓶底。用于評價修改后權利要求2的創(chuàng)造性的證據(jù)1公開了上述實施方案二，即電池盒暴露于瓶底外。專利復審委員會經(jīng)審理作出第27224號無效宣告請求審查決定，宣告本專利修改后的權利要求2無效。

一審：陳華清不服并向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟，請求撤銷第27224號決定。北京知識產(chǎn)權法院判決駁回陳華清的訴訟請求。

二審：陳華清不服原審判決并向北京市高級人民法院提起上訴，請求撤銷原審判決及第27224號決定。其主要理由為：第27224號決定在評價權利要求2的創(chuàng)造性時遺漏了區(qū)別技術特征“所述電池盒底座的外形設計為充分配合瓶子底部的形狀，可以很隱蔽的裝在瓶子底部”。

【裁判結果】

撤銷國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會作出的第27224號無效宣告請求審查決定。

【法律評析】

二審法院認為：專利權人在撰寫權利要求2時僅記載了電池盒底座“可以很隱蔽的裝在瓶子底部”，并沒有要求保護“安放在底座上”的技術方案，對于明顯排除在權利要求保護范圍之外的技術方案，應視為“捐獻”，不應讀入權利要求中。因此，專利復審委員會在評價權利要求2的創(chuàng)造性時遺漏了區(qū)別技術特征“所述電池盒底座的外形設計為充分配合瓶子底部的形狀，可以很隱蔽的裝在瓶子底部”。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》規(guī)定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持?！?可見，捐獻原則來源于專利侵權訴訟程序。通過引入捐獻原則能夠進一步明確權利要求的保護范圍，從而為有效解決專利侵權糾紛提供幫助。

然而，本案中僅涉及專利的創(chuàng)造性判斷問題，二審法院在涉及創(chuàng)造性判斷的確權過程中引用捐獻原則，這種做法是否合適呢？筆者持贊同態(tài)度。

對于在說明書中披露而未寫入權利要求的技術方案，如果不適用捐獻原則，雖然對專利權人的保護是較為充分的，但這一方面會給專利申請人規(guī)避對較寬范圍的權利要求的審查提供便利，另一方面會降低權利要求的劃界作用，使專利權保護范圍的確定成為一件過于靈活和不確定的事情，增加了公眾預測專利權保護范圍的難度，不利于專利公示作用的發(fā)揮以及公眾利益的維護。

具體到本案，引入捐獻原則后，使本專利權利要求2中電池盒的設置方式明確解釋為僅指“電池盒完全隱藏于瓶底”，同時明確排除本專利說明書和證據(jù)1中均公開的“電池盒暴露于瓶底外”這一實施方案，這就使權利要求2中“所述電池盒底座的外形設計為充分配合瓶子底部的形狀，可以很隱蔽的裝在瓶子底部”這一技術特征得到了更為明確的解釋，也為該技術特征相對于證據(jù)1能夠構成區(qū)別技術特征提供了更為有力的理論支撐。

當然，如果允許在確權過程中引入捐獻原則，需要確保捐獻原則在專利確權過程和專利侵權程序中應用的一致性。如果在專利侵權程序中使用捐獻原則確定權利要求的內(nèi)容，將權利要求朝著更小保護范圍的方向解釋，而在專利確權過程中又不使用捐獻原則確定權利要求的內(nèi)容，將權利要求朝著更大保護范圍的方向解釋，那么這顯然對專利權人是不利的，專利權人將處于兩頭吃虧的境地。

【律師點睛】

捐獻原則的作用是進一步明確權利要求的保護范圍，對于權利要求中未記載而在說明書或者附圖中有明確描述的技術方案，可應用捐獻原則將其排除在專利權保護范圍之外。盡管捐獻原則來源于專利侵權程序，但在專利確權過程中，同樣存在權利要求中未記載而在說明書或者附圖中有明確描述的技術方案的情況，而此時也同樣需要先對專利權保護范圍作出進一步明確，才能更有效地確定權利要求中的區(qū)別技術特征，因此，將捐獻原則的判斷方法引入專利確權過程中有其基礎和必要性。

從專利撰寫的角度來看，專利文件為了滿足充分公開、權利要求書得到說明書支持等要求，需要在說明書中列舉多個實施例。此時，需要特別注意權利要求對技術方案的包容性，不論是采用上位概括還是并列的撰寫方式，都要防止遺漏已記載在說明書或者附圖中的技術方案，否則基于捐獻原則，該技術方案將被排除在專利權保護范圍之外，視為專利權人對該技術方案的主動放棄，該技術方案將無償捐獻給社會大眾，這對專利權人將是極為不利的。

來源：江蘇專利信息服務中心

作者：李湘群

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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