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來源：IPRdaily（iprdaily.cn）

作者：85后代理人

原標題：關于專利實審程序中“修改”的那些事

IPRdaily消息：專利實審程序中的重點之一在于權利要求的修改，如果碰到令人糾結的修改情況，該如何快速而正確地抉擇。以下，筆者分享自己在實審處理實踐中的8個經(jīng)驗。

OA答復修改之，是否可以增加新的從權？

筆者經(jīng)驗：完全OK。

雖然《審查指南》（第二部分第八章 5.2.1.3（4））中明確規(guī)定了不可以增加新的從權。然而，在OA答復實踐中，對于“新加入從權”的修改，審查員通常是予以接受的。

這可能是基于從屬權利要求的保護范圍是落入到獨權的保護范圍的前提下。即，鑒于獨權已經(jīng)確定了最大的保護范圍，而無論怎樣修改其從屬權利要求，對應技術方案的最大保護范圍始終不會發(fā)生改變，因此這種增加從屬權利要求的修改并沒有超出原始記載的范圍，所以審查員通常是會允許這種修改的。

筆者建議：當申請人在OA答復過程中存在想要增加新的從屬權利要求的需求時，不妨可以大膽地增加，以獲得期望保護的技術方案。

OA答復修改之，是否可以增加新的獨權？

筆者經(jīng)驗：不是很樂觀，需要看情況。

不同于增加新的從權，對于增加新的獨權，審查員并不是同樣抱有寬松的態(tài)度，而是通常嚴格按照《審查指南》（第二部分第八章 5.2.1.3（3））的規(guī)定進行。通常，是否可以得到審查員的認可取決于新限定的技術方案是從原始權利要求中提取，還是從說明書中重新提取。

一方面，如果新的獨立權利要求是從原始從屬權利要求的技術方案演變過來，則即使新增了一個新的獨權，但是整體權利要求所限定技術方案的保護范圍實際上沒有改變，僅僅是限定方式發(fā)生了變化。這樣的修改是可以被審查員認可的。

另一方面，如果新的獨立權利要求是基于說明書中的記載而重新形成的，那么通常審查員不會予以接收。由于這種修改已經(jīng)擴大了原始權利要求所限定的保護范圍。當一件申請進入到實審階段時，其原始保護范圍已經(jīng)確定，即審查員認為申請人已經(jīng)明確了該專利申請所要保護的技術方案及其限定的范圍，所以在OA答復中進行擴大范圍通常會遭到審查員的拒絕。

筆者建議：想要保護的技術方案范圍應盡量在申請撰寫階段得到充分確定，并且可以考慮先把保護范圍進行最大化的限定，以便于后期具有進行各種修改的余地。

OA答復修改之，是否可以修改獨權/從權，使其保護范圍變大？

筆者經(jīng)驗：同上述相同理由。

與上述增加獨立權利要求/從屬權利要求的思想是一致的。即，對于從屬權利要求的任何修改，審查員通常給予接收。然而，對于獨權，則需要考慮修改后的限定范圍。如果修改后的范圍明顯大于原始范圍，則將不被接收。

筆者建議：同上述相同建議。

OA答復修改之是否可以加入完全未被原始記載的技術內(nèi)容？

筆者經(jīng)驗：并不是絕對不可以。

雖然《專利法》第三十三條規(guī)定了，對申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，否則被認定為修改超范圍。

然而，在某些情況下，這種修改也是有可能得到審查員的認可的，而非會被一概而論的否定。由于專利法規(guī)定的是不超出原始記載的范圍，而范圍有時不僅僅局限于原始記載的內(nèi)容本身，還包括記載內(nèi)容所涵蓋的隱藏范圍。所以，如果想要新加入的內(nèi)容落入在隱藏范圍內(nèi)，那么加入這些特征將完全符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。

筆者建議：當進入實審的申請文件的確存在缺陷，而導致不得不加入未被原始記載的內(nèi)容時，申請人不妨可以嘗試大膽加入這些特征來克服問題。但是，前提在于，應當在意見陳述中清楚地分析出這些特征落入到原始公開范圍內(nèi)的詳細理由，以有力地說服審查員而加快審查員的認可時間，從而加快審查進程。

OA答復修改之是否可以增加未被記載的數(shù)值？

筆者經(jīng)驗：完全不OK。

在中國專利審查實踐中，審查員對于涉及到數(shù)值的修改通常較為嚴格。權利要求中的修改后的數(shù)值必須是明確記載在申請文件中的數(shù)據(jù)并且處于原始范圍內(nèi)，而不能僅僅是被原始范圍所保護的數(shù)值（《審查指南》第二部分第八章 5.2.2.1（2））。否則，將被審查員認為是修改超范圍而不予接收。

筆者建議：數(shù)值的修改有時會影響到一個專利申請的新創(chuàng)性判斷?？梢栽谏暾埼募淖珜戨A段較全面地在說明書中記載想保護的數(shù)值范圍內(nèi)的多個代表性數(shù)值，以為后續(xù)階段提供更多的修改可能性。此外，如果涉及到試驗數(shù)據(jù)和結果，也可以考慮將試驗數(shù)據(jù)列表在說明書中，以提供更多的修改基礎。

OA答復修改之通知書中的未駁回權項是否被審查員認定可授權？

筆者經(jīng)驗：審查意見有時也可能情緒化。

這種情況直接可以確定的是，至少在當前階段審查員是認可未駁回權項的新創(chuàng)性的。當然，在大多數(shù)的審查實踐中，在后續(xù)階段也是仍然被認可的。但是，必須說明的是，也同樣存在審查員在后續(xù)階段進行了新的檢索或者有了新的判斷，而導致又否定了該權項新創(chuàng)性的可能性，只是這種可能性相對較少。

筆者建議：對于未駁回權項，在加速審查進度方面，申請人完全可以考慮加入未駁回權項而解決新創(chuàng)性問題。如果在后續(xù)審查進程中，審查員重新駁回了該權項，申請人也可以把該權項重新寫回從屬權利要求，來避免無必要地縮小保護范圍。

收到“授權通知書”之后，是否還可以修改權利要求？

筆者經(jīng)驗：已經(jīng)與審查員確認，答案是否定的。

根據(jù)中國專利審查實踐，專利權人只有在無效程序中才有機會修改原始授權文本。也就是說，收到“授權通知書”后，沒有可能修改權利要求。

筆者建議：如果申請人想在授權后進行修改，無非是保護的技術方案不理想，或者權利要求中存在一些小的錯誤未被更正。對于前者，只能是在前期階段做足工作來規(guī)避失誤，或者可以考慮申請分案來達成目的。對于后者，形式上的錯誤即使存在，但不會影響本領域技術人員對技術方案本身的理解，所以保護范圍實際上并不會收到影響。因此，即使沒有修改成功，但是不會影響后期的專利穩(wěn)定性。

申請被駁回之后的可執(zhí)行程序以及相應的持續(xù)時間

筆者經(jīng)驗：駁回之后的程序還是相當重要的。

收到“駁回決定”之后，申請人可以進行“復審請求”程序（可以在收到“駁回決定”后的三個月內(nèi)提交）。這之后，申請人通常僅具有2次修改機會，所以需要充分把握住。

第一次修改時機，提交復審請求時。然后，該修改方案首先經(jīng)過原審查員進行審查（即，前置審查）。通常審查時間為1個月，如果這1個月內(nèi)沒有收到“復審決定書”，這表示原審查員沒有接收該修改方案，然后案件正式進入復審階段，由復審委的審查員組成的合議組進行審查。

值得一提的是，如果原審查員沒有接收這次的修改方案，那么很大的可能是合議組也不會接收，則會下發(fā)“復審通知書”。僅有極少的情況下，合議組會直接撤回原審查員的駁回決定，而直接下發(fā)“撤駁”的復審決定。

第二次修改時機，提交針對“復審通知書”的答復時。通常，在正式進入復審程序的0.8~1.5年之后，可以收到“復審通知書”。并且，提交復審答復之后的6個月左右可以收到“復審決定書”。

筆者建議：復審階段中的兩次修改尤為重要，很大程度上，最終是否可以撤回駁回決定取決于提交的修改方案。而在確定修改方案方面，更換思路是尤為重要的。即，由于先前的爭辯思路已經(jīng)不被審查員認可，那么繼續(xù)按原有思路，很大概率仍然是失敗。此時，重新尋找新的區(qū)別點，并且將新舊區(qū)別點進行結合說明，往往可以更容易說服審查員。因此，如果能以新的角度來修改權利要求，則會提高收到撤駁的概率。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaiy.cn）

作者：85后代理人

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：關于專利實審程序中“修改”的那些事（點擊標題查看原文）

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關于專利實審程序中“修改”的那些事

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