含有外國國家名稱商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)技巧和常見誤區(qū)

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“本文將通過幾則典型案例，分析企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何申請(qǐng)注冊(cè)含有外國國家名稱商標(biāo)，以及避免陷入常見誤區(qū)?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：商晨

為了能夠明確地表達(dá)所提供的商品或者服務(wù)來自于某一國家，部分企業(yè)會(huì)將該國國家名稱設(shè)計(jì)為商標(biāo)標(biāo)樣的組成部分。然而，根據(jù)《商標(biāo)法》第十條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，“同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗等相同或者近似的，不得作為商標(biāo)使用”。但在實(shí)踐中，并非所有包含外國國家名稱的商標(biāo)均無法獲準(zhǔn)注冊(cè)。本文將通過幾則典型案例，分析企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何申請(qǐng)注冊(cè)含有外國國家名稱商標(biāo)，以及避免陷入常見誤區(qū)。

一、含有外國國家名稱的商標(biāo)能夠獲準(zhǔn)注冊(cè)的條件

1、商標(biāo)的注冊(cè)經(jīng)該國政府同意的

案例一：(2021)京行終5539號(hào) 中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局訴林德和斯普倫杰利巧克力公司無效宣告(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第5649845號(hào)“瑞士蓮”商標(biāo)

法院認(rèn)定：訴爭商標(biāo)由中文“瑞士蓮”構(gòu)成，其中“瑞士”系瑞士聯(lián)邦的國家名稱。訴爭商標(biāo)標(biāo)志與瑞士聯(lián)邦的國家名稱在文字構(gòu)成、呼叫等方面相近，構(gòu)成近似標(biāo)志，但林德公司在訴訟階段補(bǔ)充提交的經(jīng)公證認(rèn)證的瑞士聯(lián)邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)局出具的授權(quán)書、同意書、信函及翻譯件等證據(jù)，可以證明瑞士聯(lián)邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)局同意訴爭商標(biāo)在中國在核定使用的“可可、(人食)可可精、咖啡”等17項(xiàng)商品上申請(qǐng)注冊(cè)，該情形屬于2001年商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)規(guī)定的“經(jīng)該國政府同意”之情形。

案例二：(2022)京行終1681號(hào) 中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局訴K-瑞士有限公司駁回復(fù)審(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第43158757號(hào)“K·SWISS及圖”商標(biāo)

法院認(rèn)定：訴爭商標(biāo)標(biāo)志由字母“K”、英文“SWISS”及圖形構(gòu)成，其中“SWISS”含義為“瑞士的；瑞士人”，故訴爭商標(biāo)屬于同外國國家名稱近似的標(biāo)志。但是，鑒于K-瑞士公司提交了與訴爭商標(biāo)標(biāo)志相同的商標(biāo)在第25類“服裝；鞋；帽”等相關(guān)商品上已在瑞士聯(lián)邦獲準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)注冊(cè)證，故可以推定訴爭商標(biāo)屬于“經(jīng)該國政府同意”之情形。

案例三：(2019)京行終8182號(hào) 百鎰酒業(yè)（廈門）有限公司訴國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局不予注冊(cè)復(fù)審二審

訴爭商標(biāo)：第9403839號(hào)“法國之光LUMIERE DE FRANCE”商標(biāo)

法院認(rèn)定：訴爭商標(biāo)由中文“法國之光”和外文“LUMIERE DE FRANCE”及背景圖案組成，其中“法國”與“FRANCE”均指向法國國名，故訴爭商標(biāo)已構(gòu)成不能作為商標(biāo)使用的同外國的國家名稱近似的標(biāo)志。百鎰公司提供的“LUMIERE DE FRANCE”商標(biāo)在法國的商標(biāo)注冊(cè)證復(fù)印件及翻譯件未經(jīng)公證認(rèn)證，真實(shí)性難以確認(rèn)，且上述“LUMIERE DE FRANCE”商標(biāo)與訴爭商標(biāo)的標(biāo)志并不完全一致，商標(biāo)注冊(cè)人也非百鎰公司，不能證明法國政府同意百鎰公司將訴爭商標(biāo)注冊(cè)為商標(biāo)使用；百鎰公司提供“法國之光”商標(biāo)在歐盟的注冊(cè)證書亦未經(jīng)公證認(rèn)證，真實(shí)性難以確認(rèn)，且未提供相應(yīng)翻譯件，不能確定證書記載的具體內(nèi)容，百鎰公司提供的其他證據(jù)也不能證明法國政府同意百鎰公司將訴爭商標(biāo)注冊(cè)為商標(biāo)使用。因此，被訴決定和原審判決認(rèn)定訴爭商標(biāo)的注冊(cè)違反2013年商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定并無不當(dāng)。

案例評(píng)析：商標(biāo)法第十條第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定：“同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗等相同或者近似的標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用，但經(jīng)該國政府同意的除外?！备鶕?jù)案例一至三可知，“經(jīng)該國政府同意”包含兩種具體情形，其一為商標(biāo)申請(qǐng)人提交了該國政府機(jī)構(gòu)出具的授權(quán)書、同意書等證明文件；其二為申請(qǐng)人就該商標(biāo)在相同或類似商品上已在該國獲準(zhǔn)注冊(cè)。

需要注意的是，首先，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)過公證認(rèn)證的文件，以保障證書的真實(shí)性。其次，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交證書的翻譯件，以保障審查機(jī)關(guān)能夠確認(rèn)證書記載的具體內(nèi)容。此外，申請(qǐng)人還應(yīng)當(dāng)確認(rèn)在該國獲準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)樣與本國申請(qǐng)注冊(cè)的標(biāo)樣一致；且在該國獲準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)指定的商品應(yīng)當(dāng)與本國申請(qǐng)注冊(cè)的商品相同或類似。否則，將會(huì)被審查機(jī)關(guān)認(rèn)定為違反商標(biāo)法第十條第一款第(二)項(xiàng)之規(guī)定。

2、商標(biāo)具有其他明確含義且不會(huì)與國家名稱產(chǎn)生誤認(rèn)的

案例四：(2015)知行字第80號(hào) 耐克國際有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)駁回復(fù)審(商標(biāo))再審

訴爭商標(biāo)：第7752573號(hào)“JORDAN及圖”商標(biāo)

法院認(rèn)定：申請(qǐng)商標(biāo)為組合商標(biāo)，由上方的“”圖形和下方的“JORDAN"文字共同組成。其中文字部分“Jordan”除了構(gòu)成約旦國(全稱約旦哈希姆王國)英文國家名稱“The Hashemite Kingdom of Jordan”的重要組成部分外，還具有人名、地名等其他含義。而且，申請(qǐng)商標(biāo)的文字部分與圖形部分“”緊密結(jié)合，整體上與“Jordan”形成了一定的差異。由于地理差距、語言差異等因素，我國境內(nèi)的相關(guān)公眾對(duì)“JORDAN”為約旦國家英文名稱重要組成部分的了解程度相對(duì)有限，相關(guān)公眾基于其知識(shí)水平和認(rèn)知能力，一般不會(huì)將申請(qǐng)商標(biāo)中的“JORDAN”與約旦國聯(lián)系在一起，更不會(huì)認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)整體上與約旦的國家名相同或者近似。

案例五：(2020)京行終2955號(hào) 楊洪二訴國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局無效宣告(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第17886819號(hào)“國美”商標(biāo)

法院認(rèn)定：雖然訴爭商標(biāo)“國美”與美利堅(jiān)合眾國的中文簡稱“美國”國名文字順序相反，但考慮漢字語言的多樣性，多篇文章和報(bào)道均將“國美”解釋為“國家美麗”之義，該含義也符合漢字語言的認(rèn)讀習(xí)慣，為公眾所接受，楊洪二未提交“國美”作為“美國”中文簡稱的官方文獻(xiàn)證據(jù)，而且武玉杰在二審程序中提交了“國美GUOMEI”商標(biāo)美國注冊(cè)證，在無相反事實(shí)的情況下，可以印證訴爭商標(biāo)與美利堅(jiān)合眾國國名的中文簡稱整體上并不構(gòu)成相同或近似，訴爭商標(biāo)的注冊(cè)未構(gòu)成2014年商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定。

案例六：(2018)京行終4708號(hào) 中山市三鄉(xiāng)聯(lián)凱印刷有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)駁回復(fù)審(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第8203474號(hào)“US及圖”商標(biāo)

法院認(rèn)定：訴爭商標(biāo)由“US”及圖形組成，按照中國境內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)知，“US”構(gòu)成訴爭商標(biāo)的主要識(shí)別呼叫部分，其是美國國家名稱“THE United States OF AMERICA”的英文簡寫，盡管訴爭商標(biāo)中加入了其他要素，但整體上并未形成明顯有別于國家名稱的其他含義。對(duì)于聯(lián)凱公司提出訴爭商標(biāo)中“US”存在多種含義，其使用含義為“我們的”的上訴主張，對(duì)于訴爭商標(biāo)的評(píng)判應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾的通常認(rèn)知為依據(jù)，在相關(guān)公眾施以一般注意力，易將訴爭商標(biāo)整體上解讀為與國家名稱近似含義的情況下，為維護(hù)國家尊嚴(yán)，避免相關(guān)公眾的誤認(rèn)，應(yīng)從嚴(yán)適用2001年商標(biāo)法第十條第一款第(二)項(xiàng)的規(guī)定，故對(duì)聯(lián)凱公司的該項(xiàng)主張，本院不予支持。

案例評(píng)析：《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第六條規(guī)定，“商標(biāo)標(biāo)志由縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不屬于商標(biāo)法第十條第二款所指情形?！?br/>
根據(jù)案例四至六可知，審查機(jī)關(guān)一方面會(huì)考量相關(guān)公眾對(duì)該國家名稱的熟悉程度，另一方面會(huì)考量相關(guān)公眾對(duì)該文字其他含義的認(rèn)知、了解程度，并綜合對(duì)比公眾將商標(biāo)名稱解讀為國家名稱的可能性。因此，若商標(biāo)文字作為國家名稱的含義強(qiáng)于該文字的其他含義，仍有可能會(huì)被審查機(jī)關(guān)認(rèn)定為違反商標(biāo)法第十條第一款第(二)項(xiàng)之規(guī)定。

3、商標(biāo)中包含其他顯著識(shí)別的元素，國名部分占比較小，不致產(chǎn)生誤認(rèn)的

案例七：(2020)京行終4405號(hào) 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局訴南通市韻水閣餐飲服務(wù)有限公司駁回復(fù)審(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第31876365號(hào)“韻水閣JAPANESE CUISINE”商標(biāo)

法院認(rèn)定：應(yīng)當(dāng)從商標(biāo)標(biāo)志整體上與外國國家名稱進(jìn)行比對(duì)，而非僅以訴爭商標(biāo)的部分要素進(jìn)行片面比較。訴爭商標(biāo)整體為圖文組合商標(biāo)，由漢字“韻水閣”、英文字母“JAPANESE CUISINE”及圖形構(gòu)成，其中“JAPANESE”所占比例較小。從標(biāo)志整體比對(duì)來看，由于訴爭商標(biāo)標(biāo)志包含了漢字、圖形及其他英文字母，足以與日本的國家名稱“JAPAN”相區(qū)分。加之，訴爭商標(biāo)指定使用服務(wù)為飯店、茶館、餐館、住所代理(旅館、供膳寄宿處)等餐飲住宿相關(guān)服務(wù)，“JAPANESE CUISINE”的使用方式亦符合相關(guān)行業(yè)慣例，中國公眾在對(duì)訴爭商標(biāo)整體上進(jìn)行識(shí)別時(shí)，并不會(huì)將其整體認(rèn)為與日本國國家名稱相同或者近似。因此，原審法院認(rèn)定訴爭商標(biāo)不屬于2013年商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)所指情形并無不當(dāng)，本院對(duì)此予以支持。

案例八：(2018)京行終1117號(hào) 安瑪派金融股份有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)駁回復(fù)審(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第15984453號(hào)“天利COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS YOUR SUCCESS OUR PRIORITY及圖”商標(biāo)

法院認(rèn)定：判斷訴爭商標(biāo)標(biāo)志是否與哥倫比亞共和國的國家名稱近似應(yīng)當(dāng)從商標(biāo)標(biāo)志整體上進(jìn)行比對(duì)。哥倫比亞共和國國家名稱的英文為“The Republic of Colombia”，訴爭商標(biāo)雖然包含“COLUMBIA”一詞，該詞匯與“Colombia”近似，但是訴爭商標(biāo)為圖文組合商標(biāo)，構(gòu)成要素較多，文字部分還包括中文“天利”、英文“THREADNEEDLE”“INVESTMENTS”“Yoursuccesss,Ourpriority.”，圖形在英文“COLUMBIA”“THREADNEEDLE”的左側(cè)，且對(duì)于中國公眾而言，訴爭商標(biāo)中的中文“天利”更易于中國公眾記憶和識(shí)別。因此，從標(biāo)志整體比對(duì)來看，由于訴爭商標(biāo)標(biāo)志包含了圖形、中文文字以及其他的英文文字，足以與哥倫比亞共和國的國家名稱相區(qū)分，訴爭商標(biāo)標(biāo)志整體上與哥倫比亞共和國的國家名稱不相近似，未違反商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定。

案例九：(2018)京行終1173號(hào) 美國鴻利國際公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)異議復(fù)審二審

訴爭商標(biāo)：第5793417號(hào)“美國加州牛肉面大王紅莉HONG LEE CALIFORNIA BEEF NOODLE KING U.S.A.”商標(biāo)

法院認(rèn)定：訴爭商標(biāo)由漢字“美國加州牛肉面大王”和英文“California beef noodle king U.S.A.”及包含“紅莉”、“HONGLEE”文字的圖形構(gòu)成，漢字“美國加州牛肉面大王”和英文“California beef noodle king U.S.A.”在商標(biāo)整體構(gòu)成中占據(jù)較大位置，中國公眾施以一般注意力和識(shí)別力，漢字“美國加州牛肉面大王”及英文“California beef noodle king U.S.A.”構(gòu)成訴爭商標(biāo)顯著識(shí)別部分。其中，“美國”屬于“美利堅(jiān)合眾國”的簡稱，不能作為商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)。此外，由于“加州”系中國公眾廣泛知曉的外國地名，“牛肉面”、“大王”為餐飲行業(yè)關(guān)于服務(wù)內(nèi)容和特點(diǎn)的通用名稱和慣常用語，故漢字部分“美國加州牛肉面大王”組合而成的整體上并未形成明顯區(qū)別于外國國名的其他含義。同時(shí)，字母“U.S.A.”為美利堅(jiān)合眾國的國家名稱的英文縮寫，字母“California beef noodle king”為訴爭商標(biāo)中文部分“加州牛肉面大王”所對(duì)應(yīng)的英文單詞，故整體上亦未形成明顯區(qū)別于外國國名的含義。基于在案證據(jù)，鴻利公司并未舉證證明訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)已經(jīng)過美利堅(jiān)合眾國政府同意，故原審判決及被訴裁定關(guān)于訴爭商標(biāo)已構(gòu)成2013年商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)所規(guī)定情形的認(rèn)定并無不當(dāng)，本院予以確認(rèn)。

案例評(píng)析：根據(jù)案例七至九可知，法院在作出關(guān)于商標(biāo)標(biāo)樣同外國的國家名稱是否相同或者近似的判斷時(shí)，均會(huì)從商標(biāo)標(biāo)樣整體上與外國國家名稱進(jìn)行比對(duì)，而非僅以訴爭商標(biāo)的部分要素進(jìn)行片面比較。在商標(biāo)標(biāo)樣中包含了漢字、圖形或其他英文文字，而國家名稱部分占比極小，并非商標(biāo)的主要識(shí)別部分的情況下，審查機(jī)關(guān)通常不會(huì)認(rèn)定商標(biāo)整體與國家名稱構(gòu)成近似。否則，若商標(biāo)標(biāo)樣中國家名稱部分占比較大，為商標(biāo)的主要識(shí)別部分，則將會(huì)被審查機(jī)關(guān)認(rèn)定為違反商標(biāo)法第十條第一款第(二)項(xiàng)之規(guī)定。

二、含有外國國家名稱的商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)的常見誤區(qū)

1、使用該國的別稱或使用非通用語種表達(dá)國名的

案例十：(2019)最高法行申3334號(hào)慈溪市耀錦國際貿(mào)易有限公司訴佳具·皮瑞印·庫馬爾無效宣告(商標(biāo))再審

訴爭商標(biāo)：第5748341號(hào)“C.D.BHARAT”商標(biāo)

法院認(rèn)定：印度的官方語言為印地語和英語，英文版《印度共和國憲法(第13版)》亦載明“共和國的名稱和領(lǐng)土——(1)印度(India)，也被稱為印度(Bharat)，是一個(gè)聯(lián)合國家?！庇《锐v廣州總領(lǐng)事館領(lǐng)事亦證明印度的國家名稱在印地語中為“BHARAT”，因此足以認(rèn)定“BHARAT”雖然不是英文“印度”國名，但其讀音與印地語“印度”讀音相同，且已被包括印度官方在內(nèi)的各界公認(rèn)為“印度”一詞的印地語表述，可以認(rèn)為屬于商標(biāo)法十條一款(二)項(xiàng)中規(guī)定的國家名稱。

案例十一：(2018)京行終92號(hào) 國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)訴慈溪市賽貝電器貿(mào)易有限公司無效宣告(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第11149364號(hào)“”商標(biāo)

法院認(rèn)定：賽貝公司提交的《OXFORDHINDIENGLISHDICTIONARY》(《牛津印地語英語字典》)第765頁載明，印地語“????”的英文含義為“India”。印度共和國的英文國家名稱為“India”，印地語國家名稱為“????”。雖然爭議商標(biāo)在文字的明暗花紋上進(jìn)行了一定設(shè)計(jì)，但仍能明確識(shí)別其為印度共和國的印地語國名“????”。我國境內(nèi)相關(guān)公眾對(duì)印地語的認(rèn)知水平如何，并不影響爭議商標(biāo)與印度共和國的印度語國家名稱“????”對(duì)應(yīng)關(guān)系的判斷。在爭議商標(biāo)與印度共和國的印地語國家名稱一致、爭議商標(biāo)整體并未形成明確區(qū)別于國家名稱“印度”的新含義、鑫田公司未提交印度政府同意爭議商標(biāo)在中國申請(qǐng)注冊(cè)的直接證據(jù)的情況下，以印度語“????”表述的國家名稱“印度”仍應(yīng)受到商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)的規(guī)制。

2、僅調(diào)換文字順序，商標(biāo)整體仍易被識(shí)別為國家名稱的

案例十二：(2021)最高法行申2120號(hào) 杭州西法蘭皮具有限公司訴國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局駁回復(fù)審(商標(biāo))再審

訴爭商標(biāo)：第27285321號(hào)“西法蘭”商標(biāo)

法院認(rèn)定：訴爭商標(biāo)為文字“西法蘭”，與法蘭西共和國的國名“法蘭西”在文字構(gòu)成上完全相同，僅文字排列有所差異，且整體并未形成明顯區(qū)別于“法蘭西”的含義，故與法蘭西共和國國國家名稱構(gòu)成近似。西法蘭公司并未提交證據(jù)證明其申請(qǐng)注冊(cè)訴爭商標(biāo)已經(jīng)得到法蘭西共和國政府的同意，故二審判決認(rèn)定訴爭商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)所規(guī)定的不得作為商標(biāo)使用的情形并無不當(dāng)。

案例十三：(2022)京行終3691號(hào) 內(nèi)蒙古碼達(dá)文化傳播有限公司訴國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局駁回復(fù)審(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第53027393號(hào)“堅(jiān)十利十美JIAN SHI LI SHI MEI”商標(biāo)

法院認(rèn)定：訴爭商標(biāo)由文字“堅(jiān)十利十美”及拼音組合而成，“堅(jiān)十利十美”文字本身并無固有含義，碼達(dá)公司雖加上漢字拼音，但其中的“堅(jiān)利美”部分仍較為顯著，訴爭商標(biāo)容易被消費(fèi)者識(shí)別為“美利堅(jiān)”，整體上與美國國名近似。訴爭商標(biāo)的注冊(cè)違反了商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，原審判決及被訴決定的相關(guān)認(rèn)定并無不當(dāng)。

3、商標(biāo)字形與國名近似，易與國家名稱產(chǎn)生誤認(rèn)的

案例十四：(2019)京行終1791號(hào) 張君寶訴國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局駁回復(fù)審(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第20201163號(hào)“白本一”商標(biāo)

法院認(rèn)定：申請(qǐng)商標(biāo)為純文字商標(biāo)，由中文“白本一”構(gòu)成，字體為黑色加粗，整體從上至下三字為一列排開，其中“白本”二字作為申請(qǐng)商標(biāo)中顯著識(shí)別部分，在整體視覺上與日本國家名稱“日本”近似，盡管申請(qǐng)商標(biāo)中加入其他要素，但整體上并未形成明顯有別于國家名稱的其他含義。因此，原審判決及被訴決定認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)屬于商標(biāo)法第十條第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定的不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志，并無不當(dāng)，本院予以確認(rèn)。

案例十五：(2018)京行終2240號(hào) 上海心演商貿(mào)有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)駁回復(fù)審(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第19254010號(hào)“月本盛”商標(biāo)

法院認(rèn)定：訴爭商標(biāo)標(biāo)志由“月本盛”三個(gè)字構(gòu)成，其中“月”字因書寫方式導(dǎo)致該字的字形與“日”字高度相似，因此，按照公眾的通常認(rèn)知容易將訴爭商標(biāo)識(shí)別為“日本盛”。訴爭商標(biāo)標(biāo)志整體上與日本國名近似，構(gòu)成商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)規(guī)定的禁止作為商標(biāo)使用的標(biāo)志。

案例評(píng)析：根據(jù)案例十至十五可知，商標(biāo)標(biāo)樣中使用國家的別稱或使用非通用語種表達(dá)國家名稱時(shí)，若商標(biāo)整體無法形成明確區(qū)別于國家名稱的新含義，則無法獲準(zhǔn)注冊(cè)。此外，上述申請(qǐng)人還試圖通過調(diào)換國家名稱的文字順序，或?qū)⑸虡?biāo)設(shè)計(jì)為標(biāo)樣文字與國家名稱不同，但字形設(shè)計(jì)卻與國家名稱極為近似，妄圖“投機(jī)取巧”獲準(zhǔn)注冊(cè)。上述注冊(cè)行為最終均被審查機(jī)關(guān)認(rèn)定為違反商標(biāo)法第十條第一款第(二)項(xiàng)之規(guī)定。

三、申請(qǐng)注冊(cè)含有外國國家名稱的商標(biāo)違反商標(biāo)法其他規(guī)定的情形

1、易導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的

案例十六：(2020)京行終4840號(hào) 利物浦金酒有限公司訴中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局駁回復(fù)審(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第34484265號(hào)“AMERICAN EAGLE”商標(biāo)

法院認(rèn)定：訴爭商標(biāo)為“AMERICAN EAGLE”，其整體上可識(shí)別為“美洲鷹”或者“美國鷹”。中國公眾在對(duì)訴爭商標(biāo)整體上進(jìn)行識(shí)別時(shí)，并不會(huì)將其整體認(rèn)為與美國國家名稱相同或者近似，不構(gòu)成商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定。

但是，“AMERICAN”具有“美國的、美國人”等含義，且訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)人為英國公司，對(duì)于訴爭商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)不構(gòu)成商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)規(guī)定的認(rèn)定，并不意味著其當(dāng)然屬于可以注冊(cè)使用的商標(biāo)，因此，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局應(yīng)針對(duì)訴爭商標(biāo)是否違反商標(biāo)法的其他規(guī)定進(jìn)行重新審查。

2、可能產(chǎn)生其他不良社會(huì)影響的

案例十七：(2020)京行終7030號(hào) 中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局訴喜來登國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限責(zé)任公司駁回復(fù)審(商標(biāo))二審

訴爭商標(biāo)：第22114728號(hào)“Bene Italian kitchen及圖”商標(biāo)

法院認(rèn)定：訴爭商標(biāo)是由英文“Bene Italian kitchen”及圖構(gòu)成的圖文組合商標(biāo)，商標(biāo)整體指定顏色并表現(xiàn)為完整的繪畫作品，圖形部分由小雞、落葉、樹干等元素構(gòu)成，英文“Bene”經(jīng)藝術(shù)化處理標(biāo)記在商標(biāo)右下方，英文“Italian kitchen”為普通字體，字體較小，置于英文“Bene”下方，英文“italian”在商標(biāo)整體中所占比例較小。從商標(biāo)標(biāo)志整體比對(duì)來看，訴爭商標(biāo)標(biāo)志包含圖形及其他英文文字等多種構(gòu)成要素，足以與意大利的國家名稱“italian”相區(qū)分，故訴爭商標(biāo)標(biāo)志整體與意大利的國家名稱“italian”不相近似，未構(gòu)成商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)規(guī)定的情形。

需要指出的是，英文單詞“italian”可譯為“意大利人、意大利的”等含義，具有意大利國家之意，是國家的象征，如果允許隨意將其作為商標(biāo)的構(gòu)成要素予以注冊(cè)，可能導(dǎo)致國家名稱的濫用，有損國家尊嚴(yán)，對(duì)社會(huì)公共利益和公共秩序可能產(chǎn)生其他消極、負(fù)面影響。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在重新作出決定時(shí)，應(yīng)針對(duì)訴爭商標(biāo)是否違反商標(biāo)法的其他規(guī)定予以審查。

案例評(píng)析：根據(jù)案例十六可知，商標(biāo)中所包含的國家名稱必須與申請(qǐng)人國籍或企業(yè)所在地保持一致，否則商標(biāo)很有可能會(huì)因第十條第一款第七項(xiàng)易導(dǎo)致產(chǎn)地誤認(rèn)而被駁回。

根據(jù)案例十七可知，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第三條規(guī)定，對(duì)于含有中華人民共和國的國家名稱等，但整體上并不相同或者不相近似的標(biāo)志，如果該標(biāo)志作為商標(biāo)注冊(cè)可能導(dǎo)致?lián)p害國家尊嚴(yán)的，人民法院可以認(rèn)定屬于商標(biāo)法第十條第一款第八項(xiàng)規(guī)定的情形。

因此，包含國家名稱的商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)不構(gòu)成商標(biāo)法第十條第一款第二項(xiàng)規(guī)定的認(rèn)定，并不意味著其當(dāng)然屬于可以注冊(cè)使用的商標(biāo)，審查機(jī)關(guān)還會(huì)針對(duì)訴爭商標(biāo)是否違反商標(biāo)法的其他規(guī)定予以審查。

結(jié)語

企業(yè)在提交含有外國國家名稱商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，可以進(jìn)行“內(nèi)部”“外部”兩手準(zhǔn)備。“內(nèi)部”準(zhǔn)備即在設(shè)計(jì)標(biāo)樣時(shí)突出顯示除國家名稱之外的其他文字或圖形元素，作為商標(biāo)的顯著識(shí)別部分；“外部”準(zhǔn)備即可以在該國先行提交注冊(cè)申請(qǐng)，待核準(zhǔn)后再在我國進(jìn)行注冊(cè)。同時(shí)，應(yīng)確保商標(biāo)標(biāo)樣本身不會(huì)致使消費(fèi)者對(duì)商品的產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)，或具有其他不良社會(huì)影響。以上考慮因素對(duì)企業(yè)如何成功注冊(cè)含有外國國家名稱的商標(biāo)方面具有重要的作用。

（原標(biāo)題：含有外國國家名稱商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)技巧和常見誤區(qū)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：商晨

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：含有外國國家名稱商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)技巧和常見誤區(qū)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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