美國專利保護制度介紹｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十四）

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“美國是世界上專利制度建立較早、發(fā)展較完善的國家之一，本文對美國專利保護制度作簡要介紹?！?/span>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫悅 楊國旭 中國貿(mào)促會專利商標事務所

美國是世界上專利制度建立較早、發(fā)展較完善的國家之一。早在1790年，美國國會就通過了“第一專利法案（First Patent Act）”。在之后的200多年間，美國《專利法》幾經(jīng)重大修改，逐漸形成了目前的狀態(tài)。最近一次的重大修改是2011年通過、2013年開始實施的“美國發(fā)明法案”(American Invents Act，簡稱AIA法案)，該法案將美國之前長期采用的“先發(fā)明制”即專利權授予最先作出發(fā)明的發(fā)明人，修改為“發(fā)明人先申請制”，即專利權授予最先申請專利的發(fā)明人。

下面就美國專利保護制度作一簡要介紹。

PART 01

美國專利的授權程序

1.1美國專利的類別及保護期限

美國專利分為三種類別，分別是發(fā)明專利(Utility Patent)、外觀設計專利（Design Patent）和植物專利（Plant Patent）。

發(fā)明專利和植物專利的保護期限為自申請日起20年，外觀設計專利的保護期限為自授權日起15年。

1.2美國專利的審批授權機構

所有三種美國專利均由美國專利商標局（United States of Patent and Trademark Office）來審批和授權。

1.3申請人資格

不同于世界上其它國家普遍采用的將專利授予最先申請的申請人的“先申請制”，美國采用的是“發(fā)明人先申請制”。也就是說，在美國，專利權只能授予最先提出專利申請的發(fā)明人，這與美國憲法中的將專利授予作出發(fā)明的發(fā)明人的規(guī)定有關。

組織或機構，例如發(fā)明人受雇的公司，可通過與發(fā)明人簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議的形式獲得與專利申請或?qū)＠嘘P的權利。

1.4滿足申請受理所需的形式條件

發(fā)明專利申請

一份專利說明書，視情況可含有“附圖說明”；

一份權利要求書，含有至少一項權利要求；

一份摘要，約150個或更少的英文詞；

說明書附圖，視申請的情況而定；

由全體發(fā)明人簽名的誓言或聲明；

由全體發(fā)明人簽署的申請數(shù)據(jù)表；

繳納申請費，包括提交費、檢索費和審查費等。

外觀設計專利

前序部分，說明申請人的名稱，外觀設計的名稱，對外觀設計體現(xiàn)于其中的制品的特性和用途的簡要說明；

相關申請的交叉引用；

有關聯(lián)邦資助的研發(fā)項目的聲明；

附圖說明；

制品功能說明；

一項權利要求；

附圖或照片；

由設計人簽署的誓言或聲明；

繳納申請費、檢索費和審查費。

植物專利

與發(fā)明專利申請所需的文件基本相同，同時繳納申請費、檢索費和審查費。

1.5滿足專利授權的實質(zhì)性條件

美國的三種類型專利均需經(jīng)過實質(zhì)審查并滿足實質(zhì)性授權條件才可獲授予專利權。

具體來說，受發(fā)明專利保護的主題包括：方法、機器、制品、物質(zhì)的組成以及任何前者的改進。除此之外，還需具備新穎性，非顯而易見性，使本領域技術人員能夠制造和使用該發(fā)明，以及用含義清楚和明確的術語來描述發(fā)明。

對于外觀設計專利來說，除了具備新穎性，非顯而易見性外，制品還需要具有裝飾性特征。

對于植物專利來說，植物品種需具有無性繁殖的特征。

1.6專利申請的實質(zhì)審查過程

專利申請進入實質(zhì)審查程序后，審查員將就專利申請是否滿足上述實質(zhì)性條件進行審查。對于不能滿足全部實質(zhì)性條件的申請，審查員將會發(fā)出《第一次審查意見通知書(First Office Action)》。申請人在收到該通知書后，可針對審查員提出的意見進行答辯和/或修改。審查員在收到申請人的答辯和/或修改后如仍認為專利申請不能克服全部缺陷，將發(fā)出《第二次審查意見通知書》即《最終審查意見通知書》將申請駁回。此時，申請人可從如下幾種程序中選擇來應對。

1、向原審查員提交針對最終審查意見通知書的答復以克服其中提出的各項反對意見；

2、向原審查員提交“繼續(xù)審查請求（RCE）”以啟動對申請的繼續(xù)審查；

3、向“專利審判與上訴委員會(PTAB)”提交復審請求(Notice of Appeal)。

若選擇上述第1種方式來對應，而審查員仍未接受提交的答復，審查員將發(fā)出《建議通知書(Advisory Action)》邀請申請人仍以原《最終審查意見通知書》確立的答復期限進行答復。此時申請人仍可選擇第2種方式來繼續(xù)審查。

進入繼續(xù)審查程序后，審查員仍會對申請發(fā)出最多兩次審查意見通知書。申請人再次收到《最終審查意見通知書》后，仍可選擇上述三種方式之一來應對。

此外，除上述以原申請為基礎的應對程序之外，申請人還可選擇以該原申請為優(yōu)先權提交一份繼續(xù)申請(Continued Application)以對原申請中的主題繼續(xù)審查。選擇此種方式時，可在繼續(xù)申請中加入新的權利要求，從而有更多的靈活性。

1.7專利權的授予

如審查員認為專利申請符合專利法要求的各項規(guī)定，則會發(fā)出“授權繳費通知書”。此時，申請人如在通知書發(fā)出之日起三個月內(nèi)繳納相應的費用，即可獲頒專利權。

1.8專利權的維持

對于發(fā)明專利來說，授權后需在授權日起第3.5、7.5和11.5年時繳納維持費。如錯過這些日期但在不晚于這些日期后6個月內(nèi)繳費，則除了繳納相應的維持費外還需繳納額外的滯納金。

對于外觀設計專利和植物專利來說，無需繳納維持費。

PART 02

美國專利的確權程序

美國專利授權后，若想對已授權專利發(fā)起無效挑戰(zhàn)，可通過行政程序和司法途經(jīng)來進行。下文對這兩種程序作一簡要介紹

2.1行政途經(jīng)

自2013年“美國發(fā)明法案”頒布實施后，美國專利商標局在其內(nèi)部原有機構的基礎上改組成立了“專利審判與上訴委員會(PTAB)”來專門負責對專利的駁回后復審以及授權后的有效性審查。對于授權后的有效性審查，主要包括雙方復審（Inter Partes Review）和授權后復審（Post Grant Review）兩種方式。

2.1.1雙方復審

雙方復審是在“專利審判與上訴委員會(PTAB)”進行的一項審判程序。

對專利權發(fā)起挑戰(zhàn)的一方可向PTAB提交宣告專利的一項或多項權利要求無效的請求。然而，利用此項程序時，無效理由應僅限于不符合《美國專利法》第102或103條，即缺乏新穎性和非顯而易見性，且提出的證據(jù)只能是現(xiàn)有專利或印刷出版物等現(xiàn)有技術。

對于AIA法案施行后申請的專利，任何第三方，即非專利權人可在(1)專利授予或再頒后9個月以后；或(2)如果啟動了授權后的復審，則在授權后復審終止時提交這樣的請求。然而，對于AIA法案施行前申請的專利則無需遵從上述時間限制。

當PTAB認為有證據(jù)表明請求人至少在一項受到質(zhì)疑的權利要求方面勝訴的可能性較大時，就會接受請求并啟動雙方復審。此時，PTAB需在啟動“雙方復審”程序之日起1年內(nèi)做出最終裁定，如有正當理由可延長6個月。

在雙方復審程序中，當事人可請求PTAB進行口審，以便PTAB向當事人提出問題從而有助于其對案件的理解及作出決定。

2.1.2授權后復審

“授權后復審”是在PTAB進行的另一項審批程序。在該程序中，PTAB審查專利的一項或多項權利要求是否具備《美國專利法》規(guī)定的專利性。換言之，“授權后復審”程序?qū)μ魬?zhàn)專利的權利要求的有效性的理由沒有限制。

“授權后復審”程序由第三方，即非專利權人來啟動。然而，啟動的時間僅限于專利授權后或再頒專利頒布后的9個月以內(nèi)。

當PTAB認為受挑戰(zhàn)的至少一項權利要求有不具備專利性的可能性較大時，即可啟動“授權后復審”程序。啟動后，PTAB需在啟動“授權后復審”程序之日起1年內(nèi)做出最終裁定，如有正當理由可延長6個月。

同樣地，在授權后復審程序中，當事人亦可請求PTAB進行口審。

2.2司法途經(jīng)

聯(lián)邦地區(qū)法院在審理與專利有關的案件中，有權通過判決確定專利權有效性。

具體來說，聯(lián)邦地區(qū)法院的法官可在當事人提供的意見和證據(jù)的基礎上，判斷專利是否符合《專利法》規(guī)定的新穎性、非顯而易見性、可實現(xiàn)性等方面的要求，從而對專利權的有效性作出判決。

然而，與行政途經(jīng)不同，通過司法途經(jīng)對專利權有效性作出判決的過程更加漫長。通常從案件受理到開庭審理要經(jīng)歷大約2年左右的時間。開庭審理后到作出判決又需經(jīng)歷約半年左右的時間。

2.3上訴程序

無論是在行政途經(jīng)中對PTAB作出的審查決定不服，還是在司法途經(jīng)中對聯(lián)邦地區(qū)法院作出的判決不服，當事人均可上訴至聯(lián)邦巡回上訴法院繼續(xù)進行二審審理。

若對聯(lián)邦巡回上訴法院的二審判決仍不服，可繼續(xù)上訴至美國最高法院。然而，最高法院并非會受理所有上訴至該院的案件，而是根據(jù)上訴案件的具體情況來選擇性地受理其認為有代表性的極少量案件。如未被最高法院受理，則聯(lián)邦巡回上訴法院的判決為最終判決。

PART 03

美國專利權的保護

在美國，專利權的保護主要通過兩種方式來進行的。一是通過司法途徑，即當事人通過向法院起訴來解決專利侵權糾紛；二是通過行政途徑，即通常所說的337調(diào)查來解決。

3.1 美國專利侵權訴訟程序

當他人（被告）未經(jīng)授權制造、使用、銷售或許諾銷售已經(jīng)被授予專利權的專利時，權利人可以向有管轄權的聯(lián)邦法院提起專利侵權訴訟。

3.1.1 美國專利侵權的種類

根據(jù)侵權行為的不同，美國專利侵權分為直接侵權和間接侵權。

直接侵權，當一個主體的產(chǎn)品或者方法被一項權利要求所覆蓋，則構成直接侵權。

間接侵權，雖然不構成直接侵權但其行為屬于下面兩種情況之一的則仍可能構成間接侵權：

協(xié)助侵權（Contributory Infringement）

當一個人在知道或應該知道其產(chǎn)品或服務被用于侵犯專利的情況下，繼續(xù)提供這些產(chǎn)品或服務，則構成協(xié)助侵權。

誘導侵權（Induced Infringement）

當一個人故意引導、引誘或鼓勵他人進行專利侵權行為時，構成誘導侵權。

3.1.2．美國專利侵權中的救濟措施

如果專利侵權成立的話，根據(jù)權利人的請求，法院可以對被控侵權人頒布停止侵權的禁令。禁令一般分為臨時禁令和永久禁令。臨時禁令是指在專利侵權訴訟中一種臨時措施，禁止被告在訴訟判決之前繼續(xù)實施被控侵權行為。如果原告最終獲勝，臨時禁令很可能會轉(zhuǎn)變?yōu)橛谰媒睢Ｒ话銇碚f，法院授予臨時禁令需要滿足四項要求：

1．合理的勝訴可能性；

2. 如果不發(fā)出禁令，原告將受到不可挽回的傷害；

3. 對原告的損害要大于禁令可能對被告造成的傷害；

4. 該禁令符合公眾利益。

原告能否證明合理的勝訴可能性是授予臨時禁令的重要條件。如果原告沒有足夠的證據(jù)證明勝訴的可能性，則很難獲得臨時禁令。

此外，根據(jù)原告的損失和侵權人獲利的情況，原告方還可以獲得金錢賠償。如果有證據(jù)證明侵權人構成故意侵權的話，法院最多可以判決三倍的懲罰性賠償。

3.2美國專利侵權的行政程序

除了司法程序以外，權利人還可以通過準司法的行政執(zhí)法措施來制止權利侵權行為。根據(jù)美國貿(mào)易法第337條，如果外國企業(yè)出口到美國的產(chǎn)品侵害了美國知識產(chǎn)權，權利人可以向國際貿(mào)易委員會（ITC）提出控告。ITC經(jīng)過調(diào)查核實后（簡稱“337調(diào)查”），可以頒發(fā)強制排除令或禁止令，由海關采取相應措施扣押侵權產(chǎn)品。

排除令分為“有限排除令”和“普遍排除令”（或稱“總限制令”）。“有限排除令”只禁止被調(diào)查企業(yè)生產(chǎn)的侵權產(chǎn)品進入美國，不僅包括涉案類型的侵權產(chǎn)品，還包括侵權產(chǎn)品的下游產(chǎn)品，以及該企業(yè)現(xiàn)在和今后生產(chǎn)的存在侵權行為的所有類型的產(chǎn)品。而“普遍排除令”禁止某一種類的所有進口產(chǎn)品進入美國市場，而不論其原產(chǎn)地或生產(chǎn)商，包括被調(diào)查企業(yè)和目前尚未掌握的生產(chǎn)商和進口商等。因此涉事企業(yè)無法通過改變名稱或住所，或?qū)⑵髽I(yè)設立在美國管轄范圍之外來規(guī)避這個命令。禁止令針對已進口到美國的侵權產(chǎn)品，要求企業(yè)或個人停止某些相關行為，如停止銷售、廣告宣傳、市場開發(fā)等。違反者可以被處以最高每天十萬美元的罰款。

中國企業(yè)遇到美國知識產(chǎn)權侵權糾紛，特別是專利侵權糾紛，一定要及時咨詢具有知識產(chǎn)權糾紛處理經(jīng)驗的專業(yè)人員的意見。根據(jù)專業(yè)人員的意見，制定好應對策略，組建好應對團隊。只有這樣才能變被動為主動，減少不必要的損失，降低應訴成本，達到事半功倍的效果。

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（原標題：美國專利保護制度介紹）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：孫悅 楊國旭 中國貿(mào)促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國專利保護制度介紹｜企業(yè)海外知識產(chǎn)權保護與布局（四十四）（點擊標題查看原文）

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